2020-390002

第１　手続の経緯

特許第３６４０８８８号は、１９９９年１２月６日（パリ条約による優先権主張外国庁受理１９９８年１２月７日（ＵＳ）アメリカ合衆国）を国際出願日とする出願であって、その請求項１～４に係る発明について平成１７年１月２８日に特許権の設定登録がされたものである。

そして、令和２年１月１５日に本件訂正審判の請求がされたものである（以下、本件訂正審判に係る訂正を「本件訂正」ともいう）。

第２　請求の趣旨及び訂正の内容

本件審判の請求の趣旨は、「特許第３６４０８８８号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項１について訂正することを認める、との審決を求める。」というものであって、その訂正の内容は、下記訂正事項１のとおりである。

［訂正事項１］

特許請求の範囲の請求項１の記載を、

「次式により表わされる化合物を調製する方法であって：

【化１】

該方法は、以下：

（ａ）式ＩＩのｐ－フルオロベンゾイル酪酸を塩化ピバロイルと反応させ、そして該生成物を式ＩＩＩのキラル補助剤でアシル化して、式ＩＶのケトンを得る工程であって：

続きを表示（全13行）

【化２】

ここで、Ｘは、－Ｏ－、－Ｓ－または－Ｎ（Ｃ１～Ｃ６アルキル）であり；Ｙは、＝Ｏまたは＝Ｓであり；そしてＲ１は、Ｃ１～Ｃ６アルキル、フェニル、ナフチル、置換フェニル、置換ナフチル、Ｃ１～Ｃ６アルコキシカルボニルまたはベンジルであり、ここで、フェニルおよびナフチル上の該置換基は、Ｃ１～Ｃ６アルキル、フェニルおよびベンジルからなる群から選択される１個～３個の置換基である、工程；

（ｂ）キラル触媒の存在下にて、該式ＩＶのケトンを式Ｖのアルコールに還元する工程；

【化３】

（ｃ）該式Ｖのキラルアルコール、式ＶＩのイミンおよびヒドロキシ保護剤を反応させ、次いで、該ヒドロキシ保護化合物を縮合して、式ＶＩＩのβ－（置換アミノ）アミドを得る工程であって、ここで、Ｐｒｏｔは、ヒドロキシ保護基である、工程：

【化４】

（ｄ）該式ＶＩＩのβ－（置換アミノ）アミドを、（ｉ）シリル化剤およびフッ化物イオン触媒環化剤；（ｉｉ）シリル化剤および式ＩＩＩのキラル補助剤の四級アンモニウム塩；または（ｉｉｉ）非求核性強塩基、で環化して、式ＶＩＩＩの化合物を得る工程：ならびに

【化５】

（ｅ）該ヒドロキシ保護基を除去する工程、を包含する、方法。」と訂正する。

第３　当審の判断

１　訂正の目的について

本件訂正前の請求項１に記載された

「（ｃ）該式Ｖのキラルアルコール、式ＶＩのイミンおよびヒドロキシ保護剤を反応させ、次いで、該ヒドロキシ保護化合物を縮合して、式ＶＩＩのβ－（置換アミノ）アミドを得る工程であって、ここで、Ｐｒｏｔは、ヒドロキシ保護基である、工程：

【化４】

」においては、本来、式Ｖの化合物と式ＶＩの化合物との縮合反応において得られる式ＶＩＩの化合物におけるＲ１の立体配置は、式Ｖの化合物におけるＲ１の立体配置が維持されたものになることが、技術常識から明らかである。

そして、キラル炭素を有する化合物の立体配置を紙面上に表現する際には、キラル炭素における置換基の結合について、紙面の手前側に位置する基の結合をくさび形の太い実線で表し、紙面の向こう側に位置する基の結合をくさび形の点線で表すことが一般的であるので、式Ｖの化合物がオキサゾリジノン骨格のＮ原子を左側に描写され、Ｒ１の結合がくさび形の点線で表されている場合に、Ｒ１の立体配置が維持された式ＶＩＩの化合物がオキサゾリジノン骨格のＮ原子を右側に描写されていれば、Ｒ１の結合はくさび形の太い実線で表されるべきである。

このことは、式ＶＩＩの化合物に対応する、本件明細書の段落００１４に記載された工程（ｃ）の式ＶＩＩの化合物におけるＣ６Ｈ５基の結合、及び同段落００４０に記載された式ＶＩＩの化合物におけるPh基の結合がいずれも、太い実線で表されていることによっても、示されている。

しかるところ、本件訂正前の請求項１に記載された式ＶＩＩの化合物を示す

「

」との記載は、これと整合しない表記であって、

「

」との記載の誤記であることは、技術常識から明らかである。

したがって、本件訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書第２号に規定する誤記の訂正を目的とするものである。

２　実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて

前記１のとおり、本件訂正は誤記の訂正を目的とするものであって、本件訂正の前後において特許請求の範囲に拡張又は変更はないことから、本件訂正は特許法第１２６条第６項に適合する。

３　願書に最初に添付した外国語書面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて

本件特許の国際出願日における国際出願の明細書第１４頁第１行に記載された

「

」との記載が、

「

」との記載の誤記であることは、技術常識から明らかである。

したがって、本件訂正は、願書に最初に添付した外国語書面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであることから、本件訂正は特許法第１２６条第５項に適合する。

４　特許出願の際に独立して特許を受けることができるものであることについて

訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由を発見しないので、本件訂正は特許法第１２６条第７項に適合する。

第４　むすび

本件審判請求における請求項１に係る訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書第２号に規定する事項を目的とし、かつ、同条第５項ないし第７項の規定に適合するものである。

よって、結論のとおりに審決する。