2017-700179

特許第５９８１１９２号発明「グリセリルモノアルキルエーテルによる油溶性成分の安定化方法及びこれを含む化粧料」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

【結　論】 １　特許第５９８１１９２号の特許請求の範囲を，訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり，訂正後の請求項［１～６］について，訂正することを認める。 ２　特許第５９８１１９２号の請求項１～４及び６に係る特許を維持する。 ３　特許第５９８１１９２号の請求項５に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。

【理　由】 １　主な手続の経緯等 特許第５９８１１９２号（請求項の数は６。以下「本件特許」という。）は，平成２４年３月２９日にされた特許出願に係るものであって，平成２８年８月５日にその特許権が設定登録されたものである。 その後，平成２９年２月２４日に特許異議申立人田中和幸（以下，単に「異議申立人」という。）より本件特許の請求項１～６に係る発明についての特許に対して特許異議の申立てがされ，同年５月１９日付けで取消理由（以下，「当審取消理由」という。）が通知され，同年７月２４日に特許権者より意見書が提出されるとともに訂正請求書が提出されることで特許請求の範囲の訂正が請求がされ，同年９月８日に異議申立人より意見書が提出された。 ２　本件訂正の可否 (1)　特許権者の請求の趣旨 結論第１項に同旨。 (2)　訂正の内容 訂正請求書並びにそれに添付された訂正特許請求の範囲によれば，特許権者の求める訂正は，実質的に，以下のとおりである。 【訂正事項】　特許請求の範囲を，請求項５を削除することを含め，以下のとおり訂正する。（決定注：なお，【訂正事項】は，訂正請求書によらず，本決定において整理したもの。） ・　本件訂正前 「【請求項１】 下記化学式Ｉで表されるグリセリルモノアルキルエーテル，非イオン性界面活性剤，及び油溶性紫外線吸収剤を水系化粧料に配合することを特徴とする，前記水系化粧料に前記油溶性紫外線吸収剤を可溶化させて安定的に配合する方法。 【化１】 R-O-CH2-CHOH-CH2OH　　（Ｉ） （式Ｉ中，Rは直鎖状又は分枝状で，炭素数が３～１４の飽和又は不飽和のアルキル基を示す。） 【請求項２】 前記グリセリルモノアルキルエーテルが，１－ヘプチルグリセリルエーテル，１－（２－エチルヘキシル）グリセリルエーテル，１－オクチルグリセリルエーテル，１－デシルグリセリルエーテル及び１－ドデシルグリセリルエーテルより選択されることを特徴とする請求項１に記載の方法。 【請求項３】 前記グリセリルモノアルキルエーテルの含有量が，化粧料全量中０．２～０．５重量％であることを特徴とする，請求項１又は２に記載の方法。 【請求項４】 前記油溶性紫外線吸収剤が，UVAあるいはUVB領域に吸収波長領域を有することを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の方法。 【請求項５】 前記非イオン性界面活性剤が，ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油，ポリオキシエチレンアルキルエーテル，ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル，及びショ糖脂肪酸エステルより選択されることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の方法。 【請求項６】 請求項１～５のいずれか１項に記載の方法により水系化粧料に油溶性紫外線吸収剤を安定的に配合する工程を含む，水系化粧料の製造方法。」 ・　本件訂正後 「【請求項１】 下記化学式Ｉで表されるグリセリルモノアルキルエーテル，非イオン性界面活性剤を化粧料全量中０．１～１重量％，及び油溶性紫外線吸収剤を水系化粧料に配合することを特徴とし， 前記非イオン性界面活性剤が，ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油，ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル，及びショ糖脂肪酸エステルから選択される，前記水系化粧料に前記油溶性紫外線吸収剤を可溶化させて安定的に配合する方法。 【化１】 R-O-CH2-CHOH-CH2OH　　（Ｉ） （式Ｉ中，Rは直鎖状又は分枝状で，炭素数が７～１２の飽和又は不飽和のアルキル基を示す。） 【請求項２】 前記グリセリルモノアルキルエーテルが，１－ヘプチルグリセリルエーテル，１－（２－エチルヘキシル）グリセリルエーテル，１－オクチルグリセリルエーテル，１－デシルグリセリルエーテル及び１－ドデシルグリセリルエーテルより選択されることを特徴とする請求項１に記載の方法。 【請求項３】 前記グリセリルモノアルキルエーテルの含有量が，化粧料全量中０．２～０．５重量％であることを特徴とする，請求項１又は２に記載の方法。 【請求項４】 前記油溶性紫外線吸収剤が，UVAあるいはUVB領域に吸収波長領域を有することを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の方法。 【請求項５】 【請求項６】 請求項１～４のいずれか１項に記載の方法により水系化粧料に油溶性紫外線吸収剤を安定的に配合する工程を含む，水系化粧料の製造方法。」 (3)　本件訂正の可否についての判断 ア　請求項１についての訂正 この訂正は，請求項１に係る発明を構成する「水系化粧料」に配合される「非イオン性界面活性剤」の配合割合について，訂正前において特定していなかったものを「化粧料全量中０．１～１重量％」とすることで，その配合割合を限定するものであるから，特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるといえる。しかも，上述の限定事項については，例えば願書に添付した明細書の【００１５】に記載がある。 また，この訂正は，請求項１に係る発明の「非イオン性界面活性剤」について，「前記非イオン性界面活性剤が，ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油，ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル，及びショ糖脂肪酸エステルから選択される」と限定するものであるから，特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるといえる。しかも，上述の限定事項については，例えば願書に添付した特許請求の範囲の【請求項５】や，同明細書の【００１５】に記載がある。 さらに，この訂正は，請求項１に係る発明の「化学式Ｉで表されるグリセリルモノアルキルエーテル」の構造式中のＲの炭素数について，訂正前において「３～１４」であったものを「７～１２」とすることで，その数値範囲を限定するものであるから，特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるといえる。しかも，上述の限定事項については，例えば願書に添付した明細書の【０００９】に記載がある。 よって，請求項１についての訂正は，特許法（以下，単に「法」という場合がある。）１２０条の５第２項ただし書１号に掲げる事項を目的とするものであり，願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものであるから，同条９項で準用する法１２６条５項で規定する要件を満たすといえる。また，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものでもないから，同１２６条６項で規定する要件を満たすと判断される。 イ　請求項５についての訂正 請求項の記載を削除する訂正は，特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるといえる。そして，このような訂正が，設定登録時の願書に添付した明細書及び特許請求の範囲等に記載した事項の範囲内においてするものであり，また実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものでもないのは明らかである。 ウ　請求項２～４及び６についての訂正 この訂正は，請求項１の記載を直接又は間接的に引用する請求項２～４及び６について，実質的に請求項１についての訂正と同様に訂正するとともに，請求項６については，請求項５を削除するのにともなってその引用関係を整理するものである。そして，請求項の記載の引用関係を整理する訂正は，明瞭でない記載の釈明を目的とするものと解される。 よって，請求項２～４及び６についての訂正は，法１２０条の５第２項ただし書１号及び３号に掲げる事項を目的とするものであり，また，同条９項で準用する法１２６条５項及び６項で規定する要件を満たすと判断される。 (4)　小括 以上のとおりであるから，本件訂正は，法１２０条の５第２項ただし書１号及び３号に掲げる事項を目的とするものであり，同条９項で準用する法１２６条５～６項で規定する要件を満たす。 よって，結論の第１項のとおり，本件訂正を認める。 ３　本件発明 上記２で検討のとおり本件訂正は認められるので，本件特許の請求項１～４及び６に係る発明は，訂正特許請求の範囲の請求項１～４及び６に記載された事項により特定される次のとおりのものである（以下，請求項の番号に応じて各発明を「本件発明１」などといい，これらを併せて「本件発明」という場合がある。なお，請求項２～４及び６の記載は，これを省略する。）。 「【請求項１】 下記化学式Ｉで表されるグリセリルモノアルキルエーテル，非イオン性界面活性剤を化粧料全量中０．１～１重量％，及び油溶性紫外線吸収剤を水系化粧料に配合することを特徴とし， 前記非イオン性界面活性剤が，ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油，ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル，及びショ糖脂肪酸エステルから選択される，前記水系化粧料に前記油溶性紫外線吸収剤を可溶化させて安定的に配合する方法。 【化１】 R-O-CH2-CHOH-CH2OH　　（Ｉ） （式Ｉ中，Rは直鎖状又は分枝状で，炭素数が７～１２の飽和又は不飽和のアルキル基を示す。）」 ４　異議申立人の主張に係る取消理由の概要 異議申立人の主張は，概略，次のとおりである。 (1)　本件特許に係る特許請求の範囲の請求項１～６の記載は，法３６条６項２号に規定する要件に適合しない（以下「取消理由１」という。なお，当該要件を「明確性要件」という場合がある。）。 (2)　本件特許に係る特許請求の範囲の請求項１～６の記載は，法３６条６項１号に規定する要件に適合しない（以下「取消理由２」という。なお，当該要件を「サポート要件」という場合がある。）。 (3)　本件特許に係る明細書の発明の詳細な説明の記載は，法３６条４項１号に規定する要件に適合しない（以下「取消理由３」という。なお，当該要件を「実施可能要件」という場合がある。）。 (4)　本件発明１～６は，法２９条１項３号に該当し特許を受けることができない発明である。すなわち，これら発明は，甲１に記載された発明である（以下「取消理由４」という。）。 (5)　本件発明１～６は，法２９条２項の規定により特許を受けることができない発明である。すなわち，本件発明１～６は，甲１に記載された発明を主たる引用発明としたとき，この主たる引用発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである（以下「取消理由５」という。）。 (6)　そして，上記取消理由１～５にはいずれも理由があるから，本件の請求項１～６に係る発明についての特許は，法１１３条２号及び４号に該当し，取り消されるべきものである。 (7)　また，証拠方法として書証を申出，以下の文書（甲１～６）を提出する。 ・甲１：　特開２００７－８４４６４号公報 ・甲２：　国際公開第２０１０／０７８９８５号 ・甲３：　特表２０１２－５１２２１５号公報 ・甲４：　特開２００２－２０２２８号公報 ・甲５：　特開２００３－２６５６０号公報 ・甲６：　国際公開第２０１１／１５８３３１号 ５　当合議体の判断 当合議体は，以下述べるように，取消理由１～５にはいずれも理由はないと判断する。 (1)　取消理由１について ア　異議申立人は，請求項１の「安定的に配合する」の意味が不明であるため，請求項１の記載は明確性要件を満足しない旨主張する。 イ　そこで，上記主張の当否について検討するに，本件明細書の記載（特に，【０００２】，【０００３】，【００２０】）を総合すると，請求項１の「（油溶性紫外線吸収剤を可溶化させて）安定的に配合する」とは，油溶性紫外線吸収剤をグリセリルモノアルキルエーテル及び非イオン性界面活性剤と共存させることで，可溶化させ，濁りを生じさせることなく透明状態を維持することと当業者は理解できる。なお，この認定は，異議申立人が特許異議申立書の８頁や２６頁において主張するところと同旨である。 ウ　よって，請求項１の「安定的に配合する」の意味が不明であるということはできず，異議申立人の上記主張は，その前提において採用できない。取消理由１には理由がない。 (2)　取消理由２について ア　異議申立人は，非イオン性界面活性剤，油溶性紫外線吸収剤や化学式Ｉで表されるグリセリルモノアルキルエーテルを使用した水系化粧料について，本件発明の効果が確認できる記載として，本件明細書には，実施例の試験例１及び４以外の記載はなく，しかも試験例１及び４の試験結果と同等の効果が本件発明に包含される全ての水系化粧料に当然に認められると当業者は予測できないから，本件発明はいわゆるサポート要件を満足しない旨主張する。 イ　そこで，上記アでの主張の当否について検討するに，本件明細書の記載を総合すると，本件発明の解決課題は，水系化粧料に油溶性紫外線吸収剤を配合するに際し，長期経時の高温又は低温条件下であっても濁りを生じることのないとの効果を発揮するような，油溶性紫外線吸収剤を可溶化させて安定的に配合する方法を提供するものであるといえる。 また，その解決手段として，本件明細書には，例えば次の記載がある。 ・「…本発明者は水系化粧料に油溶性成分を安定的に配合する方法を求めて鋭意研究した結果，グリセリルモノアルキルエーテルを配合することにより課題を解決することを見出し，本発明に至った。…」（【０００７】） ・「…本発明において用いることができる油溶性成分は，通常化粧料に配合される成分であえば特に制限は無い…」（【００１０】） ・「…本発明の方法は，非イオン性界面活性剤を加えることで，本発明の方法の効果をより向上させることが可能である。かかる非イオン性界面活性剤としては，ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油，ポリオキシエチレンアルキルエーテル，ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル，ショ糖脂肪酸エステルなどが例示できるが，これらに限らない。…」（【００１５】） そうすると，当業者は，本件明細書の記載をみれば，通常化粧料に配合される油溶性紫外線吸収剤を水系化粧料に可溶化させて安定的に配合しようとするにあたり，水系化粧料に配合し得るグリセリルモノアルキルエーテルであればいかなるものを用いても課題は解決できること，また同様に，水系化粧料に配合し得る非イオン性界面活性剤であればいかなるものを用いても本件発明が奏する効果をより向上させることができると理解する。しかも，本件明細書に記載の具体的な化合物の組み合わせの中で，油溶性紫外線吸収剤を可溶化させて安定的に配合しない組み合わせが存在するのであれば格別，そのような組み合わせが存在することの立証はない。（なお，本件発明の課題を解決するにあたっては，一義的には，非イオン性界面活性剤の配合は必須ではないと解される。） そして，上記試験例１及び４は，このような理解のもと，上記解決手段の具体例を記載しているにすぎないといえる。 ウ　なお，異議申立人は，平成２９年９月８日付け意見書において，本件発明がサポート要件違反であることについて縷々主張するが，これらはいずれも，特許権者による同年７月２４日付け意見書における主張を批難するものにすぎないところ，本件発明がサポート要件を満足するのは上述のとおりであるから，異議申立人の上記意見書における主張の当否は，結論を何ら左右しない。 エ　よって，試験例１及び４以外の範囲を包含する本件発明はサポート要件違反との異議申立人の主張は，採用できない。取消理由２には理由がない。 (3)　取消理由３について ア　異議申立人は，非イオン性界面活性剤，油溶性紫外線吸収剤及び化学式Ｉで表されるグリセリルモノアルキルエーテルの組み合わせは無数に存在するところ，油溶性紫外線吸収剤が具体的に１つ選択された場合に，どのような基準でグリセリルモノアルキルエーテルや非イオン性界面活性剤を選択するかなどの説明が本件明細書にはなく，当業者は本件発明を実施するために過度の試行錯誤を強いられるから，本件発明について，いわゆる実施可能要件を満足しない旨主張する。 イ　本件発明は方法の発明（本件発明６は物を生産する方法の発明）であるところ，方法の発明における発明の実施とは，その方法を使用する行為をいうから（特許法２条３項２号），方法の発明については，例えば明細書にその方法を使用することができることの具体的な記載があるか，そのような記載がなくても，明細書等の記載並びに出願当時の技術常識に基づき当業者がその方法を使用することができるのであれば，実施可能要件を満たすということができる。 そこで，上述の見地を踏まえ，請求人の主張の当否について検討するに，本件発明の特定事項である化学式Ｉで表されるグリセリルモノアルキルエーテル，非イオン性界面活性剤及び油溶性紫外線吸収剤については，本件明細書の【０００９】，【００１１】及び【００１５】にそれぞれ具体的な化合物が挙げられている。しかも，上記(2)イで述べたとおり，油溶性紫外線吸収剤を可溶化させて安定的に配合しない組み合わせが存在することが具体的に立証されているわけではない。 そうすると，当業者は，本件明細書の記載に基づいて，本件発明に係る方法を使用することができるといえる。仮に，油溶性紫外線吸収剤を可溶化させて安定的に配合しない組み合わせが存在するとしても，本件発明はそのような組み合わせを包含しないだけであって，油溶性紫外線吸収剤を可溶化させて安定的に配合する組み合わせを選択することが過度の試行錯誤を強いるということはできない。 ウ　よって，本件発明について，実施可能要件違反との異議申立人の主張は，採用できない。取消理由３には理由がない。 (4)　取消理由４について 異議申立人は，甲１の＜化粧水２＞に係る実施例のものが本件発明と同一であるから，本件発明は甲１に記載された発明である旨主張するので，まず，本件発明１についての上記主張の当否について検討する。 ア　本件発明１について （ア）　甲１に記載された発明 甲１には，特に【００５７】の＜化粧水２＞の記載から，次のとおりの発明（以下「甲１発明」という。）が記載されていると認める。 「次の成分を化粧水に配合する方法，並びに，次の成分を化粧水に配合する工程を含む化粧水の製造方法。 ・　２－エチルヘキシルグリセリルエーテル　０．３０質量％ ・　ジプロピレングリコール　３．００質量％ ・　エタノール　５．００質量％ ・　ポリオキシエチレン（２０）ラウリルエーテル　１．００質量％ ・　ポリオキシプロピレン（３）ポリオキシエチレン（９）ラウリルエーテル　０．３０質量％ ・　パラメトキシケイ皮酸２－エチルヘキシル　０．０２質量％ ・　グルコース　３．００質量％ ・　ソルビトール　０．２０質量％ ・　ヒアルロン酸　０．０１質量％ ・　ヒアルロン酸ナトリウム　０．０１質量％ ・　アミノ酸類　２．００質量％ ・　コラーゲン　０．２０質量％ ・　クエン酸　０．１０質量％ ・　精製水　残部」（なお，下線は，本決定の便宜上，当審において付与したもの。） （イ）　本件発明１と甲１発明との対比，並びに，その相違点など ａ　甲１発明の「２－エチルヘキシルグリセリルエーテル」は本件発明１の「化学式Ｉで表されるグリセリルモノアルキルエーテル」に，「ポリオキシエチレン（２０）ラウリルエーテル」並びに「ポリオキシプロピレン（３）ポリオキシエチレン（９）ラウリルエーテル」は「非イオン性界面活性剤」に，「パラメトキシケイ皮酸２－エチルヘキシル」は「油溶性紫外線吸収剤」に，それぞれ相当する。なお，ここで，甲１発明の「ポリオキシエチレン（２０）ラウリルエーテル」及び「ポリオキシプロピレン（３）ポリオキシエチレン（９）ラウリルエーテル」の配合量の合計量は，化粧水（水系化粧料）全量中，１．３０（＝１．００＋０．３０）重量％である。 ｂ　そうすると，本件発明１と甲１発明との対比から，両発明の一致点並びに相違点は，それぞれ次のとおりであると認める。 ・　一致点 下記化学式Ｉで表されるグリセリルモノアルキルエーテル，非イオン性界面活性剤，及び油溶性紫外線吸収剤を水系化粧料に配合する方法。 R-O-CH2-CHOH-CH2OH　　（Ｉ） （式Ｉ中，Rは分枝状で，炭素数が８の飽和のアルキル基を示す。） ・　相違点１ 非イオン性界面活性剤について，本件発明１は「ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油，ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル，及びショ糖脂肪酸エステルから選択される」ものを「化粧料全量中０．１～１重量％」配合するのに対し，甲１発明はそのような特定事項を有しておらず，「ポリオキシエチレン（２０）ラウリルエーテル」及び「ポリオキシプロピレン（３）ポリオキシエチレン（９）ラウリルエーテル」を合計で「化粧水（水系化粧料）全量中，１．３０重量％」配合するものである点。 ・　相違点２ 本件発明１は「…水系化粧料に…油溶性紫外線吸収剤を可溶化させて安定的に配合する」方法であるのに対し，甲１発明はそのような特定事項を有しない点。 （ウ）　相違点についての検討 まず，上記相違点１について検討するに，上記相違点１は実質的な相違点といわざるを得ない。 （エ）　小括 そうすると，上記相違点２について検討するまでもなく，本件発明１は甲１発明と同一であるとはいえず，よって，甲１に記載された発明ではない。 イ　本件発明２～４及び６について 請求項２～４及び６の記載は請求項１を直接又は間接的に引用するものであるところ，請求項１に係る本件発明１が甲１に記載された発明であるといえないのは上述のとおりであるから，請求項２～４及び６に係る本件発明２～４及び６についても同様に，甲１に記載された発明とはいえない。 ウ　まとめ よって，本件発明１～４及び６は甲１に記載された発明であるから法２９条１項３号に該当し特許を受けることができないとの異議申立人の主張に係る取消理由４は，理由がない。 (5)　取消理由５について ア　本件発明１について （ア）　甲１発明との対比 本件発明１と甲１発明との一致点及び相違点は，上記(4)において認定のとおりである。 （イ）　相違点についての検討 まず，上記相違点１について検討するに，甲１には，２－エチルヘキシルグリセリルエーテルが持つ特異的な性能に着目し，化粧料に最も適したアルキルグリセリルエーテルとして２－エチルヘキシルグリセリルエーテルを選ぶことで課題を解決することの技術的開示があり（例えば，【請求項１】，【０００２】，【０００５】，【０００６】など），このような開示の下，上述で認定するところの甲１発明が記載されているものの，他方で，非イオン性界面活性剤については，化粧料に通常配合できる任意成分としての開示があるにすぎない（【００２７】，【００２９】）。 そうすると，化粧料に配合しうる非イオン性界面活性剤として，ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油，ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステルあるいはショ糖脂肪酸エステルが，例えば甲５から，本件の出願前に公知であるといえたとしても，甲１発明において，任意成分として配合されている非イオン性界面活性剤である「ポリオキシエチレン（２０）ラウリルエーテル」及び「ポリオキシプロピレン（３）ポリオキシエチレン（９）ラウリルエーテル」にことさら着目し，これを「ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油，ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル，及びショ糖脂肪酸エステルから選択される」ものに代えようとすること，また，化粧水（水系化粧料）全量中に「１．３０重量％」配合されているものを「０．１～１重量％」に変更しようとすることについて，動機を見いだすことができない。 相違点１に係る構成は，当業者であっても想到容易であるということはできない。 （ウ）　小括 以上のとおりであるから，上記相違点２について検討するまでもなく，本件発明１は，甲１に記載された発明（甲１発明）を主たる引用発明としたとき，甲１発明から想到容易であるということはできない。 イ　本件発明２～４及び６について 請求項２～４及び６の記載は請求項１を直接又は間接的に引用するものであるから，請求項２～４及び６に係る本件発明２～４及び６についても本件発明１と同様に，甲１発明から想到容易であるとはいえない。 ウ　まとめ よって，本件発明１～４及び６は甲１に記載された発明から想到容易であって法２９条２項の規定により特許を受けることができないとする取消理由５には，理由がない。 ６　当審取消理由について 当審取消理由は，上記取消理由２及び同４と同旨である。そして，当審取消理由に理由がないのは，上記５(2)及び(4)において検討のとおりである。 ７　むすび したがって，異議申立人の主張する取消理由並びに当審取消理由によっては，請求項１～４及び６に係る特許を取り消すことはできない。また，他に当該特許が法１１３条各号のいずれかに該当すると認めうる理由もない。 請求項５に係る特許については，上述のとおり，請求項５を削除する訂正を含む本件訂正が認容されるため，特許異議申立ての対象となる特許が存在しない。 よって，結論の第２項及び第３項のとおり決定する。