2024-700220

特許第７３４１０４０号発明「樹脂組成物の検査方法および樹脂硬化体を製造する方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結 論 特許第７３４１０４０号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔１－５〕、〔６－８〕について訂正することを認める。 本件特許異議の申立てを却下する。

理 由 第１ 手続の経緯 特許第７３４１０４０号（以下「本件特許」という。）の請求項１－８に係る特許についての出願は、令和元年１１月２９日に出願され、令和５年８月３１日にその特許権の設定登録がされ、同年９月８日に特許掲載公報が発行された。 これに対して、特許異議申立人 公益財団法人鉄道総合技術研究所（以下「申立人」という。）より、令和６年３月８日に全請求項に対して特許異議の申立てがなされた。 本件特許異議の申立ての経緯は、概略、次のとおりである。 令和６年 ３月 ８日 特許異議申立書の提出 同年 ６月２７日付け 取消理由通知書 同年 ８月１６日 特許権者による訂正請求書の提出 なお、申立人は、特許異議申立書において、意見書提出の機会を希望したが、下記第２のとおり、令和６年８月１６日提出の訂正請求書による訂正（以下「本件訂正」という。）は、特許異議の申立てのされた請求項１－８を削除する訂正であり、本件訂正により特許異議の申立てがされた請求項が全て削除され、特許異議の申立ての対象が存在しないこととなる（審判便覧６７－０６の３．（３）のなお書き）ため、特別の事情があるといえるから、申立人に意見書を提出する機会を与えることはしなかった（特許法第１２０条の５第５項ただし書）。 第２ 訂正の適否についての判断 １ 本件訂正の内容 本件訂正の内容は、次のとおりである。 ・訂正事項１ 特許請求の範囲の請求項１－８を削除する。 ２ 一群の請求項について 訂正請求書の「（３）訂正の理由」「ア 一群の請求項についての説明」において「訂正前の請求項１～８に対応する請求項１～８は、特許法第１２０条の５第４項に規定する一群の請求項である。」と記載されているが、請求項１－８は、請求項１と請求項６が独立請求項であり、請求項２－５が請求項１を、請求項７、８が請求項６を引用するものであるから、本件訂正における、一群の請求項については、次のように判断する。 訂正前の請求項１－５について、請求項２－５は請求項１を引用しているものであって、訂正事項１によって記載が訂正される請求項１に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項１－５に対応する訂正後の請求項１－５は、特許法第１２０条の５第４項に規定する一群の請求項である。 また、訂正前の請求項６－８について、請求項７－８は請求項６を引用しているものであって、訂正事項１によって記載が訂正される請求項６に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項６－８に対応する訂正後の請求項６－８は、特許法第１２０条の５第４項に規定する一群の請求項である。 ３ 訂正の目的の適否、新規事項の有無、及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否 ・訂正事項１ （１）訂正の目的について 訂正事項１は、請求項１－８を削除するというものである。 よって、当該訂正事項１は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるといえる。 （２）実質上特許請求の範囲を拡張し、または変更する訂正ではないこと 訂正事項１は、請求項１－８を削除するというものである。よって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第１２０条の５第９項で準用する特許法第１２６条第６項に適合するものであるといえる。 （３）願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項１は、請求項１－８を削除するというものである。よって、願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第１２０条の５第９項で準用する特許法第１２６条第５項に適合するものである。 ４ 小括 以上のとおりであるから、本件訂正は特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第９項で準用する同法第１２６条第５項及び第６項の規定に適合する。 したがって、特許第７３４１０４０号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔１－５〕、〔６－８〕について訂正することを認める。 第３ 特許異議申立理由及び取消理由 １ 特許異議申立理由の概要 （１）申立理由 ア 理由１（新規性） 請求項１、６に係る発明は、甲第１号証記載の発明であり、請求項１、２、４－８に係る発明は、甲第２号証記載の発明であり、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができないものであるから、同発明に係る特許は、同法第１１３条第２号に該当し、取り消されるべきものである。 イ 理由２（進歩性） 請求項１、３、６に係る発明は、甲第３号証記載の発明、甲第４号証記載の発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものである。 請求項２、４、５、７、８に係る発明は、甲第２号証記載の発明、甲第３号証記載の発明、甲第４号証記載の発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の記載により特許をうけることができないものである。 よって、請求項１－８に係る発明に係る特許は、同法第１１３条第２号に該当し、取り消されるべきものである。 ウ 理由３（明確性） 請求項３に係る発明は明確でないから、特許請求の範囲の記載は特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであって、同法第１１３条第４号に該当し、取り消されるべきものである。 （２）証拠方法 甲第１号証：特開２００７－２７７８８６号公報 甲第２号証：特開２０１８－４４４３１号公報 甲第３号証：「スラブ軌道各部補修の手引き」、第３版、公益財団法人鉄道総合技術研究所、平成２７年１２月 甲第４号証：吉川秀平ほか３名、「樹脂系材料を適用したスラブ軌道てん充層の補修効果に関する検討」、平成２８年度土木学会全国大会第７１回年次学術講演会プログラム、公益財団法人土木学会、２０１６年、p.697－698 ２ 取消理由の概要 本件訂正前の請求項１－８に係る特許に対して、令和６年６月２７日付けで特許権者に通知された取消理由は、概略次のとおりである。 （１）取消理由１（進歩性） 請求項１に係る発明は、甲第１号証記載の発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。また、同発明は、甲第２号証記載の発明または甲第４号証記載の発明と、例えば甲第３号証にみられる周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 請求項２に係る発明は、甲第４号証記載の発明、甲第２号証記載の技術手段及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。また、甲第２号証記載の発明及び周知技術、または、甲第１号証記載の発明及び甲第２号証に記載の技術手段に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 請求項３－５に係る発明は、甲第２号証記載の発明または甲第４号証記載の発明、及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 請求項６－８に係る発明は、甲第３号証記載の発明及び甲２または甲４に記載の技術手段に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 よって、請求項１－８に係る発明に係る特許は、同法第１１３条第２号に該当し、取り消されるべきものである。 （２）取消理由２（明確性） 請求項３の「圧縮強度０．１Ｎ／ｍｍ２における圧縮弾性率が２～２００Ｎ／ｍｍ２の範囲にある樹脂組成物である」との記載について、一定値の圧縮強度における圧縮弾性率を定義することは不可能であるから、どのように「圧縮強度０．１Ｎ／ｍｍ２における圧縮弾性率」を決定するのかが明確でない。 したがって、請求項３に係る発明及び（請求項３を引用する）請求項４、５に係る発明は明確でないから、特許請求の範囲の記載は特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであって、同法第１１３条第４号に該当し、取り消されるべきものである。 第４ 当審の判断 申立人による特許異議の申立理由及び取消理由は、請求項１－８に係る特許についてのものであるが、前記「第２ 訂正の適否についての判断」で述べたように、本件訂正により、請求項１－８は削除されたため、特許異議の申立理由及び取消理由の対象となる請求項が存在しないものとなった。 第５ むすび 以上のとおり、請求項１－８に係る特許は、本件訂正により削除された。これにより、本件特許異議の申立ては、申立ての対象が存在しないものとなったことから、特許法第１２０条の８第１項において準用する同法第１３５条の規定により、却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。