2023-390017

特許第６８８６４３３号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結 論 特許第６８８６４３３号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理 由 第１ 手続の経緯 本件訂正審判に係る特許第６８８６４３３号（以下、「本件特許」という。）についての出願は、平成２６年４月２日（パリ条約による優先権主張 ２０１３年４月５日 アメリカ合衆国（ＵＳ）、２０１３年５月７日 アメリカ合衆国（ＵＳ））を国際出願日とする特願２０１６－５０６５８８号の一部を、特許法第３６条の２第１項及び特許法第４４条第１項の規定により平成３０年７月２４日に新たな外国語書面出願とした特願２０１８－１３８５８７号であって、その請求項１－１０に係る発明について令和３年５月１８日に特許権の設定登録がされ、その後、令和５年２月１４日に本件の訂正審判が請求されたものである。 第２ 請求の趣旨と訂正の内容 １ 請求の趣旨 本件審判の請求の趣旨は、特許第６８８６４３３号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。 ２ 訂正の内容 本件審判の請求による訂正（以下、「本件訂正」という。）の内容は、以下のとおりである。なお、下線部が訂正箇所である。 特許請求の範囲の請求項１に「前記ジンクフィンガーヌクレアーゼは、次のように順序付けられた、配列番号２０４、２２３、２２４、２２５または２２６に示される認識ヘリックス領域を含み、配列番号５２の標的部位またはその近くで切断する；」と記載されているところを、「前記ジンクフィンガーヌクレアーゼは、次のように順序付けられた、配列番号２０４、２２３、２２４、２２５および２２６に示される認識ヘリックス領域を含み、配列番号５２の標的部位またはその近くで切断する；」に訂正する。請求項１の記載を直接的又は間接的に引用する請求項２から１０についても同様に訂正する。（以下、「訂正事項１」という。） 第３ 当審の判断 １ 訂正の目的について 訂正前の請求項１には、内因性アセトヒドロキシ酸シンターゼ（ＡＨＡＳ）遺伝子中の配列を標的部位として含むジンクフィンガーヌクレアーゼとして３８個の選択肢が記載され、以下のとおり、各ジンクフィンガーヌクレアーゼが、順序付けられた各認識ヘリックス領域と標的部位の組み合わせによって特定されている。（なお、下線は当審で付した。以下、同様である。） 「前記ジンクフィンガーヌクレアーゼは、次のように順序付けられた、配列番号１８１、１８２、１８２、１８３、１８４および１８５に示される認識ヘリックス領域を含み、配列番号３５の標的部位またはその近くで切断する； 前記ジンクフィンガーヌクレアーゼは、次のように順序付けられた、配列番号１８６、１８７、１８８、１８９、１９０および１９１に示される認識ヘリックス領域を含み、配列番号３６の標的部位またはその近くで切断する； ・・・ 前記ジンクフィンガーヌクレアーゼは、次のように順序付けられた、配列番号２０４、２２３、２２４、２２５または２２６に示される認識ヘリックス領域を含み、配列番号５２の標的部位またはその近くで切断する； ・・・または、 前記ジンクフィンガーヌクレアーゼは、次のように順序付けられた、配列番号２１６、２５９、２１８、２１９および２６２に示される認識ヘリックス領域を含み、配列番号２７８の標的部位またはその近くで切断する」 ここで、訂正事項１は、ジンクフィンガーヌクレアーゼの３８個の選択肢のうち、１８番目に記載される「前記ジンクフィンガーヌクレアーゼは、次のように順序付けられた、配列番号２０４、２２３、２２４、２２５または２２６に示される認識ヘリックス領域を含み、配列番号５２の標的部位またはその近くで切断する；」なる記載を、「前記ジンクフィンガーヌクレアーゼは、次のように順序付けられた、配列番号２０４、２２３、２２４、２２５および２２６に示される認識ヘリックス領域を含み、配列番号５２の標的部位またはその近くで切断する；」に訂正するものである。 この点について検討すると、訂正前の請求項１に列挙される３８個のジンクフィンガーヌクレアーゼのうち、訂正事項１に係る上記１８番目の選択肢を除く他のすべての選択肢において、４～６個のジンクフィンガードメインに含まれる各認識ヘリックス領域のアミノ酸配列が「および」で結ばれているところ、訂正事項１に係る選択肢においてのみ「前記ジンクフィンガーヌクレアーゼは、次のように順序付けられた、配列番号２０４、２２３、２２４、２２５または２２６に示される認識ヘリックス領域を含み、配列番号５２の標的部位またはその近くで切断する；」と記載され、５個の認識ヘリックスのいずれかを含むかのような記載になっている。また、ジンクフィンガーヌクレアーゼのＤＮＡ結合ドメインが複数のジンクフィンガードメインを連結して構成されることや、該複数のジンクフィンガードメインに含まれる認識ヘリックス領域を介してＤＮＡを認識することは、本件特許の願書に添付した明細書（以下、「本件明細書」という。）の段落【００１４】にも記載されるとおり、本件特許出願日当時の技術常識であるし、訂正事項１に係る選択肢にも「次のように順序付けられた」との記載が含まれている。そうすると、訂正事項１に係る当該選択肢の「前記ジンクフィンガーヌクレアーゼは、次のように順序付けられた、配列番号２０４、２２３、・・・に示される認識ヘリックス領域を含み」との記載は、複数の認識ヘリックス領域を記載されたとおりの順序で含むことを意図していることは明らかである。 したがって、訂正事項１に係る「または」なる記載は誤記であり、正しい記載が他の選択肢と同様の「および」であることは明らかである。 よって、訂正事項１は、特許法第１２６条第１項ただし書第２号に規定する誤記の訂正を目的とするものである。 ２ 願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 本件特許の願書に最初に添付した明細書の段落【０１８８】には、ＡＨＡＳ遺伝子配列に特異的なジンクフィンガータンパク質（ＺＦＰ）を設計したことが記載され、段落【０１８９】の表２および段落【０１９０】の表３にはそれぞれ、当該ＺＦＰの認識ヘリックス（Ｆ１～Ｆ６）のアミノ酸配列と標的部位のヌクレオチド配列が列挙されており、このうち、ＺＦＰ＃３００１２として記載されるＺＦＰは、配列番号２０４、２２３、２２４、２２５、および２２６に示される認識ヘリックス領域をこの順序で含み（段落【０１８９】の【表２】）、配列番号５２のヌクレオチド配列に標的部位を含むものである（段落【０１９０】の【表３】）ことが示されている。 したがって、訂正事項１は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであり、特許法第１２６条第５項に適合するものである。 ３ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記１で述べたとおり、訂正事項１は、複数の認識ヘリックス領域の配列番号が「および」で結ばれるものであったところ、「または」と記載されている明らかな誤記を正すものであって、実質上特許請求の範囲を拡張ないしは変更するものには該当しないから、特許法第１２６条第６項の規定に適合するものである。 ４ 独立して特許を受けることができるものであること 上記１に記載したとおり、訂正事項１は、訂正前の請求項１に記載された選択肢の一つについて明らかな誤記を正すだけのものであって、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、訂正後の請求項１～１０に記載された発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見いだせない。 第４ むすび 以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求は、特許法第１２６条第１項ただし書第２号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第５項ないし第７項の規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。