2023-005047

第２ 令和５年３月２８日にされた手続補正についての補正の却下の決定

［補正の却下の決定の結論］

令和５年３月２８日にされた手続補正を却下する。

［理由］

１ 本件補正について（補正の内容）

令和５年３月２８日にされた手続補正（以下「本件補正」ともいう。）は、

（１）補正前の特許請求の範囲の請求項１の

「 ｐＨが８以上１０．５以下の弱アルカリ性で安定する弱アルカリ安定液であって、

０．１５質量％以上３．０質量％以下の柑橘類の種子エキスと、

強アルカリと弱酸の塩とからなるｐＨ調整剤とが水に溶解しており、ウイルスを不活化する弱アルカリ安定液。」

との記載（令和４年９月２日受付の手続補正書を参照。）を、下記（２）のとおり補正することを含むものである。

（２）本件補正後の特許請求の範囲の記載

「 ｐＨが８以上１０．５以下の弱アルカリ性で安定する弱アルカリ安定液であって、

０．１５質量％以上３．０質量％以下の柑橘類の種子エキスと、

強アルカリと弱酸の塩とからなるｐＨ調整剤とが水に溶解しており、ウイルスを不活化するための弱アルカリ安定液。」

２ 補正の適否

本件補正は、本件補正前の請求項１に記載された発明を特定するために必要な事項である「ウイルスを不活化する弱アルカリ安定液」を、「ウイルスを不活化するための弱アルカリ安定液」として、弱アルカリ安定液の用途を限定する補正を含み、補正前の請求項１に記載された発明と補正後の請求項１に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許法１７条の２第５項２号の特許請求の範囲の減縮を目的とする補正を包含する（その他、本件補正により、本願明細書中の特許請求の範囲の対応記載である【０００９】の記載も同様の補正が行われている。）。

そこで、本件補正後の請求項１に記載される発明（以下「本件補正発明」という。）が同条第６項において準用する同法第１２６条第７項の規定に適合するか（特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか）について、以下、検討する。

（１）本件補正発明

本件補正発明は、上記１（２）に記載したとおりのものである。

本件補正発明は、本願の原出願のさらに原出願の出願日である令和元年９月２０日に出願された特許請求の範囲、明細書及び図面に記載された発明であるから、本件補正発明に係る本願の出願日は、令和元年９月２０日であるとみなされる。

（２）原査定で引用された先願について

ア 原査定の拒絶の理由３．で引用された特願２０２０－５０６２８６号（国際公開第２０２０／１７４９８０号）（以下、「先願」という。）には、国内優先権主張（第１優先日：２０１９年２月２６日、第２優先日：２０１９年７月３０日）がされており、その国内優先権主張の基礎とする出願である特願２０１９－１３９３３８号（出願日（第２優先日）：２０１９年７月３０日）の願書に最初に添付した明細書及び特許請求の範囲には、ウイルス不活性化剤組成物の請求項１０～１４と、実施例３のウイルス不活性化効果の確認試験と、表６及び７のウイルス不活性化剤のｐＨやウイルス感染価の測定結果が記載されているので（後記イで詳述する。）、先願の優先日は、第２優先日の２０１９年（令和元年）７月３０日であると認める。

したがって、先願は、２０１９年（令和元年）７月３０日を優先日とする国内優先権主張を伴う国際出願（ＰＣＴ／ＪＰ２０２０／００２９５８（特願２０２０－５０６２８６号）。国際出願日は２０２０年１月２８日。）であり、上記優先日は、本願の出願日（２０１９年９月２０日)より前である。また、当該国際出願の国際公開（国際公開第２０２０／１７４９８０号）の日は２０２０年９月３日であって、本願の出願日より後である。

さらに、先願に係る発明をした者と本願の発明者とは同一ではなく、また本願の出願時において、本願の出願人と先願の出願人とは同一ではない。

（３）先願明細書３に記載された発明について

先願明細書３は、ウイルス不活性化成分を水溶液中に配合して成るウイルス不活性化剤組成物に関するものである（摘記（ア１））。

そして、摘記（ウ１）の［表６］には、本発明２７、２８、２９、３０のウイルス不活化剤として、それぞれ、

グレープフルーツ種子抽出物を、０．５質量％、０．２質量％、０．５質量％、０．２質量％、炭酸水素Ｎａを、０．５質量％、０．２質量％、０．１質量％、０．１質量％、精製水が残部であって、ｐＨが、８．５１、８．４２、８．３３、８．４０であることが示されている。

そうすると、先願明細書３には、次の発明（以下、「引用発明３－１」、「引用発明３－２」、「引用発明３－３」及び「引用発明３－４」という。）が記載されていると認められる。

（４）本件補正発明と引用発明の対比

ア 本件補正発明と引用発明３－１とを対比する。

まず、引用発明３－１の「グレープフルーツ種子抽出物０．５質量％」は、本件補正発明の「０．１５質量％以上３．０質量％以下の柑橘類の種子エキス」に相当する。

そして、引用発明３－１の「炭酸水素Ｎａ」は、強アルカリと弱酸の塩であり、炭酸水素ナトリウムは緩衝剤であることは技術常識であるから（第十五改正 日本薬局方解説書 医薬品各条【た行】～【わ行】、２００６年、東京 廣川書店、Ｃ－２３７６～Ｃ－２３８０、炭酸水素ナトリウムの本質の項目参照）、本願明細書【００３６】や【００４３】の記載も考慮すれば、一定のｐＨ調整機能を有することは明らかであるから、本件補正発明の「強アルカリと弱酸の塩とからなるｐＨ調整剤」に相当するといえる。

さらに、引用発明３－１の「精製水」は、本件補正発明の「水」に相当する。

そして、引用発明３－１の「ｐＨ８．５１のウイルス不活化剤」は、ｐＨ８．５１であるから弱アルカリ液であるといえるので、本件補正発明の「ｐＨが８以上１０．５以下の弱アルカリ性で安定する弱アルカリ安定液であって、」「ウイルスを不活化するための弱アルカリ安定液」と、「ｐＨが８以上１０．５以下の」「弱アルカリ」「液であって、」「ウイルスを不活化するための弱アルカリ」「液」である点で共通する。

イ 以上のことから、本件補正発明と引用発明３－１とは、

「ｐＨが８以上１０．５以下の弱アルカリ液であって、

０．１５質量％以上３．０質量％以下の柑橘類の種子エキスと、

強アルカリと弱酸の塩とからなるｐＨ調整剤とが水に溶解しており、ウイルスを不活化するための弱アルカリ液。」

である点で一致し、以下の点で一応相違している。

ウ 相違点１の判断

以下、相違点１について検討する。

（ア）本件補正発明における「弱アルカリ性で安定する」「安定液」との特定は、柑橘類の種子エキスと、強アルカリと弱酸の塩とからなるｐＨ調整剤とが水に溶解しているウイルスを不活化するための弱アルカリ液がある程度のｐＨ範囲で安定している性質を表しているにすぎないので、本件補正発明の「弱アルカリ性で安定する」「安定液」は、引用発明３－１のｐＨ８．５１のウイルス不活化剤と相違するところはない。

したがって、相違点１は、実質的な相違点とはいえない。

（イ）上記（ア）のとおり、相違点１は、実質的な相違点ではないが、仮に相違点１を実質的な相違点であるとして念のため検討しておく。

本件補正発明において、「安定する」及び「安定液」の意味は、本願明細書【００３６】に「ｐＨ調整剤として強アルカリと弱酸の塩を用いることにより、緩衝液にすることなく、アルカリ電解水でｐＨ調整した場合と比べてｐＨの経時的安定性を高めることができる。強アルカリと弱酸の塩を用いた場合、緩衝液のように一定のｐＨに安定するわけではないが、弱酸は水中でＯＨ－イオンを供給する平衡が生じるため、空気中の二酸化炭素が溶け込んでもｐＨが変動しにくい。」との記載があるように（下線は、当審合議体による。以下同じ。）、緩衝液のように一定のｐＨになるのではなく、ｐＨの変動が少ないという程度のものであるところ、引用発明３－１は、緩衝剤として機能することが技術常識である炭酸水素ナトリウムを含有させているのであるから、何らかのｐＨの安定化作用の生じることは明らかである。

したがって、引用発明３－１において、「弱アルカリ液」を「弱アルカリ性で安定する」及び「安定液」との特定事項を有するように規定することは、周知慣用技術の付加にすぎず、緩衝剤としても作用する成分を含有するウイルスを不活化するための特定ｐＨの弱アルカリ液の提供という課題解決のための具体化手段においては、微差にすぎない。

（ウ）本件補正発明と引用発明３－２又は引用発明３－３又は引用発明３－４の対比・判断においても、引用発明３－２又は引用発明３－３又は引用発明３－４のいずれの発明も、本件補正発明のｐＨが８以上１０．５以下の弱アルカリ性で、０．１５質量％以上３．０質量％以下の柑橘類の種子エキスを含有するウイルス不活化剤であるから、引用発明３－１との対比・判断と同様に、実質的な相違点はないか、又は仮に実質的な相違点が存在しても、周知慣用技術の付加に過ぎず、課題解決のための具体化手段における微差にすぎない。

（エ）以上のとおり、本件補正発明は、引用発明３－１～引用発明３－４と同一である。

（オ）審判請求人の主張について

ａ 審判請求人は、意見書２～３頁において、先願明細書３記載の炭酸水素ナトリウムが不活化効力増強成分として添加されている点で、本件補正発明と大きく異なる旨の主張をしているが、上述のとおり、炭酸水素ナトリウムが緩衝剤としても作用することは技術常識であるし、組成物において各成分がどのような意図で添加しているかは発明の同一性に影響を及ぼすものではなく、本件補正発明と引用発明３－１～３－４とは、同一成分組成の同一用途の組成物であるから、全体として異なる発明として認識されるということはない。

したがって、上記審判請求人の主張を採用することはできない。

ｂ また、審判請求人は、意見書２～３頁及び審判請求書８頁において、本件補正発明においては、弱アルカリが３週間の長期間に亘って安定するものであって、先願明細書３記載の発明と同一でない旨主張をしている。

しかしながら、本願明細書に記載されるとおり、本願発明の効果は、空気中の二酸化炭素（炭酸ガス）がアルカリ性の抗ウイルス液にゆっくりと溶解することによってｐＨが酸性側にしだいに変化するという問題に対して、ｐＨの変化が、アルカリ電解水の場合に比べて、炭酸水素ナトリウムを用いた場合に少ないという程度の効果であって（本願明細書【００４９】及び【００５１】には、アルカリ電解水の場合にｐＨが１０．０から３週間後に、８．２程度になったのに対して、実施例１では、８．３程度から３週間後に８．０程度になったと記載されている。）、緩衝剤として用いられることが技術常識である炭酸水素ナトリウムを含有させた場合に、一定のｐＨの変化抑制ができ３週間程度ｐＨの変化量が少ないという程度の効果が奏されることは、引用発明３－１～引用発明３－４も当然有する効果であり、当然予測される効果にすぎない。

したがって、上記審判請求人の主張も採用できない。

エ したがって、本件補正発明は、先願明細書３に記載された発明と同一であり、先願に係る発明をした者と本願の発明者とは同一ではなく、本願の出願時において、本願の出願人と先願の出願人とは同一ではないので、特許法２９条の２規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。

３ 本件補正についてのむすび

よって、本件補正は、特許法１７条の２第６項において準用する同法１２６条第７項の規定に違反するので、同法１５９条第１項の規定において読み替えて準用する同法５３条１項の規定により却下すべきものである。

よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。

第３ 本願発明について

１ 本願発明の認定

本件補正は、上記のとおり却下されたので、本願の請求項１に係る発明は、令和４年９月２日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項１に係る発明（以下「本願発明」という。）は、その請求項１に記載された事項により特定される、以下のとおりである（前記第２［理由］１（１）を再掲）。

「 【請求項１】

ｐＨが８以上１０．５以下の弱アルカリ性で安定する弱アルカリ安定液であって、

０．１５質量％以上３．０質量％以下の柑橘類の種子エキスと、

強アルカリと弱酸の塩とからなるｐＨ調整剤とが水に溶解しており、ウイルスを不活化する弱アルカリ安定液。」

２ 原査定の拒絶の理由

原査定の拒絶の理由は、令和４年７月１１日付け拒絶理由通知書において下記のとおり通知された以下のものを含むと認める。

「

１．・・・

２．・・・

３．（拡大先願）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願の日前の日本語特許出願であって、その出願後に国際公開がされた下記の日本語特許出願の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載された発明と同一であり、しかも、この出願の発明者がその出願前の日本語特許出願に係る上記の発明をした者と同一ではなく、またこの出願の時において、その出願人が上記日本語特許出願の出願人と同一でもないので、特許法第２９条の２の規定により、特許を受けることができない（同法第１８４条の１３参照）。

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記 （引用文献等については引用文献等一覧参照）

・・・

●理由３について

・請求項１

・引用文献等３

・備考

・・・

＜引用文献等一覧＞

・・・

３．特願２０２０－５０６２８６号（国際公開第２０２０／１７４９８０号）」

そして、拒絶査定において、以下のとおり理由が示されている。

「この出願については、令和４年７月１１日付け拒絶理由通知書に記載した理由１～３によって、拒絶をすべきものです。

・・・

備考

・・・

続きを表示（全11行）

●理由３（特許法２９条の２）について

・請求項１

・引用文献等３

・・・

＜引用文献等一覧＞

・・・

３．特願２０２０－５０６２８６号（国際公開第２０２０／１７４９８０号）」

３ 当審合議体の判断

当審合議体は、原査定の拒絶の理由のとおり、本願発明は、その出願の日前の日本語特許出願であって、その出願後に国際公開がされた日本語特許出願の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載された発明と同一であり、しかも、この出願の発明者がその出願前の日本語特許出願に係る上記の発明をした者と同一ではなく、またこの出願の時において、その出願人が上記日本語特許出願の出願人と同一でもないので、特許要件の特例として定めた特許法第１８４条の１３を参照すると、特許法第２９条の２の規定により、特許を受けることができないと考える。

理由は、以下のとおりである。

４ 先願明細書３の記載事項

（１）先願明細書３

原査定で引用された先願（国内優先権主張を伴う特願２０２０－５０６２８６号（国際公開２０２０／１７４９８０号））に係る先願明細書３には、前記第２ ２（２）イのとおりの記載がある。

５ 引用発明

先願明細書３には、それぞれ、前記第２ ２（３）のとおり、引用発明３－１～引用発明３－４が記載されていると認定できる。

６ 対比・判断

本願発明は、前記第２［理由］２で検討した本件補正発明の「ウイルスを不活化するための弱アルカリ安定液」のとの用途を限定する特定事項について、「ウイルスを不活化する弱アルカリ安定液」という「弱アルカリ安定液」の「ウイルスを不活化する」という性質を特定事項とした以外は、本件補正発明と同じ特定事項からなるものである。そして、本件補正発明が、前記第２［理由］２に記載したとおり、先願明細書３に記載された発明と同一であるから、「弱アルカリ安定液」の「ウイルスを不活化する」という性質を特定したにすぎない本願発明も、先願明細書３に記載された発明と同一である。

第４ むすび

請求項１に係る発明は、国内優先権主張を伴い、本願の出願の日前の日本語特許出願であるとみなされ、本願の出願後に国際公開がされた特願２０２０－５０６２８６号（国際出願番号：ＰＣＴ／ＪＰ２０２０／００２９５８）の国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載された発明と同一であり、しかも、本願の発明者がその出願前の日本語特許出願に係る上記の発明をした者と同一ではなく、また本願の出願の時において、その出願人が上記日本語特許出願の出願人と同一でもないので、特許法第２９条の２の規定により、特許を受けることができない。

以上のとおり、本願発明は、特許法２９条の２の規定により特許を受けることができないから、その余の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。

よって、結論のとおり審決する。