2019-390051

特許第６３１３２２２号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

【結　論】 特許第６３１３２２２号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求のとおり訂正することを認める。

【理　由】 第１　手続の経緯 特許第６３１３２２２号は、平成２５年１月２５日を国際出願日（パリ条約による優先権主張　２０１２年１月２７日、２０１２年１０月２４日及び２０１２年１１月３０日　いずれも米国）として出願され、その請求項１～１９に係る発明について平成３０年３月３０日に特許権の設定登録がされたものであり、その後、平成３１年４月２２日に本件の訂正審判が請求されたものである。 第２　請求の趣旨および訂正の内容 本件審判の請求の趣旨は、特許第６３１３２２２号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。 そして、本件審判の請求による訂正（以下「本件訂正」という。）の内容は、概ね、以下の訂正事項１～３のとおりである。 １　訂正事項１ 特許請求の範囲の請求項１３に「請求項２６に記載の」とあるのを、「請求項１２に記載の」に訂正する。 ２　訂正事項２ 特許請求の範囲の請求項１４を削除する。 ３　訂正事項３ 特許請求の範囲の請求項１５～１８に「請求項１から１４のいずれか一項に記載の」とあるのを、「請求項１から１３のいずれか一項に記載の」に訂正するとともに、請求項１８を引用する請求項１９も同様に訂正する。 第３　当審の判断 １　請求項１３についての訂正 （１）訂正の目的 ア　訂正事項１は請求項１３についての訂正であり、請求項１３が引用する請求項を「請求項２６」から「請求項１２」に訂正するものであるところ、本件訂正前の請求項１２及び１３は次のとおりのものである。 「【請求項１２】 ｐＥ－Ｒ－Ｐ－Ｒ－Ｌ－Ｃ＊－Ｈ－Ｋ－Ｇ－Ｐ－Ｎｌｅ－Ｃ＊－Ｆ－ＯＨ（配列番号１５）， ｐＥ－Ｒ－Ｐ－Ｒ－Ｌ－Ｃ＊－Ａｉｂ－Ｋ－Ｇ－Ｐ－Ｎｌｅ－Ｃ＊－Ｆ－ＯＨ（配列番号１６）， ｐＥ－Ｒ－Ｐ－Ｒ－Ｌ－Ｃ＊－Ａｉｂ－Ｋ－Ｇ－Ｐ－Ｎｌｅ－Ｃ＊－ｆ－ＯＨ（配列番号１７）， Ｈ－Ｉｓｎ－Ｒ－Ｐ－Ｒ－Ｌ－Ｃ＊－Ａｉｂ－Ｋ－Ｇ－Ｐ－Ｎｌｅ－Ｃ＊－ｆ－ＯＨ（配列番号１８）， ｐＥ－Ｒ－Ｐ－Ｒ－Ｌ－Ｃ＊－Ｈ－Ｋ－Ｇ－Ｐ－Ｎｌｅ－Ｃ＊－フェネチルアミン（配列番号１９）， ｐＥ－Ｒ－Ｐ－Ｒ－Ｌ－Ｃ＊－Ｈ－Ｋ－Ｇ－Ｐ－Ｎｌｅ－Ｃ＊－ｆ－ＯＨ（配列番号２０）， ｐＥ－Ｒ－Ｐ－Ｒ－Ｃｈａ－Ｃ＊－Ｈ－Ｋ－Ｇ－Ｐ－Ｃｈａ－Ｃ＊－Ｆ－ＯＨ（配列番号２１）， ｐＥ－Ｒ－Ｐ－Ｒ－Ｌ－Ｃ＊－Ｆ－Ｋ－Ｇ－Ｐ－Ｎｌｅ－Ｃ＊－Ｆ－ＯＨ（配列番号２２）， Ｈ－Ｉｓｎ－Ｒ－Ｐ－Ｒ－Ｌ－Ｃ＊－Ｈ－Ｋ－Ｇ－Ｐ－Ｎｌｅ－Ｃ＊－Ｆ－ＯＨ（配列番号２５）， ｐＥ－Ｒ－Ｐ－Ｒ－Ｌ－Ｃ＊－Ｈ－Ｋ－Ｇ－Ｐ－Ｎｌｅ－Ｃ＊－Ｋ（パルミトイル）－ＯＨ（配列番号２９）， ｐＥ－Ｒ－Ｐ－Ｒ－Ｌ－Ｃ＊－Ｋ（パルミトイル）－Ｋ－Ｇ－Ｐ－Ｎｌｅ－Ｃ＊－Ｆ－ＯＨ（配列番号３０）， パルミトイル－Ｏ２Ｏｃ－Ｑ－Ｒ－Ｐ－Ｒ－Ｌ－Ｃ＊－Ｈ－Ｋ－Ｇ－Ｐ－Ｎｌｅ－Ｃ＊－Ｆ－ＯＨ（配列番号３１）， ラウロイル－Ｏ２Ｏｃ－Ｑ－Ｒ－Ｐ－Ｒ－Ｌ－Ｃ＊－Ｈ－Ｋ－Ｇ－Ｐ－Ｎｌｅ－Ｃ＊－Ｆ－ＯＨ（配列番号３２）， ｐＥ－Ｒ－Ｐ－Ｒ－Ｌ－Ｃ＊－Ｈ－Ｋ－Ｇ－Ｐ－Ｎｌｅ－Ｃ＊－Ｋ（ラウロイル）－ＯＨ（配列番号３３）， ｐＥ－Ｒ－Ｐ－Ｒ－Ｌ－Ｃ＊－Ｋ（ラウロイル）－Ｋ－Ｇ－Ｐ－Ｎｌｅ－Ｃ＊－Ｆ－ＯＨ（配列番号３４）， ｐＥ－Ｒ－Ｐ－Ｒ－Ｌ－Ｃ＊－Ｈ－Ｋ－Ｇ－Ｐ－Ｎｌｅ－Ｃ＊－ＮＨ２（配列番号７０）； ｐＥ－Ｒ－Ｐ－Ｒ－Ｌ－Ｃ＊－Ｈ－Ｋ－Ｇ－Ｐ－Ｎｌｅ－Ｃ＊－Ｆ－ＮＨ２（配列番号６９）； ｐＥ－Ｒ－Ｐ－Ｒ－Ｌ－Ｃ＊－Ｈ－Ｋ－Ｇ－Ｐ－Ｎｌｅ－Ｃ＊－ＯＨ（配列番号５７）； ｐＥ－Ｒ－Ｐ－Ｒ－Ｌ－Ｃ＊－Ｈ－Ｋ－Ｇ－Ｐ－Ｎｌｅ－ｈＣ＊－Ｆ－ＯＨ（配列番号５８）； ｐＥ－Ｒ－Ｐ－Ｒ－Ｌ－ｈＣ＊－Ｈ－Ｋ－Ｇ－Ｐ－Ｎｌｅ－ｈＣ＊－Ｆ－ＯＨ（配列番号５９）； ｐＥ－Ｒ－Ｐ－Ｒ－Ｌ－ｃ＊－Ｈ－Ｋ－Ｇ－Ｐ－Ｎｌｅ－Ｃ＊－Ｆ－ＯＨ（配列番号６０）； ｐＥ－Ｒ－Ｐ－Ｒ－Ｌ－Ｃ＊－Ｈ－Ｋ－Ｇ－Ｐ－Ｎｌｅ－（Ｄ－ｈＣ）＊－Ｆ－ＯＨ（配列番号６１）； ｐＥ－Ｒ－Ｐ－Ｒ－Ｌ－（Ｄ－ｈＣ）＊－Ｈ－Ｋ－Ｇ－Ｐ－Ｎｌｅ－（Ｄ－ｈＣ）＊－Ｆ－ＯＨ（配列番号６２）； ミリストイルＯ２ＯｃＯ２ＯｃＱ－Ｒ－Ｐ－Ｒ－Ｌ－Ｃ＊－Ｈ－Ｋ－Ｇ－Ｐ－Ｎｌｅ－Ｃ＊－ｆ－ＯＨ（配列番号６５）； ミリストイルＯ２ＯｃＯ２ＯｃＯ２ＯｃＱ－Ｒ－Ｐ－Ｒ－Ｌ－Ｃ＊－Ｈ－Ｋ－Ｇ－Ｐ－Ｎｌｅ－Ｃ＊－ｆ－ＯＨ（配列番号６６）； ミリストイルＯ２ＯｃＯ２ＯｃＯ２ＯｃＯ２ＯｃＱ－Ｒ－Ｐ－Ｒ－Ｌ－Ｃ＊－Ｈ－Ｋ－Ｇ－Ｐ－Ｎｌｅ－Ｃ－ｆ－ＯＨ（配列番号６７）； ｐＥ－Ｒ－Ｐ－Ｒ－Ｌ－Ｃ＊Ｈ－Ｋ－Ｇ－Ｐ－Ｎｌｅ－ｃ＊－Ｆ－ＯＨ（配列番号６３）；および ｐＥ－Ｒ－Ｐ－Ｒ－Ｌ－ｃ＊－Ｈ－Ｋ－Ｇ－Ｐ－Ｎｌｅ－ｃ＊－Ｆ－ＯＨ（配列番号６４）； から選択され、「＊」の付いた２つのアミノ酸は、それぞれその側鎖を介して、ジスルフィド結合を形成しているアミノ酸を表す、請求項１に記載のポリペプチドまたはポリペプチドのアミド、エステル、もしくは塩。 【請求項１３】 ｐＥ－Ｒ－Ｐ－Ｒ－Ｌ－Ｃ＊－Ｈ－Ｋ－Ｇ－Ｐ－Ｎｌｅ－Ｃ＊－Ｆ－ＯＨ（配列番号１５）， ｐＥ－Ｒ－Ｐ－Ｒ－Ｌ－Ｃ＊－Ａｉｂ－Ｋ－Ｇ－Ｐ－Ｎｌｅ－Ｃ＊－Ｆ－ＯＨ（配列番号１６）， ｐＥ－Ｒ－Ｐ－Ｒ－Ｌ－Ｃ＊－Ａｉｂ－Ｋ－Ｇ－Ｐ－Ｎｌｅ－Ｃ＊－ｆ－ＯＨ（配列番号１７）， Ｈ－Ｉｓｎ－Ｒ－Ｐ－Ｒ－Ｌ－Ｃ＊－Ａｉｂ－Ｋ－Ｇ－Ｐ－Ｎｌｅ－Ｃ＊－ｆ－ＯＨ（配列番号１８）， ｐＥ－Ｒ－Ｐ－Ｒ－Ｌ－Ｃ＊－Ｈ－Ｋ－Ｇ－Ｐ－Ｎｌｅ－Ｃ＊－フェネチルアミン（配列番号１９）， ｐＥ－Ｒ－Ｐ－Ｒ－Ｌ－Ｃ＊－Ｈ－Ｋ－Ｇ－Ｐ－Ｎｌｅ－Ｃ＊－ｆ－ＯＨ（配列番号２０）， ｐＥ－Ｒ－Ｐ－Ｒ－Ｃｈａ－Ｃ＊－Ｈ－Ｋ－Ｇ－Ｐ－Ｃｈａ－Ｃ＊－Ｆ－ＯＨ（配列番号２１），および ｐＥ－Ｒ－Ｐ－Ｒ－Ｌ－Ｃ＊－Ｆ－Ｋ－Ｇ－Ｐ－Ｎｌｅ－Ｃ＊－Ｆ－ＯＨ（配列番号２２）， Ｈ－Ｉｓｎ－Ｒ－Ｐ－Ｒ－Ｌ－Ｃ＊－Ｈ－Ｋ－Ｇ－Ｐ－Ｎｌｅ－Ｃ＊－Ｆ－ＯＨ（配列番号２５）， から選択され、２つのシステインアミノ酸Ｃ＊の側鎖は、一緒になって、ジスルフィド結合を形成している、請求項２６に記載のポリペプチドまたはポリペプチドのアミド、エステル、もしくは塩。」 イ　ここで、特許請求の範囲に「請求項２６」は存在しないから、請求項１３が「請求項２６」を引用することが誤りであることは明らかである。 ウ　そして、請求項１３に記載された「ポリペプチドまたはポリペプチドのアミド、エステル、もしくは塩」（以下、これらを合わせ「ポリペプチド等」という。）は、具体的には、 ａ　配列番号１５～２２及び２５から選択されること、及び ｂ　２つのシステインアミノ酸Ｃ＊の側鎖は、一緒になって、ジスルフィド結合を形成していること、 により特定されるものである。一方、請求項１２に記載されたポリペプチド等は、 ａ’　配列番号１５～２２、２５、２９～３４、５７～６７、６９及び７０から選択されること、及び ｂ’ 「＊」の付いた２つのアミノ酸は、それぞれその側鎖を介して、ジスルフィド結合を形成しているアミノ酸を表すこと、 により特定されるものである。 そして、上記ａが上記ａ’をより限定するものであることは明らかである。 次に、上記ｂと上記ｂ’について検討する。請求項１２には、「＊」の付いたアミノ酸について、配列番号１５～２２及び２５のように２つの「Ｃ＊」（システイン）を有するもの、配列番号５８のように「Ｃ＊」及び「ｈＣ＊」（ホモシステイン）を有するもの、配列番号６０のように「ｃ＊」（Ｄ－システイン）及び「Ｃ＊」を有するもの、配列番号６１のように「Ｃ＊」及び「Ｄ－ｈＣ＊」（Ｄ－ホモシステイン）を有するものなどが記載されており、ジスルフィド結合を形成するアミノ酸がシステインを含めて複数種あることから、上記ｂ’では、ジスルフィド結合を形成しているアミノ酸について「システイン」との特定はなされていない。一方、請求項１３には、配列番号１５～２２及び２５という２つの「Ｃ＊」を有するもののみが記載されており、ジスルフィド結合を形成するアミノ酸がシステインに限られていることから、上記ｂでは、ジスルフィド結合を形成しているアミノ酸について「システイン」との特定がなされているといえる。そうすると、ジスルフィド結合を形成するアミノ酸について、上記ｂが上記ｂ’をより限定するものであることは明らかである。 したがって、請求項１３には、請求項１２に記載されたポリペプチド等の一部が限定して記載されていることは明らかである。 エ　上記イ及びウの検討結果からみて、本件訂正前の請求項１３は、本来であれば、「請求項１２」を引用して記載されるべきところを、「請求項２６」を引用するという、誤った記載がなされていることは明らかである。 そして、上記のように解することは、本件特許の明細書（以下「本件明細書」という。）の段落【０３５７】の、特に［２７］及び［２８］の記載とも整合し、また、本件明細書に、上記のように解することを妨げる記載や、矛盾する記載は存在しない。 オ　よって、特許請求の範囲の請求項１３に「請求項２６に記載の」とあるのを「請求項１２に記載の」に訂正する請求項１３についての訂正は、本来その意であることが本件明細書及び特許請求の範囲の記載から明らかな内容に正すものといえるから、特許法１２６条１項ただし書き２号に規定する「誤記又は誤訳の訂正」を目的とするものである。 （２）願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記（１）で検討したとおり、本件明細書及び特許請求の範囲の記載から、本件訂正前の請求項１３の「請求項２６に記載の」との記載が、「請求項１２に記載の」であることは当業者に明らかであるから、請求項１３についての訂正は「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面）」に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法１２６条５項の規定に適合する。 （３）実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記（１）で検討したとおり、本件訂正前の請求項１３における「請求項２６に記載の」との記載が、本件明細書及び特許請求の範囲の記載との関係で誤りであることが明らかであり、かつ、本件明細書及び特許請求の範囲の記載全体から正しい記載である「請求項１２に記載の」との記載が自明な事項として定まるといえるから、請求項１３についての訂正は、その誤りを正しい記載にする訂正であるといえ、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法１２６条６項の規定に適合する。 （４）独立して特許を受けることができるものであること 本件訂正後の請求項１３に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由を発見しないので、特許法１２６条７項の規定に適合する。 ２　請求項１４についての訂正 （１）訂正の目的 訂正事項２は本件訂正前の請求項１４の記載を削除するものであるから、請求項１４についての訂正は、特許法１２６条１項ただし書き１号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 （２）願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内の訂正であること 請求項１４についての訂正は、本件訂正前の請求項１４の記載を削除するものであるから、「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面）」に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかであり、特許法１２６条５項の規定に適合する。 （３）実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 請求項１４についての訂正は、本件訂正前の請求項１４の記載を削除するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法１２６条６項の規定に適合する。 （４）独立して特許を受けることができるものであること 請求項１４についての訂正は、本件訂正前の請求項１４の記載を削除するものであり、本件訂正後の請求項１４に記載されている事項により特定される発明はないから、特許法１２６条７項の判断を要しない。 ３　請求項１５～１９についての訂正 （１）訂正の目的 訂正事項３は、請求項１５～１８が引用する請求項を「請求項１から１４」から「請求項１から１３」に訂正するものであるから、本件訂正前の請求項１５～１８が引用する請求項数を削減し、併せて、請求項１８を引用することにより実質的に「請求項１から１４」を引用するものとなっている請求項１９が引用する請求項数をも削減するものである。 したがって、請求項１５～１９についての訂正は、特許法１２６条１項ただし書き１号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 （２）願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内の訂正であること 請求項１５～１９についての訂正は、本件訂正前の請求項１５～１９が直接的又は間接的に引用していた「請求項１から１４」を「請求項１から１３」とするものであるから、「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面）」に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかであり、特許法１２６条５項の規定に適合する。 （３）実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 請求項１５～１９についての訂正は、上記（１）で検討したとおり、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものであり、上記（２）で検討したとおり、「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面）」に記載した事項の範囲内の訂正であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法１２６条６項の規定に適合する。 （４）独立して特許を受けることができるものであること 本件訂正後の請求項１５～１９に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由を発見しないので、特許法１２６条７項の規定に適合する。 第４　むすび 以上からみて、本件審判請求における特許請求の範囲に係る訂正は、特許法１２６条１項ただし書１号又は２号に規定する事項を目的とし、かつ、同条５項～７項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。