2018-800040

上記当事者間の特許第３２７７１８０号発明「二重瞼形成用テープまたは糸及びその製造方法」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。

【結　論】 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。

【理　由】 第１　本件審判の概要 （１）本件特許 本件特許第３２７７１８０号（以下、「本件特許」という。）は、平成１３年５月２９日（優先権主張　平成１２年１０月３日　日本国）を出願日とする出願であって、平成１４年２月８日に設定登録がなされたものである。 （２）請求の趣旨 請求人は、本件審判請求書において、本件特許の「請求項１、２、４及び５に記載された発明についての特許を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求めている。 （３）答弁の趣旨 被請求人は、答弁書において、「本件審判を却下する」、「審判費用は、請求人の負担とする」との審決を求めている。 第２　手続の経緯 本件無効審判の請求に係る手続の経緯は、以下のとおりである。 平成３０年４月１８日　　審判請求書（以下、「請求書」という。） 平成３０年７月１２日　　審判事件答弁書（以下、「答弁書１」という。） 平成３０年８月２２日　　審判事件弁駁書（以下、「弁駁書」という。） 平成３０年１０月１９日　審判事件答弁書（２）（「以下、「答弁書２」という。） なお、特許法第１４５条第１項ただし書の規定により、審判長は職権で書面審理によるものとした。 第３　無効理由と証拠 （１）請求人の主張する無効理由と証拠 請求人の主張する無効理由及び証拠は以下のとおりである。甲第１号証～甲第１０号証は請求書に添付して提出され、甲第１１号証～甲第１４号証は弁駁書に添付して提出されたものである。なお、甲第１１～１４号証は、請求人適格に関する証拠である。 無効理由１　特許法第２９条第１項第２号（同法第１２３条第１項第２号） 無効理由２　特許法第２９条第２項（同法第１２３条第１項第２号） （証拠） 甲第１号証：特願２０００－３０３７９７号　特許願、明細書及び図面 甲第２号証：被請求人のウェブサイトを印刷した書面 甲第３号証：平成２６年（ワ）第２５４８５号損害賠償等請求反訴事件における反訴原告ら第５準備書面（抜粋） 甲第４号証の１：平成２４年（ネ）第１００１０号不当利得返還、損害賠償等請求控訴事件、平成２４年（ネ）第１００１７号附帯控訴事件における平成２５年３月２５日判決（抜粋） 甲第４号証の２：松浦賢の陳述書 甲第５号証：登録実用新案第３０５０３９２号公報 甲第６号証：実願平５－１２２２８号（実開平６－６１２２５号）のＣＤ－ＲＯＭ 甲第７号証：「カワイイ！　２０００年１１月号」第５巻第１３号通巻６１号、（株）主婦の友社、平成１２年１０月２日、１２６頁 甲第８号証：米国特許第３６４５８３５号明細書及び抄訳 甲第９号証：実公昭５１－１９８７号公報 甲第１０号証：東京高裁平成１４年（行ケ）第５３９号　平成１５年１０月８日判決 甲第１１号証：中山信弘外編「新・注解特許法第２版［下巻］」（株）青林書院、２０１７年１０月５日第２版第１刷発行、２５２３頁 甲第１２号証：平成３０年（ワ）第４３２９号損害賠償等請求事件における訴状 甲第１３号証：平成３０年（ワ）第４３２９号損害賠償等請求事件における訴えの追加的変更の申立書 甲第１４号証：「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/chitekizaisan.html （２）被請求人の証拠 被請求人の証拠は以下のとおりである。乙第１号証～乙第３号証は答弁書１に添付して提出され、乙第４号証～乙第１６号証の２は答弁書２に添付して提出されたものである。なお、以下の証拠は、いずれも請求人適格に関する証拠である。 （証拠） 乙第１号証：東京高判昭和５４年１１月２８日（昭和５２（行ケ）１２７号） 乙第２号証：東京高判昭和５５年１２月２３日（昭和５５（行ケ）４２号） 乙第３号証：平成２９年８月２１日、請求人と被請求人との間で締結された和解契約書 乙第４号証：竹田稔外著「知的財産権訴訟要論（特許編）」（財）発明推進協会、２０１７年１２月１８日第７版発行、５４１～５４７頁 乙第５号証：秋山幹男外著「コンメンタール民事訴訟法３（審決注：この「３」はローマ数字の表記である。）［第２版］」、（株）日本評論社、２０１８年１月２０日第２版第１刷発行、１２頁 乙第６号証：辻居幸一著「特許の実施許諾契約等をめぐる問題点」（知的財産法の理論と実務第１巻［特許法［１］］（審決注：この「１」はローマ数字の表記である。）、新日本法規出版（株）、平成１９年６月２１日発行）３８９～４０１頁 乙第７号証：茶園成樹著「通常実施権者による意匠登録の無効審判の請求」（判例ライセンス法：山下和則先生還暦記念論文集）、（社）発明協会、平成１２年１月２５日初版発行、４２１～４３４頁 乙第８号証：判例・裁判例（最判昭和６１年４月２２日・昭和５８年（行ツ）３１号）、判例タイムズＮｏ．６１７（１９８６年１２月１日）、７９～８６頁 乙第９号証：判例・裁判例（東京高判昭和５８年３月３０日・昭和５７年（行ケ）１３３号） 乙第１０号証：判例・裁判例（東京高判平成１４年１月３１日・平成１３年（行ケ）１４６号） 乙第１１号証：塩野宏著「行政法２（審決注：この「２」はローマ数字の表記である。）［第５版補訂版］」、有斐閣、２０１３年３月１５日第５版補訂版第１刷発行、１８４～１８７頁 乙第１２号証：判例・裁判例（最判昭和５２年６月２０日・昭和４８年（オ）１１１３号）、判例タイムズＮｏ．３４９、１９２～２０４頁 乙第１３号証：判例・裁判例（東京高判平成９年７月３１日・平成６年（ネ）３１８２号等）、判例タイムズＮｏ．９６１（１９９８年３月２５日）１０３～１１６頁 乙第１４号証の１及び２：判例・裁判例（１につき、最判平成１０年１２月１８日・平成９年（オ）２１５６号、判例タイムズＮｏ．９９２（１９９９年４月１日）９８～１０２頁、２につき、最判平成１０年１２月１８日・平成６年（オ）２４１５号、判例タイムズＮｏ．９９２（１９９９年４月１日）９４～９８頁） 乙第１５号証の１～１２（審決注：この「１～１２」は１～１２の個々の数字を丸囲み表記したものである。）：被請求人からの通告書（１）～（４）及びファクシミリ送信文書並びに請求人の回答書又は御連絡と題する書面等並びに本件和解契約書ドラフト 乙第１６号証の１及び２：１につき平成３０年（ワ）第４３２９号損害賠償等請求事件における平成３０年３月５日付け答弁書、２につき同事件における平成３０年４月１２日付け被告第１準備書面 第４　本案前の抗弁（請求人適格）に係る当事者の主張等 本件審判においては、特許法第１２３条第２項に規定する要件である請求人適格が争われているところ、当該請求人適格についての被請求人、請求人の主張の概要は以下のとおりである。 １．被請求人の主張の概要 平成２９年８月２１日に、請求人及び被請求人との間で、本件特許権が有効に成立していることを認め、無効審判の請求によりその効力を争ってはならないこと等を内容とする和解（以下、「本件和解契約」という。）が成立した（前記乙第３号証の和解契約書の第１条、第２条参照）。よって、請求人は、本件審判請求につき利害関係を有さず、請求人適格を欠く。 ２．請求人の主張の概要 （１）請求人は、本件特許権について被請求人と訴訟関係（東京地方裁判所　平成３０年（ワ）第４３２９号　損害賠償等請求事件）にあるから、本件無効審判請求につき利害関係を有する。 （２）特許庁は、不争義務に基づく抗弁について判断すべきでないから、本件和解契約によって、本件審判請求を制限されることはない。 （３）本件審判請求は、本件和解契約の不争義務による制限を受ける対象ではない。 （４）本件和解契約による不争義務は、独占禁止法、及び、特許法の規定を勘案すれば、公序良俗に反し無効である。 第５　請求人適格についての当審の判断 本件審判事件については、本件審判の審判請求人が特許法第１２３条第２項の利害関係人に該当するか（請求人適格）について争われているため、まずこの点について検討する。 １．本件和解契約書（乙第３号証）の記載内容 （１）「株式会社アーツブレインズ（以下「甲」という。）と、株式会社フィートジャパン（以下「乙１」という。）、株式会社センティリオン（以下、「乙２」といい、乙１とあわせて「乙会社ら」と総称する。）、及び小林正則（以下、「乙３」といい、乙会社らとあわせて「乙ら」と総称する。）は、次のとおり和解した（以下「本契約書」という。）。」（１頁１～５行） （２）「１　乙らは、甲に対し、甲の有する特許第３２７７１８０号に係る特許権（以下「本件特許権」という。）が有効に成立していることを認める。」 （１頁６～７行） （３）「２　乙らは、自ら又は第三者を通じて、無効審判の請求又はその他の方法により本件特許権の効力を争ってはならない。ただし、甲が特許侵害を理由として乙らに対し訴訟提起した場合に、当該訴訟における抗弁として本件特許権の無効を主張することはこの限りではない。」（１頁８～１１行） （４）「３　乙らは、乙３が代表取締役を務める乙会社らが下記のＪＡＮコードで特定される商品（以下「本件商品」という。）について、別紙の通り販売したことを認め、平成２９年８月３１日までに販売を中止するものとする。」、「記」、「「ディファイＮｏ．１ウルトラファイバー」シリーズ（クリア６０本入　４５７３１２５４８０１０２）（ヌーディ６０本入　４５７３１２５４８０１１９）」、「「ＦＤ（マイクロ）ブリッジファイバー」シリーズ（クリア１．４ｍｍ　１００本入　４５７３１２５４８００１０）（クリア１．６ｍｍ　１００本入　４５７３１２５４８００２７）（クリア１．８ｍｍ　１００本入　４５７３１２５４８００３４）（ヌーディ１．４ｍｍ　１００本入　４５７３１２５４８００５８）」、「「リュクススーパーファイバー」シリーズ（クリア１．４ｍｍ　１００本入　４５８９５８５５８００１６）（クリア１．６ｍｍ　１００本入　４５８９５８５５８００２３）（クリア１．８ｍｍ　１００本入　４５８９５８５５８００３０）」（１頁１２～最下行） （５）「４　平成２９年９月１日以降、乙ら又は乙らが支配もしくは役職員を務める会社（以下「乙関係会社」という。）並びに乙会社ら及び乙関係会社の役職員（以下、乙関係会社とあわせて「乙関係者」と総称する。）は、本件商品若しくは特許第３２７７１８０号の権利範囲に属する二重瞼形成用テープ又は本件特許権の侵害品の製造、譲渡、輸出、輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出を自ら行わず、または第三者をしてこれを行わせないものとし、乙らは、乙関係者がかかる義務を遵守することを保証する。」（２頁１～７行） （６）「６　乙らは、甲及び乙ら間の本件商品にかかる紛争解決のための和解金として、甲に対し、連帯して、第３項の乙らによる本件商品の販売による利益額に相当する４５００万円の支払義務を負うことを認め・・・」（２頁１２～１４行） （７）「本契約の成立の証として、本契約書２通を作成し、甲及び乙ら代理人が記名押印のうえ、各１通を保有する。」、「平成２９年８月２１日」、「甲　東京都渋谷区神宮前１－１５－２　株式会社アーツブレインズ　代表取締役　谷山次郎」、・・・、「乙１　東京都渋谷区桜丘町２６番１号　セルリアンタワー１５階　株式会社フィートジャパン　代表取締役　小林正則」（４頁１～１５行） ２．請求人適格について 特許無効審判は、「利害関係人」に限り請求することができる（特許法第１２３条第２項）。 これを本件について見ると、請求人は被請求人との間で本件特許について訴訟関係にあるとはいえ（東京地方裁判所　平成３０年（ワ）第４３２９号　損害賠償等請求事件、甲第１２号証、甲第１３号証）、請求人と被請求人との間においては、本件特許無効審判の審決時前において、すでに本件和解契約が締結され、上記第５の１．（２）で摘記した本件和解契約書の第２条本文の規定からすると、本件和解契約締結時である平成２９年８月２１日以降、請求人は、本件特許について特許無効審判を請求しない旨の合意が成立しているといえる。そうすると、本件審決の時点において、請求人は、特許無効審判の請求により、本件特許権の効力を争う地位を有しないから、特許法第１２３条２項に規定する「利害関係人」であるとはいえない。 したがって、請求人は上記「利害関係人」であるとはいえないにもかかわらず、本件特許無効審判を請求したのであるから、本件請求は特許法１２３条第２項の規定に違反し不適法なものである。そして、当該不適法な審判の請求は、その補正ができないものであるから、無効理由について判断するまでもなく、特許法第１３５条の規定により、却下すべきものである。 ３．請求人の主張について （１）請求人は、弁駁書の第５の１において、「特許庁においては，不争義務に基づく抗弁について，特許の有効性自体の判断に影響しない契約関係の問題であるので，判断しないという実務を採用している（甲第１１号証：新・注解特許法第２版［下巻］２５２３頁）。」、「よって，被請求人の不争義務に基づく抗弁は，主張自体失当である。」と主張する。 しかしながら、特許庁が契約関係の問題については判断できないとされる直接の法令上の根拠はない。 ゆえに、被請求人の不争義務に基づく抗弁が主張自体失当とはいえず、上記請求人の主張は採用できない。 （２）また、請求人は、弁駁書の第５の２において、「本件和解契約書において，不争条項を置いた趣旨は，上記の本件和解契約書の締結経緯からすれば，あくまで「過去製品」（当審注：ここでの「過去製品」とは、上記第５の１．（４）で摘記した本件和解契約書の第３条に列挙された「本件商品」と同一である。）に関する本件特許権侵害の紛争を解決することを目的とするものであって，「過去製品」とは別の製品について被請求人が本件特許権を行使する場合においてまでも，請求人が本件特許の有効性を争う利益を放棄したものではない。」、「したがって，本件和解契約書の不争条項の効力は，被請求人が請求人に対し本件製品（過去製品とは別の製品）について本件特許権を行使すること（関連訴訟）に対抗して，請求人が本件無効審判を請求する場合には及ばないと解するのが，当事者の合理的意思に合致する。」と主張する。 ここで、請求人が主張する「本件和解契約書の締結経緯」とは、同じく弁駁書の第５の２に挙げられている次のものである。 ア．「請求人は，過去に，・・・「過去製品」・・・を販売していた（乙３）。」 イ．「請求人の上記販売行為を知った被請求人は，請求人に対し，過去製品は本件特許に係る発明の技術的範囲に属し，請求人による上記販売行為は本件特許権の侵害に当たるので，上記販売行為の中止を求める旨通告した。」 ウ．「そこで，請求人は，本件特許の有効性に問題があると考えていたが，無用な紛争を１日も早く終息したいため，これに応じることとし，上記販売行為を中止して，４５００万円の和解金を支払うこと等を条件として，本件和解契約書を締結した（乙３）。」 エ．「そして，本件和解契約書には，被請求人を「甲」，請求人を「乙１」として，「２　乙らは，自ら又は第三者を通じて，無効審判の請求又はその他の方法により本件特許権の効力を争ってはならない。ただし，甲が特許侵害を理由として乙らに対し訴訟提起した場合に，当該訴訟における抗弁として本件特許権の無効を主張することはこの限りではない。」という条項（２条）が盛り込まれた（以下「不争条項」という。）。」 オ．「このように，請求人と被請求人において請求人が当時販売していた過去製品に関する本件特許権の侵害の有無をめぐる紛争があったところ，請求人が紛争の早期解決のために，被請求人の主張を受け入れ，過去製品の販売を中止し，被請求人に和解金４５００万円を支払う内容の和解をし，その旨の本件和解契約書を締結するに至ったのである。」 上記「本件和解契約書の締結経緯」について検討すると、本件和解契約書について、第２条において上記不争条項が記載されており、また第３条において請求人は「過去製品」（「本件商品」）の販売を中止するものとされているから、上記ア．、イ．、及びエ．の事実については合理的に推認することができる。しかしながら、上記ウ．及びオ．に関し、請求人が本件特許の有効性に問題があると考えていたことについては、本件和解契約書の記載から推認することができず、むしろ本件和解契約書の第１条で、請求人が本件特許権自体が有効に成立していることを認めていることと整合しない。また、請求人が本件特許の有効性に問題があると考えていたことが、事実であったことを示す証拠も見当たらない。また、上記ウ．及びオ．に関し、請求人が無用な紛争を１日も早く終息したいため、すなわち、紛争の早期解決のため本件和解契約書を締結したということについても、本件和解契約書の記載から推認することはできず、また、このことが事実であったことを示す証拠も見当たらない。 一方、本件和解契約書の第２条本文及び同条ただし書の記載からすると、請求人と被請求人は、本件特許の有効性に疑義がある場合、特許無効審判等により本件特許権の効力を争うのではなく、例外的に特許侵害訴訟において無効の抗弁でのみ本件特許権の効力を争うという紛争解決方法が明示的に定められているといえるところ、同条ただし書の例外は、本件和解契約締結後の将来の紛争に備えて、限定的ではあるものの請求人が本件特許権の効力を争う余地を定めた条項と解される。この本件和解契約締結後の将来の紛争は、過去製品を対象とするのみならず、過去製品とは別の製品を対象としても生じるおそれがある。そうすると、同条本文は、このただし書の例外に対する原則として、請求人が過去製品のみならず過去製品とは別の製品を対象とする将来の紛争においても、本件特許権の効力を特許無効審判等によっては、争わないことを定めていると解するのが合理的であるといえる。 また、この第２条において、「過去製品」のみを対象とするといった限定が付されていないことからすれば、第２条本文において定められている本件特許権の効力を特許無効審判等によっては争わないとする対象は、「過去製品」のみならず、「過去製品」とは別の製品も含まれると解するのに、一定の合理性があるといえる。 また、本件和解契約書の第１条によると、請求人は、対象を「過去製品」に限定せずに、本件特許が有効に成立していることを認めており、本件特許権の効力について対象を限定せずに請求人と被請求人との間で争いがないことが確認されたといえるところ、上記第１条に続く第２条の不争条項の趣旨は、この確認に対する当事者の合理的期待を担保することにあるといえる。 また、本件和解契約書の第４条には、請求人は「過去製品」（「本件商品」）のみならず「特許第３２７７１８０号の権利範囲に属する二重瞼形成用テープ又は本件特許権」の侵害行為をしない旨が規定されているから、本件和解契約が「過去製品」に関する特許権侵害の紛争を解決するのみならず、本件特許権が及ぶ製品（「過去製品」とは別の製品）全てについて特許権侵害の紛争を予防することを目的とするものであることは合理的に推認できる。 しかるに、以上の本件和解契約書の締結経緯及び本件和解契約の各条項を総合すると、第２条の不争条項を置くことにより、請求人は、「過去製品」のみならず、「過去製品」とは別の製品についても、特許無効審判等によっては、将来にわたって本件特許権の効力を争う地位を有しないものと解される。 ゆえに、上記請求人の主張を採用することはできない。 （３）請求人は、弁駁書の第５の３において、「公正取引委員会作成の「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」（平成１９年９月２８日公表，平成２８年１月２１日改正。甲第１４号証）（審決注、以下、「独占禁止法上の指針」という。）によれば，特許ライセンス契約において、ライセンサーがライセンシーに対し特許権の有効性について争わない義務（不争義務）を課すことは，無効にされるべき権利が存続し、当該権利に係る技術の利用が制限されることから、公正競争阻害性を有するものとして不公正な取引方法に該当する場合もあるとされている（独占禁止法１９条，２条９項，不公正な取引方法（一般指定）１２項）（審決注、以下、「特許ライセンス契約における指針」という。）。」、「本件和解契約書は，４５００万円を支払うことを条件に（６条），過去に請求人が販売した過去製品につき被請求人が本件特許権の権利行使しない旨を規定する点において，一種のライセンス契約である。仮に本件和解契約書がライセンス契約そのものではないとしても，本件特許権に抵触する行為に関し，金銭の支払等一定の条件の下で権利行使を控えるという点ではライセンス契約と変わらないのであり，公正取引委員会の上記指針（甲第１４号証）の規定は本件和解契約書にも同じく妥当する。」、「また，特許法は，本来特許を受けられない技術が特許として存続し続けることは公益上望ましくなく，そのような事態を可及的に許容しない姿勢に立つ。そのような姿勢は，特許無効審判は、特許権の消滅後においても、請求することができること（特許法第１２３条３項），無効とされた特許権は初めから存在しなかったものとみなすこと（特許法１２５条），無効とされるべき特許は特許侵害訴訟において行使することができないこと（特許法１０４条の３）等の規定に見て取れる。」、「さらに，請求人が，被請求人から本件特許権を新たに行使されたにもかかわらず，本件和解契約書に不争条項が存在することのみを理由に本件特許の無効審判を請求できないとすると，被請求人においては，本件特許の無効審判を請求されるというリスクなくして，請求人が販売する本件製品をはじめとするあらゆる種類の二重瞼形成用テープに対して本件特許権を行使できるのに対し，他方で，請求人においては，本件特許の無効審判を請求する手段を一切奪われるため，被請求人による本件特許の自由な行使をおそれ，二重瞼形成用テープを販売することを躊躇せざるを得なくなる。その結果，本来無効となるべき特許により二重瞼形成用テープに係る市場において公正な競争が阻害され，まさに独占禁止法上違法な状態が発生するところとなる。かかる事態は，本来，特許法も予定するところではなく，特許法の制度趣旨からしても許容されるべきものではない。」、「以上のような独占禁止法や特許法の規定を勘案すれば，仮に，本件和解契約書の不争条項が，本件無効審判請求を制限するものであるとするならば，公序良俗に反し無効である。」と主張する。 しかしながら、上記独占禁止法上の指針の第１の２（２）（注４）には、「以下では、ある技術の利用を他の者に許諾することをライセンス・・・という。」と記載されている。これを本件和解契約についてみると、特許権者たる被請求人が請求人に対し、本件特許権の利用を許諾する旨を内容とするものではないから、ライセンス契約であるとはいえない。ゆえに、適用される対象がライセンス契約であることを前提とする、「独占禁止法上の指針」の上記「特許ライセンス契約における指針」は、本件和解契約に直に妥当するとはいえない。また、被請求人は、本件特許権をその範囲で行使できるにすぎず、請求人が販売するあらゆる種類の二重瞼形成用テープに対して本件特許権を行使できるわけではない。一方で、請求人は、特許侵害訴訟における抗弁として本件特許の無効を主張することができるのであるから、本件特許に無効理由があるにもかかわらず本件特許に係る技術を利用できないという状態に陥るとは必ずしもいえない。そうすると、本件和解契約書の不争条項は、独占禁止法に鑑みて公序良俗に反し無効であるとまではいえない。 さらに、特許無効審判においては、「利害関係人」に限り請求することができるところ（特許法第１２３条第２項）、審判の請求は審決が確定するまでは取り下げることができ（答弁書の提出があった後でも相手方の承諾があれば取り下げることができる。）（同法第１５５条第１項、第２項）、審判においては請求人が申し立てない請求の趣旨については審理することができない（同法第１５３条第３項）とされる等、当事者の意思が尊重されている。また、不争条項に拘束されるのは、あくまでも当該条項を含む契約を締結した当事者に限定され、それ以外の「利害関係人」は、特許無効審判を請求することができるから、公益性が失われるとまではいえない。そうすると、当事者である請求人と被請求人の間で締結された本件和解契約書の不争条項は、特許法に鑑みて公序良俗に反し無効であるとまではいえない。 したがって、上記請求人の主張を採用することはできない。 第６　むすび 以上のとおり、本件審判請求は、特許法第１２３条第２項の規定に違反するものであって、その補正をすることができないものであるから、同法第１３５条の規定により、却下すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。