2018-701066

特許第６３４７６４４号発明「表面改質シリカ粉末及びスラリー組成物」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

【結　論】 特許第６３４７６４４号の明細書及び特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書及び訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔１－３〕について訂正することを認める。 特許第６３４７６４４号の請求項１ないし３に係る特許を維持する。

【理　由】 第１　手続の経緯 特許第６３４７６４４号の請求項１～３に係る特許（以下「本件特許」という。）についての出願は、平成２６年３月２８日に出願され、平成３０年６月８日にその特許権の設定登録がされ、平成３０年６月２７日に特許掲載公報が発行された。その後、本件特許に対して特許異議の申立てがあり、次のとおりに手続が行われた。 平成３０年１２月２７日　　　特許異議申立人　丹羽良子（以下、「特許異 議申立人」という。）による請求項１～３に 係る特許に対する特許異議の申立て 平成３１年　４月１８日付け （特許権者及び特許異議申立人に対して）審 尋 令和　１年　６月　３日　　　特許権者による回答書 令和　１年　６月　６日　　　特許異議申立人による回答書 令和　１年　９月　３日付け　取消理由通知 令和　１年１０月３１日　　　特許権者による意見書及び訂正請求書の提出 令和　１年１２月２５日　　　特許異議申立人による意見書の提出 令和　２年　２月２８日付け　取消理由通知（決定の予告） 令和　２年　５月　１日　　　特許権者による意見書及び訂正請求書の提出 令和　２年　７月１４日　　　特許異議申立人による上申書の提出 第２　訂正の適否についての判断 １　訂正の内容 令和２年５月１日にされた訂正の請求（以下、その訂正を「本件訂正」という。）は、特許法第１２０条の５第４項及び同法同条第９項で準用する同法第１２６条第４項の規定に従い、一群の請求項を構成する請求項１～３を訂正の単位とするものであり、本件訂正の内容は、以下のとおりである（下線部は、訂正箇所）。 なお、令和１年１０月３１日にされた訂正の請求は、本件訂正の請求がされたため、特許法第１２０条の５第７項の規定により取り下げられたものとみなす。 （１）訂正事項１ 特許請求の範囲の請求項１に、 「シリカ粒子表面のシランカップリング剤の反応量（Ａ）が単位表面積（ｎｍ２）あたり１．５～３．０個、非反応量（Ｂ）が単位表面積（ｎｍ２）あたり反応量（Ａ）の０．１～０．６倍であり、ＢＥＴ比表面積が３～４５ｍ２／ｇである表面改質球状シリカ粉末。」 とあるのを、 「加水分解基としてトリメトキシ基を有するシランカップリング剤で表面処理されたシリカ粒子表面のシランカップリング剤の反応量（Ａ）が単位表面積（ｎｍ２）あたり１．５～３．０個、非反応量（Ｂ）が単位表面積（ｎ ｍ２）あたり反応量（Ａ）の０．１～０．６倍であり、ＢＥＴ比表面積 が３～４５ｍ２／ｇである表面改質球状シリカ粉末（ただし、(1)「ＢＥＴ比表面積が６．２ｍ２／ｇであるシリカ粒子１００部を分子量２５５のフェニルアミノシラン０．５部で表面処理した、単位表面積当たりのカーボン量が０．３０ｍｇ／ｍ２である表面改質球状シリカ粉末」、(2)「ＢＥＴ比表面積が６．２ｍ２／ｇであるシリカ粒子１００部を分子量２３６のエポキシシラン０．５部で表面処理した、単位表面積当たりのカーボン量が０．１９ｍｇ／ｍ２である表面改質球状シリカ粉末」、及び(3)「ＢＥＴ比表面積が６．２ｍ２／ｇであるシリカ粒子１００部を分子量３４１のビス（トリメトキシシリルプロピル」アミン０．８部で表面処理した、単位表面積当たりのカーボン量が０．４０ｍｇ／ｍ２である表面改質球状シリカ粉末」を除く。）。」 に訂正する。 （なお、上記訂正箇所中の「(1)」、「(2)」、「(3)」は、それぞれ○で囲まれた数字を表す。以下、同様。） （２）訂正事項２ 本件明細書の段落【０００９】に、 「（１）シリカ粒子表面のシランカップリング剤の反応量（Ａ）が単位表面積（ｎｍ２）あたり１．５～３．０個、非反応量（Ｂ）が単位表面積（ｎｍ２）あたり反応量（Ａ）の０．１～０．６倍であり、ＢＥＴ比表面積が３～４５ｍ２／ｇである表面改質球状シリカ粉末。」 とあるのを、 「（１）加水分解基としてトリメトキシ基を有するシランカップリング剤で表面処理されたシリカ粒子表面のシランカップリング剤の反応量（Ａ）が単位表面積（ｎｍ２）あたり１．５～３．０個、非反応量（Ｂ）が単位表面積（ｎｍ２）あたり反応量（Ａ）の０．１～０．６倍であり、ＢＥＴ比表面積が３～４５ｍ２／ｇである表面改質球状シリカ粉末（ただし、(1)「ＢＥＴ比表面積が６．２ｍ２／ｇであるシリカ粒子１００部を分子量２５５のフェニルアミノシラン０．５部で表面処理した、単位表面積当たりのカーボン量が０．３０ｍｇ／ｍ２である表面改質球状シリカ粉末」、(2)「ＢＥＴ比表面積が６．２ｍ２／ｇであるシリカ粒子１００部を分子量２３６のエポキシシラン０．５部で表面処理した、単位表面積当たりのカーボン量が０．１９ｍｇ／ｍ２である表面改質球状シリカ粉末」、及び(3)「ＢＥＴ比表面積が６．２ｍ２／ｇであるシリカ粒子１００部を分子量３４１のビス（トリメトキシシリルプロピル」アミン０．８部で表面処理した、単位表面積当たりのカーボン量が０．４０ｍｇ／ｍ２である表面改質球状シリカ粉末」を除く。）。」 に訂正する。 ２　訂正の適否について （１）訂正事項１について ア 訂正の目的について 訂正前の請求項１に係る発明は、「シリカ粒子表面のシランカップリング剤の反応量（Ａ）が単位表面積（ｎｍ２）あたり１．５～３．０個、非反応量（Ｂ）が単位表面積（ｎｍ２）あたり反応量（Ａ）の０．１～０．６倍であり、ＢＥＴ比表面積が３～４５ｍ２／ｇである表面改質球状シリカ粉末。」と特定している。 これに対して、訂正事項１は、訂正前の請求項１に係る発明の上記「表面改質球状シリカ粉末。」から、(1)「ＢＥＴ比表面積が６．２ｍ２／ｇであるシリカ粒子１００部を分子量２５５のフェニルアミノシラン０．５部で表面処理した、単位表面積当たりのカーボン量が０．３０ｍｇ／ｍ２である表面改質球状シリカ粉末」、(2)「ＢＥＴ比表面積が６．２ｍ２／ｇであるシリカ粒子１００部を分子量２３６のエポキシシラン０．５部で表面処理した、単位表面積当たりのカーボン量が０．１９ｍｇ／ｍ２である表面改質球状シリカ粉末」、及び(3)「ＢＥＴ比表面積が６．２ｍ２／ｇであるシリカ粒子１００部を分子量３４１のビス（トリメトキシシリルプロピル」アミン０．８部で表面処理した、単位表面積当たりのカーボン量が０．４０ｍｇ／ｍ２である表面改質球状シリカ粉末」を除くものであり、また、「シリカ粒子表面のシランカップリング剤」を「加水分解基としてトリメトキシ基を有するシランカップリング剤で表面処理されたシリカ粒子表面のシランカップリング剤」に限定するものであるから、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 新規事項の有無について 訂正事項１は、訂正前の請求項１に係る発明の上記「表面改質球状シリカ粉末」から、(1)「ＢＥＴ比表面積が６．２ｍ２／ｇであるシリカ粒子１００部を分子量２５５のフェニルアミノシラン０．５部で表面処理した、単位表面積当たりのカーボン量が０．３０ｍｇ／ｍ２である表面改質球状シリカ粉末」、(2)「ＢＥＴ比表面積が６．２ｍ２／ｇであるシリカ粒子１００部を分子量２３６のエポキシシラン０．５部で表面処理した、単位表面積当たりのカーボン量が０．１９ｍｇ／ｍ２である表面改質球状シリカ粉末」、及び(3)「ＢＥＴ比表面積が６．２ｍ２／ｇであるシリカ粒子１００部を分子量３４１のビス（トリメトキシシリルプロピル」アミン０．８部で表面処理した、単位表面積当たりのカーボン量が０．４０ｍｇ／ｍ２である表面改質球状シリカ粉末」を除くものであって、新たな技術的事項を導入しないものであることは明らかである。 また、訂正事項１の「シリカ粒子表面のシランカップリング剤」を「加水分解基としてトリメトキシ基を有するシランカップリング剤で表面処理されたシリカ粒子表面のシランカップリング剤」に限定する訂正は、本件明細書の段落【００１９】の「シランカップリング剤１個あたり、３つの加水分解基を有する」という記載及び実施例に記載されたシランカップリング剤が全て加水分解基としてトリメトキシ基を有することを根拠にするものである。 したがって、訂正事項１は、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものであって、特許法第１２０条の５第９項で準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するものである。 ウ 特許請求の範囲の拡張・変更の存否について 訂正事項１は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかであるから、特許法第１２０条の５第９項で準用する同法第１２６条第６項の規定に適合するものである。 （２）訂正事項２について ア 訂正の目的について 訂正事項２は、訂正事項１に係る請求項１の訂正に伴って、本件明細書の段落【０００９】に記載された「表面改質球状シリカ粉末」について、(1)「ＢＥＴ比表面積が６．２ｍ２／ｇであるシリカ粒子１００部を分子量２５５のフェニルアミノシラン０．５部で表面処理した、単位表面積当たりのカーボン量が０．３０ｍｇ／ｍ２である表面改質球状シリカ粉末」、(2)「ＢＥＴ比表面積が６．２ｍ２／ｇであるシリカ粒子１００部を分子量２３６のエポキシシラン０．５部で表面処理した、単位表面積当たりのカーボン量が０．１９ｍｇ／ｍ２である表面改質球状シリカ粉末」、及び(3)「ＢＥＴ比表面積が６．２ｍ２／ｇであるシリカ粒子１００部を分子量３４１のビス（トリメトキシシリルプロピル」アミン０．８部で表面処理した、単位表面積当たりのカーボン量が０．４０ｍｇ／ｍ２である表面改質球状シリカ粉末」を除くものであり、また、「シリカ粒子表面のシランカップリング剤」を「加水分解基としてトリメトキシ基を有するシランカップリング剤で表面処理されたシリカ粒子表面のシランカップリング剤」と限定して訂正するものであるから、請求項１の記載と明細書の記載との整合を図るための訂正である。 したがって、訂正事項２は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第３号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 イ 新規事項の有無について 訂正事項２は，訂正事項１と同じく願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものであって、特許法第１２０条の５第９項で準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するものである。 ウ 特許請求の範囲の拡張・変更の存否について 訂正事項２は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかであるから、特許法第１２０条の５第９項で準用する同法第１２６条第６項の規定に適合するものである。 ３　むすび 以上のとおりであるから、本件訂正は特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号及び第３号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第９項において準用する同法第１２６条第第５項及び第６項の規定に適合するので、訂正請求書に添付された訂正明細書及び訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔１～３〕について訂正することを認める。 第３ 本件発明 本件訂正の請求により訂正された特許請求の範囲の請求項１～３に係る発明（以下、それぞれ「本件発明１」～「本件発明３」といい、これらをまとめて「本件発明」ということがある。）は、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項１～３に記載された以下の事項により特定されるとおりのものである（下線部は、訂正箇所）。 「【請求項１】 加水分解基としてトリメトキシ基を有するシランカップリング剤で表面処理されたシリカ粒子表面のシランカップリング剤の反応量（Ａ）が単位表面積（ｎｍ２）あたり１．５～３．０個、非反応量（Ｂ）が単位表面積（ｎｍ２）あたり反応量（Ａ）の０．１～０．６倍であり、ＢＥＴ比表面積が３～４５ｍ２／ｇである表面改質球状シリカ粉末（ただし、(1)「ＢＥＴ比表面積が６．２ｍ２／ｇであるシリカ粒子１００部を分子量２５５のフェニルアミノシラン０．５部で表面処理した、単位表面積当たりのカーボン量が０．３０ｍｇ／ｍ２である表面改質球状シリカ粉末」、(2)「ＢＥＴ比表面積が６．２ｍ２／ｇであるシリカ粒子１００部を分子量２３６のエポキシシラン０．５部で表面処理した、単位表面積当たりのカーボン量が０．１９ｍｇ／ｍ２である表面改質球状シリカ粉末」、及び(3)「ＢＥＴ比表面積が６．２ｍ２／ｇであるシリカ粒子１００部を分子量３４１のビス（トリメトキシシリルプロピル」アミン０．８部で表面処理した、単位表面積当たりのカーボン量が０．４０ｍｇ／ｍ２である表面改質球状シリカ粉末」を除く。）。 【請求項２】 請求項１に記載の表面改質球状シリカ粉末を含むスラリー組成物。 【請求項３】 請求項２に記載のスラリー組成物を用いた樹脂組成物。」 第４ 特許異議の申立ての理由及び証拠方法について １ 申立ての理由 特許異議申立人は、証拠方法として甲第１号証～甲第４号証（以下、「甲１」～「甲４」という。）を提出し、本件特許は、以下の申立理由１～４により取り消すべきものである旨主張している。 （１）申立理由１（特許法第２９条第１項第３号） 訂正前の請求項１～３に係る発明は、甲１又は甲２に記載された発明であって、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができないから、その特許は、特許法第２９条第１項の規定に違反してされたものである。 （２）申立理由２（特許法第２９条第２項） 訂正前の請求項１～３に係る発明は、甲１又は甲２に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、その特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものである。 （３）申立理由３（特許法第３６条第４項第１号） 訂正前の請求項１～３に係る特許は、発明の詳細な説明の記載が特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。 （４）申立理由４（特許法第３６条第６項第２号） 訂正前の請求項１～３に係る特許は、特許請求の範囲の記載が特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。 ２ 証拠方法 特許異議申立人が提出した証拠方法は、以下のとおりである。 甲１：特開２０１４－２８８８０号公報 甲２：特開２０１４－１５６０６号公報 甲３：信越化学工業株式会社の「シランカップリング剤」のカタログ、２０　　　１７年１２月現在の内容（甲４のダウンロードサイトより入手可能） （https://www.silicone.jp/catalog/pdf/SilaneCouplingAgents_J.p　　　　df） 甲４：信越化学工業株式会社のカタログダウンロードサイト （https://www.silicone.jp/catalog/index.shtml） 第５ 取消理由について 当審において通知した令和　２年　２月２８日付けの取消理由通知（決定の予告）における取消理由の概要は、以下のとおりである。 １ 先の訂正請求により訂正された請求項１～３に係る発明は、甲２に記載された発明であって、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができないから、その特許は、特許法第２９条第１項の規定に違反してされたものである。 ２ 本件特許は、先の訂正請求により訂正された請求項１～３の記載が、下記の点で不備があるため、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。 記 本件発明１で特定された反応量及び非反応量についての計算は、シランカップリング剤の構造や加水分解の程度により異なるため一義的に定まるものではないから、上記反応量及び非反応量についてどのように算出されるのか明らかでない。 よって、本件発明１及び本件発明１を直接又は間接的に引用する本件発明２、３は、明確でない。 第６ 当審の判断 １ 取消理由についての判断 （１）取消理由（特許法第２９条第１項第３号）について ア 本件発明１について （ア）甲２の記載事項 ２ａ「【００２９】 アミノビス（アルコキシシラン）の分子量は、表面処理時や乾燥時の揮発抑止という点から、２６０以上が好ましく、２８０以上がより好ましく、３００以上が更に好ましい。一方、適切な反応性という点から、２０００以下が好ましく、１７００以下がより好ましく、１４００以下が更に好ましい。市販品としては、信越化学工業（株）製「ＫＢＭ６６６Ｐ」（ビス（トリメトキシシリルプロピル）アミン、分子量３４１）等が挙げられる。」 ２ｂ「【００３４】 また、アミノビス（アルコキシシラン）で表面処理された無機充填材において、該無機充填材の表面組成を分析することによって、炭素原子の存在を確認し、該無機充填材の単位表面積当たりのカーボン量を求めることができる。カーボン分析計としては、堀場製作所製「ＥＭＩＡ－３２０Ｖ」等を使用することができる。 【００３５】 具体的には、溶剤として十分な量のＭＥＫをアミノビス（アルコキシシラン）で表面処理された無機充填材に加えて、２５℃で５分間超音波洗浄する。上澄液を除去し、固形分を乾燥させた後、カーボン分析計を用いて該無機充填材の単位表面積当たりのカーボン量を測定することができる。カーボン分析計としては、堀場製作所製「ＥＭＩＡ－３２０Ｖ」等を使用することができる。」 ２ｃ「【００３８】 アミノビス（アルコキシシラン）で表面処理された無機充填材への表面処理方法は、特に限定されないが、乾式法や湿式法が挙げられる。乾式法としては、回転ミキサーに無機充填材を仕込んで、攪拌しながらアミノビス（アルコキシシラン）のアルコール溶液又は水溶液を滴下又は噴霧した後、さらに攪拌し、ふるいにより分級する。その後、加熱によりアミノビス（アルコキシシラン）と無機充填材とを脱水縮合させることにより得ることができる。湿式法としては、無機充填材と有機溶媒とのスラリーを攪拌しながらアミノビス（アルコキシシラン）を添加し、攪拌した後、濾過、乾燥及びふるいによる分級を行う。その後、加熱によりアミノビス（アルコキシシラン）と無機充填材とを脱水縮合させることにより得ることができる。さらに、樹脂組成物中にアミノビス（アルコキシシラン）を添加するインテグラルブレンド法でも可能である。」 ２ｄ「【００９８】 無機充填材７：球形シリカ（電気化学工業（株）製「ＳＦＰ－１３０ＭＣ」、平均粒径０．６μｍ）１００部に対して、アミノビス（アルコキシシラン）（信越化学工業（株）製、「ＫＢＭ６６６Ｐ」、分子量３４１）０．８部で表面処理したもの、単位表面積当たりのカーボン量０．４０ｍｇ／ｍ２。」 ２ｅ「【０１０２】 ＜実施例４＞ 液状ビスフェノール型エポキシ樹脂（新日鐵化学（株）製「ＺＸ１０５９」、ビスフェノールＡ型とビスフェノールＦ型の１：１混合品）１０部、結晶性２官能エポキシ樹脂（三菱化学（株）製「ＹＸ４０００ＨＫ」、エポキシ当量約１８５）５部、ジシクロペンタジエン型エポキシ樹脂（ＤＩＣ（株）製「ＨＰ７２００Ｈ」、エポキシ当量約２７５）１０部、フェノキシ樹脂（重量平均分子量３５０００、三菱化学（株）製「ＹＬ７５５３ＢＨ３０」、不揮発成分３０質量％のＭＥＫとシクロヘキサノンの１：１溶液）１５部をソルベントナフサ５０部に撹拌しながら加熱溶解させ、その後室温にまで冷却した。次いで、活性エステル化合物（ＤＩＣ（株）製「ＨＰＣ８０００－６５Ｔ」、活性エステル当量２２３、固形分６５％のトルエン溶液）４０部、難燃剤（三光（株）製「ＨＣＡ－ＨＱ」、10-(2,5-ジヒドロキシフェニル)-10-ヒドロ-9-オキサ-10-フォスファフェナンスレン-10-オキサイド、平均粒径１μｍ）３部、硬化促進剤（４－ジメチルアミノピリジン、固形分４質量％のＭＥＫ溶液）３．５部を加え、更に無機充填材７を１５０部混合し、回転ミキサーで均一に分散して、樹脂ワニスを作製した。」 （イ）甲２に記載された発明 記載事項２ａ～２ｄによると、球形シリカ（電気化学工業（株）製「ＳＦＰ－１３０ＭＣ」、平均粒径０．６μｍ）１００部を、ビス（トリメトキシシリルプロピル）アミン（信越化学工業（株）製、「ＫＢＭ６６６Ｐ」、分子量３４１）０．８部で表面処理した、単位表面積当たりのカーボン量が０．４０ｍｇ／ｍ２である無機充填剤７（表面処理球形シリカ）が記載されているといえる。 そうすると、甲２には、次の発明（以下、「甲２発明」という。）が記載されていると認められる。 「球形シリカ（電気化学工業（株）製「ＳＦＰ－１３０ＭＣ」、平均粒径０．６μｍ）１００部をビス（トリメトキシシリルプロピル）アミン（信越化学工業（株）製、「ＫＢＭ６６６Ｐ」、分子量３４１）０．８部で表面処理した、単位表面積当たりのカーボン量が０．４０ｍｇ／ｍ２である表面処理球形シリカ。」 （ウ）対比・判断 本件発明１と甲２発明とを対比する。 甲２発明の「球形シリカ」及び「表面処理球形シリカ」は、本件発明１の「シリカ粒子」及び「表面改質球状シリカ粉末」に相当する。 また、甲１の段落【００９４】には、「球形シリカ（電気化学工業（株）製「ＳＦＰ－１３０ＭＣ」、平均粒径０．６μｍ、比表面積６．２ｍ２／ｇ）」と記載されており、当該比表面積は、常用のＢＥＴ比表面積と解するのが合理的であるから、甲２発明における「球形シリカ（電気化学工業（株）製「ＳＦＰ－１３０ＭＣ」、平均粒径０．６μｍ）」のＢＥＴ比表面積は６．２ｍ２／ｇであると解することができる。 そうすると、甲２発明に係る表面処理球状シリカ粉末は、本件発明１において「（ただし、 ・・・ (3)「ＢＥＴ比表面積が６．２ｍ２／ｇであるシリカ粒子１００部を分子量３４１のビス（トリメトキシシリルプロピル」アミン０．８部で表面処理した、単位表面積当たりのカーボン量が０．４０ｍｇ／ｍ２である表面改質球状シリカ粉末」を除く。）」として除かれているものにほかならないから、本件発明１と甲２発明との間に一致点はなく、本件発明１は、甲２に記載された発明であるとはいえない。 イ 本件発明２、３について 本件発明２，３は、本件発明１を直接又は間接的に引用するものであるから、本件発明１と同様に、甲２に記載された発明であるとはいえない。 （２）取消理由（特許法第３６条第６項第２号）について 本件訂正により、表面処理により用いるシランカップリング剤は、「加水分解基としてトリメトキシ基を有する」ことが特定され、本件明細書の実施例の記載及び技術常識からすると、本件発明１で特定する反応量及び非反応量は、表面処理に使用したシランカップリング剤の量から求められる全体の炭素量と、トリメトキシ基が加水分解した後の炭素数が減少した表面に化学吸着したシランカップリング剤の炭素量とを用いて計算されることが明らかとなった。 よって、本件発明１及び本件発明１を直接又は間接的に引用する本件発明２、３は、明確でないとはいえない。 ２ 取消理由に採用しなかった特許異議申立ての理由についての判断 （１）申立理由１（特許法第２９条第１項第３号）について 特許異議申立人は、特許異議申立書において、甲１に記載された無機充填材２、４、５及び甲２に記載された無機充填材３から認定した各発明は、訂正前の請求項１～３に係る発明と同一であるから、訂正前の請求項１～３に係る発明は、甲１又は甲２に記載された発明であると主張しているので、以下に検討する。 ア 本件発明１について （ア）甲１の記載事項 １ａ「【００３４】 また、アミノアルキルシランで表面処理された無機充填材においては、該無機充填材の表面組成を分析することによって、炭素原子の存在を確認し、該無機充填材の単位表面積当たりのカーボン量を求めることができる。具体的には、溶剤として十分な量のＭＥＫをアミノアルキルシランで表面処理された無機充填材に加えて、２５℃で５分間超音波洗浄する。上澄液を除去し、固形分を乾燥させた後、カーボン分析計を用いて該無機充填材の単位表面積当たりのカーボン量を測定することができる。カーボン分析計としては、堀場製作所製「ＥＭＩＡ－３２０Ｖ」等を使用することができる。」 １ｂ「【００３７】 アミノアルキルシランで表面処理された無機充填材への表面処理方法は、特に限定されないが、乾式法や湿式法が挙げられる。乾式法としては、回転ミキサーに無機充填材を仕込んで、攪拌しながらアミノアルキルシランのアルコール溶液又は水溶液を滴下又は噴霧した後、さらに攪拌し、ふるいにより分級する。その後、加熱によりアミノアルキルシランと無機充填材とを脱水縮合させることにより得ることができる。湿式法としては、無機充填材と有機溶媒とのスラリーを攪拌しながらアミノアルキルシランを添加し、攪拌した後、濾過、乾燥及びふるいによる分級を行う。その後、加熱によりアミノアルキルシランと無機充填材とを脱水縮合させることにより得ることができる。さらに、樹脂組成物中にアミノアルキルシランを添加するインテグラルブレンド法でも可能である。」 １ｃ「【００９５】 無機充填材２：球形シリカ（アドマテックス（株）製「ＳＯ－Ｃ２」、平均粒径０．５μｍ、比表面積５．５ｍ２／ｇ）１００部に対して、３－アミノプロピルシラン（信越化学工業（株）製、「ＫＢＥ９０３」、分子量２２１）０．４部で表面処理したもの、単位表面積当たりのカーボン量０．１５ｍｇ／ｍ２。 ・・・ 【００９７】 無機充填材４：球形シリカ（電気化学工業（株）製「ＳＦＰ－１３０ＭＣ」、平均粒径０．６μｍ、比表面積６．２ｍ２／ｇ）１００部に対して、フェニルアミノシラン（信越化学工業（株）製、「ＫＢＭ５７３」、分子量２５５）０．５部で表面処理したもの、単位表面積当たりのカーボン量０．３０ｍｇ／ｍ２。 【００９８】 無機充填材５：球形シリカ（電気化学工業（株）製「ＳＦＰ－１３０ＭＣ」、平均粒径０．６μｍ、比表面積６．２ｍ２／ｇ）１００部に対して、エポキシシラン（信越化学工業（株）製、「ＫＢＭ４０３」、分子量２３６）０．５部で表面処理したもの、単位表面積当たりのカーボン量０．１９ｍｇ／ｍ２。」 １ｄ「【００９９】 ＜実施例１＞ ナフタレン型エポキシ樹脂（ＤＩＣ（株）製「ＨＰ４０３２ＳＳ」）１０部、液状ビスフェノール型エポキシ樹脂（新日鐵化学（株）製「ＺＸ１０５９」、ビスフェノールＡ型とビスフェノールＦ型の１：１混合品）５部、ナフトール型エポキシ樹脂（新日鐵化学（株）製「ＥＳＮ－４７５Ｖ」）２０部、フェノキシ樹脂（重量平均分子量３５０００、三菱化学（株）製「ＹＬ７５５３ＢＨ３０」、不揮発成分３０質量％のＭＥＫとシクロヘキサノンの１：１溶液）５部をソルベントナフサ５０部に撹拌しながら加熱溶解させ、その後室温にまで冷却した。次いで、活性エステル化合物（ＤＩＣ（株）製「ＨＰＣ８０００－６５Ｔ」、活性エステル当量２２３、固形分６５％のトルエン溶液）１０部、ビスフェノールＡジシアネートのプレポリマー（ロンザジャパン（株）製「ＢＡ２３０Ｓ７５」、シアネート当量約２３２、不揮発分７５質量％のＭＥＫ溶液）２０部、フェノールノボラック型多官能シアネートエステル樹脂（ロンザジャパン（株）製「ＰＴ３０Ｓ」、シアネート当量約１３３、不揮発分８５質量％のＭＥＫ溶液）１０部、ゴム粒子（ガンツ化成（株）製、スタフィロイドＡＣ３８１６Ｎ）４部をソルベントナフサ１６部に室温で１２時間膨潤させておいたもの、難燃剤（三光（株）製「ＨＣＡ－ＨＱ」、10-(2,5-ジヒドロキシフェニル)-10-ヒドロ-9-オキサ-10-フォスファフェナンスレン-10-オキサイド、平均粒径１μｍ）３部、硬化促進剤（４－ジメチルアミノピリジン、固形分４質量％のＭＥＫ溶液）０．５部、硬化促進剤（東京化成（株）製、コバルト（III）アセチルアセトナート、固形分１質量％のＭＥＫ溶液）４．５部を加え、更に無機充填材１を１５０部混合し、回転ミキサーで均一に分散して、樹脂ワニスを作製した。次に、かかる樹脂ワニスをアルキド系離型処理付きポリエチレンテレフタレートフィルム（リンテック（株）製「ＡＬ５」、厚さ３８μｍ）の離型面上に、乾燥後の樹脂組成物層の厚みが４０μｍとなるようにダイコーターにて均一に塗布し、８０～１１０℃（平均９５℃）で５分間乾燥し、接着フィルムを得た。 ・・・ 【０１０２】 ＜比較例２＞ 無機充填材１を無機充填材４に変更した以外は、実施例１と全く同様にして樹脂ワニスを作製した。次いで、実施例１と全く同様にして接着フィルムを得た。 【０１０３】 ＜比較例３＞ 無機充填材１を無機充填材５に変更した以外は、実施例１と全く同様にして樹脂ワニスを作製した。次いで、実施例１と全く同様にして接着フィルムを得た。 （イ）甲２の記載事項 ２ａ「【００３４】 また、アミノビス（アルコキシシラン）で表面処理された無機充填材において、該無機充填材の表面組成を分析することによって、炭素原子の存在を確認し、該無機充填材の単位表面積当たりのカーボン量を求めることができる。カーボン分析計としては、堀場製作所製「ＥＭＩＡ－３２０Ｖ」等を使用することができる。 【００３５】 具体的には、溶剤として十分な量のＭＥＫをアミノビス（アルコキシシラン）で表面処理された無機充填材に加えて、２５℃で５分間超音波洗浄する。上澄液を除去し、固形分を乾燥させた後、カーボン分析計を用いて該無機充填材の単位表面積当たりのカーボン量を測定することができる。カーボン分析計としては、堀場製作所製「ＥＭＩＡ－３２０Ｖ」等を使用することができる。」 ２ｂ「【００３８】 アミノビス（アルコキシシラン）で表面処理された無機充填材への表面処理方法は、特に限定されないが、乾式法や湿式法が挙げられる。乾式法としては、回転ミキサーに無機充填材を仕込んで、攪拌しながらアミノビス（アルコキシシラン）のアルコール溶液又は水溶液を滴下又は噴霧した後、さらに攪拌し、ふるいにより分級する。その後、加熱によりアミノビス（アルコキシシラン）と無機充填材とを脱水縮合させることにより得ることができる。湿式法としては、無機充填材と有機溶媒とのスラリーを攪拌しながらアミノビス（アルコキシシラン）を添加し、攪拌した後、濾過、乾燥及びふるいによる分級を行う。その後、加熱によりアミノビス（アルコキシシラン）と無機充填材とを脱水縮合させることにより得ることができる。さらに、樹脂組成物中にアミノビス（アルコキシシラン）を添加するインテグラルブレンド法でも可能である。」 ２ｃ「【００９４】 無機充填材３：球形シリカ（電気化学工業（株）製「ＳＦＰ－１３０ＭＣ」、平均粒径０．６μｍ）１００部に対して、フェニルアミノシラン（信越化学工業（株）製、「ＫＢＭ５７３」、分子量２５５）０．５部で表面処理したもの、単位表面積当たりのカーボン量０．３０ｍｇ／ｍ２。」 ２ｄ「【００９９】 ＜実施例１＞ ナフタレン型エポキシ樹脂（ＤＩＣ（株）製「ＨＰ４０３２ＳＳ」）１０部、液状ビスフェノール型エポキシ樹脂（新日鐵化学（株）製「ＺＸ１０５９」、ビスフェノールＡ型とビスフェノールＦ型の１：１混合品）５部、ナフトール型エポキシ樹脂（新日鐵化学（株）製「ＥＳＮ－４７５Ｖ」）２０部、フェノキシ樹脂（重量平均分子量３５０００、三菱化学（株）製「ＹＬ７５５３ＢＨ３０」、不揮発成分３０質量％のＭＥＫとシクロヘキサノンの１：１溶液）５部をソルベントナフサ５０部に撹拌しながら加熱溶解させ、その後室温にまで冷却した。次いで、活性エステル化合物（ＤＩＣ（株）製「ＨＰＣ８０００－６５Ｔ」、活性エステル当量２２３、固形分６５％のトルエン溶液）１０部、ビスフェノールＡジシアネートのプレポリマー（ロンザジャパン（株）製「ＢＡ２３０Ｓ７５」、シアネート当量約２３２、不揮発分７５質量％のＭＥＫ溶液）２０部、フェノールノボラック型多官能シアネートエステル樹脂（ロンザジャパン（株）製「ＰＴ３０Ｓ」、シアネート当量約１３３、不揮発分８５質量％のＭＥＫ溶液）１０部、ゴム粒子（ガンツ化成（株）製、スタフィロイドＡＣ３８１６Ｎ）４部をソルベントナフサ１６部に室温で１２時間膨潤させておいたもの、難燃剤（三光（株）製「ＨＣＡ－ＨＱ」、10-(2,5-ジヒドロキシフェニル)-10-ヒドロ-9-オキサ-10-フォスファフェナンスレン-10-オキサイド、平均粒径１μｍ）３部、硬化促進剤（４－ジメチルアミノピリジン、固形分４質量％のＭＥＫ溶液）０．５部、硬化促進剤（東京化成（株）製、コバルト（III）アセチルアセトナート、固形分１質量％のＭＥＫ溶液）４．５部を加え、更に無機充填材１を１５０部混合し、回転ミキサーで均一に分散して、樹脂ワニスを作製した。次に、かかる樹脂ワニスをアルキド系離型処理付きポリエチレンテレフタレートフィルム（リンテック（株）製「ＡＬ５」、厚さ３８μｍ）の離型面上に、乾燥後の樹脂組成物層の厚みが４０μｍとなるようにダイコーターにて均一に塗布し、８０～１１０℃（平均９５℃）で５分間乾燥し、接着フィルムを得た。 ・・・ 【０１０４】 ＜比較例２＞ 無機充填材１を、無機充填材３に変更した以外は、実施例１と全く同様にして樹脂ワニスを作製した。次いで、実施例１と全く同様にして接着フィルムを得た。」 （ウ）甲１に記載された発明（無機充填剤２、４、５） 記載事項１ｃによると、甲１には、無機充填剤２、４、５として、次の表面処理球形シリカが記載されているといえる。 ・無機充填材２：球形シリカ（アドマテックス（株）製「ＳＯ－Ｃ２」、平均粒径０．５μｍ、比表面積５．５ｍ２／ｇ）１００部に対して、３－アミノプロピルシラン（信越化学工業（株）製、「ＫＢＥ９０３」、分子量２２１）０．４部で表面処理したもの（単位表面積当たりのカーボン量０．１５ｍｇ／ｍ２） ・無機充填材４：球形シリカ（電気化学工業（株）製「ＳＦＰ－１３０ＭＣ」、平均粒径０．６μｍ、比表面積６．２ｍ２／ｇ）１００部に対して、フェニルアミノシラン（信越化学工業（株）製、「ＫＢＭ５７３」、分子量２５５）０．５部で表面処理したもの（単位表面積当たりのカーボン量０．３０ｍｇ／ｍ２） ・無機充填材５：球形シリカ（電気化学工業（株）製「ＳＦＰ－１３０ＭＣ」、平均粒径０．６μｍ、比表面積６．２ｍ２／ｇ）１００部に対して、エポキシシラン（信越化学工業（株）製、「ＫＢＭ４０３」、分子量２３６）０．５部で表面処理したもの（単位表面積当たりのカーボン量０．１９ｍｇ／ｍ２） （エ）甲２に記載された発明（無機充填材３） 記載事項２ｃによると、甲２には、無機充填剤３として、次の表面処理球形シリカが記載されているといえる。 ・無機充填材３：球形シリカ（電気化学工業（株）製「ＳＦＰ－１３０ＭＣ」、平均粒径０．６μｍ）１００部に対して、フェニルアミノシラン（信越化学工業（株）製、「ＫＢＭ５７３」、分子量２５５）０．５部で表面処理したもの（単位表面積当たりのカーボン量０．３０ｍｇ／ｍ２） （オ）甲１に記載された発明（無機充填材２、４、５）との対比・判断 本件発明１と甲１に記載された無機充填剤２、４、５とを対比すると、当該無機充填材４、５は、本件発明１において「（ただし、(1)「ＢＥＴ比表面積が６．２ｍ２／ｇであるシリカ粒子１００部を分子量２５５のフェニルアミノシラン０．５部で表面処理した、単位表面積当たりのカーボン量が０．３０ｍｇ／ｍ２である表面改質球状シリカ粉末」、(2)「ＢＥＴ比表面積が６．２ｍ２／ｇであるシリカ粒子１００部を分子量２３６のエポキシシラン０．５部で表面処理した、単位表面積当たりのカーボン量が０．１９ｍｇ／ｍ２である表面改質球状シリカ粉末」 ・・・ を除く。）」として、本件発明１から除かれているものであるし、無機充填材２は、「３－アミノプロピルシラン（信越化学工業（株）製、「ＫＢＥ９０３」、分子量２２１）」で表面処理されたものであるところ、当該「ＫＢＥ９０３」は、甲３の製品カタログ（２０頁を参照した。）によれば、「３－アミノプロピルトリエトキシシラン」であることが分かるから、加水分解基としてトリメトキシ基を有するシランカップリング剤で表面処理することが特定されている本件発明１とは相違するものである。 したがって、本件発明１は、上記甲１の無機充填剤２、４、５、すなわち、甲１に記載された発明であるとはいえない。 （カ）甲２に記載された発明（無機充填材３）との対比・判断 甲２に記載された無機充填材３は、上記（オ）において検討した甲１の「無機充填材４」と同一のものであり、これが本件発明１と相違することも前述のとおりである。 したがって、本件発明１は、甲２の無機充填材３、すなわち甲２に記載された発明であるとはいえない。 イ 本件発明２、３について 本件発明２，３は、本件発明１を直接又は間接的に引用するものであるから、本件発明１と同様に、甲１又は甲２に記載された発明であるとはいえない。 （２）申立理由２（特許法第２９条第２項）について 甲１及び甲２には、無機充填材であるシリカの単位表面積当たりのカーボン量が、０．０５～１ｍｇ／ｍ２であることが好ましいことが記載されている（甲１：請求項６、９、段落【００３５】、甲２：請求項６、９、段落【００３６】）。 しかし、甲１及び甲２には、本件発明１のように、シリカ粒子表面のシランカップリング剤の反応量に対する非反応量の比率を制御するという技術思想はなく、また、シランカップリング剤の仕込み量を調整するなどして表面処理を制御することで、本件発明１で特定する反応量及び反応量に対する非反応量の範囲になるともいえない。 したがって、本件発明１及び本件発明１を直接又は間接的に引用する本件発明２、３は、甲１又は甲２に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 （３）申立理由３（特許法第３６条第４項第１号）及び申立理由４（特許法第３６条第６項第２号）について 申立理由３及び申立理由４は、本件明細書及び特許請求の範囲にはＢＥＴ法の測定のための吸着ガスについて開示がないから、ＢＥＴ法による表面積が特定された訂正前の請求項１及びこれを引用する請求項２、３に係る発明は、発明の詳細な説明が、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものでなく、また、明確ではないというものである。 しかし、本件明細書の段落【００１５】、【００３４】には、ＢＥＴ比表面積の測定機として「Ｍａｃｓｏｒｂ ＨＭ ｍｏｄｅｌ－１２０８」（ＭＡＣＳＯＲＢ社製）を使用することが記載され、測定装置の情報から吸着ガスについて明らかであるといえるから（なお、吸着ガスについては、特許権者の令和元年６月３日付けの回答書及び添付された乙第１号証（上記装置の取扱説明書）からも明らかである。）、本件発明１～３のＢＥＴ比表面積についての特定は明確でないとはいえず、また、発明の詳細な説明は当業者が本件発明１～３の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものでないとはいえない。 ３ 特許異議申立人の意見について 特許異議申立人は、令和２年７月１４日付けの上申書において、甲１及び甲２には、種々のシランカップリング剤による処理が行われることが前提とすることが記載されているから、本件発明１は、上記甲１に記載された発明等のシランカップリング剤に代えて他のシランカップリング剤を用いることにより容易に発明をすることができた旨主張している。 しかし、上記２（２）に記載したように、甲１及び甲２には、本件発明１のように、シリカ粒子表面のシランカップリング剤の反応量に対する非反応量の比率を制御するという技術思想の開示はなく、また、甲１に記載された発明等において、他のシランカップリング剤を用いた場合に一分子当たりの炭素数が異なり、同様なシリカ表面のカーボン量が得られるともいえないから、本件発明１の反応量及び非反応量についての特定事項が導出できるとはいえない。 よって、特許異議申立人の主張は採用できない。 第７ むすび 以上のとおりであるから、取消理由通知（決定の予告）に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議の申立ての理由によっては、本件請求項１～３に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に本件請求項１～３に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。