2018-700267

特許第６２０９２９１号発明「油性鋳造用離型剤組成物」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

【結　論】 特許第６２０９２９１号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔１－１０〕について訂正することを認める。 特許第６２０９２９１号の請求項１－８、１０に係る特許を取り消す。 特許第６２０９２９１号の請求項９に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。

【理　由】 １．手続の経緯 特許第６２０９２９１号の請求項１～１０に係る特許についての出願は、平成２９年９月１５日付けでその特許権の設定登録がされ、その後、平成３０年４月２日に特許異議申立人飯田　進（以下、単に「特許異議申立人」という。）より請求項１～１０に対して特許異議の申立てがされ、同年５月２１日付けで取消理由が通知され、同年７月１９日に意見書の提出及び訂正請求がされ、同年８月２７日に特許異議申立人から意見書が提出された。 その後、当審は平成３０年９月２６日付けで、取消理由（決定の予告）を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは何らの応答もない。 ２．訂正の適否 （１）訂正の内容 特許権者は、特許請求の範囲の請求項１に「ｎ１は正の整数であり、ｍ１は正の整数である。」と記載されているのを、「ｎ１は正の整数であり、ｍ１は正の整数であり、ｎ１は１≦ｎ１≦３０００、ｍ１は１≦ｍ１≦３０００、且つ、１０≦（ｎ１＋ｍ１）≦３０００である。」に、更に、「ｎ２は正の整数であり、ｍ２は０又は正の整数である。」と記載されているのを、「ｎ２は正の整数であり、ｍ２は０又は正の整数であり、ｎ２は１≦ｎ２≦５００、ｍ２は０≦ｍ２≦５００、且つ、１０≦（ｎ２＋ｍ２）≦５００である。」に訂正することを請求する（訂正事項１）。 また、特許権者は、特許請求の範囲の請求項９を削除することを請求する（訂正事項２）。 さらに、特許権者は、特許請求の範囲の請求項１０に「請求項１乃至９」と記載されているのを、「請求項１乃至８」に訂正することを請求する（訂正事項３）。 （２）訂正の目的の適否、新規事項の有無、一群の請求項及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否 訂正事項１は、すべての請求項に共通する「第１のシリコーン油」の化学式中の繰り返し単位数であるｎ１及びｍ１と、同じく「第２のシリコーン油」の化学式中の繰り返し単位数であるｎ２及びｍ２の、各々に対して、訂正前では上限値が特定されず、また、ｎ１とｍ１、ｎ２とｍ２の互いのとり得る関係も任意とされていたものを、訂正によりｎ１～ｍ２各々がとり得る上限を定めると共に、ｎ１とｍ１、ｎ２とｍ２の互いのとり得る関係も不等式で追加して特定したものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とした訂正である。また、これらの特定事項はいずれも本件特許明細書の【００１８】、【００２２】に記載されているから、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 訂正事項２の、請求項９に係る訂正は、請求項の削除であるから、特許請求の範囲の減縮を目的とした訂正であって、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 訂正事項３は、訂正事項２に伴い、引用元の一部を整合させる訂正であるから、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであって、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことが明らかである。 また、訂正前の請求項１～１０は、請求項２ないし１０が請求項１を直接ないし間接して引用し、また、請求項１０は請求項９を引用しているものであって、訂正事項１及び２によって請求項２～１０が連動して訂正される関係にあるから、訂正前において一群の請求項に該当するものである。したがって、訂正の請求は、一群の請求項ごとにされたものである。 （３）小括 したがって、上記訂正請求による訂正事項１ないし３は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号又は第３号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第９項で準用する同法第１２６条第４項から第６項までの規定に適合するので、訂正後の請求項１～１０について訂正を認める。 ３．当審の判断 （１）取消理由通知に記載した取消理由について ア　訂正後の請求項１に係る発明 上記訂正請求により訂正された訂正後の請求項１ないし１０に係る発明（以下、「本件発明１」等という。）は、以下に示すものである。（下線は訂正箇所を示す。） 「【請求項１】 シリコーン油と、溶剤と、を含む油性鋳造用離型剤組成物であって、 前記シリコーン油は、下記式（１）で表される第１のシリコーン油、及び、下記式（２）で表される第２のシリコーン油のうち、少なくとも前記第１のシリコーン油を含み、 前記シリコーン油全体に対して、前記第１のシリコーン油は３０質量％以上であり、前記第２のシリコーン油は７０質量％以下であることを特徴とする油性鋳造用離型剤組成物。 〔式（１）中、Ｒ１は炭素数１以上４以下のアルキル基であり、Ｒ２はアラルキル基であり、前記アラルキル基は、アリール基が置換基としてアルキル基を有した基であり、前記アリール基は炭素数６～１４であり、前記アルキル基は炭素数１～１２であり、ｎ１は正の整数であり、ｍ１は正の整数であり、ｎ１は１≦ｎ１≦３０００、ｍ１は１≦ｍ１≦３０００、且つ、１０≦（ｎ１＋ｍ１）≦３０００である。〕 〔式（２）中、Ｒ３は炭素数６以上のアルキル基であり、Ｒ４はアラルキル基であり、前記アラルキル基は、アリール基が置換基としてアルキル基を有した基であり、前記アリール基は炭素数６～１４であり、前記アルキル基は炭素数１～１２であり、ｎ２は正の整数であり、ｍ２は０又は正の整数であり、ｎ２は１≦ｎ２≦５００、ｍ２は０≦ｍ２≦５００、且つ、１０≦（ｎ２＋ｍ２）≦５００である。〕 【請求項２】 前記シリコーン油と前記溶剤との合計を１００質量％とした場合に、前記シリコーン油が１５質量％以上である請求項１に記載の油性鋳造用離型剤組成物。 【請求項３】 本鋳造用離型剤組成物全体を１００質量％とした場合に、前記溶剤が５５質量％以上である請求項１又は２に記載の油性鋳造用離型剤組成物。 【請求項４】 鉱物油及び／又は合成油を含む請求項１乃至３のうちのいずれかに記載の油性鋳造用離型剤組成物。 【請求項５】 ラジカル捕捉剤を含む請求項１乃至４のうちのいずれかに記載の油性鋳造用離型剤組成物。 【請求項６】 前記シリコーン油全体を１００質量部とした場合に、前記ラジカル捕捉剤の配合量は１質量部以上である請求項５に記載の油性鋳造用離型剤組成物。 【請求項７】 前記ラジカル捕捉剤に対する助剤として有機金属化合物を含む請求項５又は６に記載の油性鋳造用離型剤組成物。 【請求項８】 前記アラルキル基が、α－メチルスチレン基である請求項７に記載の油性鋳造用離型剤組成物。 【請求項９】 （削除） 【請求項１０】 前記第１のシリコーン油、及び、前記第２のシリコーン油の両方を含む請求項１乃至８のうちのいずれかに記載の油性鋳造用離型剤組成物。」 イ　取消理由通知に記載した取消理由 平成３０年５月２１日付け取消理由通知に示した理由は、概略以下に示すとおりである。 「本件特許は、特許請求の範囲の記載が下記の点で不備のため、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。 本件特許の請求項１－８、１０に係る発明の繰り返し単位ｎ１、ｍ１、ｎ２、ｍ２は、任意の正の整数すべてを発明特定事項としており、請求項９に係る発明にしても、ｎ１は、１≦ｎ１≦３０００、ｍ１は、１≦ｍ１≦３０００、１０≦（ｎ１＋ｍ１）≦３０００の条件を満たすものとされていて、解決しようとする課題を果たすものとして証明された範囲と比べると、相当大なる開きがあることから、本件特許の特許請求の範囲の記載は、当初明細書の発明の詳細な説明に対して実験成績証明書の援用により作用効果の確認が果たせた開示範囲を超えた記載になっている。 よって、本件特許の請求項１－１０に係る発明の記載は、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであり、取り消されるべきものである。」 ウ　判断 適法な訂正とした本件発明１～８及び１０に対し、取消理由を解消したか否かを検討する。 取消理由通知で特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていないとする論拠は、当初明細書の発明の詳細な説明に対して作用効果の確認が果たせた開示範囲である、繰り返し単位ｎ１、ｍ１、ｎ２、ｍ２は、第１シリコーン油のｎ１で１０～３０、ｍ１で５～２５と１０～３０の２種であり、第２シリコーン油のｎ２で５～２５、ｍ２で５～２５と０～１５の２種の、限られた範囲で課題が解決できたことが確認できると説示したところ、訂正後の本件発明１～８及び１０の繰り返し単位ｎ１、ｍ１、ｎ２、ｍ２は、前記限られた範囲の上限を依然として大きく超えたものとされていることが明らかである。 また、作用効果を確認できた繰り返し単位数ｎ１の上限値である３０の組成物に対して、１００倍も上回る３０００の組成物において、同様の作用効果を確認できることが、本件特許の出願当時の技術常識であったと認めることはできない。 よって、先の取消理由は、訂正後の本件発明１～８及び１０について依然として解消されていない。 なお、先の取消理由通知に対して、特許権者は平成３０年７月１９日に意見書を提出すると共に、実験成績証明書を乙第１号証として提出し、第１及び第２のシリコーン油の組成を特定する繰り返し単位ｎ１、ｍ１、ｎ２、ｍ２が、取消理由通知で論拠とした限られた範囲以外でも課題を解決できた旨を述べ、当該取消理由に当たらないとの主張を行っている。 しかしながら、特許権者が乙第１号証としてこのたび行った作用効果に関する追加実験が、本件特許出願時点で行われていなかったことは、乙第１号証中の実験日の日付や、意見書で「追加実験を行いました」としている点の双方により明らかである。 そして、取消理由として挙げた特許法第３６条第６項第１号は、特許を受けようとする者が特許請求の範囲と発明の詳細な説明の各々に対して課すべき要件を定めたものである以上、作用効果の確認は本件の出願時点で行われたことを要するのであり、後日追加で行われた確認実験により解消されることはない。 よって、特許権者の意見書による主張は、成り立たない。 （２）取消理由通知において採用しなかった特許異議申立理由について ア　申し立てられた他の理由について 特許異議申立人は、特許異議申立書にて上記（１）の他、下記に概略示す理由を申し立てている。 【特許法第２９条第２項】 特許異議申立書５－３２ページ「ア．本件特許発明」－「ウ－１０　本件特許発明１０」で指摘する理由により、本件特許発明１ないし１０は、甲第１号証および周知技術に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 【特許法第３６条第６項第２号】 特許異議申立書３６－３７ページ「エ－１　明確性要件違反について」で指摘する理由により、本件特許発明１～１０は不明確であるので、特許法第３６条第６項第２号の規定に適合するものではない。 【特許法第３６条第４項第１号】 特許異議申立書３９－４２ページ「エ－３　実施可能要件違反について」で指摘する理由により、本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載は、当業者が本件特許発明１～１０の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものでないから、特許法第３６条第４項第１号に適合するものではない。 イ　対比等判断 【特許法第２９条第２項について】 特許異議申立書では甲第１号証（国際公開第２００６／０２５３６８号）に記載された発明のアルキル・アラルキルシリコーン油を、甲第３号証（特開平９－２６７１５１号公報）に構造式（Ｂ）で記載された周知のシリコーン油を第１シリコーン油とし、甲第３号証で構造式（Ａ）と（Ｄ）とされたものや、甲第２号証（国際公開第２０１３／１２１８５１号）の式（２）の一部としたシリコーン油を第２シリコーン油として選択し、かつ、甲第２号証には式（２）で表されるシリコーン化合物の２種以上を混合して使用することもできるとしているから、１つを３０質量％以上、もう１つを７０質量％以下とすることは当業者の通常の創作能力の発揮で可能であるから、当業者が容易に発明できたとする趣旨が記載されている。 しかしながら、甲第１号証に記載された油性ダイカスト用離型剤は、７０～９８質量部の溶剤と、１～１０質量部の鉱油及び／又は合成油と、１５質量部以下のアルキル・アラルキルシリコーン油と１～５質量部の添加剤を含むものとしながらも、アルキル基の炭素数は不明である点で本件発明１で必須成分とした第１のシリコーン油のアルキル基の炭素数が１以上４以下とした事項を必ずしも満たしていないから、必須のシリコーン油がそもそも異なる以上、当業者が容易想到とできる基礎的条件を欠いている。 加えて、甲第３号証にはアルキル基かアラルキル基かアリール基のいずれかとされる繰り返し単位を有するオルガノポリシロキサンを中心に記載され、具体的な構造式として（Ａ）～（Ｄ）として開示された４つの例の内、特許異議申立書で周知の例示とされた（Ｂ）を見ても、繰り返し単位数１１の炭素数１アルキル基と繰り返し単位数５０の炭素数１２のアルキル基で構成されたオルガノポリシロキサンが記載され、アルキル・アラルキルシリコーン油ではない。 すなわち、本件発明１の【化１】で示す第１のシリコーン油は、甲第１及び３号証のいずれにも記載も示唆もない。 そうすると、もはや甲第１号証ないし甲第３号証に基づいて、本件発明１に係る発明を容易想到とすることはできない。 請求項２ないし１０に係る特許発明は、請求項１を引用する関係にあり、いずれも第１のシリコーン油の特定事項を共通に有するとされている以上、同様に特許異議申立書に記載の理由ではこれを当業者が容易想到とすることはできない。 【特許法第３６条第６項第２号について】 特許異議申立書で挙げられた明確でない箇所と論旨は、「エ－１－１」から「エ－１－３」とされた３点であり、これらの趣旨は概略以下のとおりである。 エ－１－１ ｎ１及びｍ１を正の整数、ｎ２を正の整数、ｍ２を０又は正の整数とした箇所であり、数値の特定がない。 エ－１－２ 請求項１の「前記シリコーン油全体に対して、前記第１のシリコーン油は３０質量％以上であり、前記第２のシリコーン油は７０質量％以下である」とした記載だけでは、油性鋳造用離型剤組成物における第１のシリコーン油と第２のシリコーン油の配合割合が不明確である。 エ－１－３ 請求項１の「前記第１のシリコーン油は３０質量％以上であり」および「Ｒ3は炭素数６以上のアルキル基」の記載は、シリコーン油の配合割合の上限値とＲ3の炭素数の上限値が特定されていない結果、不明確となっている。 しかしながら、エ－１－１については、いずれの記号についての特定も、数学上明確な特定であることは明らかであり、特段上限を設けていない以上、具体的な数値として特定することを殊更に要しないことも明らかである。 また、エ－１－２についても、請求項１全体を見ると、油性鋳造用離型剤組成物とシリコーン油との関係は、該組成物にシリコーン油が含まれればよいとする特定であると十分に理解できるのであって、なんら不明確ではない。 更に、エ－１－３についても、％表示での上限は常識的に見て１００であることが明らかであり、炭素数に上限を示さないと範囲が不定になる関係は成立しないことが明らかなので、この理由によって明確でないとはできない。 よって、当該理由によって本件特許の請求項１に係る記載を明確でないとすることはできない。 【特許法第３６条第４項第１号について】 特許異議申立書で挙げられた論旨は、「エ－３－１」から「エ－３－３」とされた３点であり、これらの趣旨は概略以下のとおりである。 エ－３－１ 実施例で使用した第１のシリコーン油と第２のシリコーン油について、アルキル基Ｒ1を含む繰り返し単位数ｎ１、アラルキル基Ｒ2を含む繰り返し単位数ｍ１、アルキル基Ｒ3を含む繰り返し単位数ｎ２、アラルキル基Ｒ4を含む繰り返し単位数ｍ２の具体的な数値が記載されていないため。 エ－３－２ ｎ１～ｍ２がとり得る数が膨大であるから、実施しようとする際に過度の試行錯誤や複雑高度な実験を要するため。 エ－３－３ 実施例に用いられたシリコーン油のｎ１～ｍ２の数値について、本件特許出願後に実験成績証明書として数値を提出し意見書の主張を裏付けても、斟酌することはできない。実験成績証明書で実験対象とされたものと、実施例で用いた「シリコーン油Ｓ１－Ｃ１」もの等とが同じものであったかは不明であるし、「シリコーン油Ｓ１－Ｃ１」なるものが商標名であるともされていない。 しかしながら、エ－３－１についてみると、実施例で用いたとする試料の繰り返し単位数が明細書の発明の詳細な説明のみでは不明である不備を主張しているに留まり、本件の特許請求の範囲の記載で特定される第１のシリコーン油や第２のシリコーン油に該当する試料を入手できない事情を指摘したものでない。加えて実施例で使用したシリコーン油のｎ１～ｍ２は後にその具対数が判明してもいるから、当業者が追試できない事情に当たらない。 また、エ－３－２についてみると、例え該当するシリコーン油が膨大な数にのぼるからといって、その中の特定の組み合わせでないと発明が成立しないとする特段の事情は見当たらないから、過度の試行錯誤を要するものとは到底認められず、なんら発明の実施を妨げるに足るものではない。 更に、エ－３－３についてみると、本件明細書には作用効果を確認するために「シリコーン油Ｓ１－Ｃ１」等と称する試料を用いた事項の記載はなされているから、これら用いた試料に限っては、後日組成等の数値がどうであったかの裏付けを提出して主張することに、特段の不当行為はないし、特許権者は実施例として用いた試料の名称を商標名であるとも主張していないから、この理由によって実施できないとはいえない。 よって、当該理由によっては、本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載を、当業者が本件特許発明１～１０の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものでないということはできない。 したがって、特許異議申立人の上記他の理由に関する主張は、いずれも理由がない。 ４．むすび 以上のとおり、本件発明１ないし８、及び１０に係る特許は、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。 したがって、本件発明１ないし８、及び１０に係る特許は、特許法第１１３条第４号に該当し、取り消されるべきものである。 また、請求項９に係る特許は、訂正により、削除されたため、本件特許の請求項９に対して、特許異議申立人がした特許異議の申立てについては、対象となる請求項が存在しない。 よって、結論のとおり決定する。