2018-700154

特許第６１８５０４７号発明「溶射用スラリー、及び溶射皮膜の形成方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

【結　論】 特許第６１８５０４７号の請求項１～１５に係る特許を維持する。

【理　由】 第１　手続の経緯 特許第６１８５０４７号の請求項１～１５に係る特許（以下、「本件特許」という。）についての出願は、２０１４年３月７日（優先権主張２０１３年３月１３日、日本国）を国際出願日とする出願であって、平成２９年８月４日に特許権の設定登録がされ、同年８月２３日に特許掲載公報が発行され、その後、平成３０年２月２３日付けで本件特許に対し、特許異議申立人である大島裕子（以下、「申立人」という。）により全請求項に対して特許異議の申立てがされ、当審において同年５月２１日付けで取消理由が通知され、その指定期間内である同年７月２３日に意見書が提出されたものである。 第２　本件発明 本件特許の請求項１～１５に係る発明（以下、それぞれ「本件発明１～１５」という。）は、その特許請求の範囲の請求項１～１５に記載された事項により特定される次のとおりのものである。 「【請求項１】 スラリーを溶射して溶射皮膜を形成するための溶射用スラリーであり、１０質量％以上８５質量％以下の量でセラミック粒子（酸化イットリウム粒子を除く）を含有し、１ｍＰａ・ｓ以上且つ３０００ｍＰａ・ｓ以下の粘度を有する溶射用スラリーであって、 １Ｌの容積を有する高さ１６．５ｃｍの容器内に前記溶射用スラリーを７００ｍＬ入れて室温下で一週間静置したときに沈殿を生じることを特徴とする溶射用スラリー。 【請求項２】 前記セラミック粒子が２００ｎｍ以上５μｍ以下の平均粒子径を有する請求項１に記載の溶射用スラリー。 【請求項３】 凝集剤をさらに含有する請求項２に記載の溶射用スラリー。 【請求項４】 前記凝集剤は、アルミニウム系凝集剤、イソブチレン－マレイン酸共重合体、及びカルボキシビニルポリマーから選ばれる少なくとも一種である請求項３に記載の溶射用スラリー。 【請求項５】 分散剤をさらに含有する請求項１～４のいずれか一項に記載の溶射用スラリー。 【請求項６】 前記分散剤は、ポリカルボン酸系分散剤、ポリアルキレンポリアミン系分散剤、及びイミダゾリン系分散剤から選ばれる少なくとも一種である請求項５に記載の溶射用スラリー。 【請求項７】 粘度調整剤をさらに含有する請求項１～６のいずれか一項に記載の溶射用スラリー。 【請求項８】 前記粘度調整剤は、ポリエーテルである請求項７に記載の溶射用スラリー。 【請求項９】 前記溶射用スラリーのｐＨは、６～１１である請求項１～８のいずれか一項に記載の溶射用スラリー。 【請求項１０】 分散媒として水を含んだ請求項１～９のいずれか一項に記載の溶射用スラリーを高速フレーム溶射して溶射皮膜を形成する溶射皮膜の形成方法。 【請求項１１】 分散媒として有機溶剤を含んだ請求項１～９のいずれか一項に記載の溶射用スラリーをプラズマ溶射して溶射皮膜を形成する溶射皮膜の形成方法。 【請求項１２】 前記溶射用スラリーをアクシャルフィード方式で溶射装置に供給することを含む請求項１０又は１１に記載の溶射皮膜の形成方法。 【請求項１３】 前記溶射用スラリーを、２つのフィーダーを用いて、両フィーダーからの溶射用スラリーの供給量の変動周期が互いに逆位相となるようにして溶射装置に供給することを含む請求項１０又は１１に記載の溶射皮膜の形成方法。 【請求項１４】 前記溶射用スラリーをフィーダーから送り出して溶射装置の直前でタンクにいったん貯留し、自然落下を利用してそのタンク内の溶射用スラリーを溶射装置に供給することを含む請求項１０又は１１に記載の溶射皮膜の形成方法。 【請求項１５】 導電性チューブを介して溶射装置へ溶射用スラリーを供給することを含む請求項１０又は１１に記載の溶射皮膜の形成方法。」 第３　当審の判断 １　取消理由通知に記載した取消理由について （１）特許異議申立書の第９頁下から第３行～第１０頁下から第６行に記載の理由（特許法第３６条第６項第２号及び同法第３６条第４項第１号違反）について ア　取消理由の概要 本件特許の請求項１は、上記第２に示すように「溶射用スラリーであって、１Ｌの容積を有する高さ１６．５ｃｍの容器内に前記溶射用スラリーを７００ｍＬ入れて室温下で一週間静置したときに沈殿を生じることを特徴とする溶射用スラリー」という発明特定事項を備えるものであるが、発明の詳細な説明には、「沈殿」が生じたか否かについての評価基準が何ら記載されておらず、客観的な基準が明らかでないため、本件発明１及びこれを引用する本件発明２～１５が明確であるといえず、また、発明の詳細な説明が本件発明１及びこれを引用する本件発明２～１５を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されたものではないから、特許法第３６条第６項第２号及び同法第３６条第４項第１号の規定に違反してされたものであるとして、取消理由を通知したものである。 イ　取消理由についての判断 上記取消理由通知に対し、平成３０年７月２３日付けで提出された意見書によると、「沈殿」が生じたか否かについて、「乙１号証に示されるように、実施例７の溶射用スラリーは沈殿が生じていることが目視にて明確に確認することができる。つまり、溶液の上部に透明部分が生じており、スラリーが沈殿していることをはっきり確認することができる。一方、比較例１は、溶液の上部に透明部分がなく、沈殿が生じていないことは明白である。」（第２頁下から第９行～下から第５行）としており、溶液の上部に透明部分が生じるか否かが評価基準であって、このことは、本願出願時の技術常識に基づいても、妥当なものと認められる。 また、上記実施例７は、セラミック粒子の含有量が４０質量％であるところ、本件発明における最大値である８５質量％のセラミック粒子を含有する場合には、沈殿したスラリーの高さは、含有量が４０質量％のときに比べて高くなるにしても、溶液の上部に透明部分が生じることは明らかである。 ウ　小括 したがって、沈殿が生じたか否かについて把握できるものとなったことから、上記の取消理由は解消し、特許法第３６条第６項第２号及び同法第３６条第４項第１号の規定に違反するものではないこととなった。 ２　取消理由通知において採用しなかった特許異議申立理由について （１）　特許異議申立書の第６頁第１５行～第９頁第４行に記載の理由（特許法第１７条の２第３項違反、以下、「申立理由１」という。）について ア　申立理由１の概要 本件特許の請求項１は、平成２９年５月２２日付け手続補正書による補正により「セラミック粒子（酸化イットリウム粒子を除く）」との発明特定事項を備えることになったが、これは、平成２９年３月２４日付け拒絶理由通知において引用された引用文献２（特開２０１０－１５０６１７号公報）に記載された発明との重複部分のみを除くものではないため、「除くクレーム」の要件を満足するものではなく、上記手続補正は、新規事項の追加である。 イ　申立理由１についての判断 そもそも、補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、補正により当初明細書等に記載した事項を除外する「除くクレーム」は、除外した後の「除くクレーム」が新たな技術的事項を導入するものでない場合には、許されるものである（知財高裁大合議判決　平成１８年（行ケ）１０５６３号、審査基準　第ＩＶ部第２章　新規事項を追加する補正　３．３．１（４）除くクレームとする補正の場合　参照。）。 そして、本件発明についてみれば、本件出願の願書に最初に添付した明細書（以下、「本件当初明細書」という。）の【００１７】には、セラミックス粒子として「酸化イットリウム」が例示されており、「セラミック粒子」を「セラミック粒子（酸化イットリウム粒子を除く）」とする補正は、本件当初明細書に記載されている酸化イットリウム粒子を除外したものにすぎないから、当該補正は、新たな技術的事項を導入するものではない。 また、当該特定事項が補正された経緯を見ても、平成２９年３月２４日付け拒絶理由通知において、平成２９年５月２２日付け手続補正書による補正前の請求項１に係る発明と引用文献２に記載された発明とは同一であるとの判断が示されたことから、両発明で重複する「酸化イットリウム」のみを削除する、すなわち、特許異議申立書第８頁第１１行～第１５行に記載されている申立人が認識する「スラリーを溶射して溶射皮膜を形成するための溶射用スラリーであり、１０質量％以上８５質量％以下の量で酸化イットリウム粒子を含有し、１ｍＰａ・ｓ以上且つ３０００ｍＰａ・ｓ以下の粘度を有する溶射用スラリーであって、 １Ｌの容積を有する高さ１６．５ｃｍの容器内に前記溶射用スラリーを７００ｍＬ入れて室温下で一週間静置したときに沈殿を生じることを特徴とする溶射用スラリー。」（以下、異議申立書のとおり（Ｂ）という。）の部分を除くことが意図されて上記特定事項が補正されたものであるにすぎず、新たな技術的事項を導入することが意図されたものではない。 したがって、本件発明の「セラミック粒子（酸化イットリウム粒子を除く）」という特定事項は、新たな技術的事項を導入するものではないく、新規事項を追加する補正として認められないものとすることはできない。 ウ　小括 よって、申立理由１は採用できない。 （２）特許異議申立書の第９頁第５行～下から第４行に記載の理由（特許法第３６条第６項第１号及び同法第３６条第４項第１号違反、以下、「申立理由２」という。）について ア　申立理由２の概要 本件特許の請求項１は、「セラミック粒子（酸化イットリウム粒子を除く）を含有し」との発明特定事項を備えるものであるが、本件特許明細書の発明の詳細な説明における実施例では、セラミック粒子として、酸化イットリウムを除けば、Ａｌ２Ｏ３、ＹＳＺ（イットリア安定化酸化ジルコニウム）、（Ｌａ－Ｙｂ－Ａｌ－Ｓｉ－Ｚｎ）Ｏ（ランタン、イッテルビウム、アルミニウム、シリコン及び亜鉛を含んだ複酸化物）、（Ｌａ－Ａｌ－Ｓｉ－Ｃａ－Ｎａ－Ｐ－Ｆ－Ｂ）Ｏ（ランタン、アルミニウム、シリコン、カルシウム、ナトリウム、リン、フッ素及びホウ素を含んだ複酸化物）の４種のセラミックス粒子の態様しか示されておらず、セラミックス粒子の種別が異なれば、これを含む溶射用スラリーの分散安定性、沈降性、流動性などが異なることが明らかであるから、このような実施例の記載のみからは、出願時の技術常識を参酌しても、酸化イットリウム粒子を除く全てのセラミック粒子において、本件特許発明の効果が得られるとは認め難く、本件特許の発明の詳細な説明は、本件発明１～１５について、当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されておらず、また、本件発明１～１５まで、拡張できない。 イ　申立理由２についての判断 （ア）特許法第３６条第６項第１号（サポート要件）についての判断 本件発明が解決しようとする課題（以下、「課題」という。）は、本件特許明細書【０００５】【発明が解決しようとする課題】に記載されているように「そこで本発明の目的は、セラミック溶射皮膜を良好に形成することの可能な溶射用スラリーを提供することにある。また、本発明の別の目的は、その溶射用スラリーを用いて形成される溶射皮膜の形成方法を提供することにある。」である。ここで、本件特許明細書の発明の詳細な説明の実施例には、特定のセラミック粒子を用いた態様についての開示にとどまるものの、実施例以外の発明の詳細な説明の記載【０００６】、【００１９】～【００２０】、【００４４】を考慮すると、上記課題解決にあたっては、溶射用スラリーのセラミックス粒子の含有量、その粘度、スラリーの経時特性が上記課題に直接的に関係するものと理解される。 そして、本件特許の請求項１は、「１０質量％以上８５質量％以下の量でセラミック粒子（酸化イットリウム粒子を除く）を含有」というセラミックス粒子の含有量、「１ｍＰａ・ｓ以上且つ３０００ｍＰａ・ｓ以下の粘度を有する」という溶射用スラリーの粘度、「１Ｌの容積を有する高さ１６．５ｃｍの容器内に前記溶射用スラリーを７００ｍＬ入れて室温下で一週間静置したときに沈殿を生じる」という溶射用スラリーに関する経時的特性に関する発明特定事項を備えるものであり、これらは、上記課題を解決するための必要な発明特定事項であると認められ、それらによって「セラミック粒子（酸化イットリウム粒子を除く）」が事実上限定されているものであり、さらに各発明特定事項は、発明の詳細な説明に記載されているものであるから、本件発明１は、発明の詳細な説明に記載されているものといえる。また、本件発明１を引用する本件発明２～１５についても同様の理由により、発明の詳細な説明に記載されているものといえる。 （イ）特許法第３６条第４項第１号（実施可能要件）についての判断 本件特許の発明の詳細な説明の実施例には、特定のセラミック粒子を用いた態様が開示されているし、それ以外のセラミック粒子については、当業者であれば、その他の発明の詳細な説明の記載と本願出願時の技術常識に基づき、溶射用スラリーを構成する成分を予め計量することで、本件特許の請求項１に記載される「１０質量％以上８５質量％以下の量でセラミック粒子（酸化イットリウム粒子を除く）を含有」というセラミックス粒子の含有量を設定し、溶射スラリーの粘度を計測して本件特許の請求項１に記載される「１ｍＰａ・ｓ以上且つ３０００ｍＰａ・ｓ以下の粘度を有する」か否か把握し、また、「１Ｌの容積を有する高さ１６．５ｃｍの容器内に前記溶射用スラリーを７００ｍＬ入れて室温下で一週間静置したときに沈殿を生じる」か否か把握して、本件発明１を実施できるものと認められる。 したがって、本件発明１及び本件発明１を引用する本件発明２～１５について、発明の詳細な説明は、当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されたものである。 ウ　小括 よって、申立理由２は採用できない。 （３）特許異議申立書の第１０頁下から第５行～下から第３行に記載の理由（特許法第３６条第６項第２号違反、以下、「申立理由３」という。）について ア　申立理由３の概要 本件請求項１における「（酸化イットリウム粒子を除く）」という規定により除かれる範囲について、本件請求項１の記載からは、一義的な解釈ができず、本件請求項１の記載は不明確である。 イ　申立理由３についての判断 上記２（１）イにおいて検討したとおり、本件請求項１における「（酸化イットリウム粒子を除く）」という規定により除かれる範囲は、本件発明１において、セラミック粒子が酸化イットリウムである部分、すなわち、上記（Ｂ）の部分であると明確に把握することができる。 ウ　小括 よって、申立理由３は採用できない。 第４　むすび 以上のとおり、取消理由、特許異議の申立理由によっては、本件請求項１～１５に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に、本件請求項１～１５に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。