2018-390163

特許第５９４６４８９号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

【結　論】 特許第５９４６４８９号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔３、４〕について訂正することを認める。

【理　由】 第１　手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第５９４６４８９号（以下「本件特許」という。）は、２００６年（平成１８年）１２月５日（優先権主張　２００５年（平成１７年）１２月６日　日本国、２００６年（平成１８年）１０月１１日　日本国）を国際出願日とする特願２００７－５４９１３３号の一部を平成２４年３月３０日に新たな特許出願である特願２０１２－８２４８６号とし、さらにその一部を平成２４年７月３日に新たな特許出願である特願２０１２－１４９６７５号とし、さらにその一部を平成２６年４月１５日に新たな出願としたものであって、平成２８年６月１０日に特許権の設定登録がなされ、その後、平成２９年１０月１８日に訂正審判（訂正２０１７－３９０１１３）の請求がなされ、請求項５の削除を認める旨の審決が確定した。その後、平成３０年１０月１５日に本件訂正審判の請求がなされ、当審において、平成３０年１１月２６日付けで訂正拒絶理由が通知され、これに対して、平成３０年１２月２７日に意見書が提出され、平成３１年３月１日付けで訂正拒絶理由が通知され、これに対して、平成３１年３月２９日に手続補正書が提出されたものである。 第２　平成３１年３月２９日付け手続補正書による訂正審判の審判請求書の補正、及びその適否 １　訂正審判の審判請求書の補正 平成３１年３月２９日付け手続補正書の補正の内容のうち、訂正の要旨に関する補正は、平成３０年１０月１５日付け審判請求書の訂正事項のうち、訂正事項１、２、６、７及び８を削除し、補正前の訂正事項３、４及び５をそれぞれ補正後の訂正事項１、２及び３とするとともに、請求項４の削除という訂正事項４を追加する補正である。 ２　補正の適否 審判請求書においては、訂正事項として訂正事項１～８を請求していたところ、上記審判請求書の補正は、当該訂正事項のうちの一部の訂正事項である訂正事項１、２、６、７及び８を削除する補正及び請求項４を削除する訂正事項を追加する補正であるから、当該補正は、審判請求書の要旨を変更するものではなく、当該補正を認める。 第３　訂正の趣旨及び訂正の内容 上記第２のとおり、審判請求書の補正は認められたので、本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項３及び４について訂正すること（以下「本件訂正」という。）を認める、との審決を求めるものであり、本件訂正の内容は次のとおりである。（下線は訂正箇所を示す。） １　訂正事項１ 特許請求の範囲の請求項３に「請求項１又は２に記載の大豆胚軸発酵物」とあるのを請求項１を引用するものについて独立形式に改め、「オルニチン及びエクオールを含有する大豆胚軸発酵物であって、」に訂正する。 ２　訂正事項２ 特許請求の範囲の請求項３で含有することが特定されているオルニチン及びエクオールについてそれぞれの含有量を特定するとともに、ゲニステインを含有すること及び含有量を特定し、「発酵生成物であるオルニチンを前記大豆胚軸発酵物の乾燥重量１ｇ当たり８ｍｇ以上含有し、発酵生成物であるエクオールを前記大豆胚軸発酵物の乾燥重量１ｇ当たり１ｍｇ以上含有し、前記大豆胚軸発酵物中のゲニステイン類の総和の含有比率が前記大豆胚軸発酵物中のイソフラボンの総量当たり１２重量％以下である、前記大豆胚軸発酵物」との特定を付加する訂正をする。 ３　訂正事項３ 特許請求の範囲の請求項３に「配合した食品、特定保健用食品、栄養補助食品、機能性食品、病者用食品、化粧品、又は医薬品。」とあるのを、「配合した食品、特定保健用食品、栄養補助食品、機能性食品、又は病者用食品。」に訂正する。 ４　訂正事項４ 特許請求の範囲の請求項４を削除する。 ５　一群の請求項であること 本件訂正前の請求項４は、訂正前の請求項３を引用しているものであって、訂正事項１～３によって訂正される請求項３と連動して訂正される関係にある。 したがって、本件訂正は、一群の請求項３及び４について請求されている。 第４　当審の判断 １　訂正の目的の適否、新規事項の有無、一群の請求項及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否 （１）訂正事項１について 上記訂正事項１は、本件訂正前の請求項３が請求項１又は２を引用するものであるところ、請求項１を引用するものについて独立形式に改めるものであるから、引用関係の解消を目的とし、かつ、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかである。 （２）訂正事項２について 上記訂正事項２は、「オルニチン」について「発酵生成物であるオルニチン」と特定し、当該オルニチンを「前記大豆胚軸発酵物の乾燥重量１ｇ当たり８ｍｇ以上含有」すること、及び「エクオール」について「発酵生成物であるエクオール」と特定し、当該エクオールを「前記大豆胚軸発酵物の乾燥重量１ｇ当たり１ｍｇ以上含有する」と特定するものであり、また、大豆胚軸発酵物中のゲニステイン類の総和の含有比率を「大豆胚軸発酵物中のイソフラボンの総量当たり１２重量％以下である」と特定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 上記訂正事項２は、本件特許明細書の段落【００３６】の「また、前述するように、オルニチン・エクオール産生菌を使用し、且つアルギニンを大豆胚軸に添加して発酵させることにより得られる大豆胚軸発酵物には、オルニチンが含有されている。このような大豆胚軸発酵物に含まれるオルニチンの含有量として具体的には、大豆胚軸発酵物の乾燥重量１ｇ当たりオルニチンが５～２ｍｇ、好ましくは８～１５ｍｇ、更に好ましくは９～１２ｍｇ程度が例示される。」との記載、段落【００２８】の「上記の条件で発酵処理されて得られる大豆胚軸発酵物には、エクオールが生成されて蓄積されており、エクオールの有用生理作用を発現することができる。大豆胚軸発酵物中のエクオール含量については、使用するエクオール生産菌や発酵条件等によって異なるが、通常、大豆胚軸発酵物の乾燥重量当たり（大豆胚軸発酵物の乾燥重量を１ｇとした場合）、エクオールが１～２０ｍｇ、好ましくは２～１２ｍｇ、更に好ましくは５～８ｍｇ含まれている。」との記載、及び段落【００３０】の「また、大豆胚軸発酵物は、エクオール以外のイソフラボンの組成の点でも、大豆胚軸に含まれるイソフラボンとは異なる組成を有している。特に、大豆胚軸発酵物には、内分泌攪乱物質として作用することが懸念されているゲニステイン類の総和の含有比率が、大豆胚軸発酵物のイソフラボンの総量当たり、好ましくは１５重量％以下、更に好ましくは１２重量％以下と低くなっており、イソフラボンの組成の観点からも、発酵前の大豆胚軸に比べて有利である。」との記載に基づくものであるから、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかである。 （３）訂正事項３について 上記訂正事項３は、「配合した食品、特定保健用食品、栄養補助食品、機能性食品、病者用食品、化粧品、又は医薬品。」とあるのを、「配合した食品、特定保健用食品、栄養補助食品、機能性食品、又は病者用食品。」と、択一的な記載の要素である化粧品及び医薬品を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかである。 （４）訂正事項４について 訂正事項４は、請求項４を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内のものであり、特許請求の範囲の拡張、又は変更するものでないことは明らかである。 ２　独立特許要件（進歩性）について 上記「２」で説示したとおり、請求項３に係る前記訂正事項１～３は、特許請求の範囲の減縮の訂正（特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる事項）を目的とするものであるから、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許法第１２６条第７項に規定された要件（独立特許要件）を満たすものか否か、すなわち特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか否かの検討を要するところ、本件特許に関し、東京地方裁判所の侵害訴訟事件（平成２９年（ワ）第３５６６３号）において、特許無効の抗弁がなされ、審判請求人より平成３０年１０月２６日に特許無効の抗弁に関する上申書が提出されたので、当該上申書で主張されている無効理由について検討する。 （１）本件訂正後の本件特許に係る発明 本件訂正後の特許請求の範囲の請求項３に係る発明は、本件審判請求書に添付された訂正後の、以下の事項により特定されるものである（以下、訂正後の請求項３に係る発明を「訂正発明３」という。）。 【請求項３】 オルニチン及びエクオールを含有する大豆胚軸発酵物であって、発酵生成物であるオルニチンを前記大豆胚軸発酵物の乾燥重量１ｇ当たり８ｍｇ以上含有し、発酵生成物であるエクオールを前記大豆胚軸発酵物の乾燥重量１ｇ当たり１ｍｇ以上含有し、前記大豆胚軸発酵物中のゲニステイン類の総和の含有比率が前記大豆胚軸発酵物中のイソフラボンの総量当たり１２重量％以下である、前記大豆胚軸発酵物 を配合した食品、特定保健用食品、栄養補助食品、機能性食品、又は病者用食品。 （２）引用文献、引用文献に記載された事項及び引用発明 （ア）引用文献 引用文献１：特開２００４－２９００１２号公報（平成３０年１０月２６日提出の上申書に添付された被告第３準備書面で示された乙第１号証） 引用文献２：特開平２－２８３２９０号公報 引用文献３：国際公開第９９／０７３９２（同丙第１４号証の１） 引用文献４：国際公開０３／０９７０３７号公報（同乙２号証） 引用文献５：特開２００３－１４４５２８号公報 引用文献６：小松美穂、「オルニチンの機能性研究」、食品と開発、２００５年１１月１日、ＶＯｌ.４０、ＮＯ．１１、ｐ．６２－６４（同丙第７号証） （イ）引用文献１に記載された事項 引用文献１には、下記の事項が記載されている。 「【請求項１】 リポキシゲナーゼ欠損脱皮大豆と大豆胚芽とを含む均質化液に乳酸菌を作用させて乳酸発酵させることを特徴とする大豆発酵食品の製造方法。」 「【請求項１１】 請求項１に記載の方法によって得られる大豆発酵食品。」 「【０００１】 【発明の属する技術分野】 本発明は大豆発酵食品及びその製造方法に関する。」 「【０００７】 更に、従来より、豆乳などの大豆を原料とする食品においては、大豆は脱皮して利用され、この脱皮の際に副生する大豆胚芽（学術的には「胚軸」と称されるが、本明細書では慣用的に「胚芽」と称する）を主体とする大量の細粒マスは大部分廃棄処分されている。しかるに、該大豆胚芽には、前記イソフラボンと共に、抗コレステロール、抗脂血、抗酸化、肝障害改善能などの各種の機能が期待できる大豆サポニンが高濃度に含有されている。従って、該胚芽を大豆加工食品などに再利用することができれば、これらの有効成分乃至食料資源の有効利用を図ることができ、また産業排水による環境汚染を防止乃至軽減することもできる。しかるに、大豆胚芽は、加熱調理などの処理では除去困難な特有の強い苦味や渋味を有しており、これらを除去しなければその食品素材としての利用ができないという難点を有している。」 「【００１３】 【発明が解決しようとする課題】 本発明の目的は、大豆胚芽を有効利用した大豆発酵食品を提供することにある。　また、本発明の目的は、優れた食感、風味を有し、しかも大豆（まるごと）および大豆胚芽の栄養素を美味しく摂取することができる大豆発酵食品を提供することにある。」 「【００４４】 各添加剤の配合量は、得られる本発明大豆発酵食品に応じて当業者にとり適宜決定することができる。例えば、調味料は本発明食品中に約０．１－１０重量％配合される量から選ばれるのが適当である。香料は約０．０５－１重量％、界面活性剤は約０．１－１重量％、酸味料は約０．０１－０．５重量％がそれぞれ本発明食品中に配合されるようにその量を選択されるのが適当である。また、安定剤は、通常それらが使用される量（約１重量％以下）で利用することができる。 （４）　乳酸発酵 本発明大豆発酵食品は、前記（３）に記載したリポキシゲナーゼ欠損脱皮大豆と大豆胚芽とを含む均質化液に、乳酸菌を作用させて発酵させるか、またはその後更に発酵物を均質化することにより得られる。」 「【００４９】 また、本発明は上記のようにして得られるカード状物を更に均質化して得られる飲料タイプの大豆発酵食品をも提供する。この均質化は、一般的な乳化機（ホモジナイザー）を用いて実施することができる。具体的には、該均質化は、例えばガウリン（ＧＡＵＬＩＮ）社製高圧ホモジナイザー（ＬＡＢ４０）を用いて、約２００－１０００ｋｇｆ／ｃｍ２、好ましくは約３００－８００ｋｇｆ／ｃｍ２の条件で、或いは三和機械工業社製ホモジナイザー（品番：ＨＡ×４５７１，Ｈ２０－Ａ２など）を用いて、１５０ｋｇ／ｃｍ２またはそれ以上の条件で実施することができる。この均質化によって、優れた食感、とくに滑らかさを有する大豆発酵飲料を得ることができる。尚、この均質化にあたっては、必要に応じて適当に希釈したり、ｐＨ調整のための有機酸類を添加したり、また、糖類、果汁、増粘剤、界面活性剤、香料などの飲料の製造に通常用いられる各種の添加剤を適宜添加することもできる。好ましい添加剤とその添加量（カード状発酵物重量に対する重量％）の一具体例としては、例えばグルコース８％（重量％、以下同じ）、砂糖８％、デキストリン８％、クエン酸０．１％、グリセリン脂肪酸エステル０．２％および香料０．１％を挙げることができる。」 「【００５１】 得られる本発明大豆胚芽発酵食品（カード状形態および飲料形態）は、本発明大豆発酵食品（カード状形態および飲料形態）と同様に、大豆の青臭みがなく、食感におけるザラツキや沈殿の発生もなく、味、風味などにおいて非常に優れたものである。しかもこのものは、食感が滑らかで、栄養価が高く、消化性もよく、保存安定性も優れている。特に、この大豆胚芽発酵食品は、大豆胚芽を主要原料としているために、大豆胚芽に由来する栄養源、特にイソフラボンおよび大豆サポニンを豊富に高濃度で含んでおり、その摂取によれば、更年期障害、骨粗鬆症、肝機能障害などの予防、改善に役立つと考えられる。」 「【００５４】 該大豆を以下の通り脱皮した。即ち、選別された大豆を脱皮しやすく割れやすい状態になるまで、９０℃の温度で０．５－５分間加熱した。 【００５５】 脱皮機および補助脱皮機（原田産業株式会社製の選別脱皮システムを利用した）を用いて皮を剥いで半割に分割して脱皮大豆を得た。 【００５６】 （２）　大豆胚芽の調製 大豆胚芽としては、リポキシゲナーゼ欠損大豆の胚芽粉末（粒度：１５０μｍ）を使用した。 【００５７】 （３）　本発明大豆発酵食品の調製 前記（１）の脱皮大豆および（２）の大豆胚芽の所定量を、水中に６時間浸漬後、コロイドミル（特殊機化工業社製）を用いて１０００回転／分で破砕した。得られた破砕物に、下記処方に従って他の添加剤を混合し、混合物を６０℃で加温後、ホモジナイザー（三和機械工業社製ホモジナイザー）を用いて、１５０ｋｇ／ｃｍ２の条件で１回パスさせて均質化した。 ＜原料処方＞ 脱皮大豆　　　５重量部 大豆胚芽　　　　　　２重量部 砂糖　　　　　　　　　　５重量部 ブドウ糖　　　　　　５重量部 ＨＭペクチン　　　０．３重量部 クエン酸　　　　　　０．２重量部 香料　　　　　　　　　　０．１重量部 水　　　　　　　　　　　８２．４重量部 合計　　　　１００重量部 尚、ＨＭペクチンとしては、三晶株式会社製のものを使用した。 【００５８】 得られた均質化液（ｗ／ｏエマルジョン、平均粒子径５μｍ）に、スターターとしてラクトバチルス・ヘルベチカス（財団法人日本乳業技術協会、Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ ｈｅｌｖｅｔｉｃｕｓ Ｂ－１）とストレプトコッカス・サリバリウス・サーモフィラス（財団法人日本乳業技術協会、Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｕｕｓ ｓａｌｉｖａｒｉｕｓ ｔｈｅｒｍｏｐｈｉｌｕｓ ５１０）との１：１（重量比）混合物を添加（原料均質化液容積に対して１０重量％、菌数：約１×１０７個）し、有機酸（クエン酸）によりｐＨを４．５に調整後、適当な容器に充填し、該容器内で３８℃下に１０時間培養して、カード状形態の本発明大豆発酵食品を得た。」 （ウ）引用発明 上記記載事項より、引用文献１には、以下の発明が記載されていると認める。 「リポキシゲナーゼ欠損脱皮大豆と大豆胚芽とを含む均質化液に、乳酸菌を作用させて発酵された発酵物を均質化することにより得られる大豆発酵食品。」（以下「引用発明」という。） （３）訂正発明３について （ア）対比 訂正発明３と引用発明とを対比すると、両者は、少なくとも、以下の点で相違する。 訂正発明３は、「大豆胚軸発酵物中のゲニステイン類の総和の含有比率が前記大豆胚軸発酵物中のイソフラボンの総量当たり１２重量％以下である」のに対して引用発明は、大豆胚軸発酵物中のゲニステイン類の総和の含有比率が特定されていない点。 （イ）判断 大豆抽出液に微生物菌体を作用させて、ゲニステインに分解させて、「大豆胚軸発酵物中のゲニステイン類の総和の含有比率が前記大豆胚軸発酵物中のイソフラボンの総量当たり１２重量％以下」とできることは、上記引用文献１～６のいずれにも記載はされておらず、本件特許の優先日前において公知であったとはいえない。 したがって、本件訂正発明３は、当業者であっても引用発明並びに引用文献１～６に記載された事項に基いて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 ３　当審が通知した訂正拒絶理由について 当審では、平成３１年３月１日付けで訂正拒絶理由を通知したが、前記「第２」に記載したように、平成３１年３月２９日付けの手続補正書により審判請求書及びこれに添付した訂正特許請求の範囲が補正された結果、この訂正拒絶理由は解消した。 第５　まとめ 以上のとおり、本件訂正審判に係る訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書き第１号及び第４号に掲げる事項を目的とし、かつ同条第５項から第７項までの規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。