2017-390036

特許第３５６９２５２号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

【結　論】 特許第３５６９２５２号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

【理　由】 第１　手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第３５６９２５２号は、平成１３年１１月９日の出願であって、その請求項１ないし３に係る発明については平成１６年６月２５日に特許権の設定登録がなされたものである。 そして、平成２９年５月２２日に本件訂正審判の請求がなされた。 第２　請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第３５６９２５２号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した特許請求の範囲のとおり訂正することを求めるものであって、具体的には、以下の訂正事項のとおりに訂正することを求めるものである。 訂正事項１ 訂正前の特許請求の範囲 「【請求項１】 麦若葉末と抹茶と酵母を含有する、健康食品。 【請求項２】 さらに、水溶性食物繊維を含有する、請求項１に記載の健康食品。 【請求項３】 さらに、乳酸菌およびオリゴ糖からなる群から選択される少なくとも１つを含有する、請求項１または２に記載の健康食品。」を 「【請求項１】 麦若葉を搾汁することなく乾燥粉末化した麦若葉末と抹茶と酵母を含有する、健康食品。 【請求項２】 さらに、水溶性食物繊維を含有する、請求項１に記載の健康食品。 【請求項３】 さらに、乳酸菌およびオリゴ糖からなる群から選択される少なくとも１つを含有する、請求項１または２に記載の健康食品。」 に訂正する（下線は、訂正箇所を示す。）。 第３　当審の判断 （１）　訂正の目的、新規事項の追加、特許請求の範囲の拡張又は変更 訂正事項１は、請求項１について、「麦若葉末」を「麦若葉を搾汁することなく乾燥粉末化した麦若葉末」に限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 そして、請求項１を直接又は間接に引用する請求項２及び３についても、同様に特許請求の範囲を減縮するものである。 また、段落００１３に、「また、乾燥は、凍結乾燥、あるいは７０℃以下の低温加熱乾燥（例えば、温風乾燥）であることが好ましい。得られる麦若葉末は、麦若葉を搾汁することなくそのまま乾燥粉末化しているために、麦若葉の有効成分をそのまま含んでいる。」と記載されているから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 よって、訂正事項１は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる事項を目的とするものに該当し、かつ、同条第５項及び第６項の規定に適合するものである。 （２）独立特許要件 訂正事項１は特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、特許法第１２６条第７項の規定に違反するか否か、すなわち、訂正後の特許請求の範囲の請求項１ないし３に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるかについて検討する。 訂正審判請求人は、平成２９年６月９日付けで上申書を提出し、本件特許に係る、平成２８年（ワ）第３３５４４号特許権侵害差止等請求事件において、特許無効の抗弁がなされた旨上申している。 上申書に添付された「被告第１準備書面」によれば、無効理由の内容は以下のとおりである。 ア．訂正前の請求項１ないし３に係る発明は、乙第２０号証及び乙第２１号証に開示されているから、新規性を欠如し、特許法第２９条第１項第３号に該当し特許を受けることはできない（以下、「無効理由１」という。）。 イ．訂正前の請求項１ないし３に係る発明は、乙第２０号証または乙第２１号証に記載の発明及び乙第２２ないし第３０号証記載の周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により、特許を受けることができない（以下、「無効理由２」という。）。 ウ．訂正前の請求項１ないし３に係る発明は、乙第３１号証に記載された発明と同一であるから、特許法第２９条の２の規定により特許を受けることができない（以下、「無効理由３」という。）。 エ．訂正前の請求項１ないし３に係る特許発明は体内の活性酸素の低減効果に優れた健康食品を提供するという課題を解決することを目的とし、麦若葉末、抹茶及び酵母の３成分を含むことにより相乗的に体内のＳＯＤ活性を増強させることをその解決手段とするところ、麦若葉末、抹茶及び酵母の３成分を含むことによる相乗的な効果は得られず、本件特許の明細書を参酌しても、体内の活性酸素の低減効果に優れた健康食品を提供するという課題をどのように解決するのかを理解することができず、また、訂正前の請求項１ないし３に係る特許発明は、特許請求の範囲において、麦若葉末、抹茶、酵母や、水溶性植物繊維、乳酸菌ないしオリゴ糖の含有量や配合比率に係る数値が明示されていないから、訂正前の請求項１ないし３に係る特許請求の範囲の記載は、特許法第３６条第６項第１号の定めるサポート要件に違反している。（以下、「無効理由４」という。） オ．発明の詳細な説明の記載は、ＳＯＤを相乗的に活性化する食品をどのようにして得るのか、当業者が理解できる程度に記載されていないから、特許法第３６条第４項第１号の定める実施可能要件に違反している（以下、「無効理由５」という。）。 乙第２０ないし第３１号証 乙第２０号証　特開２００１－２８８１１６号公報 乙第２１号証　特開２０００－２２４９７０号公報 乙第２２号証　日本食糧新聞、平成１３年７月１１日、９頁 乙第２３号証　朝日新聞、平成１３年８月９日、東京夕刊５頁 乙第２４号証　特開昭６３－７９８３４号公報 乙第２５号証　特開昭５９－４５８８０号公報 乙第２６号証　特開平１１－７５７９１号公報 乙第２７号証　特開平１１－１２３０７１号公報 乙第２８号証　特開２０００－３０２６９４号公報 乙第２９号証　特開平１０－１５５４５４号公報 乙第３０号証　特開平２－２６５４５７号公報 乙第３１号証　特開２００３－７９３３９号公報 オ．無効理由１についての判断 ア）乙第２０号証に記載された事項 乙第２０号証には、「ビール酵母に抹茶を添加剤として加えた活性酸素抑制組成物。」の発明が記載されている（【００４１】参照。以下「乙第２０号証に記載された発明」という。）。 イ）乙第２１号証に記載された事項 乙第２１号証には、「ビール酵母と抹茶を含有する活性酸素抑制組成物。」の発明が記載されている（【具体例２】参照。以下「乙第２１号証に記載された発明」という。） ウ）対比・判断 訂正後の請求項１に係る発明と乙第２０号証または乙第２１号証に記載された発明と対比すると、訂正後の請求項１に係る発明は、麦若葉を搾汁することなく乾燥粉末化した麦若葉末と抹茶と酵母を含有しているのに対して、乙第２０号証及び乙第２１号証に記載された発明は、麦若葉を搾汁することなく乾燥粉末化した麦若葉末を含有していない点で相違する（以下、「相違点」という。）。 なお、乙第２０号証（【００３３】）及び乙第２１号証（【００２７】）には、「大麦・大根の若葉や根」との記載があるが、当該記載が大麦の若葉を意味しているとは解せないし、また、乙第２０号証及び乙第２１号証には、麦若葉を搾汁することなく乾燥粉末化した麦若葉末についての記載はない。 したがって、訂正後の請求項１に係る発明は、乙第２０号証または乙第２１号証に記載された発明ではない。 また、訂正後の請求項１に係る発明の発明特定事項をすべて含む訂正後の請求項２及び３に係る発明についても、訂正後の請求項１に係る発明と同様の理由で乙第２０号証または乙第２１号証に記載された発明ではない。 よって、訂正後の請求項１ないし３に係る発明は、乙第２０号証または乙第２１号証に記載された発明ではないから、特許法第２９条第１項第３号に該当するとはいえない。 カ．無効理由２についての判断 訂正後の請求項１に係る発明は、麦若葉を搾汁することなく乾燥粉末化した麦若葉末と抹茶と酵母とを組み合わせることにより、麦若葉末と抹茶、あるいは、麦若葉末と酵母エキスを組み合わせた場合に比べて、相乗的に体内ＳＯＤが活性化されるものである（本件特許明細書【０００６】、【００４１】ないし【００４４】参照。）。 訂正後の請求項１に係る発明と乙第２０号証または乙第２１号証に記載された発明と対比すると、前記相違点で相違する。 前記相違点について検討すると、乙第２２号証、乙第２５号証ないし乙第３０号証のいずれにも麦若葉を搾汁することなく乾燥粉末化した麦若葉末を含有することが記載されていない。乙第２３号証には、大麦若葉を丸ごと粉砕したものと抹茶を含有する青汁のサプリメントが記載されているが、活性酸素抑制組成物に用いることや、酵母と共に用いることの記載はなく、乙第２３号証に記載された事項を乙第２０号証または乙第２１号証に記載された発明に適用する動機付けが認められない。乙第２４号証には、大麦の若葉を低温で乾燥した粉末を含有する活性酸素抑制組成物が記載されているが、大麦の若葉を抹茶や酵母と共に用いることは記載されていないから、乙第２０号証または乙第２１号証に記載された発明に麦若葉末を添加することを示唆するものとはいえない。 よって、乙第２２号証ないし乙第３０号証に開示された技術事項を考慮しても、上記相違点に係る構成を当業者が容易に想到し得たということはできない。 したがって、訂正後の請求項１に係る発明は、乙第２０号証または乙第２１号証に記載された発明及び乙第２２号証ないし乙第３０号証に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明することができたものとはいえない。 また、訂正後の請求項１に係る発明の発明特定事項をすべて含む訂正後の請求項２及び３に係る発明についても、訂正後の請求項１に係る発明と同様の理由で乙第２０号証または乙第２１号証に記載された発明及び乙第２２号証ないし乙第３０号証に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明することができたものということはできない。 よって、訂正後の請求項１ないし３に係る発明は、乙第２０号証または乙第２１号証に記載された発明及び乙第２２号証ないし乙第３０号証に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明することができたものとはいえないから、特許法第２９条第２項の規定により、特許を受けることができないものとはいえない。 キ．無効理由３についての判断 ア）乙第３１号証記載の発明 乙第３１号証には、 「緑茶、プーアル茶、大麦若葉、ビール酵母、スキムミルク、プロテイン、スピルリナ、玄米、ヨモギ、はと麦、黒大豆、ウーロン茶、昆布、ハブ茶、霊芝、熊笹、柿の葉、アマチャズル、胡麻、紅花、アロエ、アシタバ、クコシ、グアバ、ドクダミの計２７種類をそれぞれ乾燥、粉末にした健康栄養補助食品。」の発明が記載されている（【発明の実施形態】参照。以下、「先願発明」という。）。 イ）対比 訂正後の請求項１に係る発明と先願発明とを対比すると、両者は、「麦若葉末と緑茶と酵母を含有する、健康食品。」で一致し、下記の点で相違する。 Ａ　訂正後の請求項１に係る発明は、麦若葉を搾汁することなく乾燥粉末化した麦若葉末を含有しているのに対して、先願発明は、大麦若葉を含むものの、「麦若葉を搾汁することなく乾燥粉末化」することについて特定されていない点。 Ｂ　訂正後の請求項１に係る発明は、抹茶を含んでいるのに対して、先願発明は緑茶が抹茶と特定されていない点。 ウ）判断 先願発明の「乾燥、粉末にした」は、必ずしも、搾汁することなく乾燥粉末化したことを意味するとはいえないから、先願発明の大麦若葉を乾燥、粉末にしたものと、訂正後の請求項１に係る発明の「麦若葉を搾汁することなく乾燥粉末化した麦若葉末」が実質的に同一であるとはいえない。 また、緑茶は抹茶を含む広い概念ではあるものの、先願明細書には、特に抹茶を示唆するところはなく、抹茶とその他の緑茶とでは、含有成分も異なっていることから、緑茶と抹茶が実質的に同一であるともいえない。 よって、訂正後の請求項１に係る発明と先願発明とは実質的に同一ということはできない。 また、訂正後の請求項１に係る発明の発明特定事項をすべて含む訂正後の請求項２及び３に係る発明についても、訂正後の請求項１に係る発明と同様の理由で先願発明と同一であるということはできない。 よって、訂正後の請求項１ないし３に係る発明は、先願発明と同一であるとはいえず、その特許は、特許法第２９条の２の規定に違反してされたものとはいえない。 ク．無効理由４についての判断 本件特許明細書には、表１に本件特許の実施例（麦若葉末と抹茶と酵母エキスの３種が配合された食品）と比較例として２例（麦若葉末と抹茶とが配合された食品及び麦若葉末と酵母エキスが配合された食品）が記載され、表２に実施例と比較例のＳＯＤ活性の測定結果が記載されており、本件特許の実施例は、比較例の２例と比較してＳＯＤ活性の増加率が高くなることが示されているから、麦若葉末と抹茶と酵母エキスの３種が配合されることによる相乗効果があることが示されているといえる。そして、訂正後の請求項１ないし３に係る発明は、麦若葉末と抹茶と酵母の組み合わせにより、体内のＳＯＤ活性が増強される発明であるから、特許請求の範囲に各成分の含有量や配合比率の具体的な数値を記載しなくとも、課題を解決できると認識できる。 したがって、特許請求の範囲の記載は、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たさないとはいえない。 ケ．無効理由５についての判断 本件特許明細書には麦若葉末と抹茶と酵母エキスの３種の配合比率について表１に具体的な数値が記載されているから、当業者が訂正後の請求項１ないし３に係る発明を実施することができる程度に発明の詳細な説明に必要な事項が明確かつ十分に記載されているといえる。 したがって、発明の詳細な説明の記載は、特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たさないとはいえない。 コ．まとめ その他に、訂正後の請求項１ないし３に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができない理由は見いだせない。 よって、訂正事項１は、特許法第１２６条第７項の規定に適合する。 第４　むすび 以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第５項ないし第７項の規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。