2017-701159

特許第６１４３８０８号発明「水溶液中の溶質成分の抽出法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

【結　論】 特許第６１４３８０８号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項［１、２、４－６］について訂正することを認める。 特許第６１４３８０８号の請求項２、３、５、６に係る特許を維持する。 特許第６１４３８０８号の請求項１及び４に係る特許についての申立を却下する。

【理　由】 第１　手続の経緯 特許第６１４３８０８号の請求項１ないし６に係る特許についての出願は、平成２７年５月２８日に出願されたものであって、平成２９年５月１９日に特許の設定登録（特許掲載公報の発行日　平成２９年６月７日）がされ、その後、その特許に対して特許異議申立人　菖蒲谷道広により、請求項１、４、５及び６に係る特許について特許異議の申立てがされ、平成３０年３月２２日付けで取消理由が通知され、平成３０年５月１５日付けで訂正請求がなされると共に意見書が提出されたものである。 第２　訂正請求について １．訂正の内容 本件訂正請求による訂正の内容は以下のア）～オ）のとおりである。 ア．訂正事項１ 訂正前の特許請求の範囲の請求項１を削除する。 イ．訂正事項２ 訂正前の特許請求の範囲の請求項２の「凍結濃縮法が、界面前進凍結濃縮法である請求項１に記載の方法。」とあるものを、訂正前の請求項１を引用するものから独立形式に改め、「水溶液もしくは疎水性成分が分散した水溶液から、疎水性溶媒を用いて成分を抽出または回収する液々抽出法において、界面前進凍結濃縮法によって水相から水を除去しつつ抽出または回収を行う方法。」に訂正する。 ウ．訂正事項３ 訂正前の特許請求の範囲の請求項４を削除する。 エ．訂正事項４ 訂正前の特許請求の範囲の請求項５の「請求項１乃至４に記載の方法を用いる香気成分の抽出または回収方法。」とあるものを、請求項１乃至４を引用するものから請求項２又は３を引用するものとし、「請求項２又は３に記載の方法を用いる香気成分の抽出または回収方法。」に訂正する。 オ．訂正事項５ 訂正前の特許請求の範囲の請求項６を、訂正前の請求項５を引用するものから、訂正後の請求項５を引用するものに訂正する。 ２．訂正の目的の適否、新規事項の有無、及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否、一群の請求項、独立特許要件について ア．訂正事項１について 訂正事項１は、訂正前の請求項１を削除するものであって、その他に何ら特定事項を加減するものではないので、特許請求の範囲を減縮するものにあたるから、特許法第１２０条の５第２項ただし書き第１号の規定に適合し、また、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであるから、特許法第１２０条の５第９項で準用する第１２６条第５項の規定に適合し、さらに、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではないので、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第１２０条の５第９項で準用する第１２６条第６項の規定に適合するものである。 イ．訂正事項２について 訂正事項２は、訂正前の請求項２が訂正前の請求項１の記載を引用する記載であるところ、同請求項１を引用しないものとした上で、請求項間の引用関係を解消して、独立請求項の形式へ改めるための訂正であって、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとするものだから、特許法第１２０条の５第２項ただし書き第４号の規定に適合するものである。 そして、訂正事項２は、何ら実質的な変更を伴うものではないので、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであるから、特許法第１２０条の５第９項で準用する第１２６条第５項の規定に適合し、さらに、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではないので、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第１２０条の５第９項で準用する第１２６条第６項の規定に適合するものである。 ウ．訂正事項３について 訂正事項３は、訂正前の請求項４を削除するものであって、その他に何ら特定事項を加減するものではないので、特許請求の範囲を減縮するものにあたるから、特許法第１２０条の５第２項ただし書き第１号の規定に適合し、また、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであるから、特許法第１２０条の５第９項で準用する第１２６条第５項の規定に適合し、さらに、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではないので、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第１２０条の５第９項で準用する第１２６条第６項の規定に適合するものである。 エ．訂正事項４について 訂正事項４については、訂正前の請求項５が請求項１乃至４を引用していたところ、訂正事項１によって請求項１を削除し、訂正事項３によって請求項４を削除したため、訂正後の請求項５が引用する請求項を請求項２又は３とするもので、これは特許請求の範囲を減縮するものにあたるから、特許法第１２０条の５第２項ただし書き第１号の規定に適合するものである。 そして、訂正事項４は、何ら実質的な変更を伴うものではないので、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであるから、特許法第１２０条の５第９項で準用する第１２６条第５項の規定に適合し、さらに、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではないので、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第１２０条の５第９項で準用する第１２６条第６項の規定に適合するものである。 オ．訂正事項５について 訂正事項５については、訂正前の請求項６が訂正前の請求項５を引用し、訂正前の請求項５が訂正前の請求項１乃至４を引用していたところ、訂正事項１によって訂正前の請求項１を削除し、訂正事項３によって訂正前の請求項４を削除したため、当該訂正前の請求項１及び４に対する引用関係の解消を目的として訂正前の請求項５を訂正したことから、訂正後に、請求項５を引用する請求項６の範囲が減縮されるに至ったものである。 したがって、この訂正は、実質的には訂正前の請求項６の範囲から請求項２に記載の技術を含まない範囲を除くものであるので特許請求の範囲を減縮するものにあたるから、特許法第１２０条の５第２項ただし書き第１号の規定に適合する。 そして、訂正事項５は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであるから、特許法第１２０条の５第９項で準用する第１２６条第５項の規定に適合し、さらに、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではないので、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第１２０条の５第９項で準用する第１２６条第６項の規定に適合するものである。 カ．一群の請求項について 訂正事項１～５に係る訂正前の請求項１、２、４－６は、訂正前の請求項１を直接また間接的に引用しているものであって、訂正事項１及び３により削除される訂正前の請求項１及び４に連動して訂正されるものである。 よって、訂正前の請求項２、５、６に対応する訂正後の請求項２、５、６は、特許法第１２０条の５第４項に規定する一群の請求項にあたる。 キ．独立特許要件について ｉ）本件特許の設定登録時の請求項２及び３に係る特許に対して特許異議の申立がなされていないが、請求項２（請求項３は請求項２を引用する。）は訂正事項２に関して訂正請求がなされた。 ｉｉ）ここで、訂正されて異議申立のなされていない請求項に係る独立特許要件に関する特許法第１２０条の５第９項において特許法第１２６条第７項が準用される場合についてみてみる。 同第７項中「第１項ただし書第１号又は第２号」とあるのは「特許異議の申立てがされていない請求項に係る第１項ただし書第１号又は第２号」と読み替えるものであり、同第１号は特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、同第２号は誤記又は誤訳の訂正を目的とするものであるところ、訂正事項２の訂正は、上記「２．イ．」でみたように、独立請求項の形式へ改めるための訂正なので、特許法第１２０条の５第２項ただし書き第４号の「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものであり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものでも、誤記又は誤訳の訂正を目的とするものでもない。 ｉｉｉ）したがって、訂正事項２の訂正がなされた訂正後の請求項２に係る発明について、特許法第１２６条第７項を準用する特許法第１２０条の５第９項は適用されないから、独立特許要件の判断を要しない。 また、請求項２を引用する請求項３は実質的に訂正されていないので、同様に独立特許要件の判断を要しない。 ３．結言 以上のとおりであるから、本件訂正請求による訂正は、 請求項１、４、５、６について、特許法第１２０条の５第２項ただし書き第１号に掲げる事項を目的とし、請求項２について、特許法第１２０条の５第２項ただし書き第４号に掲げる事項を目的とし、かつ、請求項１、２、４－６について、同条第４項及び第９項において準用する同法第１２６条第４項から第６項までの規定に適合する。 よって、訂正後の請求項［１、２、４－６］について訂正を認める。 第３　特許異議の申立てについて １．本件発明 本件訂正請求により訂正された請求項２、３、５、６に係る発明は、その特許請求の範囲の請求項２、３、５、６に記載された次の事項により特定されるとおりのものである。 【請求項１】削除 【請求項２】水溶液もしくは疎水性成分が分散した水溶液から、疎水性溶媒を用いて成分を抽出または回収する液々抽出法において、界面前進凍結濃縮法によって水相から水を除去しつつ抽出または回収を行う方法。 【請求項３】界面前進凍結濃縮法が、固液界面付近で液相を撹拌しつつ行う請求項２に記載の方法。 【請求項４】削除 【請求項５】請求項２又は３に記載の方法を用いる香気成分の抽出または回収方法。 【請求項６】請求項５の方法を用いた香料組成物の製造方法。 ２．取消理由の概要 当審は、申立人の提出した後記する証拠と共に、以下の概要の取消理由Ａ（特許異議申立人の全ての申立理由）及び取消理由Ｂ（当審で発見したもの）を通知した。 ＜取消理由Ａ＞ Ａ－１．本件発明１及び５について 本件発明１及び本件発明５は、甲第２乃至１１号証の記載を参酌すれば、同発明が甲第１号証に記載された発明であり、特許法第２９条第１項第３号に該当し特許を受けることができないものであるから、同発明に係る特許は取り消されるべきものである。 Ａ－２．記載不備について 本件特許明細書には、例えば実施例１ないし５で「界面前進凍結濃縮装置」を使用（【００３５】【００４５】【００５４】【００６０】【００６５】）することが記載されているのみで、「界面前進凍結濃縮法」以外の凍結濃縮法を発明とすることの記載はないにもかかわらず、本件発明１及び４ないし６は「界面前進凍結濃縮法」以外の凍結濃縮法を含むものとなっている。 したがって、本件発明１及び４ないし６は、発明の詳細な説明に記載されたものでないので、特許法第３６条第６項第１号の規定に適合せず、また、発明の詳細な説明は当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に発明が記載されているものでないので特許法第３６条第４項第１号の規定に適合せず、同発明に係る特許は取り消されるべきものである。 ＜取消理由Ｂ＞ Ｂ－１．本件発明４について 甲第１号証には「有機抽出溶媒の凝固点は－１０℃より低く、かつ水と共溶しないようにしなければなら」ない（甲１－１［００２２］）と記載されるのみで、「有機抽出溶媒」として「油脂」を除外することの記載も示唆も無く、一般に「香気成分」の有機抽出溶媒として植物性油脂を用いることは、本件出願前の周知技術（例えば、特開２００９－２６８４３０号公報【０００９】【００１０】を参照。）であり、また、植物性油脂として、あまに油（凝固点－１８～－１７℃）、ひまし油（凝固点－１８～－１０℃）、桐油（凝固点－２１～－１７℃）が存在することも、先行技術文献を示すまでもなく、本件出願前の周知技術であることから、甲第１号証に記載された発明において、「石油エーテル、酢酸エチルまたはｎ－ヘキサン」（同［００２２］）に代えて「有機抽出溶媒」として「凝固点は－１０℃より低」い「油脂」を用いることに格別の困難性は見いだせない。 したがって、本件発明４は、甲第１号証に記載された発明及び他の甲各号証に記載の技術手段に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるので、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであるから、同発明に係る特許は取り消されるべきものである。 Ｂ－２．本件発明６について 本件発明では「香気成分」の定義はなく、「ｏ－キシレン」「ホルムアルデヒド」「ジメチルアニリン」「クロロベンゼン」等も甲第２ないし１１号証を参酌すると、「香気成分」であると理解される。 すると、甲第１号証には、「ｏ－キシレン」「ホルムアルデヒド」「ジメチルアニリン」「クロロベンゼン」等（甲１－１［００２７］）を不純物として抽出除去することが記載されているとしても、これらは「香気成分」としても認識されるものであるので、抽出されたこれらを用いて「香料組成物」を製造しようとすることに格別の困難性は見いだせない。 したがって、本件発明６は、甲第１号証に記載された発明及び他の甲各号証に記載の技術手段に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるので、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであるから、同発明に係る特許は取り消されるべきものである。 ＜証拠＞ ○甲第１号証：中国特許出願公開第１０２１７９０６３号明細書 ・甲第１号証－１：甲第１号証の全和訳 ○甲第２号証：Ｊ．Ａｇｒｉｃ．Ｆｏｏｄ　Ｃｈｅｍ．，２０００，Ｖｏｌ．４８，Ｎｏ．４，ｐｐ．１３０７－１３１４ ・甲第２号証－１：甲第２号証の関連部分の和訳 ○甲第３号証：Ｊ．Ａｇｒｉｃ．Ｆｏｏｄ　Ｃｈｅｍ．，２００８，Ｖｏｌ．５６，Ｎｏ．８、２７８０－２７８７ ・甲第３号証－１：甲第３号証の関連部分の和訳 ○甲第４号証：Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｓｅｎｓｅｓ，１４，１６３－１７３，１９８９，ｐｐ．１－１７ ・甲第４号証－１：甲第４号証の関連部分の和訳 ○甲第５号証：「Ｎ，Ｎ－ジメチルアニリン　Ｎ，Ｎ－Ｄｉｍｅｔｈｙｌａｎｉｌｉｎｅ　ＣＡＳ　Ｎｏ．１２１－６９－７」、１３９０１の化学商品、化学工業日報社、２００１年１月２３日、６７３～６７４頁 ○甲第６号証：「２，３－キシリジン　２，３－Ｄｉｍｅｔｈｙｌａｎｉｌｉｎｅ　ＣＡＳ登録番号８７－５９－２」、国際化学物質安全性カード（ＩＣＳＣ）日本語版（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｉｈｓ．ｇｏ．ｊｐ／ＩＣＳＣ／）、作成日２００７．０４ ○甲第７号証：「２，４－キシリジン　２，４－Ｄｉｍｅｔｈｙｌａｎｉｌｉｎｅ　ＣＡＳ登録番号９５－６８－１」、国際化学物質安全性カード（ＩＣＳＣ）日本語版（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｉｈｓ．ｇｏ．ｊｐ／ＩＣＳＣ／）、作成日２００７．０４ ○甲第８号証：「２，５－キシリジン　２，５－Ｄｉｍｅｔｈｙｌａｎｉｌｉｎｅ　ＣＡＳ登録番号９５－７８－３」、国際化学物質安全性カード（ＩＣＳＣ）日本語版（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｉｈｓ．ｇｏ．ｊｐ／ＩＣＳＣ／）、作成日２００７．０４ ○甲第９号証：「２，６－キシリジン　２，６－Ｄｉｍｅｔｈｙｌａｎｉｌｉｎｅ　ＣＡＳ登録番号８７－６２－７」、国際化学物質安全性カード（ＩＣＳＣ）日本語版（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｉｈｓ．ｇｏ．ｊｐ／ＩＣＳＣ／）、作成日２００７．０４ ○甲第１０号証：「３，４－キシリジン　３，４－Ｄｉｍｅｔｈｙｌａｎｉｌｉｎｅ　ＣＡＳ登録番号９５－６４－７」、国際化学物質安全性カード（ＩＣＳＣ）日本語版（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｉｈｓ．ｇｏ．ｊｐ／ＩＣＳＣ／）、作成日２００７．０４ ○甲第１１号証：「３，５－キシリジン　３，５－Ｄｉｍｅｔｈｙｌａｎｉｌｉｎｅ　ＣＡＳ登録番号１０８－６９－０」、国際化学物質安全性カード（ＩＣＳＣ）日本語版（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｉｈｓ．ｇｏ．ｊｐ／ＩＣＳＣ／）、作成日２００７．０４ ○甲第１２号証：日本食品工学会誌、Ｖｏｌ．１４，Ｎｏ．４，ｐｐ．１６３－１６８，Ｄｅｃ．２０１３ ○甲第１３号証：「界面前進凍結濃縮法による低コスト濃縮装置開発及び食品新素材への応用」、平成２６年度ものづくり中小企業・小規模事業者等連携事業創造促進事業戦略的基盤技術高度化支援事業、研究開発成果等報告書概要版、平成２７年３月、（委託者）中部経済産業局、（委託先）公益財団法人石川県産業創出支援機構 ○甲第１４号証：特許第５６５６０３７号公報 ○甲第１５号証：特開２０１４－８４９２号公報 ○甲第１６号証：合成香料　化学と商品知識、印藤元一、化学工業日報社、１９９６年３月６日、ｐｐ．６０８～６０９ 第４　取消理由についての判断 上記訂正により、本件発明１及び４は削除され、本件発明５及び６は取消理由の通知されていない本件発明２又は本件発明３（本件発明２を引用）を直接又は間接的に引用する本件訂正発明５及び６に訂正された。 そこで、上記取消理由についてみると、 ｉ）取消理由Ａ－１については、訂正前の本件発明１と、訂正前の本件発明１を引用する訂正前の本件発明５に対して通知したものであるところ、上記訂正により、本件発明１は削除され、本件発明５は取消理由の通知されていない本件発明２又は３を引用するものに訂正されたので、取消理由の対象が存在しなくなり、同取消理由は解消された。 ｉｉ）取消理由Ａ－２については、上記訂正により、本件発明１及び４は削除され、本件発明５は取消理由の通知されていない本件発明２又は３を引用するものに訂正され、本件発明６は訂正された本件発明５を引用するものに訂正されたので、「界面前進凍結濃縮法」を用いるもののみになり、他の凍結濃縮法を含むものではなくなったので、同取消理由は解消された。 ｉｉｉ）取消理由Ｂ－１については、上記訂正により、本件発明４は削除されたので、取消理由の対象が存在しなくなり、同取消理由は解消された。 ｉｖ）取消理由Ｂ－２については、訂正前の本件発明１を引用する訂正前の本件発明５をさらに引用する本件発明６に対して通知したものであるところ、上記訂正により、本件発明６は取消理由の通知されていない本件発明２又は３を引用する本件発明５を引用するものに訂正され、同取消理由は解消された。 そして、甲第１ないし１６号証の何れにも、訂正された本件発明２に記載の「界面前進凍結濃縮法」によって水相から水を除去しつつ行われる「液々抽出法」については記載も示唆もない。 特に、甲第１２ないし１５号証には「界面前進凍結濃縮法」については記載されているものの、疎水性溶媒を用いること（液々抽出法）については記載も示唆も無い。 第５　むすび 以上のとおりであるから、特許異議申立理由及び当審取消理由によっては、本件請求項２、３、５、６に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に本件請求項２、３、５、６に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 また、請求項１及び４に係る特許は訂正により削除されたため、本件特許の請求項１及び４に対して特許異議申立人　菖蒲谷道広がした特許異議の申立てについては、対象となる請求項が存在しない。 よって、結論のとおり決定する。