2016-701094

特許第５９２１７９０号発明「研磨フィルム」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

【結　論】 特許第５９２１７９０号の請求項１ないし４に係る特許を維持する。

【理　由】 １　手続の経緯 特許第５９２１７９０号の請求項１－４に係る特許についての出願は、平成２８年４月２２日付けでその特許権の設定登録がされ、その後、特許異議申立人田岡直美（以下、「特許異議申立人」という。）より請求項１－４に係る特許に対して特許異議の申立てがされ、平成２９年２月２７日付けで取消理由が通知され、平成２９年４月１３日に特許権者から意見書が提出されたものである。 ２　本件発明 本件特許の請求項１ないし４に係る発明（以下、「本件発明１ないし４」という。）は、特許第５９２１７９０号の請求項１ないし４に記載された次の事項により特定されるとおりのものである。 「【請求項１】 基材と、その表面側に積層される研磨層とを有する研磨フィルムであって、 上記研磨層が、樹脂バインダー及びこの樹脂バインダー中に分散される研磨粒子を有し、 上記研磨粒子全体に対する一次粒子径７０ｎｍ以上の研磨粒子の含有量が１０質量％以上５０質量％以下であり、 上記研磨層における上記研磨粒子の含有量が８４質量％以上９２質量％以下であり、 上記研磨層の押し込み硬さが３７０Ｎ／ｍｍ２以下であることを特徴とする研磨フィルム。 【請求項２】 上記研磨粒子が、シリカ粒子である請求項１に記載の研磨フィルム。 【請求項３】 上記研磨層の平均厚さが４μｍ以上１５μｍ以下である請求項１に記載の研磨フィルム。 【請求項４】 上記樹脂バインダーが、ガラス転移温度２０℃以下のエラストマーを含有し、 上記樹脂バインダーに対する上記エラストマーの含有量が２０質量％以上である請求項１に記載の研磨フィルム。」 ３　取消理由の概要 当審において、請求項１ないし４に係る特許に対して、平成２９年２月２７日付けで特許権者に通知した取消理由の要旨は、請求項１ないし４に係る特許は、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである、というものである。 ４　甲各号証の記載 異議申立書に添付された甲第１号証ないし甲第８号証は次のとおりである。 甲第１号証：特開２０１０－２７４３４８号公報 甲第２号証：市販の研磨フィルム（TOPX S030及びTOPX S035）のウェブカタログ、バンドー化学株式会社ウェブ、製品情報＞オプトエレクトロニクス関連製品＞精密研磨材ＴＯＰＸ、TOPX S030及びTOPX S035、http://www.bando.co.jp/product/optoelectronics/polish_01.html 甲第３号証：メカニカル・テック社ウェブ、ニュース「バンドー化学、光通信コネクタの仕上げ研磨用精密研磨フィルム」、http://surface.mechanical-tech.jp/node/1166 甲第４号証：ＮＴＴアドバンステクノロジ株式会社（ＮＴＴ　ＡＴ社）ウェブ、光コネクタ製造＞光コネクタ研磨機・研磨フィルム＞長寿命研磨フィルムＡＤＳシリーズ、ＡＤＳ－ＳＫＹ、http://keytech.ntt-at.cp.jp/optic1/prd_0039.html 甲第５号証：月刊ビジネスコミュニケーション、２０１１年５月号のびじねす玉手箱、http://www.bcm.co.jp/site/2011/05/tamatebako/ntt-at/1105-ntt-at.html 甲第６号証：実験成績証明書（甲第２号証及び甲第４号証の研磨フィルムを含む市販の研磨フィルムのＩＳＯ－１４５７７－１準拠した方法による押し込み硬さの測定結果） 甲第７号証：フィッシャー・インストルメンツ社製のＰＩＣＯＤＥＮＴＯＲ　ＨＭ５００について紹介するウェブ、http://www.helmut-fischer.com/jp/jp/nanoindentation/picodentor-hm500/ 甲第８号証：新潟県工業技術総合研究所が平成２５年１１月１７日に行った機器利用促進セミナーの座学「薄膜硬度計の紹介と使い方」にて用いた配布資料、http://www.iri.pref.niigata.jp/pdf/news/25new97_r3.pdf そして、上記甲各号証には次の事項が記載されている。 （１）甲第１号証 甲第１号証には、研磨フィルムが記載されているが、研磨層の押し込み硬さについての言及はない。 （２）甲第２、３及び６号証 甲第２号証には市販の研磨フィルム（TOPX S030及びTOPX S035）のウェブカタログが示され、甲第３号証にはTOPX S035が本件出願前に公知であったことを示すニュースが示され、甲第６号証には、TOPX S030及びTOPX S035の研磨フィルムの押し込み硬さの測定結果が示されている。 （３）甲第４、５及び６号証 甲第４号証には市販の研磨フィルム（ＡＤＳ－ＳＫＹ）のウェブカタログが示され、甲第５号証にはＡＤＳ－ＳＫＹが本件出願前に公知であったことを示すニュースが示され、甲第６号証には、ＡＤＳ－ＳＫＹの研磨フィルムの押し込み硬さの測定結果が示されている。 （４）甲第７及び８号証 甲第７号証には、フィッシャー・インストルメンツ社製のＰＩＣＯＤＥＮＴＯＲ　ＨＭ５００が、ＩＳＯ－１４５７７－１準拠の測定方法に適用される装置であることが示されている。また、甲第８号証にはＰＩＣＯＤＥＮＴＯＲ　ＨＭ５００の使い方に関する説明がなされている。 ５　当審の判断 （１）取消理由通知に記載した取消理由について 特許法第３６条第６項第２号に関して、「押し込み硬さ」をどのように特定できるのか不明である旨通知した。 これに対し、特許権者の意見書の第３頁下から２行－第４頁第１行には「現実には例えば測定装置には測定誤差が必ず存在しますので、このような誤差を相殺する目的で、実際には特許出願人は１０点測定を行いその平均値を用いています。」と記載されている。 一般に、測定を行う際に、ばらつきや誤差を低減するために、複数回の測定を行い平均を求めることは常套手段であり、本件特許においても通常想到し得ない測定方法を用いていないことが確認された。 甲第８号証のスライド１５に、複数の点を連続測定することが示され、スライド１０に、平均値が計算されていることからも、「押し込み硬さ」は、複数回測定をして平均値を求めるという、わざわざ記載するまでもない通常の測定方法によって特定することは明らかである。 したがって、「押し込み硬さ」が特定できないということはできない。 よって、本件発明１ないし４に係る特許は、特許法第３６条第６項第２号の規定に違反して特許されたものとはいえない。 （２）取消理由通知において採用しなかった特許異議申立理由について ア　甲第６号証について 甲第６号証の実験成績証明書については、「２０１６年１０月から１１月にかけて」と記載されているのみであり、測定日時が具体的に特定されていない。また、測定器についても、具体的な型番等が示されておらず、測定した装置を特定することもできない。さらに、異議申立人単独での測定で、第３者の立ち会いもないので、測定の客観性についても十分に立証されているとは言えない。 してみると、甲第６号証の実験成績証明書をもって、本件特許発明の特許要件を検討するための根拠として採用するには不十分である。 しかしながら、一応記載内容について検討する。 甲第６号証の１／３頁下から８から７行に「ＩＳＯ－１４５７７－１には押し込み深さに関しては測定対象（研磨層）の１０分の１との記載があるのみなので、その記載に従った。」と記載されている。 そうすると、押し込み深さが、測定対象の１０分の１であるか否かも重要な事項と考えられるが、表１及び表２において、押し込み深さがいくつであったのかは特定されていない。 甲第６号証の３／３頁第３－４行に「なお、荷重を５．０ｍＮとすると、押し込み深さが０．８μｍ前後になり研磨層の厚みである５μｍの１０分の１よりも大きくなった。」と記載されているが、他の荷重の時の押し込み深さは記載されていない。 してみると、甲第６号証には、「測定対象（研磨層）の１０分の１との記載」に従った測定結果が示されているのかどうか不明である。 そして、甲第６号証の２／３頁の表１に着目すると、「押し込み硬さ」は複数回の測定の平均を求めるのが技術常識であるから、最大値、最小値自体に意味は無く、平均値を求めていない理由も不明であるが、合議体にて平均値を計算すると、試料１は６１０、試料２は７２０、試料３は６３４となる。 したがって、表２も参照したとしても、甲第６号証からは、押し込み硬さが３７０Ｎ／ｍｍ２以下の研磨フィルムが存在していたことを認めることはできない。 イ　特許法第２９条第２項について 上記アのとおり、甲第６号証からは、本件出願前に「研磨層の押し込み硬さが３７０Ｎ／ｍｍ２以下である」研磨フィルムが存在していたことを認めることはできない。 したがって、本件発明１及び本件発明１を引用する本件発明２、３に係る特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反して特許されたものとはいえない。 ウ　特許法第３６条第６項第１号について 本件特許明細書の段落【００２４】には、次の記載がされている。 「上記研磨層２０の押し込み硬さの上限としては、３７０Ｎ／ｍｍ２であり、３５０Ｎ／ｍｍ２がより好ましい。また、上記研磨層２０の押し込み硬さの下限としては、２５０Ｎ／ｍｍ２が好ましく、２８０Ｎ／ｍｍ２がより好ましい。上記研磨層２０の押し込み硬さが上記上限を超える場合、研磨時に光ファイバが選択的に研磨され、フェルールに対して光ファイバの引き込みが発生するおそれがある。一方、上記研磨層２０の押し込み硬さが上記下限未満である場合、当該研磨フィルムの研削力が不足するおそれがある。」 この「上記研磨層２０の押し込み硬さが上記上限を超える場合、研磨時に光ファイバが選択的に研磨され、フェルールに対して光ファイバの引き込みが発生するおそれがある。」からすると、「光ファイバの引き込み」の観点では、上限値が定められていればよいことが理解できるのであるから、下限値を特定していないことが、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えているということはできない。 したがって、本件発明１ないし４に係る特許は、特許法第３６条第６項第１号の規定に違反して特許されたものとはいえない。 ６　むすび 以上のとおりであるから、取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては、本件請求項１ないし４に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に本件請求項１ないし４に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。