2016-700974

特許第５８９８８２１号発明「研磨フィルム」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

【結　論】 特許第５８９８８２１号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔１－６〕について訂正することを認める。 特許第５８９８８２１号の請求項１ないし６に係る特許を維持する。

【理　由】 １　手続の経緯 特許第５８９８８２１号の請求項１－６に係る特許についての出願は、平成２８年３月１１日付けでその特許権の設定登録がされ、その後、特許異議申立人大井四郎（以下、「特許異議申立人」という。）より請求項１－６に係る特許に対して特許異議の申立てがされ、平成２８年１２月６日付けで取消理由が通知され、平成２９年２月３日に特許権者から意見書の提出及び訂正請求がされ、平成２９年３月１４日に特許異議申立人から意見書が提出されたものである。 ２　訂正の適否 （１）訂正の内容 ア　特許権者は、特許請求の範囲の請求項１を以下の事項により特定されるとおりの請求項１とし、その結果として請求項１を引用する請求項２－６も訂正することを請求する（訂正事項１）。 「【請求項１】 基材フィルムと、この基材フィルムの表面側に積層される研磨層とを有する研磨フィルムであって、 上記研磨層が、研磨粒子とそのバインダーとを有し、 上記研磨層のテーバー摩耗試験による摩耗量が１３ｍｇ以上２５ｍｇ以下であることを特徴とする研磨フィルム。」 （２）訂正の目的の適否、新規事項の有無、一群の請求項及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否 訂正事項１は、「摩耗量が１０ｍｇ以上２５ｍｇ以下」との記載を「摩耗量が１３ｍｇ以上２５ｍｇ以下」と訂正することを請求するものである。 そして、明細書の段落００２７に「研磨層２０のテーバー摩耗試験による摩耗量の下限としては、１０ｍｇであり、１２ｍｇがより好ましく、１３ｍｇがさらに好ましい。」と記載されていることからして、この訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とし、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 また、この訂正の請求は、一群の請求項ごとにされたものである。 （３）小括 したがって、上記訂正請求による訂正事項１は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第９項で準用する同法第１２６条第４項から第６項までの規定に適合するので、訂正後の請求項〔１－６〕について訂正を認める。 ３　本件発明 上記２のとおり本件訂正は認容されるので、本件特許の請求項１ないし６に係る発明（以下、「本件発明１ないし６」という。）は、その訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項１ないし６に記載された次の事項により特定されるとおりのものである。 「【請求項１】 基材フィルムと、この基材フィルムの表面側に積層される研磨層とを有する研磨フィルムであって、 上記研磨層が、研磨粒子とそのバインダーとを有し、 上記研磨層のテーバー摩耗試験による摩耗量が１３ｍｇ以上２５ｍｇ以下であることを特徴とする研磨フィルム。 【請求項２】 上記研磨層における上記研磨粒子の含有量が８５質量％以上である請求項１に記載の研磨フィルム。 【請求項３】 上記研磨粒子が、一次粒子径１０ｎｍ以上５０ｎｍ未満の第１研磨粒子と、一次粒子径５０ｎｍ以上２５０ｎｍ未満の第２研磨粒子とを有し、 上記研磨粒子全体に対する第１研磨粒子の含有量が５５質量％以上８０質量％以下、第２研磨粒子の含有量が１５質量％以上４５質量％以下である請求項１に記載の研磨フィルム。 【請求項４】 上記第２研磨粒子のうち一次粒子径１００ｎｍ以上２５０ｎｍ未満の研磨粒子の上記研磨粒子全体に対する含有量が５質量％以上２５質量％以下である請求項３に記載の研磨フィルム。 【請求項５】 上記研磨層の平均厚さが、４μｍ以上１５μｍ以下である請求項１に記載の研磨フィルム。 【請求項６】 上記研磨粒子が、シリカ粒子である請求項１に記載の研磨フィルム。」 ４　取消理由の概要 訂正前の請求項１ないし６に係る特許に対して、平成２８年１２月６日付けで特許権者に通知した取消理由の要旨は、次のとおりである。なお、「甲第１号証」を単に「甲１」などという。 （１）請求項１ないし６に係る特許は、特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。 （２）請求項１ないし６に係る特許は、甲６に記載された発明であるから、請求項１－６に係る特許は、特許法第２９条第１項第３号の規定に違反してされたものである。 （３）請求項１に係る特許は、甲１ないし５及び８により、特許法第２９条第１項第１号又は第２号の規定に違反してされたものである。 （４）請求項１に係る特許は、甲１ないし５により、特許法第２９条第１項第１号又は第２号の規定に違反してされたものである。 （５）請求項２ないし６に係る特許は、甲１ないし甲８に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項に違反してされたものである。 （６）請求項１ないし６に係る特許は、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。 （７）請求項１ないし６に係る特許は、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。 また、異議申立書に添付された甲１ないし８は次のとおりである。 甲１：市販の研磨フィルム（TOPX S030及びTOPX S035）のウェブカタログ、バンドー化学株式会社ウェブ、製品情報＞オプトエレクトロニクス関連製品＞精密研磨材ＴＯＰＸ、TOPX S030及びTOPX S035、http://www.bando.co.jp/product/optoelectronics/polish_01.html 甲２：メカニカル・テック社ウェブ、ニュース「バンドー化学、光通信コネクタの仕上げ研磨用精密研磨フィルム」、http://surface.mechanical-tech.jp/node/1166 甲３：市販の研磨フィルム（026UltimasNEC3）のウェブカタログ、Mipox株式会社ウェブ、製品案内＞製品別＞研磨フィルム＞光ファイバー・光コネクタ＞026Ultimas（仕上げフィルム）、026UltimasNEC3、http://www.mipox.co.jp/products/product1/tape/026-ultimas 甲４：Mipox株式会社ウェブ、ＮＥＷＳ＞仕上げフィルム『026Ultimas』をリリースしました。、http://www.mipox.co.jp/news/026ultimas-release 甲５：市販の研磨フィルム（FOS）のウェブカタログ、大日本印刷株式会社ウェブ、ニュースリリース２００１年、超微細シリカ粒子を用いた光コネクタ端面用最終仕上げ研磨フィルム『FOS』を開発、http://www.dnp.co.jp/news/1188890_2482.html 甲６：特開２０１０－２７４３４８号公報 甲７：特開２００８－１８０３号公報 甲８：実験成績証明書（甲第１号証・甲第３号証・甲第５号証の研磨フィルムを含む市販の研磨フィルムのテーバ摩耗試験により測定された摩耗量と、特許明細書の記載に基づいて行った研磨試験の結果） ５　当審の判断 （１）各甲号証の記載 ア　甲１、２及び８ 甲１には市販の研磨フィルム（TOPX S035）のウェブカタログが示され、甲２にはTOPX S035が本件出願前に公知であったことを示すニュースが示され、甲８には、TOPX S035の研磨フィルムの摩耗量が１１．６ｍｇである測定結果が示されている。 イ　甲３、４及び８ 甲３には市販の研磨フィルム（026UltimasNEC3）のウェブカタログが示され、甲４には026Ultimasが本件出願前に公知であったことを示すニュースが示され、甲８には、026UltimasNEC3の研磨フィルムの摩耗量が１１．４ｍｇである測定結果が示されている。 ウ　甲５及び８ 甲５には市販の研磨フィルム（FOS）が本件出願前に公知であったことを示すニュースが示され、甲８には、FOSの研磨フィルムの摩耗量が２２．１ｍｇ及び１４．６ｍｇである測定結果が示されている。 エ　甲６ 甲６には、実施例３ないし５として、本件特許の実施例５に近い配分量の研磨粒子を有する研磨フィルムが示されている。 オ　甲７ 甲７には、フィルムからなる基材と、その基材の表面に形成された研磨層とを有する研磨フィルムが示されている。 （２）甲５及び甲８について 事案に鑑み、まず、甲５及び甲８について検討する。 甲８の表１には、丸つきの数字（以下同様）として試料番号１ないし８のデータが示されている。この摩耗量について、訂正により請求項１の記載が「摩耗量が１３ｍｇ以上２５ｍｇ以下」とされたことにより、数値範囲を満たすものが甲５に係るFOSの試料番号３のもののみとなった。 そして、試料番号３については、２回の実験データが示されているのみである。 特許権者は、意見書第５ないし６頁の（４）において「本発明の出願時点で本出願人は、大日本印刷株式会社の「ＦＯＳ」・・について試験を行っており、・・摩耗量は１０ｍｇ未満、良品率は１０％未満であることを確認しています。・・さらに、この甲第８号証を見ますと、ＮＴＴ－ＡＴ社の「ＡＤＳ」の摩耗量は最初の数回の摩耗量が比較的安定しているにも関わらず９回の測定が行われています。一方、大日本印刷株式会社の「ＦＯＳ」は１回目と２回目との摩耗量の測定結果が大きく異なっているにも関わらず、２回で測定が中止されています。成績書の信頼性を鑑みれば、当業者であればこのような測定回数とすることは不自然な対処と考えます。」と主張している。 これに対し、異議申立人は、意見書の第２／６頁第７－１１行において「特許権者はこの指摘をもって異議申立人が行った甲第８号証に係る試験、すなわち甲第５号証の研磨フィルムのテーバー摩耗試験による摩耗量が２２．１ｍｇ、１４．６ｍｇであって、本件発明の請求項１に規定する範囲に含まれていることを間接的に否定しようとしているように思われますが、その思惑は適正なものとは思われません。」とし、これに続けて、「テーバー摩耗試験」では、結果がばらつく旨の主張が展開されているのみである。 結果がばらつくことを認識していたのであれば、測定を２回しか行わなかった理由についての説明がなされてもしかるべきところ、そのような説明もなく、さらに、異議申立人からは証人尋問等でさらに説明をする用意がある等の申し出もなされていない。 このような状況で、甲８を精査すると、試料によって測定回数がまちまちであり、測定回数をどのように決めたのかも説明がなく不明である。また、一般的には、測定にばらつきが多ければ、より多くの回数を試してみると考えられるが、試料番号３において２回の測定で証拠としては十分と判断した根拠も不明である。さらに、異議申立人単独での測定で、第３者の立ち会いもないので、測定の客観性についても十分に立証されているとは言えない。 してみると、甲８の実験成績証明書をもって、実験を正しく行えていない可能性を排除することのできない試料番号３の実験結果を、本件特許発明の特許要件を検討するための根拠として採用するには不十分である。 （３）取消理由通知に記載した取消理由について ア　特許法第３６条第４項第１号について 本件特許明細書の表１に関する記載からすると、研磨粒子の量等を変更することにより、様々な摩耗量の研磨フィルムを得ることができることが理解できる。そして、摩耗量が１３ｍｇから２４ｍｇにおいて良品率が高いことも理解できる。 してみると、訂正により請求項１の記載が「摩耗量が１３ｍｇ以上２５ｍｇ以下」とされたことにより、数値範囲が実施例とより対応することになり、数値範囲により課題が解決できることが明らかとなった。 また、甲８の試料番号８は、良品率が低いものであり、そのようなものを含む数値範囲は課題を解決できない旨の通知をしたが、訂正により、本件発明１は試料番号８を含まないこととなった。 したがって、本件発明１ないし６に係る特許は、特許法第３６条第４項第１号の規定に違反して特許されたものとはいえない。 イ　特許法第２９条第１項第３号について 甲６の実施例３ないし５には、研磨粒子の含有量が９４％の研磨フィルムが示されている。本件特許の実施例５は研磨粒子の含有量が９２％で、比較例４は９５％である。そうすると、甲６の実施例３ないし５の摩耗量について、本件特許の実施例５の２４ｍｇより大きく、比較例４の３１ｍｇよりは小さい蓋然性は高いものの「摩耗量が１３ｍｇ以上２５ｍｇ以下」の範囲になるとまでは断定できない。 したがって、本件発明１に係る特許は、特許法第２９条第１項第３号の規定に違反して特許されたものとはいえない。 よって、本件発明１を引用する本件発明２ないし６に係る特許も同様に、特許法第２９条第１項第３号の規定に違反して特許されたものとはいえない。 ウ　特許法第２９条第１項第１号又は第２号について 上記（１）アのとおり、甲１、２及び８からは、甲８の実験成績証明書の記載どおりであったとしても、摩耗量が１１．６ｍｇの研磨フィルムの存在が認められるのみである。そして、訂正により特許発明１は、摩耗量が１１．６ｍｇの研磨フィルムは含まないこととなった。 上記（１）イのとおり、甲３、４及び８からは、甲８の実験成績証明書の記載どおりであったとしても、摩耗量が１１．４ｍｇの研磨フィルムの存在が認められるのみである。そして、訂正により特許発明１は、摩耗量が１１．４ｍｇの研磨フィルムは含まないこととなった。 上記（２）のとおり、甲５及び８からは、摩耗量が１３ｍｇ以上２５ｍｇ以下の研磨フィルムが本件出願前に公知ないし実施されていたとまではいうことはできない。 したがって、本件発明１に係る特許は、特許法第２９条第１項第１号又は第２号の規定に違反して特許されたものとはいえない。 エ　特許法第２９条第２項について 上記ウのとおり、甲１ないし５及び８からは、摩耗量が１３ｍｇ以上２５ｍｇ以下の研磨フィルムが本件出願前に公知ないし実施されていたとまではいうことはできない。そして、甲１ないし５及び８からは、摩耗量が１３ｍｇ以上２５ｍｇ以下の研磨フィルムを容易に想到しうるとする示唆ないし動機付けを認めることもできない。 したがって、本件発明１に係る特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反して特許されたものとはいえない。 よって、本件発明１を引用する本件発明２ないし６に係る特許も同様に、特許法第２９条第２項の規定に違反して特許されたものとはいえない。 オ　特許法第３６条第６項第１号及び第２号について 上記アと同様に、甲８の試料番号８は、良品率が低いものであり、そのようなものを含む数値範囲は課題を解決できない旨の通知をしたが、訂正により、本件発明１は試料番号８を含まないこととなった。 したがって、本件発明１ないし６に係る特許は、特許法第３６条第６項第１号または第２号の規定に違反して特許されたものとはいえない。 （４）取消理由通知において採用しなかった特許異議申立理由について 申立ての根拠として、異議申立書第６頁下から１４－１２行に 「請求項　１ 条文　特許法第２９条第１項第３号（同法第１１３条第２号） 証拠　甲第１号証から甲第５、甲第８号証」 と記載されているが、摩耗量が１３ｍｇ以上２５ｍｇ以下の研磨フィルムについて、具体的な摩耗量の数値が刊行物等に示されていたとはいえず、また、上記（３）ウの結論と同様であるので、採用しない。 また、異議申立人は、意見書において「テーバー摩耗試験」のばらつきを理由として、当業者が発明の課題を解決できると理解できる程度に明細書には記載されていないと主張しているが、このような主張は、異議申立書に記載された事項ではないので採用しない。しかしながら、一応検討すると、「テーバー摩耗試験」自体は一般的に知られた試験であり、異議申立人も認識しているように、ＪＩＳ－Ｋ７２０４として通常認識しうるものである。したがって、テーバー摩耗試験の数値を得ることは可能と考えられる。 そして、測定には誤差が生じることは技術常識であり、ばらつきがあるからといって、数値を特定することができないとまではいうことはできない。 ４．むすび 以上のとおりであるから、取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては、本件請求項１ないし６に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に本件請求項１ないし６に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。