2024-800159

上記当事者間の特許第６７０１１８７号発明「疎水性チッピングペーパー」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。

結 論 特許第６７０１１８７号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔１～１２〕について訂正することを認める。 特許第６７０１１８７号の請求項１に係る発明についての本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。

理 由 第１ 請求の趣旨及び答弁の趣旨 １ 請求の趣旨 特許第６７０１１８７号（以下「本件特許」という。）の特許請求の範囲の請求項１に係る発明についての特許を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。 ２ 答弁の趣旨 次を結論とする審決を求める。 （１）訂正を認める。 （２）本件審判の請求は成り立たない。 （３）審判費用は請求人の負担とする。 第２ 手続の経緯 本件特許に係る出願は、２０１５年（平成２７年）１０月１５日（パリ条約による優先権主張外国庁受理 ２０１４年１０月２０日、アメリカ合衆国（ＵＳ））を国際出願日とする出願であって、その請求項１～１６に係る発明について令和２年５月８日に特許権の設定登録がなされたものである。 本件特許無効審判の手続の経緯は、次のとおりである。 令和 ６年１１月２６日 ：審判請求書の提出 令和 ７年 ２月 ６日付け：手続補正指令書（方式） 同年 ３月 ６日 ：手続補正書の提出（請求人） 同年 ６月２５日 ：審判事件答弁書の及び訂正請求書の提出 同年 ９月１７日付け：書面審理通知 なお、請求人に対して、答弁書の副本を送付し、期間を指定して弁駁書を提出する機会を与えたが、弁駁書は提出されず、審判請求書で主張した無効理由について、請求人が争わないことが明らかとなったため、本件の審理は、職権により書面審理によるものとした。 第３ 訂正請求について １ 訂正請求の趣旨 本件特許の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項１～１２について訂正することを求める。 ２ 訂正の内容 令和７年６月２５日付けの訂正請求書に係る訂正（以下「本件訂正」という。）の内容は次のとおりである。なお、下線部は訂正箇所を示す。 （１）訂正事項１ 特許請求の範囲の請求項１に 「喫煙物品であって、 たばこ基体と、 前記たばこ基体と端と端を接した関係で軸方向に整列させたマウスピースと、 前記マウスピースの周りに配置されたチッピングペーパーであって、前記チッピングペーパーが、前記チッピングペーパーに共有結合される疎水性基のために疎水性であるものと、を備え、前記疎水性基は、前記チッピングペーパーの表面上に疎水性試薬を塗布して形成された、パターンを形成する複数の不連続な島状である、喫煙物品。」 とあるのを、 「喫煙物品を形成する方法であって、 たばこ基体と、 前記たばこ基体と端と端を接した関係で軸方向に整列させたマウスピースと、 前記マウスピースの周りに配置されたチッピングペーパーであって、前記チッピングペーパーが、前記チッピングペーパーに共有結合される疎水性基のために疎水性であるものと、を提供する工程を備え、前記疎水性基は、前記チッピングペーパーの表面上に疎水性試薬を塗布して形成された、パターンを形成する複数の不連続な島状である、方法。」 に訂正する。 （２）訂正事項２ 特許請求の範囲の請求項２に「喫煙物品」とあるのを、「方法」に訂正する。 （３）訂正事項３ 特許請求の範囲の請求項３に「喫煙物品」とあるのを、「方法」に訂正する。 （４）訂正事項４ 特許請求の範囲の請求項４に「喫煙物品」とあるのを、「方法」に訂正する。 （５）訂正事項５ 特許請求の範囲の請求項５に「喫煙物品」とあるのを、「方法」に訂正する。 （６）訂正事項６ 特許請求の範囲の請求項６に「喫煙物品」とあるのを、「方法」に訂正する。 （７）訂正事項７ 特許請求の範囲の請求項７に「喫煙物品」とあるのを、「方法」に訂正する。 （８）訂正事項８ 特許請求の範囲の請求項８に「喫煙物品」とあるのを、「方法」に訂正する。 （９）訂正事項９ 特許請求の範囲の請求項９に「喫煙物品」とあるのを、「方法」に訂正する。 （１０）訂正事項１０ 特許請求の範囲の請求項１０に「喫煙物品」とあるのを、「方法」に訂正する。 （１１）訂正事項１１ 特許請求の範囲の請求項１１に「喫煙物品」とあるのを、「方法」に訂正する。 （１２）訂正事項１２ 特許請求の範囲の請求項１２に「喫煙物品を形成する方法」とあるのを、「方法」に訂正する。 ３ 一群の請求項について 訂正前の請求項１～１２について、請求項２～１２は、請求項１を直接又は間接的に引用しているものであって、訂正事項１によって記載が訂正される請求項１に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項１～１２は一群の請求項であり、これに対応する訂正後の請求項１～１２は、特許法１３４条の２第３項に規定する一群の請求項である。 ４ 訂正の適否についての判断 （１）訂正事項１について ア 訂正の目的 訂正前の請求項１の記載は、「・・・（略）・・・前記マウスピースの周りに配置されたチッピングペーパー・・・（略）・・・を備え・・・（略）・・・喫煙物品。」であるから、訂正前の請求項１に係る発明の対象は、「喫煙物品」という「物」であることは明らかである。 そして、訂正前の請求項１には、「前記疎水性基は、前記チッピングペーパーの表面上に疎水性試薬を塗布して形成された」と特定されていることから、喫煙物品が備える「チッピングペーパー」に関し、その「製造方法」が記載されている。 ここで、「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において、当該特許請求の範囲の記載が特許法第３６条第６項第２号にいう『発明が明確であること』という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られると解するのが相当である」（最高裁第二小法廷判決平成２７年６月５日（平成２４年（受）第１２０４号））と判示されている。 そこで、上記判示事項を踏まえて検討すると、訂正前の請求項１の「前記疎水性基は、前記チッピングペーパーの表面上に疎水性試薬を塗布して形成された」との喫煙物品が備える「チッピングペーパー」の製造方法が記載されているから、「発明が明確であること」という要件を欠くおそれがあるものである。 そして、訂正事項１は、「発明が明確であること」という要件を欠くおそれがある訂正前の請求項１を、「喫煙物品を形成する方法」として、「前記チッピングペーパーが、前記チッピングペーパーに共有結合される疎水性基のために疎水性であるものと、を提供する工程を備え、前記疎水性基は、前記チッピングペーパーの表面上に疎水性試薬を塗布して形成された」ことを特定する訂正後の請求項１に訂正するものであって、「発明が明確であること」という要件を満たすものである。 したがって、訂正事項１は、特許法第１３４条の２第１項ただし書第３号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものに該当する。 イ 特許明細書等に記載した事項の範囲内であること 本件の願書に添付した明細書の段落【００４１】には、訂正後の請求項１に係る発明に対応する「疎水性表面は適切な任意の疎水性試薬または疎水性基で形成されうる。疎水性試薬はチッピングペーパーまたはチッピングペーパー材料のペンダントプロトン供与性基に化学結合されることが好ましい。多くの実施形態で、疎水性試薬はチッピングペーパーまたはチッピングペーパー材料のペンダントプロトン供与性基に共有結合される。」ことが記載されているから、訂正事項１は、本件の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（以下「特許明細書等」という。）に記載した事項の範囲内のものである。 したがって、訂正事項１は、特許法第１３４条の２第９項で準用する同法第１２６条第５項の規定に適合する。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更する訂正ではないこと （ア）発明が解決しようとする課題とその解決手段について 願書に添付された明細書の段落【０００６】の記載から、訂正前の請求項１に係る発明の課題は、「喫煙物品の消費中に消費者の口または唇に貼りつかない機械的に安定した喫煙物品を提供すること」であると認められる。 また、上記課題の解決手段は、願書に添付された明細書の上記段落及び段落【０００７】の記載から、「チッピングペーパー」について、「共有結合された疎水性基によって疎水性である」ことであると認められる。 一方、訂正後の請求項１に係る発明も、願書に添付された明細書の段落【０００６】の記載から、「喫煙物品の消費中に消費者の口または唇に貼りつかない機械的に安定した喫煙物品を提供すること」が課題であると認められ、「チッピングペーパー」について、「共有結合された疎水性基によって疎水性である」ことが上記課題の解決手段であると認められる。 してみると、訂正前の請求項１に係る発明の課題と、訂正後の請求項１に係る発明の課題との間には、何ら変更はなく、訂正前の請求項１に係る発明の課題解決手段と、訂正後の請求項１に係る発明の課題解決手段との間にも、実質的な変更はない。 したがって、訂正後の請求項１に係る発明の技術的意義は、訂正前の請求項１に係る発明の技術的意義を実質上拡張し、又は変更するものではない。 （イ）訂正による第三者の不測の不利益について 訂正前の請求項１に係る発明は、「前記疎水性基は、前記チッピングペーパーの表面上に疎水性試薬を塗布して形成された」という製造方法（以下「特定の製造方法」という）により「チッピングペーパー」という喫煙物品が備える物が特定された「物の発明」であるから、前記特定の製造方法により製造された「チッピングペーパー」を備える喫煙物品に加え、前記特定の製造方法により製造された「チッピングペーパー」と同一の構造・特性を有する物を備える喫煙物品も、特許発明の実施に含むものである。 一方、訂正後の請求項１に係る発明は、上記特定の製造方法により 「チッピングペーパー」「を提供する工程を備え」る「喫煙物品を形成する方法」という方法が特定された「物を生産する方法の発明」であるから、前記特定の製造方法により製造された「チッピングペーパー」を備える喫煙物品を、特許発明の実施に含むものである。 したがって、訂正後の請求項１に係る発明の「実施」に該当する行為は、訂正前の請求項１に係る発明の「実施」に該当する行為に全て含まれるので、第三者にとって不測の不利益が生じるおそれはないから、訂正前の請求項１に係る発明の「実施」に該当する行為を実質上拡張し、又は変更するものではない。 （ウ）小括 訂正後の請求項１に係る発明の技術的意義は、訂正前の請求項１に係る発明の技術的意義を実質上拡張し、又は変更するものではなく、訂正後の請求項１に係る発明の「実施」に該当する行為は、訂正前の請求項１に係る発明の「実施」に該当する行為を実質上拡張し、又は変更するものとはいえないから、訂正事項１は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第１３４条の２第９項で準用する同法第１２６条第６項の規定に適合する。 エ 独立特許要件について 訂正事項１は、無効審判の請求の対象とされている請求項１に係る訂正であるので、特許法第１３４条の２第９項で読み替えて準用する同法１２６条第７項の独立特許要件は課されない。 （２）訂正事項２～１１について 上記（１）アと同様の理由により、訂正事項２～１１は、特許法第１３４条の２第１項ただし書第２号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当する。 また、上記（１）イ及びウと同様の理由により、訂正事項２～１１は、特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第１３４条の２第９項で準用する同法第１２６条第５項及び第６項の規定に適合する。 また、訂正事項２～１１は、「明瞭でない記載の釈明」のみを目的とするものであり、明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正のみがされた請求項２～１１に対しては、特許法第１３４条の２第９項で読み替えて準用する同法１２６条第７項の独立特許要件は課されない。 （３）訂正事項１２について 訂正事項１２は、訂正事項１～１１による請求項１～１１の訂正に伴い、請求項１２を請求項２～１１と整合させるために行う訂正であるから、特許法第１３４条の２第１項ただし書第２号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当する。 また、訂正事項１２は、特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第１３４条の２第９項で準用する同法第１２６条第５項及び第６項の規定に適合することは、その訂正の目的及び内容に照らせば明らかである。 また、訂正事項１２は、「明瞭でない記載の釈明」のみを目的とするものであり、明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正のみがされた請求項１２に対しては、特許法第１３４条の２第９項で読み替えて準用する同法１２６条第７項の独立特許要件は課されない。 ５ 訂正請求についてのむすび 以上のとおり、本件訂正は、訂正の要件を全て満たすものであるから、これを認める。 第４ 本件発明 前記第３のとおり、本件訂正の請求による請求項１～１２の訂正は認められるから、本件特許の請求項１～１６に係る発明は、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項１～１６に記載された事項により特定される、以下のとおりのものである。 「【請求項１】 喫煙物品を形成する方法であって、 たばこ基体と、 前記たばこ基体と端と端を接した関係で軸方向に整列させたマウスピースと、 前記マウスピースの周りに配置されたチッピングペーパーであって、前記チッピングペーパーが、前記チッピングペーパーに共有結合される疎水性基のために疎水性であるものと、を提供する工程を備え、前記疎水性基は、前記チッピングペーパーの表面上に疎水性試薬を塗布して形成された、パターンを形成する複数の不連続な島状である、方法。 【請求項２】 前記チッピングペーパーが少なくとも約１００度の水接触角を持つ、請求項１に記載の方法。 【請求項３】 前記チッピングペーパーがセルロース系材料と、前記セルロース系材料に共有結合された疎水性基とを含む、請求項１～２のいずれか１項に記載の方法。 【請求項４】 前記チッピングペーパーが約３０～約９０グラム／平方メートルの範囲の坪量を持ち、かつ前記疎水性基が約０．１～約３グラム／平方メートルの範囲の坪量を持つ、請求項１～３のいずれか１項に記載の方法。 【請求項５】 前記疎水性基が前記チッピングペーパーのセルロース系材料に、脂肪酸塩化物を前記セルロース系材料と原位置で反応させることにより共有結合されている、請求項１～４のいずれか１項に記載の方法。 【請求項６】 前記疎水性チッピングペーパーがセルロースの脂肪酸エステルを含む、請求項１～５のいずれか１項に記載の方法。 【請求項７】 前記脂肪酸塩化物がパルミチン酸クロリド、ステアロイル酸クロリド、ベヘン酸クロリド、またはパルミチン酸クロリドとステアロイル酸クロリドの混合物である、請求項５に記載の方法。 【請求項８】 前記チッピングペーパーが２０ｇ／ｍ２未満のＣｏｂｂ測定値（６０秒）を示す、請求項１～７のいずれか１項に記載の方法。 【請求項９】 前記疎水性のチッピングペーパーが、ハロゲン化脂肪酸を含む液体組成物をチッピングペーパーの少なくとも一つの表面に塗布する工程と、前記表面を約１２０℃～約１８０℃の温度に維持する工程とを含み、ここで前記ハロゲン化脂肪酸が前記チッピングペーパー中のセルロース系材料のプロトン供与性基と原位置で反応して、その結果として脂肪酸エステルを形成するプロセスによって製造される、請求項１～８のいずれか１項に記載の方法。 【請求項１０】 前記プロセスが、ステアロイル酸クロリドまたはパルミチン酸クロリドを含む液体組成物を、約１２０℃～約１８０℃の温度でチッピングペーパーの少なくとも一つの表面に塗布する工程を含み、前記チッピングペーパーの前記セルロース系材料中のヒドロキシル基が、前記ステアロイル酸クロリドまたはパルミチン酸クロリドと原位置で反応する、請求項９に記載の方法。 【請求項１１】 前記プロセスが、前記液体組成物をチッピングペーパーの前記少なくとも一つの表面に約０．１～約３グラム毎平方メートルの範囲のレートで塗布して、チッピングペーパーの前記少なくとも一つの表面を疎水性にする工程を含む、請求項９～１０のいずれか１項に記載の方法。 【請求項１２】 脂肪酸塩化物を前記チッピングペーパーのセルロース系材料と反応させて、疎水性チッピングペーパーを形成する工程を含む、請求項１～１１のいずれか１項に記載の方法。 【請求項１３】 疎水性チッピングペーパーを作製する方法であって、ハロゲン化脂肪酸を含む液体組成物をチッピングペーパーの少なくとも一つの表面に塗布する工程と、前記表面を約１２０℃～約１８０℃の温度に維持する工程とを含み、ここで前記ハロゲン化脂肪酸が、前記チッピングペーパー中の材料のプロトン供与性基と原位置で反応して、その結果として脂肪酸エステルを形成する工程を含む、方法。 【請求項１４】 前記チッピングペーパーが、ステアロイル酸クロリドまたはパルミチン酸クロリドと原位置で反応するヒドロキシル基を含むセルロース系材料を含む紙である、請求項１３に記載の方法。 【請求項１５】 前記塗布工程がハロゲン化脂肪酸を含む前記液体組成物をチッピングペーパーの少なくとも一つの表面に約０．１～約３グラム毎平方メートルの範囲のレートで印刷して、チッピングペーパーの前記少なくとも一つの表面を疎水性にする工程を含む、請求項１３～１４のいずれか１項に記載の方法。 【請求項１６】 前記塗布工程がハロゲン化脂肪酸を含む前記液体組成物を溶剤なしで塗布する工程を含む、請求項１３～１５のいずれか１項に記載の方法。」 第５ 請求人の主張する無効理由（明確性要件違反）の概要 本件特許の請求項１に係る発明は、物の発明であるが、その構成にその物の製造方法が記載されており明確でないから、特許法第３６条第６項第２号の規定により特許を受けることができない 。 したがって、本件特許の請求項１に係る発明についての特許は、特許法第１２３条第１項第４号に該当し、無効とすべきものである。 第６ 当審の判断 本件訂正により、請求項１は、方法の発明を特定するものに訂正されたから、本件訂正後の請求項１に係る発明は明確である。 したがって、請求人の主張する無効理由は、理由がない。 第７ むすび 以上のとおり、請求人の主張する無効理由は、理由がなく、請求項１に係る発明についての特許は、無効とすることはできない。 審判費用は、特許法第１６９条第２項において準用する民事訴訟法第６１条の規定により、請求人が負担すべきものとする。 よって、結論のとおり審決する。