2024-800151

上記当事者間の特許第６２９８１６８号発明「疎水性ラッパー」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。

結 論 特許第６２９８１６８号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔１０～１５〕について訂正することを認める。 特許第６２９８１６８号の請求項１０に係る発明についての本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。

理 由 第１ 請求の趣旨及び答弁の趣旨 １ 請求の趣旨 特許第６２９８１６８号（以下「本件特許」という。）の特許請求の範囲の請求項１０に係る発明についての特許を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。 ２ 答弁の趣旨 次を結論とする審決を求める。 （１）訂正を認める。 （２）本件審判の請求は成り立たない。 （３）審判費用は請求人の負担とする。 第２ 手続の経緯 本件特許に係る出願は、２０１５年（平成２７年）１０月１５日（パリ条約による優先権主張外国庁受理 ２０１４年１０月２０日、アメリカ合衆国（ＵＳ））を国際出願日とする出願であって、その請求項１～１５に係る発明について平成３０年３月２日に特許権の設定登録がなされたものである。 本件特許無効審判の手続の経緯は、次のとおりである。 令和 ６年１１月２２日 ：審判請求書の提出 令和 ７年 ４月１５日 ：審判事件答弁書の及び訂正請求書の提出 同年 ５月１４日付け：手続補正指令書（方式） 同年 ６月２０日 ：手続補正書の提出（被請求人） 同年 ９月１７日付け：書面審理通知 なお、請求人に対して、答弁書の副本を送付し、期間を指定して弁駁書を提出する機会を与えたが、弁駁書は提出されず、審判請求書で主張した無効理由について、請求人が争わないことが明らかとなったため、本件の審理は、職権により書面審理によるものとした。 第３ 訂正請求について １ 訂正請求の趣旨 本件特許の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項１０～１５について訂正することを求める。 ２ 訂正の内容 令和７年６月２０日付けの手続補正書により補正された令和７年４月１５日付けの訂正請求書に係る訂正（以下「本件訂正」という。）の内容は次のとおりである。なお、下線部は訂正箇所を示す。 （１）訂正事項１ 特許請求の範囲の請求項１０に 「前記疎水性の紙ラッパーが、脂肪酸ハロゲン化物を含む液体組成物を紙の少なくとも一つの表面に塗布する工程と、前記表面を約１２０℃～約１８０℃の温度に維持する工程とを含み、ここで前記脂肪酸ハロゲン化物が前記紙ラッパー中の材料のプロトン供与性基と原位置で反応して、その結果として脂肪酸エステルを形成するプロセスによって製造される、請求項１～９のいずれか１項に記載の喫煙物品。」 とあるのを、 「請求項１～９のいずれか１項に記載の喫煙物品を形成する方法であって、前記疎水性の紙ラッパーを、脂肪酸ハロゲン化物を含む液体組成物を紙の少なくとも一つの表面に塗布する工程と、前記表面を約１２０℃～約１８０℃の温度に維持する工程とを含み、ここで前記脂肪酸ハロゲン化物が前記紙ラッパー中の材料のプロトン供与性基と原位置で反応して、その結果として脂肪酸エステルを形成するプロセスによって製造する、前記方法。」 に訂正する。 （２）訂正事項２ 特許請求の範囲の請求項１１に「喫煙物品」とあるのを、「方法」に訂正する。 （３）訂正事項３ 特許請求の範囲の請求項１２に「喫煙物品」とあるのを、「方法」に訂正する。 （４）訂正事項４ 特許請求の範囲の請求項１３に「請求項１～１２のいずれか１項に記載の喫煙物品を形成する方法。」とあるのを、「請求項１～９のいずれか１項に記載の喫煙物品を形成する方法。」に訂正する。 （５）訂正事項５ 特許請求の範囲の請求項１５に「請求項１～１２のいずれか１項に記載のエアロゾル発生喫煙物品とを含み、」とあるのを、「請求項１～９のいずれか１項に記載のエアロゾル発生喫煙物品とを含み、」に訂正する。 ３ 一群の請求項について 訂正前の請求項１０～１５について、請求項１１～１５は、請求項１０を直接又は間接的に引用しているものであって、訂正事項１によって記載が訂正される請求項１０に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項１０～１５は一群の請求項であり、これに対応する訂正後の請求項１０～１５は、特許法１３４条の２第３項に規定する一群の請求項である。 ４ 訂正の適否についての判断 （１）訂正事項１について ア 訂正の目的 訂正前の請求項１０の記載は、「・・・（略）・・・請求項１～９のいずれか１項に記載の喫煙物品」であるから、訂正前の請求項１０に係る発明の対象は、「喫煙物品」という「物」であることは明らかである。 そして、訂正前の請求項１０には、「前記疎水性の紙ラッパーが、脂肪酸ハロゲン化物を含む液体組成物を紙の少なくとも一つの表面に塗布する工程と、前記表面を約１２０℃～約１８０℃の温度に維持する工程とを含み、ここで前記脂肪酸ハロゲン化物が前記紙ラッパー中の材料のプロトン供与性基と原位置で反応して、その結果として脂肪酸エステルを形成するプロセスによって製造される」と特定されていることから、喫煙物品が備える「紙ラッパー」に関し、その「製造方法」が記載されている。 ここで、「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において、当該特許請求の範囲の記載が特許法第３６条第６項第２号にいう『発明が明確であること』という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られると解するのが相当である」（最高裁第二小法廷判決平成２７年６月５日（平成２４年（受）第１２０４号））と判示されている。 そこで、上記判示事項を踏まえて検討すると、訂正前の請求項１０の「前記疎水性の紙ラッパーが、脂肪酸ハロゲン化物を含む液体組成物を紙の少なくとも一つの表面に塗布する工程と、前記表面を約１２０℃～約１８０℃の温度に維持する工程とを含み、ここで前記脂肪酸ハロゲン化物が前記紙ラッパー中の材料のプロトン供与性基と原位置で反応して、その結果として脂肪酸エステルを形成するプロセスによって製造される」との喫煙物品が備える「紙ラッパー」の製造方法が記載されているから、「発明が明確であること」という要件を欠くおそれがあるものである。 そして、訂正事項１は、「発明が明確であること」という要件を欠くおそれがある訂正前の請求項１０を、「喫煙物品を形成する方法」として、「前記疎水性の紙ラッパーを、脂肪酸ハロゲン化物を含む液体組成物を紙の少なくとも一つの表面に塗布する工程と、前記表面を約１２０℃～約１８０℃の温度に維持する工程とを含み、ここで前記脂肪酸ハロゲン化物が前記紙ラッパー中の材料のプロトン供与性基と原位置で反応して、その結果として脂肪酸エステルを形成するプロセスによって製造する」ことを特定する訂正後の請求項１０に訂正するものであって、「発明が明確であること」という要件を満たすものである。 したがって、訂正事項１は、特許法第１３４条の２第１項ただし書第３号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものに該当する。 イ 特許明細書等に記載した事項の範囲内であること 本件の願書に添付した明細書の段落【００４７】には、訂正後の請求項１０に係る発明に対応する「本発明によれば、疎水性の紙ラッパーは、脂肪族の酸ハロゲン化物（脂肪酸ハロゲン化物が好ましい）を含む液体組成物を紙ラッパーの少なくとも一つの表面に塗布する工程と、随意にガス流を表面に適用して、塗布された脂肪酸ハロゲン化物の拡散を助ける工程と、表面を約１２０℃～約１８０℃の温度に保つ工程とを含むプロセスによって製造でき、ここで脂肪酸ハロゲン化物は、紙中のセルロース系材料のヒドロキシル基と原位置で反応し、その結果として脂肪酸エステルが形成される」ことが記載されているから、訂正事項１は、本件の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（以下「特許明細書等」という。）に記載した事項の範囲内のものである。 したがって、訂正事項１は、特許法第１３４条の２第９項で準用する同法第１２６条第５項の規定に適合する。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更する訂正ではないこと （ア）発明が解決しようとする課題とその解決手段について 願書に添付された明細書の段落【０００７】～【００１１】の記載から、訂正前の請求項１０に係る発明の課題は、「喫煙物品を通過する主流煙またはエアロゾル中にある、または紙の周囲の環境内にある水や化合物を簡単に吸収しない紙を含む喫煙物品を提供すること」であると認められる。 また、上記課題の解決手段は、願書に添付された明細書の上記段落及び段落【００４７】の記載から、「疎水性の紙ラッパー」について、「脂肪酸ハロゲン化物を含む液体組成物を紙の少なくとも一つの表面に塗布する工程と、表面を約１２０℃～約１８０℃の温度に維持する工程とを含む工程」によって、「脂肪酸ハロゲン化物は、紙中の材料のプロトン供与性基と原位置で反応し、その結果として脂肪酸エステルが形成される」よう製造することであると認められる。 一方、訂正後の請求項１０に係る発明も、願書に添付された明細書の段落【０００７】～【００１１】、【００４７】の記載から、「喫煙物品を通過する主流煙またはエアロゾル中にある、または紙の周囲の環境内にある水や化合物を簡単に吸収しない紙を含む喫煙物品を提供すること」が課題であると認められ、「疎水性の紙ラッパー」について、「脂肪酸ハロゲン化物を含む液体組成物を紙の少なくとも一つの表面に塗布する工程と」、「表面を約１２０℃～約１８０℃の温度に維持する工程とを含む工程」によって、「脂肪酸ハロゲン化物は、紙中の材料のプロトン供与性基と原位置で反応し、その結果として脂肪酸エステルが形成される」よう製造することが上記課題の解決手段であると認められる。 してみると、訂正前の請求項１０に係る発明の課題と、訂正後の請求項１０に係る発明の課題との間には、何ら変更はなく、訂正前の請求項１０に係る発明の課題解決手段と、訂正後の請求項１０に係る発明の課題解決手段との間にも、実質的な変更はない。 したがって、訂正後の請求項１０に係る発明の技術的意義は、訂正前の請求項１０に係る発明の技術的意義を実質上拡張し、又は変更するものではない。 （イ）訂正による第三者の不測の不利益について 訂正前の請求項１０に係る発明は、「脂肪酸ハロゲン化物を含む液体組成物を紙の少なくとも一つの表面に塗布する工程と、前記表面を約１２０℃～約１８０℃の温度に維持する工程とを含み、ここで前記脂肪酸ハロゲン化物が前記紙ラッパー中の材料のプロトン供与性基と原位置で反応して、その結果として脂肪酸エステルを形成する」という製造方法（以下「特定の製造方法」という）により「疎水性の紙ラッパー」という喫煙物品が備える物が特定された「物の発明」であるから、前記特定の製造方法により製造された「疎水性の紙ラッパー」を備える喫煙物品に加え、前記特定の製造方法により製造された「疎水性の紙ラッパー」と同一の構造・特性を有する物を備える喫煙物品も、特許発明の実施に含むものである。 一方、訂正後の請求項１０に係る発明は、上記特定の製造方法により 「疎水性の紙ラッパーを」「製造する」「喫煙物品を形成する方法」という方法が特定された「物を生産する方法の発明」であるから、前記特定の製造方法により製造された「疎水性の紙ラッパー」を備える喫煙物品を、特許発明の実施に含むものである。 したがって、訂正後の請求項１０に係る発明の「実施」に該当する行為は、訂正前の請求項１０に係る発明の「実施」に該当する行為に全て含まれるので、第三者にとって不測の不利益が生じるおそれはないから、訂正前の請求項１０に係る発明の「実施」に該当する行為を実質上拡張し、又は変更するものではない。 （ウ）小括 訂正後の請求項１０に係る発明の技術的意義は、訂正前の請求項１０に係る発明の技術的意義を実質上拡張し、又は変更するものではなく、訂正後の請求項１０に係る発明の「実施」に該当する行為は、訂正前の請求項１０に係る発明の「実施」に該当する行為を実質上拡張し、又は変更するものとはいえないから、訂正事項１は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第１３４条の２第９項で準用する同法第１２６条第６項の規定に適合する。 エ 独立特許要件について 訂正事項１は、無効審判の請求の対象とされている請求項１０に係る訂正であるので、特許法第１３４条の２第９項で読み替えて準用する同法１２６条第７項の独立特許要件は課されない。 （２）訂正事項２及び３について 上記（１）アと同様の理由により、訂正事項２及び３は、特許法第１３４条の２第１項ただし書第２号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当する。 また、上記（１）イ及びウと同様の理由により、訂正事項２及び３は、特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第１３４条の２第９項で準用する同法第１２６条第５項及び第６項の規定に適合する。 また、訂正事項２及び３は、「明瞭でない記載の釈明」のみを目的とするものであり、明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正のみがされた請求項１１及び１２に対しては、特許法第１３４条の２第９項で読み替えて準用する同法１２６条第７項の独立特許要件は課されない。 （３）訂正事項４及び５について 訂正事項４は、訂正前の請求項１３が「請求項１～１２のいずれか１項」を引用するものであったのを、請求項１０～１２の記載を引用しないものとする訂正であり、訂正事項５は、訂正前の請求項１５について同様に訂正するものであるから、いずれも、多数項を引用している請求項の引用請求項数を削減する訂正であり、特許法第１３４条の２第１項ただし書第１号に規定する、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 また、訂正事項４及び５は、上述の訂正の内容からみて、特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第１３４条の２第９項で準用する同法第１２６条第５項及び第６項の規定に適合する。 また、訂正事項４及び５に係る訂正後の請求項１３及び１５に記載されている発明について、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見いだせないから、訂正事項４及び５は、特許法第１３４条の２第９項で読み替えて準用する同法１２６条第７項の独立特許要件に適合する。 ５ 訂正請求についてのむすび 以上のとおり、本件訂正は、訂正の要件を全て満たすものであるから、これを認める。 第４ 本件発明 前記第３のとおり本件訂正の請求による請求項１０～１５の訂正は認められるから、本件特許の請求項１～１５に係る発明は、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項１～１５に記載された事項により特定される、以下のとおりのものである。 「【請求項１】 喫煙物品であって、 少なくとも１５％の湿潤剤を含むたばこ基体と、 前記たばこ基体の周りに配置された紙ラッパーとを含み、前記紙ラッパーが前記紙ラッパーに共有結合された疎水性基によって疎水性である、喫煙物品。 【請求項２】 前記紙ラッパーが前記たばこ基体を円筒形に維持し、かつ前記たばこ基体が少なくとも２０％の湿潤剤を含む、請求項１に記載の喫煙物品。 【請求項３】 前記紙ラッパーが少なくとも約１００度の水接触角を持つ、請求項１～２のいずれか１項に記載の喫煙物品。 【請求項４】 前記紙ラッパーがセルロース系材料と、前記セルロース系材料に共有結合された疎水性基とを含む、請求項１～３のいずれか１項に記載の喫煙物品。 【請求項５】 脂肪酸塩化物を前記セルロース系材料と原位置で反応させることにより、前記疎水性基が前記紙ラッパーのセルロース系材料に共有結合されている、請求項４に記載の喫煙物品。 【請求項６】 前記紙ラッパーが約２０～約５０グラム／平方メートルの範囲の坪量を持ち、かつ疎水性基を有する疎水性試薬が約０．１～約３グラム／平方メートルの範囲の坪量を持つ、請求項３～５のいずれか１項に記載の喫煙物品。 【請求項７】 前記疎水性の紙ラッパーがセルロースの脂肪酸エステルである、請求項６に記載の喫煙物品。 【請求項８】 前記脂肪酸塩化物がパルミチン酸クロリド、ステアロイル酸クロリド、ベヘン酸クロリド、またはパルミチン酸クロリドおよびステアロイル酸クロリドの混合物である、請求項５に記載の喫煙物品。 【請求項９】 前記紙ラッパーが２０ｇ／ｍ２未満のＣｏｂｂ測定値（６０秒）を示す、請求項１～８のいずれか１項に記載の喫煙物品。 【請求項１０】 請求項１～９のいずれか１項に記載の喫煙物品を形成する方法であって、前記疎水性の紙ラッパーを、脂肪酸ハロゲン化物を含む液体組成物を紙の少なくとも一つの表面に塗布する工程と、前記表面を約１２０℃～約１８０℃の温度に維持する工程とを含み、ここで前記脂肪酸ハロゲン化物が前記紙ラッパー中の材料のプロトン供与性基と原位置で反応して、その結果として脂肪酸エステルを形成するプロセスによって製造する、前記方法。 【請求項１１】 前記プロセスが、ステアロイル酸クロリドまたはパルミチン酸クロリドを含む液体組成物を、約１２０℃～約１８０℃の温度で紙の少なくとも一つの表面に塗布する工程を含み、前記紙ラッパーのセルロース系材料中のヒドロキシル基が、前記ステアロイル酸クロリドまたはパルミチン酸クロリドと原位置で反応する、請求項１０に記載の方法。 【請求項１２】 前記プロセスが、前記液体組成物を紙の前記少なくとも一つの表面に約０．１～約３グラム毎平方メートルの範囲のレートで塗布して、紙の前記少なくとも一つの表面を疎水性にする工程を含む、請求項１０～１１のいずれか１項に記載の方法。 【請求項１３】 脂肪酸塩化物を前記紙ラッパーのセルロース系材料と反応させて、疎水性紙ラッパーを形成する反応工程を含む、請求項１～９のいずれか１項に記載の喫煙物品を形成する方法。 【請求項１４】 前記反応工程が、前記紙ラッパーの前記セルロース系材料上でペンダントヒドロキシル基と結合して疎水性紙ラッパーを形成する脂肪酸エステル基または脂肪酸基を提供する脂肪酸塩化物を印刷する工程を含む、請求項１３に記載の方法。 【請求項１５】 エアロゾル発生システムであって、 発熱体を含むエアロゾル発生装置と、 請求項１～９のいずれか１項に記載のエアロゾル発生喫煙物品とを含み、 前記エアロゾル発生装置が前記エアロゾル発生喫煙物品を開放できる形で受けるように構成され、かつ前記発熱体が加熱式喫煙物品のエアロゾル形成基体に熱を提供する、エアロゾル発生システム。」 第５ 請求人の主張する無効理由（明確性要件違反）の概要 本件特許の請求項１０に係る発明は、物の発明であるが、その構成にその物の製造方法が記載されており明確でないから、特許法第３６条第６項第２号の規定により特許を受けることができない 。 したがって、本件特許の請求項１０に係る発明についての特許は、特許法第１２３条第１項第４号に該当し、無効とすべきものである。 第６ 当審の判断 本件訂正により、請求項１０は、方法の発明を特定するものに訂正されたから、本件訂正後の請求項１０に係る発明は明確である。 したがって、請求人の主張する無効理由は、理由がない。 第７ むすび 以上のとおり、請求人の主張する無効理由は、理由がなく、請求項１０に係る発明についての特許は、無効とすることはできない。 審判費用は、特許法第１６９条第２項において準用する民事訴訟法第６１条の規定により、請求人が負担すべきものとする。 よって、結論のとおり審決する。