2024-800126

上記当事者間の特許第６２３８３２８号発明「疎水性プラグラップ」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。

結 論 特許第６２３８３２８号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔６～１２〕について訂正することを認める。 特許第６２３８３２８号の請求項１０～１２に係る発明についての本件審判の請求は、成り立たない。 特許第６２３８３２８号の請求項６に係る発明についての本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。

理 由 第１ 請求の趣旨及び答弁の趣旨 １ 請求の趣旨 特許第６２３８３２８号（以下「本件特許」という。）の特許請求の範囲の請求項６及び１０～１２に係る発明についての特許を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。 ２ 答弁の趣旨 次を結論とする審決を求める。 （１）訂正を認める。 （２）本件審判の請求は成り立たない。 （３）審判費用は請求人の負担とする。 第２ 手続の経緯 本件特許に係る出願は、２０１５年（平成２７年）１０月１５日（パリ条約による優先権主張外国庁受理 ２０１４年１０月２０日、アメリカ合衆国（ＵＳ））を国際出願日とする出願であって、その請求項１～１５に係る発明について平成２９年１１月１０日に特許権の設定登録がなされたものである。 本件特許無効審判の手続の経緯は、次のとおりである。 令和 ６年１１月１１日 ：審判請求書の提出 令和 ７年 ４月１５日 ：審判事件答弁書の及び訂正請求書の提出 同年 ５月１４日付け：手続補正指令書（方式） 同年 ６月２０日 ：手続補正書の提出（被請求人） 同年 ９月１７日付け：書面審理通知 なお、請求人に対して、答弁書の副本を送付し、期間を指定して弁駁書を提出する機会を与えたが、弁駁書は提出されず、審判請求書で主張した無効理由について、請求人が争わないことが明らかとなったため、本件の審理は、職権により書面審理によるものとした。 第３ 訂正請求について １ 訂正請求の趣旨 本件特許の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項６～１２について訂正することを求める。 ２ 訂正の内容 令和７年６月２０日付けの手続補正書により補正された令和７年４月１５日付けの訂正請求書に係る訂正（以下「本件訂正」という。）の内容は次のとおりである。なお、下線部は訂正箇所を示す。 （１）訂正事項１ 特許請求の範囲の請求項６を削除する。 （２）訂正事項２ 特許請求の範囲の請求項７に「請求項１～６のいずれか１項に記載の喫煙物品。」とあるのを、「請求項１～５のいずれか１項に記載の喫煙物品。」に訂正する。 （３）訂正事項３ 特許請求の範囲の請求項８を削除する。 （４）訂正事項４ 特許請求の範囲の請求項９に「請求項１～８のいずれか１項に記載の喫煙物品。」とあるのを、「請求項１～５のいずれか１項に記載の喫煙物品。」に訂正する。 （５）訂正事項５ 特許請求の範囲の請求項１０に 「前記疎水性のプラグラップが、脂肪酸ハロゲン化物を含む液体組成物をプラグラップの少なくとも一つの表面に塗布する工程と、前記表面を約１２０℃～約１８０℃の温度に維持する工程とを含み、ここで前記脂肪酸ハロゲン化物が前記プラグラップ中の材料のプロトン供与性基と原位置で反応して、その結果として脂肪酸エステルを形成するプロセスによって製造される、請求項１～９のいずれか１項に記載の喫煙物品。」 とあるのを、 「請求項１～９のいずれか１項に記載の喫煙物品の製造方法であって、前記疎水性のプラグラップを、脂肪酸ハロゲン化物を含む液体組成物をプラグラップの少なくとも一つの表面に塗布する工程と、前記表面を約１２０℃～約１８０℃の温度に維持する工程とを含み、ここで前記脂肪酸ハロゲン化物が前記プラグラップ中の材料のプロトン供与性基と原位置で反応して、その結果として脂肪酸エステルを形成するプロセスによって製造する、前記方法。」 に訂正する。 （６）訂正事項６ 特許請求の範囲の請求項１１に「喫煙物品」とあるのを、「方法」に訂正する。 （７）訂正事項７ 特許請求の範囲の請求項１２に「喫煙物品」とあるのを、「方法」に訂正する。 ３ 一群の請求項について 訂正前の請求項６～１２について、請求項７～１２は、請求項６を直接又は間接的に引用しているものであって、訂正事項１によって記載が訂正される請求項６に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項６～１２は一群の請求項であり、これに対応する訂正後の請求項６～１２は、特許法１３４条の２第３項に規定する一群の請求項である。 ４ 訂正の適否についての判断 （１）訂正事項１について 訂正事項１は、特許請求の範囲の請求項６を削除する訂正であるから、特許法第１３４条の２第１項ただし書第１号に規定する、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 また、訂正事項１は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（以下「特許明細書等」という。）に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第１３４条の２第９項で準用する同法第１２６条第５項及び第６項の規定に適合する。 また、訂正事項１は、無効審判の請求の対象とされている請求項６に係る訂正であるので、特許法第１３４条の２第９項で読み替えて準用する同法１２６条第７項の独立特許要件は課されない。 （２）訂正事項２について 訂正事項２は、訂正前の請求項７が請求項１～６の記載を引用するものであったのを、請求項６の記載を引用しないものとし、多数項を引用している請求項の引用請求項数を削減する訂正であり、特許法第１３４条の２第１項ただし書第１号に規定する、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 また、訂正事項２は、上述の訂正の内容からみて、特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第１３４条の２第９項で準用する同法第１２６条第５項及び第６項の規定に適合する。 また、訂正事項２に係る訂正後の請求項７に記載されている発明について、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見いだせないから、訂正事項２は、特許法第１３４条の２第９項で読み替えて準用する同法１２６条第７項の独立特許要件に適合する。 （３）訂正事項３について 訂正事項３は、特許請求の範囲の請求項８を削除する訂正であるから、特許法第１３４条の２第１項ただし書第１号に規定する、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 また、訂正事項３は、特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第１３４条の２第９項で準用する同法第１２６条第５項及び第６項の規定に適合する。 また、訂正事項３は、請求項の削除による訂正がされているので、特許法第１３４条の２第９項で読み替えて準用する同法１２６条第７項の独立特許要件は、課されない。 （４）訂正事項４について 訂正事項４は、訂正前の請求項９が請求項１～８の記載を引用するものであったのを、請求項６～８の記載を引用しないものとし、多数項を引用している請求項の引用請求項数を削減する訂正であり、特許法第１３４条の２第１項ただし書第１号に規定する、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 また、訂正事項４は、上述の訂正の内容からみて、特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第１３４条の２第９項で準用する同法第１２６条第５項及び第６項の規定に適合する。 また、訂正事項４に係る訂正後の請求項９に記載されている発明について、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見いだせないから、訂正事項４は、特許法第１３４条の２第９項で読み替えて準用する同法１２６条第７項の独立特許要件に適合する。 （５）訂正事項５について ア 訂正の目的 訂正前の請求項１０の記載は、「・・・（略）・・・喫煙物品」であるから、訂正前の請求項１０に係る発明の対象は、「喫煙物品」という「物」であることは明らかである。 そして、訂正前の請求項１０には、「前記疎水性のプラグラップが、脂肪酸ハロゲン化物を含む液体組成物をプラグラップの少なくとも一つの表面に塗布する工程と、前記表面を約１２０℃～約１８０℃の温度に維持する工程とを含み、ここで前記脂肪酸ハロゲン化物が前記プラグラップ中の材料のプロトン供与性基と原位置で反応して、その結果として脂肪酸エステルを形成するプロセスによって製造される」と特定されていることから、喫煙物品が備える「プラグラップ」に関し、その「製造方法」が記載されている。 ここで、「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において、当該特許請求の範囲の記載が特許法第３６条第６項第２号にいう『発明が明確であること』という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られると解するのが相当である」（最高裁第二小法廷判決平成２７年６月５日（平成２４年（受）第１２０４号））と判示されている。 そこで、上記判示事項を踏まえて検討すると、訂正前の請求項１０の「前記疎水性のプラグラップが、脂肪酸ハロゲン化物を含む液体組成物をプラグラップの少なくとも一つの表面に塗布する工程と、前記表面を約１２０℃～約１８０℃の温度に維持する工程とを含み、ここで前記脂肪酸ハロゲン化物が前記プラグラップ中の材料のプロトン供与性基と原位置で反応して、その結果として脂肪酸エステルを形成するプロセスによって製造される」との喫煙物品が備える「プラグラップ」の製造方法が記載されているから、「発明が明確であること」という要件を欠くおそれがあるものである。 そして、訂正事項５は、「発明が明確であること」という要件を欠くおそれがある訂正前の請求項１０を、「喫煙物品の製造方法」として、「前記疎水性のプラグラップが、脂肪酸ハロゲン化物を含む液体組成物をプラグラップの少なくとも一つの表面に塗布する工程と、前記表面を約１２０℃～約１８０℃の温度に維持する工程とを含み、ここで前記脂肪酸ハロゲン化物が前記プラグラップ中の材料のプロトン供与性基と原位置で反応して、その結果として脂肪酸エステルを形成するプロセスによって製造する」ことを特定する訂正後の請求項１０に訂正するものであって、「発明が明確であること」という要件を満たすものである。 したがって、訂正事項５は、特許法第１３４条の２第１項ただし書第３号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものに該当する。 イ 特許明細書等に記載した事項の範囲内であること 本件の願書に添付した明細書の段落【００４５】には、訂正後の請求項１０に係る発明に対応する「本発明によれば、疎水性のプラグラップは、脂肪族の酸ハロゲン化物（脂肪酸ハロゲン化物が好ましい）を含む液体組成物をプラグラップの少なくとも一つの表面に塗布する工程と、随意にガス流を表面に適用して、塗布された脂肪酸ハロゲン化物の拡散を助ける工程と、表面を約１２０℃～約１８０℃の温度に保つ工程とを含むプロセスによって製造でき、ここで脂肪酸ハロゲン化物は、プラグラップ中のセルロース系材料のヒドロキシル基と原位置で反応し、その結果として脂肪酸エステルが形成される」ことが記載されているから、訂正事項５は、特許明細書等に記載した事項の範囲内のものである。 したがって、訂正事項５は、特許法第１３４条の２第９項で準用する同法第１２６条第５項の規定に適合する。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更する訂正ではないこと （ア）発明が解決しようとする課題とその解決手段について 願書に添付された明細書の段落【０００７】～【００１１】の記載から、訂正前の請求項１０に係る発明の課題は、「喫煙物品を通過する主流煙もしくはエアロゾルや、フィルターセグメントで作動した風味源から放出される液体風味剤中にある水または化合物を簡単には吸収しない、プラグラップを含む喫煙物品を提供すること」であると認められる。 また、上記課題の解決手段は、願書に添付された明細書の上記段落及び段落【００４５】の記載から、「疎水性のプラグラップ」について、「脂肪族の酸ハロゲン化物（脂肪酸ハロゲン化物が好ましい）を含む液体組成物をプラグラップの少なくとも一つの表面に塗布する工程と」、「表面を約１２０℃～約１８０℃の温度に保つ工程とを含むプロセスによって製造」し、「ここで脂肪酸ハロゲン化物は、プラグラップ中のセルロース系材料のヒドロキシル基と原位置で反応し、その結果として脂肪酸エステルが形成される」よう製造することであると認められる。 一方、訂正後の請求項１０に係る発明も、願書に添付された明細書の段落【０００７】～【００１１】、【００４５】の記載から、「喫煙物品を通過する主流煙もしくはエアロゾルや、フィルターセグメントで作動した風味源から放出される液体風味剤中にある水または化合物を簡単には吸収しない、プラグラップを含む喫煙物品を提供すること」が課題であると認められ、「疎水性のプラグラップ」について、「脂肪族の酸ハロゲン化物（脂肪酸ハロゲン化物が好ましい）を含む液体組成物をプラグラップの少なくとも一つの表面に塗布する工程と」、「表面を約１２０℃～約１８０℃の温度に保つ工程とを含むプロセスによって製造」し、「ここで脂肪酸ハロゲン化物は、プラグラップ中のセルロース系材料のヒドロキシル基と原位置で反応し、その結果として脂肪酸エステルが形成される」よう製造することが上記課題の解決手段であると認められる。 してみると、訂正前の請求項１０に係る発明の課題と、訂正後の請求項１０に係る発明の課題との間には、何ら変更はなく、訂正前の請求項１０に係る発明の課題解決手段と、訂正後の請求項１０に係る発明の課題解決手段との間にも、実質的な変更はない。 したがって、訂正後の請求項１０に係る発明の技術的意義は、訂正前の請求項１０に係る発明の技術的意義を実質上拡張し、又は変更するものではない。 （イ）訂正による第三者の不測の不利益について 訂正前の請求項１０に係る発明は、「脂肪酸ハロゲン化物を含む液体組成物をプラグラップの少なくとも一つの表面に塗布する工程と、前記表面を約１２０℃～約１８０℃の温度に維持する工程とを含み、 ここで前記脂肪酸ハロゲン化物が前記プラグラップ中の材料のプロトン供与性基と原位置で反応して、 その結果として脂肪酸エステルを形成するプロセス」という製造方法（以下「特定の製造方法」という）により「疎水性のプラグラップ」という喫煙物品が備える物が特定された「物の発明」であるから、前記特定の製造方法により製造された「疎水性のプラグラップ」を備える喫煙物品に加え、前記特定の製造方法により製造された「疎水性のプラグラップ」と同一の構造・特性を有する物を備える喫煙物品も、特許発明の実施に含むものである。 一方、訂正後の請求項１０に係る発明は、上記特定の製造方法により 「疎水性のプラグラップを」「製造する」「喫煙物品の製造方法」という方法が特定された「物を生産する方法の発明」であるから、前記特定の製造方法により製造された「疎水性のプラグラップ」を備える喫煙物品を、特許発明の実施に含むものである。 したがって、訂正後の請求項１０に係る発明の「実施」に該当する行為は、訂正前の請求項１０に係る発明の「実施」に該当する行為に全て含まれるので、第三者にとって不測の不利益が生じるおそれはないから、訂正前の請求項１０に係る発明の「実施」に該当する行為を実質上拡張し、又は変更するものではない。 （ウ）小括 訂正後の請求項１０に係る発明の技術的意義は、訂正前の請求項１０に係る発明の技術的意義を実質上拡張し、又は変更するものではなく、訂正後の請求項１０に係る発明の「実施」に該当する行為は、訂正前の請求項１０に係る発明の「実施」に該当する行為を実質上拡張し、又は変更するものとはいえないから、訂正事項５は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第１３４条の２第９項で準用する同法第１２６条第６項の規定に適合する。 エ 独立特許要件について 訂正事項５は、無効審判の請求の対象とされている請求項１０に係る訂正であるので、特許法第１３４条の２第９項で読み替えて準用する同法１２６条第７項の独立特許要件は課されない。 （４）訂正事項６～７について 上記（３）アと同様の理由により、訂正事項６及び７は、特許法第１３４条の２第１項ただし書第２号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当する。 また、上記（３）イ及びウと同様の理由により、訂正事項６及び７は、特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第１３４条の２第９項で準用する同法第１２６条第５項及び第６項の規定に適合する。 また、訂正事項６及び７は、無効審判の請求の対象とされている請求項１１及び１２に係る訂正であるので、特許法第１３４条の２第９項で読み替えて準用する同法１２６条第７項の独立特許要件は課されない。 ５ 訂正請求についてのむすび 以上のとおり、本件訂正は、訂正の要件を全て満たすものであるから、これを認める。 第４ 本件発明 前記第３のとおり、本件訂正の請求による請求項６～１２の訂正は認められるから、本件特許の請求項１～１５に係る発明は、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項１～１５に記載された事項により特定される、以下のとおりのものである。 「【請求項１】 喫煙物品であって、 たばこ基体と、 前記たばこ基体と端と端を接した関係で軸方向に整列させた濾過材料を含むフィルターセグメントと、 前記濾過材料の周りに配置されたプラグラップとを備え、前記プラグラップが前記プラグラップに共有結合された疎水性基によって疎水性である、喫煙物品。 【請求項２】 前記フィルターセグメントが液体風味剤を含む液体放出構成要素を含む、請求項１に記載の喫煙物品。 【請求項３】 前記プラグラップの少なくとも内部表面が少なくとも約１００度の水接触角を持つ、請求項１～２のいずれか１項に記載の喫煙物品。 【請求項４】 前記プラグラップがセルロース系材料と、前記セルロース系材料に共有結合された疎水性基とを含む、請求項１～３のいずれか１項に記載の喫煙物品。 【請求項５】 前記プラグラップが約２０～約１００グラム／平方メートルの範囲の坪量を持ち、かつ前記疎水性基が約０．１～約３グラム／平方メートルの範囲の坪量を持つ、請求項１～４のいずれか１項に記載の喫煙物品。 【請求項６】 （削除） 【請求項７】 前記疎水性プラグラップがセルロースの脂肪酸エステルを含む、請求項１～５のいずれか１項に記載の喫煙物品。 【請求項８】 （削除） 【請求項９】 前記プラグラップが紙であり、２０ｇ／ｍ２未満のＣｏｂｂ測定値（６０秒）を示す、請求項１～５のいずれか１項に記載の喫煙物品。 【請求項１０】 請求項１～９のいずれか１項に記載の喫煙物品の製造方法であって、前記疎水性のプラグラップを、脂肪酸ハロゲン化物を含む液体組成物をプラグラップの少なくとも一つの表面に塗布する工程と、前記表面を約１２０℃～約１８０℃の温度に維持する工程とを含み、ここで前記脂肪酸ハロゲン化物が前記プラグラップ中の材料のプロトン供与性基と原位置で反応して、その結果として脂肪酸エステルを形成するプロセスによって製造する、前記方法。 【請求項１１】 前記プロセスが、ステアロイル酸クロリドまたはパルミチン酸クロリドを含む液体組成物を、約１２０℃～約１８０℃の温度でプラグラップ紙の少なくとも一つの表面に塗布する工程を含み、前記プラグラップ紙はセルロース系材料を含み、前記プラグラップ紙の前記セルロース系材料中のヒドロキシル基が、前記ステアロイル酸クロリドまたはパルミチン酸クロリドと原位置で反応する、請求項１０に記載の方法。 【請求項１２】 前記プロセスが、前記液体組成物をプラグラップ紙の前記少なくとも一つの表面に約０．１～約３グラム毎平方メートルの範囲のレートで塗布して、プラグラップ紙の前記少なくとも一つの表面を疎水性にする工程を含む、請求項１０～１１のいずれか１項に記載の方法。 【請求項１３】 疎水性プラグラップを作製する方法であって、脂肪酸ハロゲン化物を含む液体組成物をプラグラップの少なくとも一つの表面に塗布する工程と、前記表面を約１２０℃～約１８０℃の温度に維持する工程とを含み、ここで前記脂肪酸ハロゲン化物が、前記プラグラップ中の材料のプロトン供与性基と原位置で反応して、その結果として脂肪酸エステルを形成する工程を含む、方法。 【請求項１４】 前記プラグラップが、ステアロイル酸クロリドまたはパルミチン酸クロリドと原位置で反応するヒドロキシル基を含むセルロース系材料を含む紙である、請求項１３に記載の方法。 【請求項１５】 前記塗布工程が脂肪酸ハロゲン化物を含む前記液体組成物をプラグラップの少なくとも一つの表面に約０．１～約３グラム毎平方メートルの範囲のレートで印刷して、プラグラップ紙の前記少なくとも一つの表面を疎水性にする工程を含む、請求項１３～１４のいずれか１項に記載の方法。」 第５ 請求人の主張する無効理由（明確性要件違反）の概要 本件特許の請求項６、１０～１２に係る発明は、物の発明であるが、その構成にその物の製造方法が記載されており明確でないから、特許法第３６条第６項第２号の規定により特許を受けることができない 。 したがって、本件特許の請求項６、１０～１２に係る発明についての特許は、特許法第１２３条第１項第４号に該当し、無効とすべきものである。 第６ 当審の判断 本件訂正により、請求項１０～１２は、方法の発明を特定するものに訂正されたから、本件訂正後の請求項１０～１２に係る発明は明確である。 したがって、請求人の主張する無効理由は、理由がない。 なお、請求項６は、本件訂正により削除されたから、同請求項に係る発明についての本件審判の請求の対象は存在しないこととなった。 第７ むすび 以上のとおり、請求人の主張する無効理由は理由がなく、請求項１０～１２に係る発明ついての特許は、無効とすることはできない。 請求項６に係る発明についての本件審判の請求は、その対象が存在せず、不適法な請求であってその補正をすることができないものであるから、特許法１３５条の規定により却下する。 審判費用は、特許法第１６９条第２項において準用する民事訴訟法第６１条の規定により、請求人が負担すべきものとする。 よって、結論のとおり審決する。