2023-390101

特許第７２９７０５３号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結 論 特許第７２９７０５３号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理 由 第１ 手続の経緯 本件審判に係る特許第７２９７０５３号は、令和１年８月２０日（パリ条約による優先権主張外国庁受理２０１８年８月２０日 （ＵＳ）アメリカ合衆国）を国際出願日とする外国語特許出願である特願２０２１－５１００５７号（以下「本件特許に係る出願」という。）の、請求項１－１１に係る発明について、令和５年６月１５日に特許権の設定登録がされたものである。 その後、令和５年７月３１日提出の審判請求書により本件審判が請求された。 第２ 請求の趣旨及び訂正の内容 １ 請求の趣旨 本件審判の請求の趣旨は、特許第７２９７０５３号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。 ２ 訂正の内容 本件審判に係る訂正の内容は、以下のとおりである。 （１）訂正事項１ 特許請求の範囲の請求項２の末尾の「請求項１に記載の化合物。」を「請求項１に記載の二官能性化合物。」に訂正する。請求項２を直接又は間接的に引用する請求項３、５－１１も同様に訂正する。 （２）訂正事項２ 特許請求の範囲の請求項３の末尾の「請求項１または２に記載の化合物。」を「請求項１または２に記載の二官能性化合物。」に訂正する。請求項３を直接又は間接的に引用する請求項５－１１も同様に訂正する。 （３）訂正事項３ 特許請求の範囲の請求項６の「追加の生体活性剤、または請求項１～４のいずれか１項に記載の別の二官能性化合物のうちの少なくとも１つをさらに含む、」を、「追加の生体活性剤をさらに含む、」に訂正する。請求項６を直接又は間接的に引用する請求項７－１１も同様に訂正する。 第３ 当審の判断 １ 訂正事項１について （１）訂正の目的について 訂正事項１は、請求項２の末尾の「化合物。」を「二官能性化合物。」に訂正するものである。 ここで、請求項１は、 「以下の化学構造を有する二官能性化合物であって、 ULM-L-PTM、 式中、・・・を示す、 二官能性化合物、またはその薬学的に許容される塩。」 と記載されているところ、請求項２における「請求項１に記載の化合物」との記載が、「請求項１に記載の二官能性化合物」の誤記であることは明らかである。 したがって、訂正事項１は、特許法第１２６条第１項ただし書第２号に掲げる誤記又は誤訳の訂正を目的とするものである。 （２）願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるか否かについて 上記第１のとおり、本件特許に係る出願は、外国語特許出願（特許法第１８４条の４第１項に規定する外国語でされた国際特許出願）であるから、誤記又は誤訳の訂正を目的とする訂正事項１に係る訂正は、特許法第１８４条の１９の規定により読み替えて適用する同法第１２６条第５項の規定により、国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでなければならない。 訂正事項１は、請求項２の「化合物」を請求項１と同じく「二官能性化合物」とするものである一方、本件特許の国際出願日における国際出願の、例えば請求の範囲第１項に、ULM-L-PTMなる式にて表される化学構造を有する化合物が二官能性化合物であることが記載されているから、訂正事項１は、国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第１８４条の１９の規定により読み替える同法第１２６条第５項の規定に適合する。 （３）実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものか否かについて 訂正事項１は、上記（１）のとおり、明らかな誤記を本来の表記に訂正するものにすぎず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第１２６条第６項の規定に適合する。 （４）特許出願の際独立して特許を受けることができるか否かについて 訂正事項１は、請求項２について誤記を訂正しようとするものであり、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする、新たな事情を生じさせるものではない。 また、訂正後の請求項２を直接又は間接的に引用する請求項３、５－１１についても同様である。 したがって、訂正事項１は、特許法第１２６条第７項に適合する。 ２ 訂正事項２について （１）訂正の目的について 訂正事項２は、請求項３の末尾の「化合物。」を「二官能性化合物。」に訂正するものである。 ここで、上記１（１）に説示したものと同様の理由により、請求項３における「請求項１または２に記載の化合物」との記載が、「請求項１または２に記載の二官能性化合物」の誤記であることは明らかである。 したがって、訂正事項２は、特許法第１２６条第１項ただし書第２号に掲げる誤記又は誤訳の訂正を目的とするものである。 （２）願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるか否かについて 上記１（２）にて述べたものと同じ理由、すなわち、本件特許に係る国際出願日における国際出願の請求の範囲第１項に、ULM-L-PTMなる式にて表される化学構造を有する化合物が二官能性化合物であることが記載されていることから、訂正事項２は、国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第１８４条の１９の規定により読み替える同法第１２６条第５項の規定に適合する。 （３）実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものか否かについて 訂正事項２は、上記（１）のとおり、明らかな誤記を本来の表記に訂正するものにすぎず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第１２６条第６項の規定に適合する。 （４）特許出願の際独立して特許を受けることができるか否かについて 訂正事項２は、請求項３について誤記を訂正しようとするものであり、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする、新たな事情を生じさせるものではない。 また、訂正後の請求項３を直接又は間接的に引用する請求項５－１１についても同様である。 したがって、訂正事項２は、特許法第１２６条第７項に適合する。 ３ 訂正事項３について （１）訂正の目的について 訂正事項３は、請求項６の、「追加の生体活性剤、または請求項１～４のいずれか１項に記載の別の二官能性化合物のうちの少なくとも１つ」という択一的な記載のうち、「請求項１～４のいずれか１項に記載の別の二官能性化合物」の選択肢を削除するものである。 したがって、訂正事項３は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 （２）願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるか否か、及び、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものか否かについて 上記（１）にて述べたとおり、訂正事項３は、請求項６の択一的な記載の一部を削除し、特許請求の範囲を減縮しようとするものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであり、かつ、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 したがって、訂正事項３は、特許法第１２６条第５項及び第６項の規定に適合する。 （３）特許出願の際独立して特許を受けることができるか否かについて 上記（１）にて述べたとおり、訂正事項３は、請求項６の択一的な記載の一部を削除し、特許請求の範囲を減縮しようとするものであるから、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする、新たな事情を生じさせるものではない。 また、訂正後の請求項６の記載を直接又は間接的に引用する請求項７－１１についても同様である。 したがって、訂正事項３は、特許法第１２６条第７項の規定に適合する。 第４ むすび 以上のとおりであるから、本件審判の請求に係る訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号又は第２号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第５項ないし第７項の規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。