2023-300323

上記当事者間の登録第５０１３４８３号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。

理 由 第１ 本件商標 本件登録第５０１３４８３号商標（以下「本件商標」という。）は、「Ｂｅｒｒｙ Ｊｅａｎ」の欧文字を標準文字で表してなり、平成１８年７月１３日に登録出願され、第２５類「靴類（「靴合わせくぎ，靴くぎ，靴の引き手，靴びょう，靴保護金具」を除く。），げた，草履類」を指定商品として、同年１２月２２日に設定登録されたものである。 そして、本件審判の請求の登録日は、令和５年６月６日である。 なお、本件審判の請求の登録前３年以内の期間である令和２年６月６日から令和５年６月５日までを、以下「要証期間」という。 第２ 請求人の主張 請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とする、との審決を求め、審判請求書、令和５年９月５日付け審判事件答弁書（以下「答弁書」という。）に対する同年１０月２４日付け審判事件弁駁書（以下「弁駁書」という。）及び同年１２月１５日付けの審尋（以下「審尋」という。）に対する同６年１月２４日付け意見書（以下「意見書」という。）において、その理由を要旨次のように述べ、甲第１号証及び甲第２号証を提出した。 なお、以下、証拠の表示については、甲（乙）第１号証を「甲（乙）１」のように省略して表示する場合があり、枝番号を有する証拠において、枝番号の全てを表示するときは、枝番号を省略する。 １ 請求の理由 本件商標は、その指定商品（以下「本件審判請求に係る指定商品」という。）について、継続して３年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから商標法第５０条第１項の規定により取り消されるべきものである。 ２ 弁駁書による主張 （１）乙第１号証ないし乙第３号証について 被請求人は答弁書において、乙第１号証ないし乙第３号証をもって、「取消審判請求の登録前過去３年間において、日本国内で、指定商品である靴を内容とする情報に本件商標を付して電磁的方法により提供する行為に該当する。」とする。しかし、この主張は、要証期間における、本件商標の靴についての使用を証明していることにはならない。 まず、乙第１号証として提出されたＷｅｂページの写しには、印刷年月日の記載はあるが、本件商標をスニーカーブランドとして掲載開始した年月日の記載がない。 また、被請求人は、令和５年３月２０日に事業停止し（乙２）、同年５月１８日午後５時に破産手続開始決定を受けた（乙３）ことを理由に、本件商標をスニーカーブランドとして掲載開始した日が事業継続していた同年３月２０日以前としているが、具体的な掲載開始年月日の証明がない限り、破産手続開始決定の証明をもっては、前記主張の証明にはならない。 仮に、令和５年３月２０日以前に掲載開始していたとしても、要証期間内において使用していたことの証明にはならない。 以上の点から、乙第１号証ないし乙第３号証をもって、要証期間内における本件商標の「靴」についての使用の証明にはならない。 （２）乙第４号証について 被請求人は、乙第４号証をもって、「被請求人は、無料プレスリリース『ＰＲ－ＦＲＥＥ』において、令和５年３月１７日に、本件商標を付したレディースサンダルを発売したことを配信した・・・中略・・・被請求人のかかる行為は、取消審判請求の登録前過去３年間において、日本国内で、指定商品である靴を内容とする情報に本件商標を付して電磁的方法により提供する行為に該当する。」とする。 しかし、乙第４号証のどこを見ても、「令和５年」３月１７日に掲載されたかを確認することはできず、上記の被請求人の主張は成り立たない。 仮に、令和５年３月１７日に掲載（使用）開始したものであったとしても、当該使用行為は、商標法第５０条第３項に規定の使用（いわゆる“駆け込み使用”）であるといわざるを得ない。 被請求人提出の答弁書及び乙第２号証によれば、令和５年３月２０日（月曜日）に、株式会社丸大（以下「丸大社」という。）から自己破産申立の依頼を受けた弁護士（債務者代理人）が債権者各位に「受任通知（自己破産申立）及び債権調査へのご協力のお願い」を送付し、同社が事業を停止していることから、丸大社は、それよりも相当期間前（少なくとも令和５年３月１７日の時点）から債務返済が困難であることを認識し、自己破産申立の委任をした弁護士（債務者代理人）に相談していたと考えるのが自然である。 このような状況下における乙第４号証で示されたような使用は、当該広告を信じ、期待した需要者の利益を損なう使用行為、すなわち、商標法の法目的に沿わない使用行為であると同時に、破産手続に入ることで不使用取消審判を請求された場合に備えた使用（不使用取消審判が請求され得ることを認識した上での使用）、不使用取消審判を請求された場合でも優位に譲渡交渉等を進めるための使用（広告）であると考えざるを得ない。 すなわち、この行為は、不使用取消審判を請求されること認識し、それを想定した上で仮の使用の実績を作ったに過ぎない行為といわざるを得ず、いわゆる“駆け込み使用”の一態様と解すべきであり、当該使用（広告）行為が審判請求前３か月からその審判の請求の登録の日までの間における使用の場合は、商標法第５０条第１項に規定の登録商標の使用とは言えないと解すべきである。 ちなみに、本件審判請求の予告登録の日は、令和５年６月６日であることから、前記要件を満たす。 以上の点から、乙第４号証をもって、要証期間内における本件商標の「靴」についての使用の証明にはならない。 （３）乙第５号証について 被請求人は、乙第５号証をもって、「取消審判請求の登録前過去３年間において、日本国内で、商品の包装に本件商標を付したものを譲渡する行為に該当する。」としている。 しかし、乙第５号証には本件商標の記載がない。 よって、乙第５号証をもって、要証期間内における本件商標の「靴」についての使用の証明にはならない。 （４）まとめ 以上の点から、被請求人によって提出された答弁書及び乙第１号証ないし乙第５号証からは、要証期間内における本件商標の「靴」についての使用の証明はなされていない。 よって、本件商標は、商標法第５０条第１項の規定により、その登録を取り消されるべきである。 ３ 意見書による主張 （１）審尋で述べる認定方法（知的財産高等裁判所平成２８年（行ケ）第１００８６号に倣った見解）は、本件と事案を異にしていると考える。 （２）まず、弁駁書に記載したとおり、答弁書及び乙第２号証によれば、令和５年３月２０日（月曜日）に、丸大社から自己破産申立の依頼を受けた弁護士（債務者代理人）が債権者各位に「受任通知（自己破産申立）及び債権調査へのご協力のお願い」を送付し、同社が事業を停止していることから、丸大社は、それよりも相当期間前（少なくとも令和５年３月１７日の時点）から債務返済が困難であることを認識し、自己破産申立の委任をした弁護士（債務者代理人）に相談していたと考えるのが自然である。 （３）この点から、丸大社は、「受任通知（自己破産申立）及び債権調査へのご協力のお願い」が債権者各位宛に送付された令和５年３月２０日（月曜日）の３日前に乙第４号証で示された“広告”行為を行っていることになり、実際の販売を前提に行った広告とは考え難く、むしろ、実際の販売を予定していない、不使用取消審判対策になされた広告行為であると考えるのが自然である。 このような不使用取消審判対策（仮の使用実績を作ること、優位に譲渡交渉等を進めること等）のためになされた使用行為は、通常の使用行為と同等に扱うべきではないと考える。 （４）また、当該広告に接した需要者は、当該広告に係る商品が販売されると期待していた可能性もある。すなわち、手に入ると思っていた商品が手に入らないことで、利益を損なっていた可能性もあると考え得る。 （５）これらの各点から、本件広告（使用）行為は、商標法の目的に沿わない使用行為であると考えられ、このような商標を“使用”と認め、保護することは、商標法が望むところではないことは明らかである。 （６）なお、上記（２）ないし（４）から、乙第４号証に示された広告（使用）は、実際に販売の予定がない商品についての広告行為を“使用”とするものであり、知的財産高等裁判所平成２８年（行ケ）第１００８６号の認定事実と異なることは明らかである。そのため、前出の判決内容を本件にそのまま当てはめることはできないと考えるのが至当である。 （７）以上の点から、本件のような場合は、「本件審判を請求する旨の連絡を請求人に行った事実」、「本件商標の譲渡について実質的な交渉を行った事実」、及び、これらを裏付ける証拠がなくとも、いわゆる“駆け込み使用”の一態様と解すべきであり、当該使用（広告）行為が審判請求前３か月からその審判の請求の登録の日までの間における使用の場合は、商標法第５０条第１項に規定の登録商標の使用とはいえないと解すべきと考える。 （８）よって、本件商標は、商標法第５０条第１項の規定により、その登録を取り消されるべきと考える。 第３ 被請求人の主張 被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を答弁書及び審尋に対する令和６年１月１６日付け審判事件回答書（以下「回答書」という。）において、要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第１号証ないし乙第７号証（枝番号を含む。）を提出した。 １ 答弁書による主張 （１）本件商標の概要 本件商標は、本件商標の権利者（以下「商標権者」という。）が女性の子ども用スニーカーのブランドとして使用していたものである（乙１）。 （２）自社のウェブサイトにおけるブランド紹介 商標権者は、自己のウェブサイトの「取り扱いブランド紹介」のウェブページにおいて、女性の子ども用スニーカーのブランドとして本件商標を表示し、本件商標によって表章される商品を広告していた（乙１）。なお、このウェブページには掲載された日付が記載されていないが、商標権者は令和５年３月２０日に事業停止し（乙２）、同年５月１８日午後５時に破産手続開始決定を受けており（乙３）、事業継続していた同年３月２０日以前に掲載されたことは明らかである。 商標権者のかかる行為は、取消審判請求の登録前過去３年間において、日本国内で、本件審判請求に係る指定商品中の靴を内容とする情報に本件商標を付して電磁的方法により提供する行為に該当する。 （３）新商品のウェブサイトにおける広告表示 商標権者は、無料プレスリリース「ＰＲ－ＦＲＥＥ」において、令和５年３月１７日に、本件商標を付したレディースサンダルを発売したことを配信した（乙４）。 商標権者のかかる行為は、要証期間において、日本国内で、本件審判請求に係る指定商品中の靴を内容とする情報に本件商標を付して電磁的方法により提供する行為に該当する。 （４）本件商標を付した商品の販売 商標権者は、株式会社ジーフット（東京都中央区新川１－２３－５新川イースト）に対し、令和５年２月２８日から同年３月１６日にかけて受注した売買取引において、包装に本件商標を付したスニーカー（品名に「ＢＪケイリョウスニーカー」と記載のある商品がこれに該当する）を販売した（乙５の１ないし８）。 商標権者のかかる行為は、要証期間において、日本国内で、商品の包装に本件商標を付したものを譲渡する行為に該当する。 ２ 回答書による被請求人の主張 （１）当審における審尋 審判長は、（１）被請求人に対し、商標権者のウェブサイトの印刷日が要証期間外であること、無料プレスリリース「ＰＲ－ＦＲＥＥ」における配信日時が不明であること、及び、請求明細書に表された標章が本件商標とは別異のものであることから、商標権者が要証期間内に本件商標又はこれと社会通念上同一と認められる商標を本件審判請求に係る指定商品に使用していたと認めることができない旨、並びに、（２）請求人に対し、請求人の主張からは、被請求人が商標法第５０条第３項に該当する行為（いわゆる駆け込み使用）をしたと認めることができない旨の合議体の暫定的見解を示し、期間を指定して、これに対する意見を求めた。 （２）回答書による被請求人の主張 ア 審尋の指摘事項に対する回答 （ア）指摘事項（１）について インターネットアーカイブＷａｙｂａｃｋ Ｍａｃｈｉｎｅによれば、商標権者のウェブサイト「取り扱いブランド紹介」のウェブページは、令和４年６月２６日に掲載されており、商標権者は、令和４年６月２２日時点において、女性、子ども用のスニーカー（靴）として本件商標を表示し、本件商標によって表章される商品を広告していた（乙６）。 商標権者のかかる行為は、要証期間内において、日本国内で、指定商品である靴を内容とする情報に本件商標を付して電磁的方法により提供する行為（商標法第２条第３項第８号）に該当する。 （イ）指摘事項（２）について インターネットアーカイブＷａｙｂａｃｋ Ｍａｃｈｉｎｅによれば、「丸大／『ＢＥＲＲＹ ＪＥＡＮ』レディースサンダル発売のお知らせ」のページは令和５年３月１７日に掲載されており、商標権者は、無料プレスリリース「ＰＲ－ＦＲＥＥ」において、同日、本件商標を付したレディースサンダル（靴）を販売したことを配信した（乙７）。 商標権者のかかる行為は、要証期間内において、日本国内で、本件審判請求に係る指定商品中の靴を内容とする情報に本件商標を付して電磁的方法により提供する行為（商標法第２条第３項第８号）に該当する。 イ 弁駁書に対する反論 （ア）弁駁書の２（１）について 指摘事項（１）に対する上記回答記載のとおりである。 （イ）弁駁書の２（２）について 倒産事件における一般的な運用として、債務者は、事業を停止し受任通知を発送する時までは通常の商取引を実施し、事業活動を行っており、無料プレスリリース「ＰＲ－ＦＲＥＥ」（乙４、乙７）は、そのような状況の中で商標権者の従業員が営業活動の一環として広告を掲載したものである。 商標権者は、本件審判請求事件の審判請求書を受領した時まで、請求人から本件商標に関する連絡受けておらず、本件商標について不使用取消審判が請求されることを認識していなかった。 よって、請求人の主張には理由がない。 第４ 当審の判断 １ 被請求人の主張及びその提出に係る証拠によれば、以下の事実が認められる。 （１）丸大社は、令和４年６月２６日、自社のウェブサイトの「取扱いブランド紹介」のページに、靴とおぼしき商品とともに「ＢＥＲＲＹ ＪＥＡＮ」の文字を画像として２か所に表示し、それぞれ「活発に躍動する女性のためのカジュアルシューズブランド、ベリージーン。（中略）歩きやすさを考えた軽量素材など、履き心地へのこだわりをもって、快適に履けるシューズを造り続けています。」及び「花柄やチェック柄など、デザインがカワイイ女の子仕様のキッズスニーカーブランドのベリージーン。（中略）クッション性の高いインソールや、着脱が簡単なマジックテープ仕様にするなど元気に動く子供のことを考えて造られています。」との紹介文を掲載した（乙１、乙６）。 （２）丸大社は、令和５年３月１７日、無料プレスリリース「ＰＲ－ＦＲＥＥ」のウェブサイトにおいて、「丸大／『ＢＥＲＲＹ ＪＥＡＮ』レディースサンダル発売のお知らせ」の見出しの下、サンダルとおぼしき商品を履いた人物とともに「ＢＥＲＲＹ ＪＥＡＮ」の文字を画像として表示し、「靴の専門商社である株式会社丸大（本社：名古屋市中区 代表取締役：伊藤彰朗）は、『ＢＥＲＲＹ ＪＥＡＮ』レディースサンダルを発売しました。発売のアイテムは、ブラック・ネイビー・シルバー・ゴールド・ピンクの５種類です。（価格：税込４，２９０円）『ＢＥＲＲＹ ＪＥＡＮ』は、活発に躍動する女性のためのカジュアルシューズブランドです。」との説明文、「公式ＯＮＬＩＮＥ ＳＨＯＰ」として「直営ＳＨＯＰ」及び「楽天市場店」の各ＵＲＬ、並びに、「■本リリースに関するお問い合わせ」の項に、商標権者の名称及び住所を掲載した（乙４、乙７）。 ２ 判断 上記１によれば、以下のとおりである。 （１）使用者について 丸大社は、商標権者である。 （２）使用商標について 商標権者のウェブサイトの画像に表示された「ＢＥＲＲＹ ＪＥＡＮ」の文字及び「ＰＲ－ＦＲＥＥ」のウェブサイトの画像に表示された「ＢＥＲＲＹ ＪＥＡＮ」の文字（以下まとめて「使用商標」という。）は、書体や一部大文字と小文字の差異を有するに過ぎないものであり、本件商標とその構成を同じくするものであるから、使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標といえる。 （３）使用商品について 商標権者のウェブサイトの画像及び紹介文に表示又は記載された「靴」、「シューズ」及び「スニーカー」、並びに、「ＰＲ－ＦＲＥＥ」のウェブサイトの画像及び説明文に表示又は記載された「サンダル」及び「シューズ」は、いずれも、本件審判請求に係る指定商品中の「靴類（「靴合わせくぎ，靴くぎ，靴の引き手，靴びょう，靴保護金具」を除く。）」の範ちゅうに属するものである。 （４）使用行為について 商標権者は、使用商標及び「靴」や「サンダル」等の商品の画像とともに、当該商品やブランドに関する紹介文及び説明文を、自社又は他社のウェブサイトに掲載し、不特定多数の需要者に向けて告知したといえるから、商標権者によるこれらの行為は、「商品の広告を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」に該当するとみるのが相当である。 （５）使用時期及び場所について 上記ウェブサイト上の日付は、いずれも要証期間内であり、また、上記ウェブサイトは、我が国の需要者に向けて作成されたことは明らかである。 （６）小括 上記（１）ないし（５）によれば、商標権者は、要証期間内に、日本国内において、本件審判請求に係る指定商品の範ちゅうに属する商品の広告に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付して電磁的方法により提供したものと認めることができ、これは商標法第２条第３項第８号に該当する商標の使用ということができる。 ３ 請求人の主張について 請求人は、弁駁書において、要証期間内における商標権者による本件商標の使用行為は、破産手続に入ることにより不使用取消審判が請求され得ることを認識し、同請求がされた場合に譲渡交渉等を進めるための仮の実績を作る行為にすぎず、また、審尋で述べる過去の知財高裁判決に倣った認定方法は、本件と事案を異にしており、本件のような場合は、「本件審判を請求する旨の連絡を請求人に行った事実」、「本件商標の譲渡について実質的な交渉を行った事実」、及び、これらを裏付ける証拠がなくとも、いわゆる“駆け込み使用”の一態様と解すべきであり、当該使用（広告）行為が審判請求前３か月からその審判の請求の登録の日までの間における使用の場合は、商標法第５０条第１項規定の登録商標の使用とはいえないと解すべき旨主張する。 しかしながら、請求人の主張は、単に理論的可能性を述べるにとどまり、その主張を裏付ける何らの証拠の提出もないから、独自の見解といわざるを得ない。 したがって、請求人の主張を採用することはできない。 ４ むすび 以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前３年以内に日本国内において、商標権者がその請求に係る指定商品について本件商標の使用をしていることを証明したといえる。 したがって、本件商標の登録は、その請求に係る指定役務について、商標法第５０条の規定により、取り消すことができない。 よって、結論のとおり審決する。