2021-700225

特許第６７５００４１号発明「タバコ産業製品用カプセル」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結 論 特許第６７５００４１号の明細書、特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔１－１２〕について訂正することを認める。 特許第６７５００４１号の請求項１ないし１２に係る特許を取り消す。

理 由 第１ 手続の経緯 特許第６７５００４１号の請求項１～１２に係る特許についての出願は、２０１７年５月２２日（パリ条約による優先権主張外国庁受理 ２０１６年５月２０日、英国）を国際出願日とする出願であって、令和２年８月１４日にその特許権の設定登録がされ、令和２年９月２日に特許掲載公報が発行された。本件特許異議の申立ての経緯は、次のとおりである。 令和３年 ３月１日 ： 特許異議申立人大村豊（以下「異議申立 人」という。）による請求項１～１２に 係る特許に対する特許異議の申立て 令和３年 ５月１３日付け ： 取消理由通知書 令和３年 ８月１１日 ： 特許権者による意見書及び訂正請求書の 提出 令和３年１０月２６日 ： 異議申立人による意見書の提出 令和３年１２月１６日付け ： 取消理由通知書（決定の予告） 令和４年 ３月１８日 ： 特許権者による意見書及び訂正請求書の 提出 令和４年 ４月２６日 ： 異議申立人による意見書の提出 なお、令和３年８月１１日提出の訂正請求書による訂正の請求については、令和４年３月１８日提出の訂正請求書による訂正の請求がされたので、特許法第１２０条の５第７項の規定により取り下げられたものとみなす。 第２ 訂正の適否 １ 訂正の内容 令和４年３月１８日の訂正の請求による訂正（以下、「本件訂正」という。）は、本件特許の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項１～１２に訂正することを求めるものであって、その内容は以下のとおりである（下線は、訂正箇所を示すために当審で付したものである。）。 （１）訂正事項１ 特許請求の範囲の請求項１における「（ａ）」、「（ｂ）」及び「（ｃ）」を、 「成分（ａ）」、「成分（ｂ）」及び「成分（ｃ）」と訂正する。 （２）訂正事項２ 特許請求の範囲の請求項１における「（ａ）ハッカ属の任意の種由来のハッカ油、コショウ油、バニリン、ユーカリプトール、リモネン、Ｃ４～Ｃ１６ラクトン、Ｃ２～Ｃ１４エステル、Ｃ６～Ｃ２０アルデヒド、Ｃ７～Ｃ２０ケトン及びＣ６～Ｃ２０アルコールである香味物質（ただし、グリセロールのトリエステルを除く）を含む群から選択される１つ又は複数の化合物を含む、約５～２５％ｗ／ｗの結晶化抑制剤」を、 「（ａ）ハッカ属の任意の種由来のハッカ油、コショウ油、バニリン、ユーカリプトール、リモネン、Ｃ４～Ｃ１６ラクトン、Ｃ２～Ｃ１４エステル、Ｃ６～Ｃ２０アルデヒド、Ｃ７～Ｃ２０ケトン及びＣ６～Ｃ２０アルコールである香味物質（ただし、グリセロールのトリエステルを除く）からなる群から選択される１つ又は複数の化合物からなる、５～２５％ｗ／ｗの結晶化抑制剤」と訂正する。 （３）訂正事項３ 特許請求の範囲の請求項１における「少なくとも約３５％ｗ／ｗのメントール」を、 「少なくとも３５％ｗ／ｗのメントール」と訂正する。 （４）訂正事項４ 特許請求の範囲の請求項１における「溶媒」を、 「結晶化抑制剤と異なる溶媒」と訂正する。 （５）訂正事項５ 特許請求の範囲の請求項１における「前記の重量％値がコアの総重量に対するものである、易破壊性カプセル。」を、 「前記の重量％値がコアの総重量に対するものであり、圧力によって破壊することができ、コアが放出されるものである、易破壊性カプセル。」と訂正する。 （６）訂正事項６ 特許請求の範囲の請求項２において「約９～約１３」を「９～１３」に、「約１０～約１２」を「１０～１２」と訂正する。 （７）訂正事項７ 特許請求の範囲の請求項４において「少なくとも約３８％ｗ／ｗのメントールを含有する」を「成分（ｂ）が少なくとも３８％ｗ／ｗのメントールからなる」と訂正する。 （８）訂正事項８ 特許請求の範囲の請求項５における「少なくとも約４ｍｇのメントールを含有する」を、 「成分（ｂ）が少なくとも４ｍｇのメントールからなる」と訂正する。 （９）訂正事項９ 特許請求の範囲の請求項６における「実質的に球形であり、約０．４ｍｍ～約１０．０ｍｍの直径を有する」を、「実質的に球形であり、０．４ｍｍ～１０．０ｍｍの直径を有する」と訂正する。 ２ 訂正要件についての判断 （１）訂正事項１ ア 訂正の目的について 訂正事項１は、訂正前の請求項１の「（ａ）」、「（ｂ）」及び「（ｃ）」を「成分（ａ）」、「成分（ｂ）」及び「成分（ｃ）」と訂正することで、コアが成分（ａ）～（ｃ）を含むことを明確にするものである。 したがって、訂正事項１は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第３号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正前の請求項１の「（ａ）」の結晶化抑制剤、「（ｂ）」のメントール、及び「（ｃ）」の溶媒は、コアの成分であることは明らかである。また、本件特許の明細書の段落【００８６】には「成分」の記載がある。 したがって、訂正事項１は、本件特許の明細書、特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の事項である。 よって、訂正事項１は、特許法第１２０条の５第９項で準用する特許法第１２６条第５項に適合する。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項１は、訂正前の請求項１に記載された発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第１２０条の５第９項で準用する特許法第１２６条第６項に適合する。 （２）訂正事項２ ア 訂正の目的について 訂正事項２は、訂正前の請求項１の「（ａ）ハッカ属の任意の種由来のハッカ油、コショウ油、バニリン、ユーカリプトール、リモネン、Ｃ４～Ｃ１６ラクトン、Ｃ２～Ｃ１４エステル、Ｃ６～Ｃ２０アルデヒド、Ｃ７～Ｃ２０ケトン及びＣ６～Ｃ２０アルコールである香味物質（ただし、グリセロールのトリエステルを除く）を含む群から選択される１つ又は複数の化合物を含む、約５～２５％ｗ／ｗの結晶化抑制剤」における「を含む」を「からなる」とし、「約」を削除して訂正することで、結晶化抑制剤に含まれる範囲を限定するものである。 したがって、訂正事項２は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 本件特許の明細書の段落【００３７】には、訂正前の請求項１の「（ａ）ハッカ属の任意の種由来のハッカ油、コショウ油、バニリン、ユーカリプトール、リモネン、Ｃ４～Ｃ１６ラクトン、Ｃ２～Ｃ１４エステル、Ｃ６～Ｃ２０アルデヒド、Ｃ７～Ｃ２０ケトン及びＣ６～Ｃ２０アルコールである香味物質（ただし、グリセロールのトリエステルを除く）を含む群から選択される１つ又は複数の化合物を含む」結晶化抑制剤が記載されており、同記載に基づけば、「を含む」を「からなる」としたものも記載されており、本件特許の明細書の段落【００１４】には、「約」を削除した数字も記載されているといえる。 したがって、訂正事項２は、本件特許の明細書、特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の事項である。 よって、訂正事項２は、特許法第１２０条の５第９項で準用する特許法第１２６条第５項に適合する。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないこと 訂正事項２は、訂正前の請求項１に記載された発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第１２０条の５第９項で準用する特許法第１２６条第６項に適合する。 （３）訂正事項３ ア 訂正の目的について 訂正事項３は、訂正前の請求項１の「少なくとも約３５％ｗ／ｗのメントール」における「約」を削除することで、コアが含む成分（ｂ）の量を明確にするためのものである。 したがって、訂正事項３は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第３号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 本件特許の明細書には、訂正前の請求項１の「約」を削除した数字も記載されていることは明らかである。 したがって、訂正事項３は、本件特許の明細書、特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の事項である。 よって、訂正事項３は、特許法第１２０条の５第９項で準用する特許法第１２６条第５項に適合する。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないこと 訂正事項３は、訂正前の請求項１に記載された発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第１２０条の５第９項で準用する特許法第１２６条第６項に適合する。 （４）訂正事項４ ア 訂正の目的について 訂正事項４は、訂正前の請求項１における「溶媒」を「結晶化抑制剤と異なる溶媒」に訂正することで、溶媒を限定するものである。 したがって、訂正事項４は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正前の本件特許の明細書の段落【００１７】には、溶媒について、「存在する場合、溶媒は結晶化抑制剤と異なる。」と記載されている。 したがって、訂正事項４は、本件特許の明細書、特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の事項である。 よって、訂正事項４は、特許法第１２０条の５第９項で準用する特許法第１２６条第５項に適合する。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないこと 訂正事項４は、訂正前の請求項１に記載された発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第１２０条の５第９項で準用する特許法第１２６条第６項に適合する。 （５）訂正事項５ ア 訂正の目的について 訂正事項５は、訂正前の請求項１における「前記の重量％値がコアの総重量に対するものである、易破壊性カプセル。」を、「前記の重量％値がコアの総重量に対するものであり、圧力によって破壊することができ、コアが放出されるものである、易破壊性カプセル。」と訂正するものである。 この訂正は、易破壊性カプセルを「圧力によって破壊することができ、コアが放出されるもの」と限定するものである。 したがって、訂正事項５は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 本件特許の明細書段落【００４４】には、「『易破壊性カプセル』という用語は、圧力によってシェルを破壊することができ、コアが放出されるカプセルを指し」と記載されている。 したがって、訂正事項５は、本件特許の明細書、特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の事項である。 よって、訂正事項５は、特許法第１２０条の５第９項で準用する特許法第１２６条第５項に適合する。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないこと 訂正事項５は、訂正前の請求項１に記載された発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第１２０条の５第９項で準用する特許法第１２６条第６項に適合する。 （６）訂正事項６ ア 訂正の目的について 訂正事項６は、訂正前の請求項２の「約９～約１３」及び「約１０～約１２」における「約」を削除し、親水親油バランス（ＨＬＢ）の範囲を明確にするものである。 したがって、訂正事項６は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第３号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 本件特許の明細書には、訂正前の請求項２の「約」を削除した数字も記載されていることは明らかである。 したがって、訂正事項６は、本件特許の明細書、特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の事項である。 よって、訂正事項６は、特許法第１２０条の５第９項で準用する特許法第１２６条第５項に適合する。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないこと 訂正事項６は、訂正前の請求項２に記載された発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第１２０条の５第９項で準用する特許法第１２６条第６項に適合する。 （７）訂正事項７ ア 訂正の目的について 訂正事項７は、訂正前の請求項４の「少なくとも約３８％ｗ／ｗのメントールを含有する」における「含有する」を「からなる」とし、「約」を削除するとともに、「成分（ｂ）が」を追加することで、コアが含む成分（ｂ）の量を明確にするものである。 したがって、訂正事項７は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第３号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 本件特許の明細書には、訂正前の請求項４の「含有する」を「からなる」としたものや、「約」を削除した数字も記載されていることは明らかである。 したがって、訂正事項７は、本件特許の明細書、特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の事項である。 よって、訂正事項７は、特許法第１２０条の５第９項で準用する特許法第１２６条第５項に適合する。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないこと 訂正事項７は、訂正前の請求項４に記載された発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第１２０条の５第９項で準用する特許法第１２６条第６項に適合する。 （８）訂正事項８ ア 訂正の目的について 訂正事項８は、訂正前の請求項５の「少なくとも約４ｍｇのメントールを含有する」における「含有する」を「からなる」とし、「約」を削除するとともに、「成分（ｂ）が」を追加することで、コアが含む成分（ｂ）の量を明確にするものである。 したがって、訂正事項８は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第３号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 本件特許の明細書には、訂正前の請求項５の「含有する」を「からなる」としたものや、「約」を削除した数字も記載されていることは明らかである。 したがって、訂正事項８は、本件特許の明細書、特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の事項である。 よって、訂正事項８は、特許法第１２０条の５第９項で準用する特許法第１２６条第５項に適合する。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないこと 訂正事項８は、訂正前の請求項５に記載された発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第１２０条の５第９項で準用する特許法第１２６条第６項に適合する。 （９）訂正事項９ ア 訂正の目的について 訂正事項９は、訂正前の請求項６の「実質的に球形であり、約０．４ｍｍ～約１０．０ｍｍの直径を有する」における「約」を削除し、カプセルの直径を明確にするものである。 したがって、訂正事項９は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第３号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 本件特許の明細書には、訂正前の請求項６の「約」を削除した数字も記載されていることは明らかである。 したがって、訂正事項９は、本件特許の明細書、特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の事項である。 よって、訂正事項９は、特許法第１２０条の５第９項で準用する特許法第１２６条第５項に適合する。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないこと 訂正事項９は、訂正前の請求項６に記載された発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第１２０条の５第９項で準用する特許法第１２６条第６項に適合する。 （１０）一群の請求項について 訂正前の請求項２～１２は、請求項１を直接又は間接的に引用しているものであって、訂正事項１～５によって記載が訂正される請求項１に連動して訂正されるものである。 したがって、訂正前の請求項１～１２に対応する訂正後の請求項１～１２は、特許法１２０条の５第４項に規定する一群の請求項である。 ３ 小活 上記のとおり、訂正事項１、３、６～９に係る訂正は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第３号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第９項で準用する同法第１２６条第５項及び第６項の規定に適合する。また、訂正事項２、４、５に係る訂正は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第９項で準用する同法第１２６条第５項及び第６項の規定に適合する。 したがって、特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔１～１２〕に訂正することを認める。 第３ 本件発明 本件特許の請求項１～１２に係る発明は、本件訂正により訂正された特許請求の範囲に記載された事項により特定される、以下のとおりのものである。 「 【請求項１】 コアシェル構造を有する、タバコ産業製品に使用するための易破壊性カプセルであって、前記コアが、 成分（ａ）ハッカ属の任意の種由来のハッカ油、コショウ油、バニリン、ユーカリプトール、リモネン、Ｃ４～Ｃ１６ラクトン、Ｃ２～Ｃ１４エステル、Ｃ６～Ｃ２０アルデヒド、Ｃ７～Ｃ２０ケトン及びＣ６～Ｃ２０アルコールである香味物質（ただし、グリセロールのトリエステルを除く）からなる群から選択される１つ又は複数の化合物からなる、５～２５％ｗ／ｗの結晶化抑制剤； 成分（ｂ）少なくとも３５％ｗ／ｗのメントール；及び 成分（ｃ）結晶化抑制剤と異なる溶媒； を含み、 前記の重量％値がコアの総重量に対するものであり、 圧力によって破壊することができ、コアが放出されるものである、易破壊性カプセル。 【請求項２】 前記溶媒の親水親油バランス（ＨＬＢ）が、９～１３、好ましくは１０～１２である、請求項１に記載のカプセル。 【請求項３】 前記溶媒が、短鎖及び／又は中鎖の脂肪及び／又は油を含む、請求項１又は２に記載のカプセル。 【請求項４】 成分（ｂ）が少なくとも３８％ｗ／ｗのメントールからなる、請求項１～３のいずれか一項に記載のカプセル。 【請求項５】 成分（ｂ）が少なくとも４ｍｇのメントールからなる、請求項１～４のいずれか一項に記載のカプセル。 【請求項６】 実質的に球形であり、０．４ｍｍ～１０．０ｍｍの直径を有する、請求項１～５のいずれか一項に記載のカプセル。 【請求項７】 喫煙品又はエアロゾル発生装置用のフィルターであって、請求項１～６のいずれか一項に記載のカプセルをフィルタープラグ内に含む、フィルター。 【請求項８】 エアロゾル発生装置用の消耗品であって、請求項１～６のいずれか一項に記載のカプセル又は請求項７に記載のフィルターを含む、消耗品。 【請求項９】 エアロゾル発生剤、香味物質及びタバコ材料のうちの１つ又は複数をさらに含む、請求項８に記載の消耗品。 【請求項１０】 請求項１～６のいずれか一項に記載のカプセル、請求項７に記載のフィルター又は請求項８若しくは９に記載の消耗品を含む、タバコ産業製品。 【請求項１１】 エアロゾル発生装置である、請求項１０に記載のタバコ産業製品。 【請求項１２】 前記エアロゾル発生装置が、タバコ材料を燃やさずに加熱することによって使用時に吸入可能なエアロゾルを発生させるタバコ加熱製品である、請求項１１に記載の製品。」 第４ 取消理由の概要 訂正前の請求項１～１２に係る特許に対して、当審が令和３年１２月１６日付けで特許権者に通知した取消理由の要旨は、次のとおりである。 １．（明確性）本件特許の請求項１～１２に係る特許は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、不備があるため、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。 ２．（サポート要件）本件特許の請求項１～１２に係る特許は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、不備があるため、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。 ３．（実施可能要件）本件特許の請求項１～１２に係る特許は、発明の詳細な説明の記載が下記の点で不備のため、特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。 ４．（新規性）本件特許の請求項１、４～１２に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、本件特許の請求項１、４～１２に係る特許は、特許法第２９条第１項第３号の規定に違反してされたものである。 ５．（進歩性）本件特許の請求項１～１２に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、本件特許の請求項１～１２に係る特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものである。 記 甲第１号証：Natural Product Communications 2009 Vol. 4 No. 8 1107-1112及び抄訳文 甲第２号証：Pharmaceutical Biology 2003, Vol. 41, No. 6, pp. 421-425及び抄訳文 甲第３号証：特開２００３－８１７９８号公報 甲第４号証：特開平９－２３３９９９号公報 甲第５号証：特開２００６－１２４４４８号公報 甲第６号証：特開２０１６－１４５１７９号公報 甲第７号証：特開２００３－３３９３２３号公報 甲第８号証：特表２０１６－５０６９３４号公報 甲第９号証：中国特許出願公開第１０４５８５８８０号明細書、抄訳文、及び和訳文 甲第１０号証：特表２０１４－５３２４３５号公報 （以下、甲第１号証～甲第１０号証をそれぞれ「甲１」～「甲１０」という。なお、異議申立人が提出した甲第９号証の中国特許第１０４５８５８８０号公報は、本件特許の優先日前に公開されたものではないため、当審により中国特許出願公開第１０４５８５８８０号明細書に差し替えた。） 第５ 甲各号証の記載 １ 甲１ 甲１には、以下の事項が記載されている（「・・・」は、記載の省略を意味する。下線は当審にて付した。以下同様。） 「The chemical composition of peppermint oil, as seen in Table 1, was dominated by menthol (40.7%) and menthone (23.4%).」（第１１０８頁左欄第１～３行） （当審訳：表１に見られるように、メントール（４０．７％）及びメントン（２３．４％）が、ペパーミントオイルの化学組成の優位を占めている。） ２ 甲２ 甲２には、以下の事項が記載されている。 「Mentha arvensis L. (Lamiaceae), popularly known as Japanese mint or menthol mint, is cultivated in India, China, Brazil, Japan, USA, France and Australia for its menthol rich essential oil.… The most abundant constituents of mint oil is menthol (Lawrence, 1997), which is a monoterpene alcohol.」（第４２１頁左欄第１７～２６行） （当審訳：ヨウシュハッカ Ｌ（シソ科）は、ハッカ又はメントールミントとして良く知られ、そのメントールリッチな精油であることから、インド、中国、ブラジル、日本、米国、フランス、オーストラリアにおいて栽培されている。…ミントオイルの最も豊富な成分は、モノテルペンアルコールである、メントールである（ローレンス、１９９７）。） ３ 甲３ 甲３には、以下の事項が記載されている。 （３－ａ）「【請求項１】 ｌ?メントール（Ａ）と、プロピレングリコール、ポリエチレングリコール、グリセリン、ソルビットから選ばれる１種又は２種以上（Ｂ）を含有し、（Ａ）成分と（Ｂ）成分の質量比が１：０．１以上であることを特徴とする口腔用組成物配合用香料組成物。」 （３－ｂ）「【０００７】 【課題を解決するための手段及び発明の実施の形態】本発明者らは、前記課題を解決するために鋭意検討を重ねた結果、香料組成物中に、プロピレングリコール、ポリエチレングリコール、グリセリン、ソルビットといった非香料成分を混和することによって、香料組成物中のｌ－メントールの析出を抑えることができることを知見し、これにより配合対象口腔用組成物に対し、余分な香りや呈味を与えることなく、均一に香料組成物中の成分を配合することが可能であることを見出し、本発明をなすに至った。」 （３－ｃ）「【００１６】 【表１】 ［図：0001393970000001.jpg］ 【００１７】 【表２】 ［図：0001393970000002.jpg］ ・・・・ 【００１９】 【表３】 ［図：0001393970000003.jpg］ 【００２０】表３は、表１の各香料組成物を配合した歯磨組成物の例である。比較品１において香料Ａを１．０％配合したところ清涼感が不足したため、比較品２では香料組成物中のｌ－メントールの割合を高めた香料Ｂを配合したが、香料Ｂではｌ－メントールの析出が発生してしまった。」 ４ 甲４ 甲４には、以下の事項が記載されている。 （４－ａ）「【０００６】 【発明が解決しようとする課題】本願発明者は、メントール含量が０．５％以上の錠菓において、打錠、冷却してもメントールが再結晶しないか検討を加えた。 【０００７】常法により造粒を行い、粉末ミント香料を５％添加（メントール０．５％添加）して打錠を行うと、硬度の確保が難しく、また冷却テストの際にメントールの再結晶が多数発生した。 ・・・ 【０００９】 【課題を解決するための手段】本願発明者は、鋭意研究の結果、乾燥顆粒にメントールを含有する乳化香料を噴霧した顆粒及びそれを打錠した錠菓を得ることにより、上記課題を解決した。 ・・・ 【００１５】乳化香料には、メントールの他、乳化剤及びプロピレングリコール、又は、蛋白、糖液及びプロピレングリコールが必須で含有し、プロピレングリコール脂肪酸エステル、リモネン、メントン、中鎖脂肪酸、ペパーミントオイルが必要により含有する。」 （４－ｂ）「【００３９】（比較例１）粉糖１００部を流動層造粒機にて造粒（顆粒化）を行った。その顆粒を、水分０．５％になるまで流動層乾燥を行った。その乾燥顆粒９０部に乳化香料１０部を均一噴霧し打錠を行った。乳化香料の配合は、Ｌ－メントール３０部、ペパーミントオイル１０部、ＭＣＴ（花王：ココナード。中鎖脂肪酸、以下同じ）５部、グリセリン脂肪酸エステル１０部、水４５部。 （比較例１の結果）打錠時にキャッピングは全く見られなかった。また、硬度的にも適度な錠菓となった。打錠後の冷却でメントールの再結晶が見られた。」 ５ 甲５ 甲５には、以下の事項が記載されている。 （５－ａ）「【請求項１】 油脂の結晶析出を抑制するポリグリセリン脂肪酸エステルからなる油脂用結晶化抑制剤であって、前記ポリグリセリン脂肪酸エステルの構成脂肪酸にエルカ酸及びステアリン酸を有していることを特徴とする油脂用結晶化抑制剤。 【請求項２】 前記構成脂肪酸において、エルカ酸とステアリン酸の総モル量におけるエルカ酸のモル比率が０．５０以上であることを特徴とする請求項１に記載の油脂用結晶化抑制剤。 【請求項３】 前記ポリグリセリン脂肪酸エステルのエステル化率が８０％以上であることを特徴とする請求項１又は２に記載の油脂用結晶化抑制剤。」 （５－ｂ）「【００３１】 （試験例１） ポリグリセリン脂肪酸エステルを菜種油に０.１重量％添加し、８０℃に加熱して溶解させた。その後、ポリグリセリン脂肪酸エステルが溶解している菜種油を０℃の恒温槽に放置し、菜種油内に結晶が析出するのに要した日数を計った。その結果を、表１に示す。なお、表１内の構成脂肪酸数値は、ポリグリセリン脂肪酸エステルの総構成脂肪酸における各構成脂肪酸のモル比率であり、エルカ酸中の不純物もエルカ酸とみなしている。 【００３２】 【表１】 ［図：0001393970000004.jpg］ 」 （５－ｃ） 「【００４１】 【表２】 ［図：0001393970000005.jpg］ 」 ６ 甲６ 甲６には、以下の事項が記載されている。 （６－ａ）「【請求項１】 少なくとも、 （Ａ）ミノキシジルと、 （Ｂ）グリセリン、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、１，３－ブチレングリコール、及び、ポリエチレングリコールからなる群から選ばれる少なくとも一つの多価アルコールと、 （Ｃ）無水エタノールと、 （Ｄ）水と、 を含有し、 前記多価アルコールの含有量が、重量割合で前記ミノキシジルの２．５倍以上であるとともに、組成物の全量に対して１０～３５重量％を含有し、 前記ミノキシジルが均一に溶解された澄明状態を有するとともに、保管時における結晶析出が抑制されてなることを特徴とする外用液剤。」 （６－ｂ）「【０１１５】 【表１】 ［図：0001393970000006.jpg］ 」 ７ 甲８ 甲８には、以下の事項が記載されている。 「【０００９】 不特定の濃度の他の不特定の液体メントール製品は、インターネットを通じて入手でき、そして何人かはメントールを煙草に加えて使用している。 ・・・ 【００３４】 メントールを溶解し得る好ましい食用オイルは、ＭＣＴ、コーン油、ピーナッツ油、ヒマワリ油、キャノーラ油等のようなオイルを包含し得る。最も好ましくは、食用オイルは、中鎖脂肪酸トリグリセリドであり、これらのＭＣＴオイルは、最小量の温度に基づくヒステリシスを示すためである。 【００３５】 中鎖脂肪酸トリグリセリド（ＭＣＴ）は、好ましくは、蒸留により植物油から単離される。本発明の実施に有用な中鎖脂肪酸トリグリセリドは、好ましくは、６乃至１２個の炭素鎖長を有し、そして好ましくは、組成物媒体は、少なくとも９５％の、８乃至１０個より選択される炭素鎖長を有するトリグリセリドを含有する。中鎖脂肪酸トリグリセリドは、好ましくは、Ｃｏｃｏｓ ｎｕｃｉｆｅｒａ Ｌ の胚乳の硬く乾燥した画分から、又は、Ｅｌａｅｉｓ ｇｕｉｎｅｅｎｓｉｓ Ｊａｃｑの乾燥した胚乳から抽出されたオイルから得られる。それらは通常、飽和脂肪酸の、主としてカプリル酸の（Ｃ８１－１１６０２）及びカプリン酸（Ｃ１０１－１２００２）のトリグリセリドの混合物から成る。好ましいオイルは、９５％以上の、８乃至１０個の炭素原子を有する飽和脂肪酸を含有し、そして好ましくは、当該オイルは清澄な溶液である。」 ８ 甲９ 甲９には、以下の事項が記載されている。 （８－ａ）「 ［図：0001393970000007.jpg］ 」 メントール１～４０部、オリーブ油２０～８０部、（カプリル／カプリン酸）グリセリル８５～１５部、界面活性剤０．１～１．５部。） （８－ｂ）「 ［図：0001393970000008.jpg］ 」 （当審訳：第４に、複合配合した界面活性剤を用いているので、界面活性剤の使用量を減らし、コストを削減できるだけでなく、使用効果を高め、被包効果をよくすることができるので、喫煙時に需要に応じてつまんで砕きやすく、ミントのフレッシュな香りを素早く放出させることができる。） 以上の事項を総合すれば、甲９には以下の発明（以下「甲９発明」という。）が記載されていると認められる。 「メントール１～４０部、オリーブ油２０～８０部、（カプリル／カプリン酸）グリセリル８５～１５部、界面活性剤０．１～１．５部からなるミントエッセンス溶媒を含む、つまんで砕きやすいたばこ用カプセル。」 ９ 甲１０ 甲１０には、以下の事項が記載されている。 （９－ａ）「【００７０】 特に好ましくは、香味組成物中の液体脂肪は、８～１０の間の鎖長の１又はそれ以上のカルボン酸を有するトリグリセリドを、少なくとも約３０重量パーセント、好ましくは少なくとも約５０重量パーセント、より好ましくは少なくとも約７５重量パーセント、及び最も好ましくは約１００重量パーセント含む。代替として、液体脂肪は、８～１０の間の鎖長の全部で３つのカルボン酸を有するトリグリセリドを、少なくとも約３０重量パーセント、好ましくは少なくとも約５０重量パーセント、より好ましくは少なくとも約７５重量パーセント、及び最も好ましくは約１００重量パーセント含む。 【００７１】 トリグリセリドは、グリセロール及び３つの脂肪酸又はカルボン酸から生成されたエステルである。トリグリセリド中のカルボン酸鎖の「鎖長」は、カルボン酸の骨格における炭素原子の数を意味する。例えば、１２の鎖長のカルボン酸は、グリセロールと、脂肪酸の脂肪族末端の骨格において１２の炭素原子を有する脂肪酸とから形成される。６～１２の間の鎖長の１又はそれ以上のカルボン酸を有するトリグリセリドは、典型的には中鎖脂肪酸トリグリセリド（ＭＣＴ）と呼ばれる。」 （９－ｂ）「【００９６】 上述の香味送出材料は、有利には、幅広い種類の異なるタイプの喫煙物品に組み込むことができる。例えば、香味送出材料は、喫煙中に燃焼されるタバコカットフィラー又は他の喫煙可能材料のロッドを有する、フィラーシガレットのような可燃性喫煙物品に組み込むことができる。 【００９７】 代替として、香味送出材料は、材料が燃焼ではなく加熱されてエアロゾルを形成する上述のタイプの加熱式喫煙物品に組み込むことができる。例えば、香味送出材料は、可燃性熱源と、該可燃性熱源の下流側のエアロゾル発生基材とを備えた、国際特許公開第２００９／０２２２３２号に開示されたような、可燃性熱源を含む加熱式喫煙物品に組み込むことができる。香味送出材料はまた、非可燃性熱源（例えば、化学的熱源、又は電気抵抗加熱要素などの電気式熱源）を含む加熱式喫煙物品に組み込むことができる。 【００９８】 或いは、上述の香味送出材料は、国際特許公開第２００８／１２１６１０号及び国際特許公開第２０１０／１０７６１３号に記載されるような、燃焼及び加熱することなくタバコ材料又は他のニコチン源からニコチン含有エアロゾルが形成される喫煙物品に組み込むことができる。 【００９９】 本発明による喫煙物品は、喫煙物品の構成要素の何れか１又はそれ以上に香味送出材料を組み込むことができる。香味送出材料を組み込んだ喫煙物品の構成要素又は構成要素の部分は変形可能であり、構成要素の圧縮によって香味送出材料に圧縮力を加えることができるようになる。好ましくは、香味送出材料は、喫煙物品のフィルタ又はマウスピースに組み込まれる。フィルタ又はマウスピースは、香味送出材料に圧縮力を加えて周囲のフィルタに香味組成物を放出するために圧縮することができる。喫煙物品の喫煙中、香味送出材料から放出された香味組成物の一部からの香味料は、煙に送出されてフィルタを通過する。 【０１００】 フィルタは、香味送出材料を組み込んだ単一セグメントから形成される単一セグメントフィルタとすることができる。或いは、フィルタは、香味送出材料を組み込んだ少なくとも１つのフィルタセグメントと、少なくとも１つの追加のフィルタセグメントとを含む多成分フィルタとすることができる。限定ではないが、繊維性フィルタトウ、キャビティフィルタセグメント、管状フィルタセグメント、及び流量制限器セグメントを含む、様々な好適なフィルタセグメントが当業者には周知であろう。フィルタセグメントの１又はそれ以上は、追加の香味材料、吸着材料、又は香味材料と吸着材料の組み合わせを含むことができる。 【０１０１】 例えば、フィルタセグメントの１又はそれ以上は、上述のような「香味から香味への」プロファイルを提供するために追加の香味材料を含むことができる。このような場合、追加の香味材料は通常、このような香味が香味送出材料の圧縮前に煙に送出されるように、香味料をフィルタ内に受動的に放出する。香味送出材料が圧縮されると、香味送出の強度、香味の特性、又はその両方の遷移が存在する。追加の香味材料は、例えば、液体香味料が含浸された香味線条、１又はそれ以上のセルロース香味粒体、液体香味料が吸着剤内又はその上に装荷された活性炭などの吸着材料、又はこれらの組み合わせを含むことができる。」 （９－ｃ）「【０１０６】 香味送出材料は、有利には、喫煙物品内に材料を組み込むことができる方法に柔軟性があるように様々な異なる形態で本発明による喫煙物品内に設けることができる。特定の実施形態において、香味送出材料は、ビーズの形態で提供される。ビーズは、あらゆる好適な形状に形成することができるが、実質的に円筒形又は球形であるのが好ましい。 【０１０７】 ビーズの幅は、約１ｍｍよりも大きく、好ましくは約２ｍｍよりも大きく、及びより好ましくは約３ｍｍよりも大きいとすることができる。代替として、又はこれに加えて、ビーズの幅は、約８ｍｍ未満、好ましくは約６ｍｍ未満、及びより好ましくは約４ｍｍ未満とすることができる。好ましくは、ビーズの幅は、約１ｍｍと約８ｍｍの間、より好ましくは約２ｍｍと約６ｍｍの間、更により好ましくは約３ｍｍと約４ｍｍの間である。」 （９－ｄ）「【０１１４】 本発明による喫煙物品は各々、本明細書で記載される香味送出材料の何れかを約１ｍｇよりも多く、及び好ましくは約３ｍｇよりも多く含む。代替として、又はこれに加えて、各喫煙物品は、本明細書で記載される香味送出材料の何れかを約２０ｍｇよりも少なく、好ましくは約１２ｍｇよりも少なく、及びより好ましくは約８ｍｇよりも少なく含むことができる。好ましくは、各喫煙物品は、香味送出材料を約１ｍｇと約２０ｍｇの間、より好ましくは約１ｍｇと約１２ｍｇの間、及び最も好ましくは約３と約８ｍｇの間で含む。」 第６ 当審の判断 １ 特許法第３６条第６項第２号に規定する要件（明確性）について （１）メントールと結晶化抑制剤（ハッカ油等）との関係について ア 本件特許の請求項１では、「ハッカ属の任意の種由来のハッカ油」を化合物Ａの１つとして列挙しているが、このようなハッカ油は、メントールを含むものである。 例えば、甲１に示す通り、ペパーミントオイルは、メントールを主成分（４０．７％）としている。同様に、甲２に示す通り、ヨウシュハッカ Ｌ（メントールミント）のようなミントオイルは、メントールを豊富に含んでいることが知られている。 なお、これらのオイルは、ハッカ油に該当し、実際、ペパーミントオイルについては本件特許明細書においてもハッカ油として例示されている（【００３７】を参照）。 一方、本件特許の請求項１では、成分（ａ）として結晶化抑制剤の割合が「５～２５％ｗ／ｗ」、成分（ｂ）としてメントールの割合が「少なくとも３５％ｗ／ｗ」と特定されており、結晶化抑制剤がメントールを含む場合、この結晶化抑制剤由来のメントールは、請求項１のメントールに相当するか否か、また、「５～２５％ｗ／ｗ」及び「少なくとも３５％ｗ／ｗ」のいずれを構成するものであるか不明である。また、成分（ａ）としてのメントールと、成分（ｂ）としてのメントールをどのように区別するのか不明であり、本件特許明細書を参照しても把握することができない。 また、成分（ａ）として結晶化抑制剤がハッカ油等である場合、ハッカ油等が、それに含まれるメントールとともに、成分（ｂ）のメントールの結晶化傾向を軽減するということになるが、メントールをもってメントールの結晶化傾向を軽減することはできない。 さらに、成分（ａ）の「Ｃ６～Ｃ２０アルコール」には、メントール（総炭素数１０、下記式のｌ－メントール等）も含まれるため、成分（ａ）の結晶化抑制剤としてのメントールが、どのように成分（ｂ）たるメントールの結晶化を抑制できるのか不明である。 ［図：0001393970000009.jpg］ イ 特許権者は、令和４年３月１８日提出の意見書において、ハッカ油は、メントンを含むメントール以外の様々な成分を含み、メントールの結晶化を抑制するように作用するのは、ハッカ油のこれらの他の成分であると主張するが（第４頁下から３行目以降）、このような主張を裏付ける記載は本件特許明細書には記載されていない。 そして、ハッカ油のメントール以外の成分が、結晶化抑制剤として機能するのであれば、コアに存在するメントールは、成分（ａ）由来のもの（ハッカ油の結晶化抑制剤ではないメントール）と、成分（ｂ）として別途配合したものと両方存在することになるが、両者をどのように区別できるのか不明である。 したがって、特許権者の主張は採用できない。 ウ よって、本件特許の請求項１の記載は明確ではなく、請求項１を引用する請求項２～１２の記載も同様に明確ではない。 ２ 特許法第３６条第６項第１号に規定する要件（サポート要件）について （１）結晶化抑制剤について ア 本件特許明細書によれば、従来より、メントールは、タバコ産業製品に使用されており、高濃度で含まれることが望ましいものの、高濃度では結晶化が生じるという背景技術のもと、本件特許発明の課題は、『カプセル内に、結晶化させることなく、高濃度でメントールを封入すること』であり、その解決手段が、『結晶化抑制剤』にあると解される（【０００７】～【０００９】等を参照）。 しかし、結晶化抑制剤は、メントールの結晶化を抑制する、という機能で規定された「剤」であるに過ぎず、何らの具体性を伴うものではないし、どのような「剤」が、メントールの結晶化を抑制するという課題を解決できるのか、当業者が認識できるものではない。 すなわち、請求項１において、成分（ａ）の結晶化抑制剤として列挙された１つ又は複数の化合物である「ハッカ属の任意の種由来のハッカ油、コショウ油、バニリン、ユーカリプトール、リモネン、Ｃ４～Ｃ１６ラクトン、Ｃ２～Ｃ１４エステル、Ｃ６～Ｃ２０アルデヒド、Ｃ７～Ｃ２０ケトン、Ｃ６～Ｃ２０アルコール」（以下「化合物Ａ」という。）に含まれる極めて広範なあらゆる化合物が、メントールの結晶化を抑制できるものと認識することはできない。 とりわけ、本件特許明細書において、具体的にメントールの結晶化を抑制したことを示す結果について全く開示も示唆もされておらず、具体的な実施例等での裏付けが全く無いことに鑑みれば、化学種やその大きさ等が全く異なる、広範な化合物Ａにおいて、その全てがメントールの結晶化を抑制できるものと認識することは不可能であるといえる。 さらに、上記１（１）で検討したとおり、成分（ａ）が、ハッカ油やメントールそのものである場合、メントールの結晶化をメントールを含む成分で抑えることが、本件発明の課題を解決する手段ということになるが、このような課題を解決する手段は、当業者が認識することはできない。 イ そして、このことは、本件特許出願時の技術常識等からも明らかであるので、以下、技術常識等を用いて説明する。 まず、甲３には、プロピレングリコール、ポリエチレングリコール、グリセリン及びソルビットから選択された特定成分を使用（特に特定割合で使用）することで、メントールの析出を抑えられることが開示されている一方で、スペアミントオイル等には何らメントールの析出抑制効果が無いことが示されている（請求項１、実施例等）。 甲４には、乳化剤、プロピレングリコール、蛋白、糖液等を含む乳化香料を使用することで、メントールの析出を抑えられることが開示されている一方で、ペパーミントオイル等には何らメントールの析出抑制効果が無いことが示されている。 甲５では、前記のように、ポリグリセリン脂肪酸エステルの中でも、構成脂肪酸の種類やその割合によって、油脂の結晶析出抑制効果が全く異なっていたことが示されている（請求項１～３、表１、２）。 甲６では、グリセリン、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、１，３－ブチレングリコール、及びポリエチレングリコールから選択された特定の成分を使用（特に特定割合で使用）することで、メントール同様の結晶しやすい成分であるミノキシジルの析出を抑えられることが開示されている一方で、これらの特定の成分と化学種、物性や炭素数（分子量）等において似通っている、エタノールや水には何ら析出抑制効果が無いことが示されている（請求項１、表２等）。 このように、結晶化を抑える成分の探索は試行錯誤を経て行われるものであり、さらには当該成分を化学種や炭素数等において概念化ないし予期できるものでもなく、当業者において当該成分による結晶化抑制機能を全く認識できないというのが本件特許出願時の技術常識であり、本件特許明細書において具体的に結晶化が抑制されたことを示す結果が一切無いこと（さらには上記甲３～４の開示）に照らしても、化合物Ａにおいて、メントールの結晶化を抑制できるものとは到底認識しえない。 本件特許の請求項１において、化合物Ａは、「ハッカ油」、「Ｃ４～Ｃ１６ラクトン」、「Ｃ２～Ｃ１４エステル」、「Ｃ６～Ｃ２０アルデヒド」、「Ｃ７～Ｃ２０ケトン」及び「Ｃ６～Ｃ２０アルコール」といった、概念化がなされている。 しかし、同様の化学種や炭素数であっても、結晶化抑制機能は全く異なるというのが技術常識であるから、このような広範な概念の化合物全般にわたって結晶化を抑制できるとは認識できない。 したがって、このように概念化された非常に広範な成分において、メントールの結晶化を抑制できるものとは、甲３～６等のような技術常識に照らしても、到底認識しえないことは明らかである。 よって、本件特許明細書の記載及び本件特許出願時の技術常識からは、化合物Ａがメントールの結晶化を抑制するものとは認識できない。 ウ さらに、異議申立人は、実際に、化合物Ａがメントールの結晶化を抑制できないことを確認した（特許異議申立書の第３５～３６頁）。 下記表に示す濃度（重量割合）にて、ピックアップした化合物Ａに相当する化合物及び溶媒の存在下、メントールを溶解させた後、室温（２０℃）にて放置し、２時間後、４時間後、８時間後のそれぞれにおいて結晶（固化）の有無を確認した。 なお、溶媒には、本件特許明細書の【００４０】にも記載のＭＣＴ（中鎖脂肪酸トリグリセリド）を用いた。 ［図：0001393970000010.jpg］ 上記表の結果から明らかなように、化合物Ａに相当する、ぺパーミントオイル（ハッカ油に相当）、酒石酸ジエチル（Ｃが炭素、下付きの数字が炭素数であるとすると、Ｃ２～Ｃ１４エステルに相当）、ヘキサデカノール（Ｃが炭素、下付きの数字が炭素数であるとすると、Ｃ６～Ｃ２０アルコールに相当）は、いずれもメントールの結晶化を抑制することを確認できなかった。 すなわち、実験１と、実験２～４との対比から明らかなように、成分（ｂ）で規定するメントール濃度（４０％ｗ／ｗ）において、ペパーミントオイル、酒石酸ジエチル、ヘキサデカノールは、いずれも、溶媒の一部と置換し、成分（ａ）で規定する濃度の上限値及び下限値（５及び２５％ｗ／ｗ）としても、溶媒のみの場合（実験１）よりも、短時間で結晶を確認した、つまり、結晶化を抑制できなかった。 そして、このような傾向は、実験６と７との対比から明らかなように、メントールの濃度を変化させても（すなわち、要件（ｂ）で規定するメントール濃度の下限値３５％ｗ／ｗに変更しても）変わらなかった。 エ 特許権者は、令和３年８月１１日に提出された意見書において、カプセル中のメントールの使用については言及していない等の理由により、甲３～甲６及び異議申立人が提出した実験データは、当業者が本件発明により課題が解決できることを疑う合理的な理由を何ら提供するものではない旨と主張する（第８頁第１９行～１０頁第４行）。 しかしながら、カプセル化された組成物とカプセル化されていない組成物とで、メントールの結晶化において、全く異なる挙動を示すものとはいえない。 また、特許権者は、甲３～６や実験データについてのみ触れているが、そもそも、課題である「カプセル内に、結晶化させることなく、高濃度でメントールを封入すること」の解決手段が「結晶化抑制剤」（化合物Ａ）であることを、具体的に確認できる実験結果をただの１つも開示していない中、課題を解決できるものと認識できる合理的理由について何ら説明していない。 したがって、特許権者の主張は採用できない。 オ 以上のように、本件特許の請求項１の記載は、発明の詳細な説明の記載により、メントールの結晶化を抑制するという課題を解決できるものと、当業者において認識できるものとはいえないから、いわゆるサポート要件を充足しない。 よって、本件特許の請求項１の記載は発明の詳細な説明に記載したものではなく、請求項１を引用する請求項２～１２の記載も同様に発明の詳細な説明に記載したものではない。 （２）結晶化抑制剤の濃度について ア 本件特許の請求項１には、メントールの結晶化を抑制するための結晶化抑制剤の濃度が「５～２５％ｗ／ｗ」と特定されている。 しかし、本件特許明細書では、前述の通り、具体的に結晶化抑制剤を用いた実験結果が一切示されておらず、どのような結晶化抑制剤をどの程度の量で使用すれば、メントールの結晶化を抑制できるのか把握することができず、結晶化抑制剤の濃度を「５～２５％ｗ／ｗ」とした場合に、本当にメントールの結晶化を抑制することができるのか確認することができない。 そして、本件特許の請求項１に係る発明が、カプセルのコアの組成に特徴を有する化学分野の発明であることに鑑みれば、具体的な実験結果に基づかなければ、課題を解決できるものと認識することはできない。 さらに、メントールの結晶化を抑制するためには、単に結晶化抑制剤を含めばよいのではなく、結晶化抑制剤を所定量使用することが必要であることは言うまでもない。しかも、このような量は、結晶化抑制剤の種類（結晶化抑制機能の強さ）によっても当然に変動するはずである。 そうすると、「５～２５％ｗ／ｗ」と特定しても、あらゆる結晶化抑制剤（化合物Ａ）において、当該濃度の全範囲（特に、低濃度領域）において、結晶化を抑制できるものとは到底認識しえないから、本件特許の請求項１の記載は、いわゆるサポート要件を充足しない。 イ 特許権者は、令和４年３月１８日提出の意見書において、結晶化抑制剤の適切な量は、組成物の構成に左右され、３つの異なる成分の正しいバランスを必要とし、成分（ａ）は、５～２５％ｗ／ｗの濃度範囲で存在し得るが、当業者であれば、単純な実験によりこの範囲内で各結晶化阻害剤の適切な濃度を適宜決定することができる旨主張する（第９頁第１６～１９行）。 しかしながら、このような主張を裏付ける記載は本件特許明細書には記載されていない。また、結晶化抑制剤の適切な量を把握するために、成分（ａ）～（ｃ）の正しいバランスが必要なのであれば、なおさら、具体的な実験結果を記載しておく必要があるところ、本件特許明細書にはこのような実験結果は一切記載されていない。 したがって、特許権者の主張は採用できない。 ウ よって、本件特許の請求項１の記載は発明の詳細な説明に記載したものではなく、請求項１を引用する請求項２～１２の記載も同様に発明の詳細な説明に記載したものではない。 ３ 特許法第３６条第４項第１号に規定する要件（実施可能要件）について 本件特許明細書には、メントールの結晶化を抑制したことを示す実験結果をただの１つも開示していないため、高濃度におけるメントールの結晶化を抑制するコアの組成の探索（例えば、結晶化抑制剤の種類、割合、組み合わせ等）は困難であり、さらに、複数の化合物からなる結晶化抑制剤の場合には多数の組み合わせが考えられるため、当業者といえども過度の試行錯誤を要するものである。 また、異議申立人の実験結果を見ても、本件特許の請求項１で規定する結晶化抑制剤を使用しても実際に結晶化を抑制できていないものもあり、どのようにすれば結晶を抑制できるのか当業者が見当をつけることができない。 したがって、本件特許明細書の記載は、いわゆる実施可能要件を充足しない。 よって、本件特許の発明の詳細な説明の記載は、当業者が請求項１～１２に係る発明を実施できる程度に明確かつ十分に記載したものではない。 ４ 特許法第２９条第１項第３号に規定する要件（新規性）について 以下、本件特許の請求項１～１２に係る発明をそれぞれ「本件発明１」～「本件発明１２」という。 （１）本件発明１について 甲９発明は、上記「第５ ８」で示した、以下のとおりのものである。 「メントール１～４０部、オリーブ油２０～８０部、（カプリル／カプリン酸）グリセリル８５～１５部、界面活性剤０．１～１．５部からなるミントエッセンス溶媒を含む、つまんで破きやすいたばこ用カプセル。」 本件発明１と甲９発明とを対比する。 甲９発明の「（カプリル／カプリン酸）グリセリル」は、甲１３によれば、分子式はＣ１３Ｈ２６Ｏ４又はＣ１１Ｈ２２Ｏ４であるから、本件発明１の「成分（ａ）」の「Ｃ２～Ｃ１４エステル」からなる「結晶化抑制剤」に相当する。 また、甲９発明の「メントール」、「オリーブ油」は、それぞれ、本件発明１の「成分（ｂ）」の「メントール」、「成分（ｂ）結晶化抑制剤と異なる溶媒」に相当する。 そして、甲９発明の「つまんで破きやすいたばこ用カプセル」は、本件発明１の「圧力によって破壊することができ」る「易破壊性カプセル」に相当する。また、甲９発明の「たばこ用カプセル」が、コアとシェルからなるコアシェル構造を有し、破壊するとコアが放出されることは、明らかである。 そうすると、本件発明１と甲９発明とは、 「コアシェル構造を有する、タバコ産業製品に使用するための易破壊性カプセルであって、前記コアが、 成分（ａ）ハッカ属の任意の種由来のハッカ油、コショウ油、バニリン、ユーカリプトール、リモネン、Ｃ４～Ｃ１６ラクトン、Ｃ２～Ｃ１４エステル、Ｃ６～Ｃ２０アルデヒド、Ｃ７～Ｃ２０ケトン及びＣ６～Ｃ２０アルコールである香味物質（ただし、グリセロールのトリエステルを除く）からなる群から選択される１つ又は複数の化合物からなる結晶化抑制剤； 成分（ｂ）メントール；及び 成分（ｃ）結晶化抑制剤と異なる溶媒； を含み、 圧力によって破壊することができ、コアが放出されるものである、易破壊性カプセル。」 である点で一致し、以下の点で一応相違する。 ［相違点１］ 成分（ａ）の結晶化抑制剤について、本件発明１が「５～２５％ｗ／ｗ」であるのに対し、甲９発明は「８５～１５部」である点。 ［相違点２］ 成分（ｂ）のメントールについて、本件発明１が「少なくとも３５％ｗ／ｗ」であるのに対し、甲９発明は「１～４０部」である点。 ［相違点３］ 本件発明１は「重量％値がコアの総重量に対するもの」であるのに対し、甲９発明は「部」である点。 上記相違点１～３は関連するのでまとめて検討する。 甲９発明における「部」は、配合組成に対して含まれるそれぞれの成分の重量の比を示すものであるから、１００部をコアの総重量とした場合には、本件発明１の重量％値（％ｗ／ｗ）と同様のものであるといえる。 そして、成分（ａ）の結晶化抑制剤については、甲９発明は「８５～１５部」であるが、本件発明１の「５～２５％ｗ／ｗ」の範囲内でのものを含んでいる。また、成分（ｂ）のメントールについては、甲９発明は「１～４０部」であるが、本件発明１の「少なくとも３５％ｗ／ｗ」の範囲のものを含んでいる。 したがって、上記相違点１～３は実質的な相違点ではない。 よって、本件発明１は、甲９発明である。 特許権者は、令和３年８月１１日提出の意見書において、乙１号証（以下「乙１」という。）を提出するとともに「取消理由通知書においては、甲９にカプリル酸グリセリルが記載されていると認定されている。しかしながら、甲９の和訳文における「辛葵酸甘油脂８５～１５部」を「カプリル酸グリセリル」とする和訳は誤っている。「辛葵酸甘油脂８５～１５部」は、正しくは「トリ（カプリル／カプリン酸）グリセリル（Ｃａｐｒｙｌｉｃ ｃａｐｒｉｃ ｔｒｉｇｌｙｃｅｒｉｄｅ）８５～１５部」である（乙第１号証（ＣｈｅｍＮｅｔ「辛癸酸甘油脂」のページ）。 ・・・トリ（カプリル／カプリン酸）グリセリルの分子式はＣ２１Ｈ４０Ｏ５である（乙第１号証、及び乙第２号証（ＣＡＳ「Ｇｌｙｃｅｒｙｌ ｃａｐｒｙｌａｔｅ ｃａｐｒａｔｅ（ＣＡＳ登録番号６５３８１－０９－１）」のページ）。この化合物は、本件訂正発明１に記載される２～１４炭素原子よりも有意に多くの炭素原子を有するだけでなく、「グリセロールのトリエステルを除く」という記載によっても、本件訂正発明１から除外されるトリグリセリドでもある。」と主張する（第１４頁第３～２２行）。 乙１ ［図：0001393970000011.jpg］ 一方、異議申立人は、令和３年１０月２６日提出の意見書において、甲１３号証（以下「甲１３」という。）を提出するとともに「しかし、下記のウェブページには、次の構造が記載されており、明らかに特許権者が主張するようなトリエステルではありません。 しかも、乙１には、英文名として「２－ヒドロキシ－１－［（オクタノイルオキシ）メチル］エチルデカノエート」と記載され、この命名通りの構造（下記）も記載されています。 つまり、乙１に記載されているのは、グリセリンの「ジ」エステルであり、これも「トリ」エステルではありません。 このように、「辛癸酸甘油脂」は、カプリル酸／カプリン酸とグリセリンとのモノエステルであり、そうすると、（Ｃが炭素、下付きの数字が総炭素数であろうとカルボン酸部分の炭素数のいずれであろうと）「Ｃ２～Ｃ１４エステル」に相当しますので、本件発明１が甲９発明であり、新規性を欠如することに変わりはありません。」と主張する（第１５頁第１７行～第１６頁第６行）。 甲１３ ［図：0001393970000012.jpg］ これらの主張について検討する。 特許権者の提出した乙１には、「辛癸酸甘油脂」について、英文名称として「トリ（カプリル／カプリン酸）グリセリル（Ｃａｐｒｙｌｉｃ ｃａｐｒｉｃ ｔｒｉｇｌｙｃｅｒｉｄｅ）」が記載されているとともに、英文別名として「２－ヒドロキシ－１－［（オクタノイルオキシ）メチル］エチルデカノエート」とその構造が記載されているから、乙１号証には、「辛癸酸甘油脂」について、グリセリンの「トリ」エステルと「ジ」エステルが記載されていると認められる。（なお、「辛癸酸甘油脂」は「辛葵酸甘油脂」と同一の物質と認める。） 異議申立人が提出した甲１３号証には、「辛癸酸甘油脂」について、英文名称として「デカノイル／オクタノイル）グリセリル（Ｄｅｃａｎｏｙｌ／ｏｃｔａｎｏｙｌ－ｇｌｙｃｅｒｉｄｅｓ）」 とその構造が記載されているから、甲１３号証には、「辛癸酸甘油脂」について、グリセリンの「モノ」エステルが記載されていると認められる。 そして、乙１と甲１３の「辛癸酸甘油脂」には、共にＣＡＳ番号として「６５３８１―０９－１」が記載されている。 ここで、中国語の「辛酸」は日本語のカプリル酸を意味し、同様に「癸酸」はカプリン酸を意味し、「甘油」はグリセリンを意味し、「脂」はエステルを意味するから、中国語の「辛癸酸甘油脂」は、カプリル酸／カプリン酸とグリセリンのエステルを意味するものと解釈できる。そして、その中国語の解釈において、エステルの数までは限定されるものではない。 そうすると、「辛癸酸甘油脂」は、グリセリンの「モノ」エステル、「ジ」エステル、「トリ」エステルの全てを含むものであり、乙１の「トリ（カプリル／カプリン酸）グリセリル」及び「２－ヒドロキシ－１－［（オクタノイルオキシ）メチル］エチルデカノエート」と甲１３の「デカノイル／オクタノイル）グリセリル」を含むものといえる。 そして、「辛癸酸甘油脂」として、甲１３に記載の「（デカノイル／オクタノイル）グリセリル」（（カプリル／カプリン酸）グリセリル）とした場合には、分子式はＣ１３Ｈ２６Ｏ４又はＣ１１Ｈ２２Ｏ４であり、「モノ」エステルとなるから、本件発明１の「成分（ａ）」の「Ｃ２～Ｃ１４エステル」からなる「結晶化抑制剤」に相当する。 さらに、特許権者は、令和４年３月１８日提出の意見書において、甲１３に記載の「（デカノイル／オクタノイル）グリセリル」がトリグリセリドを含むことは明らかであり、トリグリセリドは「（ただし、グリセロールのトリエステルを除く）」により、本件発明１における結晶抑制剤から明確に除外されている旨主張する（第１１頁第１３～２１行）。 しかしながら、甲１３には、トリグリセリドではない、分子式がＣ１３Ｈ２６Ｏ４又はＣ１１Ｈ２２Ｏ４である物質が、その構造式とともに明確に記載されている。 したがって、甲１３に記載の「（デカノイル／オクタノイル）グリセリル」として、上記構造式からなる物質が含まれることは明らかである。 よって、特許権者の主張は採用できない。 （２）本件発明４、５について 甲９では、メントールが１～４０部であるから、「少なくとも約３８％ｗ／ｗ」の範囲を含むものである。また、メントールの具体的な量についてもたばこ用のカプセルを想定していることからして、「少なくとも約４ｍｇ」を充足する蓋然性が高い（例えば、甲１０の【０１１４】を参照）。 よって、本件発明４、５は甲９発明である。 （３）本件発明６について 甲９では、たばこ用のカプセルを想定しており、そうすると、「実質的に球形であり、約０．４ｍｍ～約１０．０ｍｍの直径」を充足する蓋然性が高い（例えば、甲１０の【０１０６】【０１０７】を参照）。 よって、本件発明６は甲９発明である。 （４）本件発明７～１２について 甲９では、たばこ用のカプセルを想定しており、そうすると、当該カプセルを請求項７～１２で規定された用途等に使用することは、技術常識に鑑みれば極めて当然のことであるから、実質的な相違点は無い蓋然性が高い［甲１０（例えば、【００９６】～【０１０１】等）を参照）］。 よって、本件発明７～１２は甲９発明である。 ５ 特許法第２９条第２項に規定する要件（進歩性）について （１）本件発明１について 本件発明１と甲９発明とを対比すると、上記４（１）での検討のとおり、相違点１～３において相違するが、甲９発明の成分（ａ）、（ｂ）の数値範囲に含まれるものが、上記相違点１～３に係る本件発明１で特定される数値の範囲内のものとなる場合がある。 すなわち、本件発明１と甲９発明との成分（ａ）、（ｂ）との数値範囲は、一部の範囲において重なるが、全ての範囲において一致するものではない。 しかしながら、本件発明１の成分（ａ）、（ｂ）の数値範囲を採用した根拠について本件特許明細書に具体的に記載されておらず、その数値範囲の採用によりメントールの結晶化を抑制したことについて実施例等の裏付けがないから、当該数値範囲に臨界的意義は認められない。 したがって、甲９発明に基いて、上記相違点１～３に係る本件発明１の構成とすることは、当業者が容易になし得たことである。 （２）本件発明２、３について 甲９と同様の技術分野に属する甲８及び甲１０では、溶媒としてＭＣＴが使用されており、ＭＣＴは請求項２及び３で規定する要件を充足する。 そうすると、甲９発明においてオリーブオイルに代えて、又はオリーブオイルに加えて甲８及び甲１０に記載されたＭＣＴを使用することは、当業者が容易に想到しえたことである。 （３）本件発明４～１２について 本件発明４～１２と甲９発明との対比において、仮に相違点があったとしても、本件発明４～１２は、甲９発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。 第７ むすび 以上のとおり、本件特許の請求項１～１２に係る特許は、特許法第３６条第４項第１号、特許法第３６条第６項第１号及び第２号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、特許法第１１３条第４号に該当し、取り消されるべきものである。 本件特許の請求項１、４～１２に係る発明は、甲９発明であり、特許法第２９条第１項第３号に該当し、本件特許の請求項１、４～１２に係る特許は、特許法第２９条第１項の規定に違反してされたものであるから、特許法第１１３条第２号に該当し、取り消されるべきものである。 本件特許の請求項１～１２に係る発明は、甲９発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、本件特許の請求項１～１２に係る特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものであるから、特許法第１１３条第２号に該当し、取り消されるべきものである。 よって、結論のとおり決定する。