2021-390113

特許第５９７３１８５号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理 由 第１ 手続の経緯 本件特許第５９７３１８５号（以下「本件特許」という。）に係る出願は、平成２４年２月２７日の出願であり、平成２８年７月２２日に特許権の設定登録がされたものであって、令和３年７月３０日に本件訂正審判の請求がされたものである。そして、令和３年１０月２６日付けで当審より訂正拒絶理由が通知され、これに対して、令和３年１１月２９日に審判請求書、訂正明細書及び特許請求の範囲を補正対象とする手続補正書及び意見書が提出されたものである。 第２ 本件補正の内容 令和３年１１月２９日提出の手続補正書による補正（以下「本件補正」という。）は、審判請求書、訂正明細書及び特許請求の範囲を補正するものであり、その補正は、以下の事項を含むものである。 （補正事項１） 訂正特許請求の範囲の【請求項１】に、 「コンプレッサで圧縮された圧縮空気を筐体内に導入して衝突板に衝突させることで当該圧縮空気に含まれる油分を分離して回収するオイルセパレータにおいて、 導入口を覆う衝突材を有する導入口側の膨張室と、 前記衝突板と空間とから構成され、前記導入口よりも横断面積が大きい排出口側の膨張室と、 前記膨張室の下部に分離した油分を溜めるドレン溜め部と、 前記膨張室と前記ドレン溜め部とを連通する連通孔を有するドレン連通部と、を備え、 前記導入口側の膨張室の容積よりも前記排出口側の膨張室の容積が大きい ことを特徴とするオイルセパレータ。」とあるのを 「コンプレッサで圧縮された圧縮空気を筐体内に導入して衝突板に衝突させることで当該圧縮空気に含まれる油分を分離して回収するオイルセパレータにおいて、 導入口を塞ぐように設けられ、油分を捕獲する衝突材を有する導入口側の膨張室と、 前記衝突板と空間とから構成され、前記導入口よりも横断面積が大きい排出口側の膨張室と、 前記膨張室の下部に分離した油分を溜めるドレン溜め部と、 前記膨張室と前記ドレン溜め部とを連通する連通孔を有するドレン連通部と、を備え、 前記導入口側の膨張室の容積よりも前記排出口側の膨張室の容積が大きい ことを特徴とするオイルセパレータ。」に補正する。 （補正事項２） 訂正特許請求の範囲の請求項２に係る訂正を、 「特許請求の範囲の請求項２を削除する。」に補正する。 （補正事項３） 「特許請求の範囲の請求項３を削除する。」を追加する。 （補正事項４） 特許請求の範囲の【請求項４】に 「請求項１～３のいずれか一項に記載のオイルセパレータ」とあるのを、 「請求項１に記載のオイルセパレータ」に訂正することを追加する。 （補正事項５） 特許請求の範囲の【請求項５】に 「請求項１～４のいずれか一項に記載のオイルセパレータ」とあるのを、 「請求項１又は４に記載のオイルセパレータ」に訂正することを追加する。 （訂正事項６） 訂正明細書の段落【０００９】に、 「請求項１に記載の発明は、コンプレッサで圧縮された圧縮空気を筐体内に導入して衝突板に衝突させることで当該圧縮空気に含まれる油分を分離して回収するオイルセパレータにおいて、導入口を覆う衝突材を有する導入口側の膨張室と、前記衝突板と空間とから構成され、前記導入口よりも横断面積が大きい排出口側の膨張室と、前記膨張室の下部に分離した油分を溜めるドレン溜め部と、前記膨張室と前記ドレン溜め部とを連通する連通孔を有するドレン連通部と、を備え、前記導入口側の膨張室の容積よりも前記排出口側の膨張室の容積が大きいことをその要旨としている。」とあるのを、 「請求項１に記載の発明は、コンプレッサで圧縮された圧縮空気を筐体内に導入して衝突板に衝突させることで当該圧縮空気に含まれる油分を分離して回収するオイルセパレータにおいて、導入口を塞ぐように設けられ、油分を捕獲する衝突材を有する導入口側の膨張室と、前記衝突板と空間とから構成され、前記導入口よりも横断面積が大きい排出口側の膨張室と、前記膨張室の下部に分離した油分を溜めるドレン溜め部と、前記膨張室と前記ドレン溜め部とを連通する連通孔を有するドレン連通部と、を備え、前記導入口側の膨張室の容積よりも前記排出口側の膨張室の容積が大きいことをその要旨としている。」に補正する。 （訂正事項７） 訂正明細書の段落【００１１】に係る訂正を 「明細書の段落【００１１】を削除する。」に補正する。 （訂正事項８） 「明細書の段落【００１２】及び【００１３】を削除する。」を追加する。 （補正事項９） 明細書の【００１４】に 「請求項１～３のいずれか一項に記載のオイルセパレータ」とあるのを、 「請求項１に記載のオイルセパレータ」に訂正することを追加する。 （補正事項１０） 明細書の【００１６】に 「請求項１～４のいずれか一項に記載のオイルセパレータ」とあるのを、 「請求項１又は４に記載のオイルセパレータ」に訂正することを追加する。 第３ 本件補正についての判断 １ 補正事項１について 補正事項１は、訂正特許請求の範囲の請求項１に「導入口を覆う衝突材」とあるのを「導入口を塞ぐように設けられ、油分を捕獲する衝突材」に補正するものであって、両者は同一でなく、その特定する範囲が異なることは明らかである。 したがって、当該補正は、本件訂正請求の請求の趣旨を変更するものであるから、特許法第１３１条の２第１項の規定に適合しない。 ２ 補正事項２～１０について 補正事項２～５は、補正事項１により補正する請求項１を引用する請求項２～５に係る補正であって、補正事項６～１０は、請求項１～５に関係する明細書の補正である。 したがって、補正事項２～１０は、補正事項１と同じ請求の単位に係る補正である。 ３ 小括 よって、補正事項１～１０に係る本件補正は、特許法第１３１条の２第１項の規定に適合しないから、本件補正は許可しない。 第４ 本件訂正請求の内容 上記のとおり、令和３年１１月２９日提出の手続補正書による補正は認められないから、令和３年７月３０日提出の訂正請求書による訂正請求（以下「本件訂正請求」という。）は、本件特許の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲のとおり、請求項１～５について訂正することを求めるものであり、その訂正の内容は次のとおりである（下線は当審が付与した。）。 （訂正事項１） 特許請求の範囲の【請求項１】に 「コンプレッサで圧縮された圧縮空気を筐体内に導入して衝突板に衝突させることで当該圧縮空気に含まれる油分を分離して回収するオイルセパレータにおいて、 前記衝突板と空間とから構成され、導入口よりも横断面積が大きい膨張室と、 前記膨張室の下部に分離した油分を溜めるドレン溜め部と、 前記膨張室と前記ドレン溜め部とを連通する連通孔を有するドレン連通部と、を備えた ことを特徴とするオイルセパレータ。」とあるのを、 「コンプレッサで圧縮された圧縮空気を筐体内に導入して衝突板に衝突させることで当該圧縮空気に含まれる油分を分離して回収するオイルセパレータにおいて、 導入口を覆う衝突材を有する導入口側の膨張室と、 前記衝突板と空間とから構成され、前記導入口よりも横断面積が大きい排出口側の膨張室と、 前記膨張室の下部に分離した油分を溜めるドレン溜め部と、 前記膨張室と前記ドレン溜め部とを連通する連通孔を有するドレン連通部と、を備え、 前記導入口側の膨張室の容積よりも前記排出口側の膨張室の容積が大きい ことを特徴とするオイルセパレータ。」に訂正する。 （訂正事項２） 特許請求の範囲の【請求項２】に 「請求項１に記載のオイルセパレータにおいて、 前記膨張室を複数備え、 前記膨張室と前記膨張室とを区画する隔壁が設けられている ことを特徴とするオイルセパレータ。」とあるのを、 「請求項１に記載のオイルセパレータにおいて、 前記膨張室と前記膨張室とを区画する隔壁が設けられている ことを特徴とするオイルセパレータ。」に訂正する。 （訂正事項３） 明細書の段落【０００９】に 「請求項１に記載の発明は、コンプレッサで圧縮された圧縮空気を筐体内に導入して衝突板に衝突させることで当該圧縮空気に含まれる油分を分離して回収するオイルセパレータにおいて、前記衝突板と空間とから構成され、導入口よりも横断面積が大きい膨張室と、前記膨張室の下部に分離した油分を溜めるドレン溜め部と、前記膨張室と前記ドレン溜め部とを連通する連通孔を有するドレン連通部と、を備えたことをその要旨としている。」とあるのを、 「請求項１に記載の発明は、コンプレッサで圧縮された圧縮空気を筐体内に導入して衝突板に衝突させることで当該圧縮空気に含まれる油分を分離して回収するオイルセパレータにおいて、導入口を覆う衝突材を有する導入口側の膨張室と、前記衝突板と空間とから構成され、前記導入口よりも横断面積が大きい排出口側の膨張室と、前記膨張室の下部に分離した油分を溜めるドレン溜め部と、前記膨張室と前記ドレン溜め部とを連通する連通孔を有するドレン連通部と、を備え、前記導入口側の膨張室の容積よりも前記排出口側の膨張室の容積が大きいことをその要旨としている。」に訂正する。 （訂正事項４） 明細書の段落【００１１】に 「請求項２に記載の発明は、請求項１に記載のオイルセパレータにおいて、前記膨張室を複数備え、前記膨張室と前記膨張室とを区画する隔壁が設けられていることをその要旨としている。」とあるのを、 「請求項２に記載の発明は、請求項１に記載のオイルセパレータにおいて、前記膨張室と前記膨張室とを区画する隔壁が設けられていることをその要旨としている。」に訂正する。 第５ 訂正拒絶理由の概要 当審が令和３年１０月２６日付けで通知した訂正拒絶理由の概要は、以下のとおりである。 （１）訂正の目的について 上記訂正事項１は、訂正前の「導入口よりも横断面積が大きい膨張室」について、「排出口側の膨張室」であることを限定し、さらに、「オイルセパレータ」について、「導入口を覆う衝突材を有する導入口側の膨張室」を有すること、及び「前記導入口側の膨張室の容積よりも前記排出口側の膨張室の容積が大きい」ことを限定するから、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とする。 また、請求項１を直接又は間接的に引用する請求項２～５も同様である。 （２）独立特許要件について そこで、本件訂正後の特許請求の範囲の請求項１～５に係る発明（以下「本件補正発明１～５」という。）が特許出願の際独立して特許を受けることができるものか（特許法第１２６条第７項の規定に違反しないか）について検討する。 ア 本件補正発明１について 本件補正発明１の「導入口を覆う衝突材」は、「衝突材」について、明細書には何ら説明がなく、どのような範囲の部材が、導入口に対してどのように配置されていることを特定しているのかが明確でないから、本件補正発明１は、特許法第３６条第６項第２号の規定を満たしていない。 また、本件補正発明１を引用する本件補正発明２～５も同様である。 イ 本件補正発明２について 本件補正発明２の「前記膨張室と前記膨張室とを区画する隔壁」とは、「前記膨張室と前記膨張室」が、引用する本件補正発明１の「導入口側の膨張室」と「排出口側の膨張室」とどのような対応関係であることを特定しているのかが明確でなく、特定する構造が明確でない。 したがって、本件補正発明２は、特許法第３６条第６項第２号の規定を満たしていない。 また、本件補正発明２を引用する本件補正発明４及び５も同様である。 ウ 本件補正発明３について 本件補正発明３の「前記膨張室」は、引用する本件補正発明１の「導入口側の膨張室」と「排出口側の膨張室」とどのような対応関係であることを特定しているのかが明確でなく、特定する構造が明確でない。 したがって、本件補正発明３は、特許法第３６条第６項第２号の規定を満たしていない。 また、本件補正発明３を引用する本件補正発明４及び５も同様である。 エ 小括 ゆえに、本件訂正は、特許法第１２６条第項７項の規定を満たしていない。 （３）実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものかについて 訂正前の請求項１及び２は、上記第１の訂正事項１及び２の訂正前の請求項１及び２の記載のとおりであって、請求項１には、「前記衝突板と空間とから構成され、導入口よりも横断面積が大きい膨張室」と記載され、請求項２には、「前記膨張室を複数備え、前記膨張室と前記膨張室とを区画する隔壁が設けられている」と記載されているから、請求項２の「複数」の「膨張室」は、全て「前記衝突板と空間とから構成され、導入口よりも横断面積が大きい膨張室」である。 一方、訂正後の請求項２は、引用する請求項１に「前記衝突板と空間とから構成され、前記導入口よりも横断面積が大きい排出口側の膨張室」と特定されており、導入口側の膨張室の構成及び横断面積について、何ら特定されておらず、請求項２の「前記膨張室と前記膨張室と」は、排出口側の膨張室が衝突板と空間とから構成され、導入口よりも横断面積が大きいことは特定されているが、それ以外の膨張室の構成は、衝突板を構成要素としないものを含み、その横断面積は、膨張室と同じ又は小さいものも含んでいる。 したがって、訂正後の請求項２は、訂正前の請求項２と比べて、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものである。 また、請求項２を引用する請求項４及び５も同様である。 ゆえに、本件訂正は、特許法第１２６条第項６項の規定を満たしていない。 第６ 本件訂正についての判断 １ 訂正の目的について （１）訂正事項１について 上記訂正事項１は、訂正前の「導入口よりも横断面積が大きい膨張室」について、「排出口側の膨張室」であることを限定し、さらに、「オイルセパレータ」について、「導入口を覆う衝突材を有する導入口側の膨張室」を有すること、及び「前記導入口側の膨張室の容積よりも前記排出口側の膨張室の容積が大きい」ことを限定するから、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とする。 また、請求項１を引用する請求項２～５も同様である。 （２）訂正事項２ 上記訂正事項２は、引用する請求項１において、訂正事項１により「導入口側の膨張室」と「排出口側の膨張室」を備えることが特定されたことに整合させるために、「前記膨張室を複数備え、」の記載を削除するものであるから、特許法第１２６条第１項ただし書第３号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とする。 （２）訂正事項３、４ 上記訂正事項３、４は、訂正事項１及び２により訂正される請求項１及び２の記載に、明細書の段落【０００９】及び【００１１】の記載を整合させるものであるから、特許法第１２６条第１項ただし書第３号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とする。 ２ 独立特許要件について 上記１（１）のとおり、本件訂正後の特許請求の範囲の請求項１～５に係る発明（以下「本件訂正発明１～５」という。）は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、特許出願の際独立して特許を受けることができるものか（特許法第１２６条第７項の規定に違反しないか）について以下検討する。 （１）本件訂正発明１について 本件訂正発明１の「導入口を覆う衝突材」は、「衝突材」について、明細書に何ら説明がなく、どのような範囲の部材が、導入口に対してどのように配置されていることを特定しているのかが明確でない。 ア 「衝突材」とは、その文言から、「コンプレッサで圧縮された圧縮空気」が、衝突する部材と解されるところ、請求人が、本件審判請求書において、訂正の根拠とする明細書の段落【００３２】には「油水分を捕獲する」「ウレタンフォーム（スポンジ等）３８」が記載され、【００３８】には「ウレタンフォーム３８によって捕獲された水分と油分」と記載されているが、衝突するとの記載はない。そして、図３を参照すると、導入口１４からのパージエアは、「ウレタンフォーム（スポンジ等）３８」内を通過して、パンチングメタル板３７の複数の孔を通り、一次膨張室３１内のパンチングメタル板３７と衝突板３４との間の空間を通過して衝突板３４に衝突して空気から油分と水分を分離すると理解できる（明細書【００２３】～【００３２】）から、「ウレタンフォーム（スポンジ等）３８」に、導入口１４からのパージエアが衝突しているとは理解できない。 仮に、「衝突材」の一実施例が、「ウレタンフォーム（スポンジ等）３８」であるとすると、本件訂正発明１の「衝突材」は、通常の意味での「衝突材」と異なることとなるから、その特定する構造の範囲が明確でない。 さらに、単に圧縮空気が当たる部材という程度の意味とすると、膨張室の内壁や膨張室内に設けた部材は全て圧縮空気が当たることとなり、この点でも「衝突材」の特定する範囲が明確でない。 イ また、「導入口を覆う」とは、通常、一面に広がりかぶさって導入口を隠すことを意味し、図３及び４の導入口１４とウレタンフォーム３８のような関係を指すとは理解しない。 ウ したがって、「導入口を覆う衝突材」とは、どのような「材」が導入口に対して、どのように配置されていることを特定しているのかが明確でない。 ゆえに、本件訂正発明１は、特許法第３６条第６項第２号の規定を満たしていない。 また、本件訂正発明１を引用する本件訂正発明２～５も同様である。 （２）本件訂正発明２について 本件訂正発明２の「前記膨張室と前記膨張室とを区画する隔壁」とは、「前記膨張室と前記膨張室」が、引用する特定しているのかが明確でなく、特定する構造が明確でない。 したがって、本件訂正発明２は、特許法第３６条第６項第２号の規定を満たしていない。 また、本件訂正発明２を引用する本件訂正発明４及び５も同様である。 （３）本件訂正発明３について 本件訂正発明３の「前記膨張室」は、引用する本件訂正発明２の「膨張室」であるところ、上記（２）のとおりであるから、本件訂正発明３の「前記膨張室」は、本件訂正発明１の「導入口側の膨張室」と「排出口側の膨張室」とどのような対応関係であることを特定しているのかが明確でなく、特定する構造が明確でない。 したがって、本件訂正発明３は、特許法第３６条第６項第２号の規定を満たしていない。 また、本件補正発明３を引用する本件補正発明４及び５も同様である。 （４）小括 ゆえに、本件訂正は、特許法第１２６条第項７項の規定を満たしていない。 ３ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものかについて 訂正前の請求項１及び２は、上記第４の訂正事項１及び２の訂正前の請求項１及び２の記載のとおりであって、請求項１は「前記衝突板と空間とから構成され、導入口よりも横断面積が大きい膨張室」と記載され、請求項２は「前記膨張室を複数備え、前記膨張室と前記膨張室とを区画する隔壁が設けられている」と記載されているから、請求項２の「複数」の「膨張室」は、全て「前記衝突板と空間とから構成され、導入口よりも横断面積が大きい膨張室」である。 一方、訂正後の請求項２は、引用する請求項１に「前記衝突板と空間とから構成され、前記導入口よりも横断面積が大きい排出口側の膨張室」と記載され、導入口側の膨張室が衝突板と空間から構成されること、及びその横断面積は、何ら特定されておらず、請求項２の「前記膨張室と前記膨張室と」は、排出口側の膨張室が衝突板と空間とから構成され、導入口よりも横断面積が大きいことは特定されているが、それ以外の膨張室は、衝突板と空間から構成されないもの及びその横断面積が、導入口と同じ又は導入口より小さいものも含んでいる。 したがって、訂正後の請求項２は、訂正前の請求項２と比べて、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものである。 また、請求項２を引用する請求項３～５も同様である。 ゆえに、請求項２～５に係る本件訂正は、特許法第１２６条第項６項の規定を満たしていない。 第３ むすび 以上のとおり、本件訂正請求は、特許法第１２６条第６項及び第７項の規定に適合しない。 よって、結論のとおり審決する。