2021-390040

第２　請求の趣旨

本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第５３９１３７８号の明細書を本件審判請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを求めるものであり、その訂正事項は次のとおりである。

（１）訂正事項１

明細書の段落【０００７】に

「請求項１の発明は、前記「イ」～「ハ」の意図を達成することにある。」

と記載されているのを、

「請求項１の発明は、前記「イ」、「ロ」の意図を達成することにある。」

に訂正する。

（２）訂正事項２

明細書の段落【００１７】に

「従って、請求項１は、前記「イ」～「ハ」の意図を達成できる特徴がある。」

と記載されているのを、

「従って、請求項１は、前記「イ」、「ロ」の意図を達成できる特徴がある。」

に訂正する。

第３　訂正拒絶理由の概要

令和３年４月１３日付けで通知した訂正拒絶理由の概要は、訂正事項１及び２に係る訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書第３号の規定（明瞭でない記載の釈明）に適合せず、また、特許法第１２６条第１項ただし書第１号の規定（特許請求の範囲の減縮）、第２号の規定（誤記又は誤訳の訂正）及び第４号の規定（他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること）のいずれにも適合しない、というものである。

第４　訂正の適否

（１）訂正事項１について

訂正事項１に係る訂正が特許法第１２６条第１項ただし書第３号の規定に適合するか（明瞭でない記載の釈明であるか）について、以下、検討する。

ア　段落【０００７】の記載が不明瞭か否かについて

訂正事項１の実体的な内容は、本件特許明細書における本件請求項１ないし５に係る発明（以下、それぞれ「本件発明１」ないし「本件発明５」という。）のうち、本件発明１に対応する説明箇所から、本件特許明細書中の「ハ」の記載を削除するものである。

段落【０００６】には、「「ハ」 マスク部と、首筋前部、及び胸元肩部とを、それぞれ別の布地で形成し、マスク部の下端端部と、首筋前部の上端端部との左右端部を縫合し、マスク部の下端端部と、首筋前部の上端端部との間で、かつマスク部の裏面と、首筋前部の上面との間に、開口部を確保し、かつこの開口部を介して、マスクの内外気のスムーズな流通を図ること、又は息苦しさを解消すること、等にある。」と記載されている。

一方、請求項１には、「前記マスクは、両端に耳掛け紐を設けた、前記鼻から口元を包囲するマスク部と、このマスク部に設けた、前記首筋前側に添設する首筋前部と、この首筋前部に設けた前記胸元、及び肩部に到る胸元肩部と、前記首筋後側に添設する、この首筋前部、及び胸元肩部に設けた首筋後部と、この首筋後部の両端の裏面に設けた固定具と、前記マスク部の下端端部と前記首筋前部の上端端部との間に形成した開口部と、で構成し」と記載されている（下線は当審が付与。以下、同様。）から、段落【０００６】における「ハ」の記載は、本件発明１の各発明特定事項に対応する具体的な説明になっているといえ、段落【０００７】の記載は明瞭である。

したがって、訂正事項１は、明瞭でない記載の釈明であるとはいえない。

イ　訂正後の段落【０００７】と段落【００１１】及び【００１４】の記載とが整合していないこと

請求人は審判請求書における６（３）ア（ア）ａにおいて、明細書における段落【０００６】の「ハ」の記載は、本件発明２に対応する説明であるから、本件発明１の説明箇所である段落【０００７】に「ハ」の記載があるのは不整合である旨を主張している。

しかしながら、上記主張のとおり段落【０００６】の「ハ」の記載が本件発明２に対応するものと解すると、請求項２の記載を引用していない本件発明３ないし５に対応する説明箇所である段落【００１１】及び【００１４】は、段落【０００６】の「ハ」の記載を含むため、請求人の上記主張と整合していない。

この点で、段落【０００６】の「ハ」の記載は、本件発明２のみに対応する説明とはいえないことは明らかである。

ウ　平成２５年５月２９日に提出された意見書の主張と整合していないこと

請求人は、平成２５年５月２９日に提出された意見書において、本件発明１に関し、「２．　以上の請求項１の補正は、マスクの縫着と、特徴とを、特定したものであります。

（２－１）　即ち、“前記マスク部の下端端部の布地を幅方向（中心部の幅方向の長さ）に広くし、前記首筋前部に、ゆとりを持って縫着する”である。

（２－２）　即ち、明細書の［００３８］に記載の“空気の流通が図れること、息苦しさの解消、眼鏡の曇り防止等に有効である。”」と主張している。

また、本件特許明細書の段落【００３８】には、「この装着時に、図４のマスク部１の下端端部１ｂを持上げ、開口部８があることを示した正面図において、開口部８が、口元の下側に開放することで、空気の流通が図れること、息苦しさの解消、眼鏡の曇り防止等に有効である。」と記載されている。

そうすると、本件発明１は「開口部」を有することにより、空気の流通が図れること、息苦しさの解消、眼鏡の曇り防止等に有効であるという効果を有することが把握できる。

それにもかかわらず、請求人が求める訂正事項１は、本件発明１から前述の効果を削除する訂正であるから、請求人自身が審査過程においてした主張と矛盾している。

エ　まとめ

したがって、訂正事項１に係る訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書第３号の規定（明瞭でない記載の釈明）に適合しない。

また、訂正事項１に係る訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号の規定（特許請求の範囲の減縮）、第２号の規定（誤記又は誤訳の訂正）及び第４号の規定（他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること）のいずれにも適合しない。

よって、訂正事項１に係る訂正は、特許法第１２６条第１項の規定に違反するものである。

（２）訂正事項２について

（１）と同様の理由により、訂正事項２に係る訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書第３号の規定（明瞭でない記載の釈明）に適合しない。

また、訂正事項２に係る訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号の規定（特許請求の範囲の減縮）、第２号の規定（誤記又は誤訳の訂正）及び第４号の規定（他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること）のいずれにも適合しない。

よって、訂正事項２に係る訂正は、特許法第１２６条第１項の規定に違反するものである。

第５　むすび

以上のとおり、訂正事項１及び２は、特許法第１２６条第１項ただし書に掲げるいずれかの事項を目的とするものとはいえないから、訂正事項１及び２に係る本件訂正は認められない。