2021-014120

第２ 本願発明について

１ 本願発明

本願請求項１～７６に係る発明は、令和３年４月２０日に提出された手続補正書の特許請求の範囲の請求項１～７６に記載された事項により特定されるとおりのものと認められるところ、下記の第３の「拒絶の理由の概要」の理由５で対象とされている請求項のうちの請求項２９及び３０に係る発明（以下、「本願発明２９」及び「本願発明３０」という。）と、請求項２９が引用する請求項１に係る発明（以下、「本願発明１」という。）は、以下のとおりである。なお、下線は、当審において付与した。

「 【請求項１】

モリブデン酸金属（金属－Ｍｏ）を生成するための方法であって、

液体媒体中の金属モリブデン－９９（Ｍｏ－９９）材料を第１の酸と反応させて、Ｍｏ組成物を得る工程、

前記Ｍｏ組成物と金属源を合わせて、金属－Ｍｏ組成物を得る工程、及び

前記金属－Ｍｏ組成物を塩基でｐＨ調整して、複数の金属－Ｍｏ微粒子を沈殿させる工程を含む、方法。」

「 【請求項２９】

前記金属源が、アルミニウム、ケイ素、スズ、ゲルマニウム、ジルコニウム、チタン、ハフニウム、バナジウム、クロム、マンガン、コバルト、ニッケル、鉄、銅、ニオブ、ロジウム、ガドリニウム、トリウム、セリウム、ウラン、プラセオジム、テルビウム及びそれらの組合せからなる群から選択される、請求項１に記載の方法。」

「 【請求項３０】

前記チタンが、塩化チタン（ＩＩＩ）（ＴｉＣｌ３）、塩化チタン（ＩＩ）（ＴｉＣｌ２）、四塩化チタン（ＴｉＣｌ４）及びそれらの組み合わせからなる群から選択されるチタン塩である、請求項２９に記載の方法。」

２ パリ条約による優先権の主張の基礎となる出願の明細書に記載された事項

（１）本願は、上記第１の「手続の経緯」で記載したとおり、２０１７年２月２４日、同年１１月３０日、２０１８年２月２２日を優先日とする複数の基礎出願を基礎とするパリ条約による優先権を主張するものであるところ、その一つである２０１８年２月２２日を優先日とする優先権主張番号15/902,140の出願の明細書の特許請求の範囲の請求項１、２９及び３０、並びに[0002]及び[0056]には、次の記載がある。なお、下線は、当審において付与した。

「1. A process for producing a metal-molybdate (metal-Mo), comprising:

reacting a metal molybdenum (Mo) material in a liquid medium with a first acid to provide a Mo composition;

combining the Mo composition with a metal source to provide a metal-Mo composition; and

pH adjusting the metal-Mo composition with a base to precipitate a plurality of metal-Mo particulates.」

（当審訳：モリブデン酸金属（金属－Ｍｏ）を生成するための方法であって、

液体媒体中の金属モリブデン（Ｍｏ）材料を第１の酸と反応させて、Ｍｏ組成物を得る工程、

前記Ｍｏ組成物と金属源を合わせて、金属－Ｍｏ組成物を得る工程、及び前記金属－Ｍｏ組成物を塩基でｐＨ調整して、複数の金属－Ｍｏ微粒子を沈殿させる工程を含む、方法。）

「29. The process of claim 1, wherein the metal source is selected from the group consisting of Aluminum, Silicon, Tin, Germanium, Zirconium, Titanium, Hafnium, Vanadium, Chromium, Manganese, Cobalt, Nickel, Iron, Copper, Niobium, Rhodium, Gadolinium, Thorium, Cerium, Uranium, Praseodymium, Terbium, and a combination thereof.」

（当審訳：前記金属源が、アルミニウム、ケイ素、スズ、ゲルマニウム、ジルコニウム、チタン、ハフニウム、バナジウム、クロム、マンガン、コバルト、ニッケル、鉄、銅、ニオブ、ロジウム、ガドリニウム、トリウム、セリウム、ウラン、プラセオジム、テルビウム及びそれらの組合せからなる群から選択される、請求項１に記載の方法。）

「30. The process of claim 29, wherein the titanium is a titanium salt selected from the group consisting of titanium(III) chloride (TiCl3), titanium(II) chloride (TiCl2), titanium tetrachloride (TiCl4), and a combination thereof.」

（当審訳：前記チタンが、塩化チタン（ＩＩＩ）（ＴｉＣｌ３）、塩化チタン（ＩＩ）（ＴｉＣｌ２）、四塩化チタン（ＴｉＣｌ４）及びそれらの組み合わせからなる群から選択されるチタン塩である、請求項２９に記載の方法。）

「 TECHNICAL FIELD

[0002] The presently-disclosed invention relates generally to metal-molybdate materials suitable for use in technetium-99m generators (Mo-99/Tc-99m generators) and methods for making the same.」

（当審訳：ここで開示される発明は、全般的に、テクネチウム－９９ｍジェネレータ（Ｍｏ－９９／Ｔｃ－９９ｍジェネレータ）における使用に適しているモリブデン酸金属材料、及び、それを作る方法に関する。）

「[0056] FIG.1 illustrates an example embodiment in accordance with the invention. In particular, FIG.1 illustrates a process including an optional step (as indicated by the broken lines) of irradiating a metal molybdenum target to provide a metal Mo material at operation 10 prior to combination with the metal Mo material (e.g., received from operation 10 or alternatively received from a third party) in a liquid medium with at least a first acid to provide a Mo composition at operation 20.」

（当審訳：図１は、本発明に関する実施例を表している。特に、図１は、操作１０で、金属モリブデンターゲットに放射線を照射して、金属Ｍｏ材料を得る任意選択の工程（破線により示されている）を含み、その後、操作２０で、液体媒体中の金属Ｍｏ材料（例えば、操作１０から入手した、あるいは第三者から入手した）を少なくとも第１の酸と反応させて、Ｍｏ組成物を得る方法を表している。）

（２）その余の基礎出願について

２０１７年２月２４日を優先日とする優先権主張番号62/463,020の出願の明細書の特許請求の範囲の請求項１には「(a) dissolving a metal molybdenum-99 (Mo-99) material in a liquid medium with a first acid to provide a Mo-99 composition」（当審訳：(a)液体媒体中において、金属モリブデン－９９（Ｍｏ－９９）材料を第１の酸とともに溶解させて、Ｍｏ－９９組成物を得る工程）、２０１７年１１月３０日を優先日とする優先権主張番号62/592,737の出願の明細書の特許請求の範囲の請求項１には「(a) dissolving a metal molybdenum (Mo) material in a liquid medium with a first acid to provide a Mo composition」（当審訳：(a)液体媒体中において、金属モリブデン（Ｍｏ）材料を第１の酸とともに溶解させて、Ｍｏ組成物を得る工程）と記載されており、前者の明細書及び後者の明細書とも、液体媒体中の金属モリブデン（Ｍｏ）又は金属モリブデン－９９（Ｍｏ－９９）材料を第１の酸と「反応させる」（reacting）ことについては一切記載されておらず、「溶解させる」（dissolving）ことを「反応させる」（reacting）ことと解することができる記載もない。

３ パリ条約による優先権の主張の効果（特許性の判断の基準日）について

上記１及び２から、本願発明１並びに本願発明２９及び３０は、２０１８年２月２２日を優先日とする優先権主張番号15/902,140の出願の明細書に記載されており、その前の２０１７年２月２４日を優先日とする優先権主張番号62/463,020の出願の明細書、及び２０１７年１１月３０日を優先日とする優先権主張番号62/592,737の出願の明細書には記載されていないことから、特許法第３９条第２項の適用にあたっては、本願発明１並びに本願発明２９及び３０に係る出願は２０１８年２月２２日にされたものとして扱うこととする。

第３ 拒絶の理由の概要

原査定の拒絶の理由は、令和２年１０月１６日付け拒絶理由通知書に記載した理由３～５であるところ、そのうちの理由５の概要は、以下のとおりである。

５．（同日出願）この出願の下記の請求項に係る発明は、同一出願人が同日出願した下記の出願に係る発明と同一と認められるから、この通知書と同日に発送した特許庁長官名による指令書に記載した届出がないときは、特許法第３９条第２項の規定により特許を受けることができない。

記 （引用文献等については引用文献等一覧参照）

・請求項２９～３３、３５

・引用文献等４

＜引用文献等一覧＞

１.～３.（省略）

４．特願２０１９－５６７４９８号（特表２０２０－５１４２４４号）

なお、令和２年１０月１６日付け拒絶理由通知書では、特願２０１９－５６７４９８号（以下、「同日出願４」という。）の請求項１に「モリブデン酸チタン（Ｔｉ－Ｍｏ）を生成するための方法であって、液体媒体中の金属モリブデン－９９（Ｍｏ－９９）材料を第１の酸と反応させて、Ｍｏ組成物を得る工程、前記Ｍｏ組成物とチタン源を合わせて、Ｔｉ－Ｍｏ組成物を得る工程、及び前記Ｔｉ－Ｍｏ組成物を塩基でｐＨ調整して、複数のＴｉ－Ｍｏ微粒子を沈殿させる工程を含む方法。」が記載されているほか、チタン源として塩化チタンを用いること等が同請求項１８等に記載されていることを指摘している。

第４ 同日出願４の特許請求の範囲の記載について

１ 同日発明について

同日出願４の請求項１～６９に係る発明は、同日出願４の審査過程において令和３年４月２０日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項１～６９に記載された事項により特定されるとおりのものと認められる。そして上記の第３の「拒絶の理由の概要」の理由５で指摘された請求項のうち請求項１、１８及び１９に係る発明（以下、「同日発明１」、「同日発明１８」及び「同日発明１９」という。）は、以下のとおりである。なお、下線は当審において付与したものである。

「 【請求項１】

モリブデン酸チタン（Ｔｉ－Ｍｏ）を生成するための方法であって、

液体媒体中の金属モリブデン－９９（Ｍｏ－９９）材料を第１の酸と反応させて、Ｍｏ組成物を得る工程、

前記Ｍｏ組成物とチタン源を合わせて、Ｔｉ－Ｍｏ組成物を得る工程、及び

前記Ｔｉ－Ｍｏ組成物を塩基でｐＨ調整して、複数のＴｉ－Ｍｏ微粒子を沈殿させる工程を含む方法。」

「 【請求項１８】

前記チタン源が、塩化チタンを含む、請求項１に記載の方法。」

「 【請求項１９】

前記塩化チタンが、塩化チタン（ＩＩＩ）（ＴｉＣｌ３）、塩化チタン（ＩＩ）（ＴｉＣｌ２）、四塩化チタン（ＴｉＣｌ４）、又はそれらの任意の組合せを含む、請求項１８に記載の方法。」

２ 同日出願４の基礎出願の明細書に記載された事項

（１）同日出願４は、２０１７年２月２４日、同年１１月３０日、２０１８年２月２２日を優先日とする複数の基礎出願を基礎とするパリ条約による優先権を主張するものであるところ、その一つである２０１８年２月２２日を優先日とする優先権主張番号15/902,086の出願の明細書の特許請求の範囲の請求項１、１８及び１９、並びに[0002]及び[0050]には、次の記載がある。

「1. A process for producing a titanium-molybdate (Ti-Mo), comprising:

reacting a metal molybdenum (Mo) material in a liquid medium with a first acid to provide a Mo composition;

combining the Mo composition with a titanium source to provide a Ti-Mo composition; and

pH adjusting the Ti-Mo composition with a base to precipitate a plurality of Ti-Mo particulates.」

（当審訳：モリブデン酸チタン（Ｔｉ－Ｍｏ）を生成するための方法であって、

液体媒体中の金属モリブデン（Ｍｏ）材料を第１の酸と反応させて、Ｍｏ組成物を得る工程、

前記Ｍｏ組成物とチタン源を合わせて、Ｔｉ－Ｍｏ組成物を得る工程、及び

前記Ｔｉ－Ｍｏ組成物を塩基でｐＨ調整して、複数のＴｉ－Ｍｏ微粒子を沈殿させる工程を含む方法。）

「18. The process of claim 1, wherein the titanium source comprises a titanium chloride.」

（当審訳：前記チタン源が、塩化チタンを含む、請求項１に記載の方法。）

「19. The process of claim 18, wherein the titanium chloride comprises titanium(III) chloride (TiCl3), titanium(II) chloride (TiCl2), titanium tetrachloride (TiCl4), or any combination thereof.」

（当審訳：前記塩化チタンが、塩化チタン（ＩＩＩ）（ＴｉＣｌ３）、塩化チタン（ＩＩ）（ＴｉＣｌ２）、四塩化チタン（ＴｉＣｌ４）、又はそれらの任意の組合せを含む、請求項１８に記載の方法。）

「 TECHNICAL FIELD

[0002] The presently-disclosed invention relates generally to metal-molybdate materials suitable for use in technetium-99m generators (Mo-99/Tc-99m generators) and methods for making the same.」

（当審訳：ここで開示される発明は、全般的に、テクネチウム－９９ｍジェネレータ（Ｍｏ－９９／Ｔｃ－９９ｍジェネレータ）における使用に適しているモリブデン酸チタン材料、及び、それを作る方法に関する。）

「[0050] FIG.1 illustrates an example embodiment in accordance with the invention. In particular, FIG.1 illustrates a process including an optional step (as indicated by the broken lines) of irradiating a metal molybdenum target to provide a metal Mo material at operation 10 prior to reaction of the metal Mo material (e.g., received from operation 10 or alternatively received from a third party) in a liquid medium with at least a first acid to provide a Mo composition at operation 20.」

（当審訳：図１は、本発明に関する実施例を表している。特に、図１は、操作１０で、金属モリブデンターゲットに放射線を照射して、金属Ｍｏ材料を得る任意選択の工程（破線により示されている）を含み、その後、操作２０で、液体媒体中の金属Ｍｏ材料（例えば、操作１０から入手した、あるいは第三者から入手した）を少なくとも第１の酸と反応させて、Ｍｏ組成物を得る方法を表している。）

（２）その余の基礎出願について

２０１７年２月２４日を優先日とする優先権主張番号62/463,020の出願の明細書の特許請求の範囲の請求項１には「(a) dissolving a metal molybdenum-99 (Mo-99) material in a liquid medium with a first acid to provide a Mo-99 composition」（当審訳：(a)液体媒体中において、金属モリブデン－９９（Ｍｏ－９９）材料を第１の酸とともに溶解させて、Ｍｏ－９９組成物を得る工程）、２０１７年１１月３０日を優先日とする優先権主張番号62/592,737の出願の明細書の特許請求の範囲の請求項１には「(a) dissolving a metal molybdenum (Mo) material in a liquid medium with a first acid to provide a Mo composition」（当審訳：(a)液体媒体中において、金属モリブデン（Ｍｏ）材料を第１の酸とともに溶解させて、Ｍｏ組成物を得る工程）と記載されており、前者の明細書及び後者の明細書とも、液体媒体中の金属モリブデン（Ｍｏ）又は金属モリブデン－９９（Ｍｏ－９９）材料を第１の酸と「反応させる」（reacting）ことについては一切記載されておらず、「溶解させる」（dissolving）ことを「反応させる」（reacting）ことと解することができる記載もない。

加えて、前者の明細書には「producing a titanium-molybdate-99 (Ti-Mo-99)」（当審訳：モリブデン酸チタン－９９（Ｔｉ－Ｍｏ－９９）を生成する）こと、後者の明細書には「producing a titanium-molybdate (Ti-Mo)」（当審訳：モリブデン酸チタン（Ｔｉ－Ｍｏ）を生成する）ことがそれぞれ記載されているものの、チタン以外の金属について具体的にモリブデン酸金属（金属－Ｍｏ）を生成することについて記載されていない。

３ パリ条約による優先権の主張の効果（特許性の判断の基準日）について

上記１及び２によれば、同日発明１、１８及び１９は、２０１８年２月２２日を優先日とする優先権主張番号15/902,086の出願の明細書に記載されており、その前の２０１７年２月２４日を優先日とする優先権主張番号62/463,020の出願の明細書、及び２０１７年１１月３０日を優先日とする優先権主張番号62/592,737の出願の明細書には記載されていないことから、特許法第３９条第２項の規定の適用にあたっては、同日発明１、１８及び１９に係る出願は２０１８年２月２２日にされたものとして扱うこととする。

第５ 当審の判断

１ 本願発明３０について

（１）対比・判断

本願発明３０は、本願発明１における「金属源」を、本願発明２９において、複数の選択肢からなる「金属源」のうち、「チタン」を選択した場合を引用して、当該「チタン」が、「塩化チタン（ＩＩＩ）（ＴｉＣｌ３）、塩化チタン（ＩＩ）（ＴｉＣｌ２）、四塩化チタン（ＴｉＣｌ４）及びそれらの組み合わせからなる群から選択されるチタン塩である」ことを特定した発明である。

一方、同日発明１９は、同日発明１における「チタン源」を、同日発明１８を引用して「塩化チタン」を含むものとし、さらに当該「塩化チタン」が、「塩化チタン（ＩＩＩ）（ＴｉＣｌ３）、塩化チタン（ＩＩ）（ＴｉＣｌ２）、四塩化チタン（ＴｉＣｌ４）及びそれらの組み合わせからなる群から選択されるチタン塩である」とした発明である。

ここで、前者の「塩化チタン（ＩＩＩ）（ＴｉＣｌ３）、塩化チタン（ＩＩ）（ＴｉＣｌ２）、四塩化チタン（ＴｉＣｌ４）及びそれらの組み合わせからなる群から選択されるチタン塩である」ことと、後者の「塩化チタン（ＩＩＩ）（ＴｉＣｌ３）、塩化チタン（ＩＩ）（ＴｉＣｌ２）、四塩化チタン（ＴｉＣｌ４）及びそれらの組み合わせからなる群から選択されるチタン塩である」こととは、表現上の違いはあるものの、実体は同じである。

また、本願発明１と同日発明１とは、上記第２の１の【請求項１】と上記第４の１の【請求項１】とを対比してわかるとおり、前者で「金属」とされている部分がすべて後者では「チタン」又は「Ｔｉ」とされている以外、両者の構成は同じものとなっている。

そうすると、本願発明１と同日発明１とは、「金属」と「チタン」又は「Ｔｉ」という「金属源」と「チタン源」についての外形上の違いがあるにせよ、本願発明３０と同日発明１９では、「金属源」と「チタン源」の具体的な選択肢において一致がみられることから、両者に発明としての構成上の差異を認めることはできない。

よって、本願発明３０は同日発明１９と同一である。

（２）基準日について

上記第２の３及び上記第４の３で述べたとおり、本願発明３０と同日発明１９は、両者とも２０１８年２月２２日が特許性の判断の基準日であることから、パリ条約第４条Ｂの規定を踏まえると、同一である両発明について、特許法第３９条第２項に規定する「同日」に特許出願があったものということができる。

（３）請求人の主張について

請求人は、審判請求書の請求の理由において、上記第３で記載した拒絶の理由５について何ら意見を述べていない。

また、令和３年４月２０日に提出された意見書では、

「審査官殿は、請求項２９－３３及び３５に係る発明は、同一出願人が同日出願した引用文献４に係る発明と同一と認定されている。しかしながら、本発明がモリブデン酸金属を生成するための方法であるのに対し、引用文献４の発明はモリブデン酸チタンを生成するための方法であるから、本発明は、引用文献４の発明とは異なる。」

と主張しているが、上記（１）で述べたように、同日出願４（上記意見書における「引用文献４」）の特許請求の範囲には、同日発明１９として、同日発明１における「チタン源」を、同日発明１８を引用して「塩化チタン」を含むものとし、さらに当該「塩化チタン」が、「塩化チタン（ＩＩＩ）（ＴｉＣｌ３）、塩化チタン（ＩＩ）（ＴｉＣｌ２）、四塩化チタン（ＴｉＣｌ４）及びそれらの組み合わせからなる群から選択されるチタン塩である」とした発明が記載されており、当該発明は、上記本願発明３０と同一である。

したがって、請求人の上記「本発明がモリブデン酸金属を生成するための方法であるのに対し、引用文献４の発明はモリブデン酸チタンを生成するための方法であるから、本発明は、引用文献４の発明とは異なる」との主張は、本願の請求項１と同日出願４の請求項１との単なる文言上の差異を述べたにすぎないことから、上記当審の判断を左右するものではない。

（４）小括

以上の検討のとおり、本願発明３０と同日発明１９とは、同日に特許出願があったものであり、かつ、特許法第３９条第２項に規定する「同一の発明」である。

そして、請求人には、令和２年１０月１６日付けで特許法第３９条第６項による指令書が通知されているが、これを受けての協議結果の届出もなされていない。

したがって、本願発明３０については、特許法第３９条第７項の規定により、同第２項の協議が成立しなかったものとみなされるから、同項の規定により、本願発明３０についての特許を受けることができない。

２ 本願発明２９について

（１）対比・判断

上述のとおり、本願発明１と同日発明１とは、上記第２の１の【請求項１】と上記第４の１の【請求項１】とを対比してわかるとおり、前者で「金属」とされている部分がすべて後者では「チタン」又は「Ｔｉ」とされている以外、何ら違いはない。

そして、本願発明２９は、本願発明１における「金属源」を「前記金属源が、アルミニウム、ケイ素、スズ、ゲルマニウム、ジルコニウム、チタン、ハフニウム、バナジウム、クロム、マンガン、コバルト、ニッケル、鉄、銅、ニオブ、ロジウム、ガドリニウム、トリウム、セリウム、ウラン、プラセオジム、テルビウム及びそれらの組合せからなる群から選択される」ものとした発明である。ここで、本願発明２９におけるこの「金属源」の選択肢は、形式上又は事実上の選択肢にあたるものであって、この選択肢において「チタン」のみを選択して発明特定事項と仮定すると、本願発明２９と同日発明１とは同一ということになる。

なお、日本特許庁の特許・実用新案「審査基準」の「本願発明が第３９条の規定により特許受けることができないものであるか否かの判断」（第III部第４章4.3欄）では、「一方の出願の請求項に係る発明の発明特定事項が選択肢を有する場合において、選択肢中の一の選択肢のみをその選択肢に係る発明特定事項と仮定したときの請求項に係る発明と、他方の出願の請求項に係る発明との対比の結果、両者が「同一」である」場合、第３９条の規定により特許を受けることができないものとされている。

（２）基準日について

上記１の（２）で述べたのと同様、本願発明２９と同日発明１は、同一である発明について、特許法第３９条第２項に規定する「同日」に特許出願があったものといえる。

（３）請求人の主張について

本願発明２９と同日発明１についての主張も、上記１の（３）で検討した主張と事情は同じであるから、上記当審の判断を左右するものではない。

（４）小括

以上のとおりであるから、上記１において検討した本願発明３０と同様の理由により、本願発明２９についても、同日発明１との関係に起因して、特許を受けることができない。

第６ むすび

以上のとおり、本願の請求項２９及び３０に係る発明は、特許法第３９条第２項の規定により特許を受けることができないから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。

よって、結論のとおり審決する。