2016-700845

特許第５８８３６４５号発明「気泡吸着抑制方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

【結　論】 特許第５８８３６４５号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔１－４〕、〔５－７〕について訂正することを認める。 特許第５８８３６４５号の請求項１ないし７に係る特許を維持する。

【理　由】 第１　手続の経緯 特許第５８８３６４５号の請求項１ないし７に係る特許についての出願は、平成２３年１２月２８日に特許出願され、平成２８年２月１２日にその特許権の設定登録がされ、その後、その特許について、特許異議申立人中辻史郎及び佐藤由子それぞれにより特許異議の申立てがなされ、同年１２月２８日付けで取消理由が通知され、その指定期間内である平成２９年３月１０日に意見書の提出及び訂正の請求（以下「本件訂正請求」という。）があり、特許異議申立人中辻史郎及び佐藤由子それぞれに期間を指定して本件訂正請求に対する意見書の提出を求めたが、いずれの特許異議申立人からも意見書が提出されなかったものである。 第２　訂正の適否についての判断 １　訂正の内容 本件訂正請求による訂正（以下「本件訂正」という。）の内容は、以下の（１）及び（２）のとおりである（下線は訂正箇所を表す。）。 （１）訂正事項１ 特許請求の範囲の請求項１に「ポリ（オキシエチレン）ソルビタン脂肪酸エステル及びポリオキシエチレントリベンジルフェニルエーテルから選ばれる１種以上のポリオキシエチレン型非イオン系界面活性剤」とあるのを、「ポリオキシエチレントリベンジルフェニルエーテルからなるポリオキシエチレン型非イオン系界面活性剤」に訂正する。 （２）訂正事項２ 特許請求の範囲の請求項５に「ポリ（オキシエチレン）ソルビタン脂肪酸エステル及びポリオキシエチレントリベンジルフェニルエーテルから選ばれる１種以上のポリオキシエチレン型非イオン系界面活性剤」とあるのを、「ポリオキシエチレントリベンジルフェニルエーテルからなるポリオキシエチレン型非イオン系界面活性剤」に訂正する。 ２　訂正の目的の適否、一群の請求項、新規事項の有無、及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否 （１）上記訂正事項１は、ポリオキシエチレン型非イオン系界面活性剤に関して、訂正前は「ポリ（オキシエチレン）ソルビタン脂肪酸エステル及びポリオキシエチレントリベンジルフェニルエーテルから選ばれる１種以上」のものと選択的に特定していたものを、選択肢のうち「ポリ（オキシエチレン）ソルビタン脂肪酸エステル」を含むものを削除し、「ポリオキシエチレントリベンジルフェニルエーテル」に限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 そして、訂正事項１は、請求項１ないし４を一群の請求項として訂正することを求めるものであるところ、訂正前の請求項２ないし請求項４がそれぞれ請求項１を直接又は間接的に引用していることから、訂正前において請求項１ないし４は一群の請求項に該当し、特許法第１２０条の５第４項に規定する要件に適合するものである。 よって、訂正事項１は、特許法第１２０条の５第２項第１号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第４項、及び、同条第９項において準用する同法１２６条第５項及び第６項に規定する要件に適合するものである。 （２）上記訂正事項２は、ポリオキシエチレン型非イオン系界面活性剤に関して、訂正前は「ポリ（オキシエチレン）ソルビタン脂肪酸エステル及びポリオキシエチレントリベンジルフェニルエーテルから選ばれる１種以上」のものと選択的に特定していたものを、選択肢のうち「ポリ（オキシエチレン）ソルビタン脂肪酸エステル」を含むものを削除し、「ポリオキシエチレントリベンジルフェニルエーテル」に限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 そして、訂正事項２は、請求項５ないし７を一群の請求項として訂正することを求めるものであるところ、訂正前の請求項６及び請求項７がそれぞれ請求項５を直接又は間接的に引用していることから、訂正前において請求項５ないし７は一群の請求項に該当し、特許法第１２０条の５第４項に規定する要件に適合するものである。 よって、訂正事項２は、特許法第１２０条の５第２項第１号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第４項、及び、同条第９項において準用する同法１２６条第５項及び第６項に規定する要件に適合するものである。 ３　むすび 以上のとおりであるから、本件訂正は特許法第１２０条の５第２項第１号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第４項、及び、同条第９項において準用する同法第１２６条第５項及び第６項の規定に適合するので、訂正後の請求項〔１－４〕、〔５－７〕について訂正を認める。 第３　特許異議の申立てについて １　本件発明 本件訂正により訂正された訂正請求項１ないし７に係る発明（以下それぞれ「本件発明１」ないし「本件発明７」という。）は、平成２９年３月１０日付け訂正請求書に添付された特許請求の範囲の請求項１ないし７に記載された事項により特定される以下のとおりのものである。 【請求項１】 検体中の被測定物質に対し免疫的に反応する免疫分析試薬を用いて、乾燥プラスチックセル中で抗原抗体反応を行い、得られた反応物を光学的に測定する免疫分析方法において、ポリオキシエチレントリベンジルフェニルエーテルからなるポリオキシエチレン型非イオン系界面活性剤の存在下で反応及び／又は測定を行うことを特徴とする、セル側面への気泡吸着抑制方法。 【請求項２】 反応及び／又は測定系内の界面活性剤の濃度が０．０１～０．３％である請求項１に記載の方法。 【請求項３】 免疫分析方法が免疫凝集法である請求項１又は２に記載の方法。 【請求項４】 免疫凝集法がラテックス凝集法である請求項３に記載の方法。 【請求項５】 請求項１記載の方法に使用される免疫分析試薬であって、ポリオキシエチレントリベンジルフェニルエーテルからなるポリオキシエチレン型非イオン系界面活性剤を含むことを特徴とする前記免疫分析試薬。 【請求項６】 免疫凝集試薬を共に含有する請求項５に記載の試薬。 【請求項７】 免疫凝集試薬がラテックス凝集試薬である請求項６に記載の試薬。 ２　取消理由及び申立理由の概要 （１）訂正前の請求項１ないし７に係る特許に対して平成２８年１２月２８日付けで特許権者に通知した取消理由は、要旨次のとおりである。 ア　取消理由１ 請求項５ないし７に係る発明は、「請求項１記載の方法に使用される」なる記載により、物としての「免疫分析試薬」においてどのような構造・特性が特定されるのかが不明であることから明確でない。よって、請求項５ないし７に係る特許は、その特許請求の範囲の記載が特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであり、同法第１１３条第４号に該当し、取り消されるべきものである。 イ　取消理由２ （ア）請求項５に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物である下記エの引用文献１ないし３、５若しくは６、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった文献である下記エの引用文献４に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができないものである。よって、その特許は同法同条の規定に違反してされたものであり、同法第１１３条第２号に該当し、取り消されるべきものである。 （イ）請求項６に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物である下記エの引用文献３、５若しくは６、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった文献である下記エの引用文献４に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができないものである。よって、その特許は同法同条の規定に違反してされたものであり、同法第１１３条第２号に該当し、取り消されるべきものである。 （ウ）請求項７に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物である下記エの引用文献３若しくは５、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった文献である下記エの引用文献４に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができないものである。よって、その特許は同法同条の規定に違反してされたものであり、同法第１１３条第２号に該当し、取り消されるべきものである。 ウ　取消理由３ 請求項１ないし４、６及び７に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物である下記エの引用文献１に記載された発明、及び、その出願前において周知な事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものである。よって、その特許は同法同条の規定に違反してされたものであり、同法第１１３条第２号に該当し、取り消されるべきものである。 エ　引用文献一覧 引用文献１：特開平５－２７３１１８号公報（特許異議申立人佐藤由子の甲第１号証） 引用文献２：特開平８－１０５８９５号公報（特許異議申立人佐藤由子の甲第２号証） 引用文献３：特開平７－１２８１３号公報（特許異議申立人佐藤由子の甲第７号証） 引用文献４：国際公開第２０１０／０２１３９９号（特許異議申立人佐藤由子の甲第８号証） 引用文献５：特開平５－３４３４４号公報（特許異議申立人中辻史郎の甲第４号証） 引用文献６：特開平１１－１０８９２９号公報（特許異議申立人中辻史郎の甲第５号証） 引用文献７：特開２０１０－２６６４６２号公報（特許異議申立人佐藤由子の甲第４号証） （２）特許異議申立人中辻史郎の主張する特許異議申立理由は、要旨次のとおりである。 ア　申立理由１ 請求項１ないし７に係る発明は、甲第１号証ないし甲第５号証に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができないものである。よって、その特許は同法同条の規定に違反してされたものであり、同法第１１３条第２号に該当し、取り消されるべきものである。 イ　申立理由２ 請求項１ないし７に係る発明は、甲第１号証ないし甲第１２号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものである。よって、その特許は同法同条の規定に違反してされたものであり、同法第１１３条第２号に該当し、取り消されるべきものである。 ウ　証拠方法 甲第１号証：特開２００９－１４５３５７号公報 甲第２号証：国際公開２０１１／１２５９１２号 甲第３号証：特開２００３－１４９２４４号公報 甲第４号証：特開平５－３４３４４号公報 甲第５号証：特開平１１－１０８９２９号公報 甲第６号証：“日立自動分析装置メンテナンスの勘どころ　セルの話”，インターネット＜ＵＲＬ：http://www.hitachi-hightech.com/hfd/products/me/qanda/qanda02.html＞ 甲第７号証：“Immunoassay Automation A Practical Guide”，1992，p.129-135 甲第８号証：Laboratory Medicine，1986，Vol.17，No.5，1986年5月，p.291-293 甲第９号証：“日立　医用分析装置部品総覧”，p.109,114 甲第１０号証：特開２００７－２０５７３２号公報 甲第１１号証：特開平５－３４２６１号公報 甲第１２号証：JJCLA，1996，Vol.21，No.3，p.224-228 （３）特許異議申立人佐藤由子の主張する特許異議申立理由は、要旨次のとおりである。 ア　申立理由１ 請求項１ないし７に係る発明は、甲第１号証ないし甲第８号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものである。よって、その特許は同法同条の規定に違反してされたものであり、同法第１１３条第２号に該当し、取り消されるべきものである。 イ　申立理由２ 請求項１ないし７に係る発明においては、免疫分析方法の種類及びポリ（オキシエチレン）ソルビタン脂肪酸エステルの種類については特定されておらず、セルへの気泡吸着を抑制して光学的測定方法における測定精度を向上させるという課題を解決することができるか否かは不明である。 そのため、本件特許の発明の詳細な説明の記載は、当業者が請求項１ないし７に係る発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものとはいえない。 また、請求項１ないし７に係る発明は、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えるものである。 よって、請求項１ないし７に係る特許は、その発明の詳細な説明の記載が特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしていない特許出願に対して、また、その特許請求の範囲の記載が特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであり、同法第１１３条第４号に該当し、取り消されるべきものである。 ウ　証拠方法 （ア）申立理由１に係る証拠方法 甲第１号証：特開平５－２７３１１８号公報 甲第２号証：特開平８－１０５８９５号公報 甲第３号証：国際公開２００８／０９０９２２号 甲第４号証：特開２０１０－２６６４６２号公報 甲第５号証：特開２００７－２０５７３２号公報 甲第６号証：特開平１１－２５８２４１号公報 甲第７号証：特開平７－０１２８１３号公報 甲第８号証：国際公開２０１０／０２１３９９号 （イ）申立理由２に係る証拠方法 甲第９号証：本件特許についての出願に係る意見書 甲第１０号証：特開昭６１－２５０６２号公報 甲第１１号証：“総合カタログ”，第３４版，和光純薬工業株式会社，平成１８年２月１日，p.1641-1642 ３　特許法第２９条に係る取消理由及び申立理由について （１）各引用文献の記載事項（下線は当審で付加した。） ア　引用文献１記載の事項 引用文献１には、特に、段落【０００１】、【０００７】、【０００８】、【０００９】、【００１７】、【００２２】、【００２４】ないし【００３１】の記載から、以下の発明が記載されていると認められる。 「　アクリル樹脂から形成される反応容器（測定容器）内で抗原抗体反応を進行させ、蛍光強度を測定する分析方法において、 標準試料液に界面活性剤としてポリオキシエチレン（２０）ソルビタンモノステアレート又はポリオキシエチレン（２０）ソルビタンモノオレエートを添加することにより、標準試料液の測定容器への吐出時、測定容器内壁に細かい気泡が発生しにくくし、光学的特性値測定の安定性を向上させる方法。」 （以下「引用発明１ａ」という。） 「　抗原抗体反応を進行させ、蛍光強度を測定する分析方法に用いる標準試料液であって、 界面活性剤としてポリオキシエチレン（２０）ソルビタンモノステアレート又はポリオキシエチレン（２０）ソルビタンモノオレエートを添加した標準試料液。」 （以下「引用発明１ｂ」という。） イ　引用文献２の記載事項 引用文献２には、特に、段落【０００１】、【０００６】、【０００９】、【００１３】、【００１５】及び【００２５】の記載から、以下の発明（以下「引用発明２」という。）が記載されていると認められる。 「　酵素を標識として使用し、光学的な測定を実施する免疫測定に使用するための基質溶液であって、 非イオン性界面活性剤として、被検試料に対して０．０１～０．１％（重量／重量）のＴｗｅｅｎ２０を含む基質溶液。」 ウ　引用文献３の記載事項 本件特許に係る発明の出願前に頒布された刊行物である引用文献３には、特に、【請求項１】、段落【００１０】、【００１１】、【００１５】、【００１９】、【００２２】ないし【００２５】の記載から、以下の発明（以下「引用発明３」という。）が記載されていると認められる。 「　抗体担持ラテックス懸濁液に、界面活性剤としてＴｗｅｅｎ２０を溶解する緩衝液を加えた、ラテックス凝集試薬。」 エ　引用文献４の記載事項 本件特許に係る発明の出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった文献である引用文献４には、特に、段落［００２８］、［００３２］ないし［００３５］、［請求項１］ないし［請求項５］の記載から、以下の発明（以下「引用発明４」という。）が記載されていると認められる。 「　ラテックス凝集法を用いてシスタチンＣを測定するためのシスタチンＣ測定試薬であって、非イオン型界面活性剤としてエマルゲンＢ－６６又はＴｗｅｅｎ８０を含有するシスタチンＣ吸着抑制剤を含有する、シスタチンＣ測定試薬。」 オ　引用文献５の記載事項 本件特許に係る発明の出願前に頒布された刊行物である引用文献５には、特に、段落【００１３】、【００２３】及び【００２５】の記載から、以下の発明（以下「引用発明５」という。）が記載されていると認められる。 「　１０mMリン酸緩衝液（ｐＨ７．０）に３％ポリエチレングリコール６０００と０．５％トウィーン２０とを添加した、ラテックス凝集法に用いる第１試薬。」 カ　引用文献６の記載事項 本件特許に係る発明の出願前に頒布された刊行物である引用文献６には、特に、段落【００７５】の記載から、以下の発明（以下「引用発明６」という。）が記載されていると認められる。 「　２０mMトリス／塩酸（ｐＨ７．４）、２０mM ＣａＣｌ2 、３００mM ＮａＣｌ、０．０５％ツイーン（登録商標）２０、０．２％ウシ血清アルブミン（ＢＳＡ）、０．５％ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）及び０．１％ＮＡＮ3の組成からなる、免疫凝集法に用いる反応緩衝液。」 （２）本件発明１について 本件発明１と引用発明１ａとを対比すると、両者は、少なくとも、ポリオキシエチレン型非イオン系界面活性剤として、本件発明１においてはポリオキシエチレントリベンジルフェニルエーテルを用いるのに対して、引用発明１ａにおいてはポリオキシエチレン（２０）ソルビタンモノステアレート又はポリオキシエチレン（２０）ソルビタンモノオレエートを用いる点（以下「相違点１」という。）において相違する。 そして、セル側面への気泡吸着を抑制するためにポリオキシエチレントリベンジルフェニルエーテルを用いることは、いずれの甲号証においても記載も示唆もされていない。 よって、本件発明１は、いずれの甲号証にも記載されたものではなく、また、いずれの甲号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。 したがって、当審の取消理由３、特許異議申立人中辻史郎の申立理由１及び２、並びに、特許異議申立人佐藤由子の申立理由１によっては、本件発明１に係る特許を取り消すことはできない。 （３）本件発明２ないし４について 本件発明２ないし４は、請求項１を引用する発明であって、上記相違点１に係る本件発明１の発明特定事項を備えた発明であるから、上記「（２）本件発明１について」に記したのと同様の理由により、当審の取消理由３、特許異議申立人中辻史郎の申立理由１及び２、並びに、特許異議申立人佐藤由子の申立理由１によっては、本件発明２ないし４に係る特許を取り消すことはできない。 （４）本件発明５について 本件発明５と引用発明１ｂとを対比すると、両者は、少なくとも、ポリオキシエチレン型非イオン系界面活性剤が、本件発明５においてはポリオキシエチレントリベンジルフェニルエーテルであるのに対して、引用発明１ｂにおいてはポリオキシエチレン（２０）ソルビタンモノステアレート又はポリオキシエチレン（２０）ソルビタンモノオレエートである点（以下「相違点２」という。）において相違する。 そして、免疫分析方法におけるセル側面への気泡吸着抑制方法に使用される免疫分析試薬において、ポリオキシエチレントリベンジルフェニルエーテルを用いることは、いずれの甲号証においても記載も示唆もされていない。 よって、本件発明５は、いずれの甲号証にも記載されたものではなく、また、いずれの甲号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。 したがって、当審の取消理由２、特許異議申立人中辻史郎の申立理由１及び２、並びに、特許異議申立人佐藤由子の申立理由１によっては、本件発明５に係る特許を取り消すことはできない。 （５）本件発明６及び７について 本件発明６及び７は、請求項５を引用する発明であって、上記相違点２に係る本件発明５の発明特定事項を備えた発明であるから、上記「（４）本件発明５について」に記したのと同様の理由により、当審の取消理由２、特許異議申立人中辻史郎の申立理由１及び２、並びに、特許異議申立人佐藤由子の申立理由１によっては、本件発明６及び７に係る特許を取り消すことはできない。 ４　特許法第３６条に係る取消理由及び申立理由について （１）当審の取消理由１について 特許権者は、平成２９年３月１０日付け意見書において、請求項５における「請求項１記載の方法に使用される免疫分析試薬であって」とは、当該請求項５のおいて特定される、「ポリオキシエチレントリベンジルフェニルエーテルからなるポリオキシエチレン型非イオン系界面活性剤を含む免疫分析試薬」の使用目的、すなわち用途を限定するものであって、免疫分析試薬の構造・特性を規定するものではない旨主張する。 当該主張は、請求項５の記載から把握される技術的事項と整合するものである。 よって、本件発明５が明確でないとはいえず、当審の取消理由１によっては、本件発明５ないし７に係る特許を取り消すことはできない。 （２）特許異議申立人佐藤由子の申立理由２について 本件訂正により、本件発明１ないし７に係るポリオキシエチレン型非イオン系界面活性剤は、ポリオキシエチレントリベンジルフェニルエーテルからなるものとなった。 よって、ポリオキシエチレン型非イオン系界面活性剤がポリ（オキシエチレン）ソルビタン脂肪酸エステルを含むものであることに基づく主張は、理由がない。 また、本件特許の発明の詳細な説明の段落【００３１】ないし【００４５】において、界面活性剤の有無とセル側面の気泡吸着の有無との関係が確認されていることから、界面活性剤の存在によりセル側面の気泡吸着が抑制されることは、十分予測可能である。 よって、本件発明１ないし７において免疫分析方法の種類や条件が特定されていないことをもって、本件特許の発明の詳細な説明の記載は、当業者が請求項１ないし７に係る発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものでないとはいえないし、また、請求項１ないし７に係る発明は、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えるものであるともいえない。 ５　むすび 以上のとおりであるから、取消理由通知に記載した取消理由並びに特許異議申立人中辻史郎及び佐藤由子それぞれの特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては、本件請求項１ないし７に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に本件請求項１ないし７に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。