2016-700333

特許第５８０１６５３号発明「低温硬化性エポキシ組成物」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

【結　論】 特許第５８０１６５３号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔１０、１２、１３〕について訂正することを認める。 特許第５８０１６５３号の請求項１ないし９、１１、１３に係る特許を維持する。 特許第５８０１６５３号の請求項１０、１２に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。

【理　由】 第１　主な手続の経緯 特許第５８０１６５３号の請求項１ないし１３に係る特許（以下、「本件特許」という。）についての出願は、平成２３年８月３１日（パリ条約による優先権主張２０１０年９月１日（ＵＳ）米国、２０１１年３月３０日（ＵＳ）米国）を国際出願日とする出願であり、平成２７年９月４日に設定登録され、同年１０月２８日に特許公報が発行され、その後、特許異議申立人渡邉明（以下、「特許異議申立人」という。）により特許異議の申立てがされ、平成２８年８月３日付けで請求項１０、１２及び１３に係る特許について取消理由が通知され、その指定期間内である同年１１月２日付けで意見書の提出及び訂正の請求（以下、「本件訂正請求」という。）がされたものである。 第２　訂正の適否についての判断 １　訂正の内容 （１）訂正事項１ 特許請求の範囲の請求項１０を削除する。 （２）訂正事項２ 特許請求の範囲の請求項１２を削除する。 ２　訂正の目的の適否、一群の請求項、いわゆる新規事項の追加の有無、及び特許請求の範囲の実質的拡張・変更の存否 （１）　訂正事項１ ア　請求項１０を削除するものであるから、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ　訂正前の請求項１ないし１３は、請求項１の記載を、請求項２ないし１３が直接・間接に引用しているものであるから、訂正前の請求項１ないし１３は、一群の請求項である。 したがって、訂正後の請求項１ないし９、１１及び１３は、特許法第１２０条の５第４項に規定する関係を有する一群の請求項である。 ウ　請求項１０を単に削除するものであるから、いわゆる新規事項の追加に該当せず、特許法第１２０条の５第９項で準用する特許法第１２６条第５項に適合する。 エ　請求項１０を特許請求の範囲の減縮を目的として単に削除するものであり、特許請求の範囲を実質的に拡張し、又は変更するものではないから、特許法第１２０条の５第９項で準用する特許法第１２６条第６項に適合する。 （２）　訂正事項２ ア　請求項１２を削除するものであるから、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ　訂正前の請求項１ないし１３は、請求項１の記載を、請求項２ないし１３が直接・間接に引用しているものであるから、訂正前の請求項１ないし１３は、一群の請求項である。 したがって、訂正後の請求項１ないし９、１１及び１３は、特許法第１２０条の５第４項に規定する関係を有する一群の請求項である。 ウ　請求項１２を単に削除するものであるから、いわゆる新規事項の追加に該当せず、特許法第１２０条の５第９項で準用する特許法第１２６条第５項に適合する。 エ　請求項１２を特許請求の範囲の減縮を目的として単に削除するものであり、特許請求の範囲を実質的に拡張し、又は変更するものではないから、特許法第１２０条の５第９項で準用する特許法第１２６条第６項に適合する。 ３　むすび 以上のとおりであるから、本件訂正請求による訂正は特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第４項、及び、同条第９項で準用する同法第１２６条第５項及び第６項の規定に適合するので、訂正後の請求項〔１－１３〕について訂正することを認める。 第３　本件特許発明 本件訂正請求により訂正された請求項１ないし１３に係る発明（以下、それぞれ順に「本件特許発明１」ないし「本件特許発明１３」といい、これらを総称して「本件特許発明」という。）は、特許請求の範囲の請求項１ないし１３に記載された事項により特定される、以下のとおりのものである。 「【請求項１】 （ａ）次の一般式（Ａ）を有するフェノール樹脂： 【化１】 （式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４は、それぞれ互いに独立して、水素、又は分岐していない若しくは分岐している炭素数１～１７のアルキル基であり、且つｎは０～５０の整数である）；及び （ｂ）第１のエポキシ樹脂と、１つの第一級アミン及び少なくとも２つの第三級アミンを有する、次の一般式（Ｂ）のポリアルキレンポリアミンとの反応生成物である、変性アミン化合物： 【化２】 （式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４及びＲ５は、水素、メチル又はエチルを表し；ｎ及びｍは、独立して１～１０の整数であり；且つＸは、１～１０の整数である）の反応生成物を含む、組成物。 【請求項２】 請求項１に記載の反応生成物と、少なくとも１種の第２のエポキシ樹脂とを含む、組成物。 【請求項３】 前記第２のエポキシ樹脂が、レゾルシノール、ヒドロキノン、ビス－（４－ヒドロキシ－３，５－ジフルオロフェニル）－メタン、１，１－ビス－（４－ヒドロキシフェニル）－エタン、２，２－ビス－（４－ヒドロキシ－３－メチルフェニル）－プロパン、２，２－ビス－（４－ヒドロキシ－３，５－ジクロロフェニル）プロパン、２，２－ビス－（４－ヒドロキシフェニル）－プロパン及びビス－（４－ヒドロキシフェニル）－メタンのグリシジルエーテルからなる群より選択される、少なくとも１つの物質を含む、請求項２に記載の組成物。 【請求項４】 前記第２のエポキシ樹脂が、多官能エポキシ樹脂を含む、請求項２に記載の組成物。 【請求項５】 前記第２のエポキシ樹脂が、多価フェノールのグリシジルエーテルを含む、請求項２に記載の組成物。 【請求項６】 前記多価フェノールのグリシジルエーテルが、次の構造を有する、請求項５に記載の組成物： 【化３】 （式中、ｍは整数であり、且つＲは二価フェノールの炭化水素の二価基である）。 【請求項７】 前記多官能エポキシ樹脂が、ノボラック樹脂のグリシジルエーテルを含む、請求項４に記載の組成物。 【請求項８】 前記多官能エポキシ樹脂が、ビスフェノールＡのジグリシジルエーテル（ＤＧＥＢＡ）、鎖伸長している又は高分子量であるＤＧＥＢＡ、ビスフェノールＦのジグリシジルエーテル、エポキシノボラック樹脂又はこれらの組合せからなる群より選択される、少なくとも１種の物質を含む、請求項４に記載の組成物。 【請求項９】 前記多官能エポキシ樹脂が、フェノール、クレゾール、ｔｅｒｔ－ブチルフェノール、他のアルキルフェノール、ブタノール、２－エチルヘキサノール、Ｃ４～Ｃ１４アルコールのグリシジルエーテル、並びにスチレンオキシド、シクロへキセンオキシド、エチレンオキシド、プロピレンオキシド及びブチレンオキシド、又はこれらの組合せからなる群より選択される、少なくとも１種の物質を含む、請求項４に記載の組成物。 【請求項１０】 （削除） 【請求項１１】 前記第２のエポキシ樹脂が、ビスフェノールＡのポリグリシジルエーテルを含む、請求項３に記載の組成物。 【請求項１２】 （削除） 【請求項１３】 さらに、ジシアンジアミド又は酸無水物を含む、請求項１～９及び１１のいずれか一項に記載の組成物。」 第４　取消理由 当審が平成２８年８月３日に通知した取消理由は、以下のとおりのものであった。 本件特許は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法第１１３条第４号に該当し、取り消すべきものである。 記 請求項１０ 請求項１０には、「ポリアルキレンポリアミンが、ポリ（Ｎ－メチル）アゼチジン」との記載があり、当該「ポリアルキレンポリアミン」は、「１つの第一級アミン及び少なくとも２つの第三級アミンを有する」「ポリアルキレンポリアミン」（請求項１）であるところ、「ポリ（Ｎ－メチル）アゼチジン」は、「１つの第一級アミン及び少なくとも２つの第三級アミン」を有していないから、請求項１０の「ポリアルキレンポリアミンが、ポリ（Ｎ－メチル）アゼチジン」との記載は不明確である。 よって、本件請求項１０に係る特許は、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。 請求項１２及び請求項１２を引用する請求項１３ 請求項１２には、「１つの第一級アミン及び少なくとも２つの第三級アミンを有するポリ（Ｎ－メチル）アゼチジン」との記載があるが、「ポリ（Ｎ－メチル）アゼチジン」は、「１つの第一級アミン及び少なくとも２つの第三級アミン」を有していないから、請求項１２の「１つの第一級アミン及び少なくとも２つの第三級アミンを有するポリ（Ｎ－メチル）アゼチジン」との記載は不明確である。 よって、本件請求項１２及び１３に係る特許は、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。 第５　判断 １　上記当審が通知した取消理由について 本件訂正請求の訂正により、請求項１０および１２は、削除されたので、上記取消理由は解消された。 ２　申立人が主張する取消理由について （１）特許異議の申立ての理由１（特許法第２９条の２）について 特許異議申立人が「本件特許に対する先願：特願２０１２－５２８５９７号の出願当初明細書として扱うことができる」と主張する甲第１号証には、本件特許発明１の「１つの第一級アミン及び少なくとも２つの第三級アミンを有する、次の一般式（Ｂ）のポリアルキレンポリアミン」が記載されているとはいえないから、本件特許発明１は、先願の明細書、請求の範囲又は図面に記載された発明と同一であるとはいえない。 本件特許発明２ないし９及び１１についても同様である。 （２）特許異議の申立ての理由２（特許法第２９条第２項）について 本件特許発明１と甲第２号証に記載された発明（以下、「引用発明」という。）とを対比すると、前者では「１つの第一級アミン及び少なくとも２つの第三級アミンを有する、次の一般式（Ｂ）のポリアルキレンポリアミン」が特定されているのに対して、引用発明では、かかる特定がない点で少なくとも相違する。 当該相違点について検討するに、甲第３号証には「１つの第一級アミン及び少なくとも２つの第三級アミンを有する、次の一般式（Ｂ）のポリアルキレンポリアミン」は記載されていないから、引用発明に甲第３号証に記載の技術を適用したとしても、本件特許発明１が容易に発明できたとはいえない。 本件特許発明２ないし９及び１１についても同様である。 （３）特許異議の申立ての理由３（特許法第２９条第２項）について 本件訂正請求の訂正により、請求項１０および１２は、削除されたので、上記理由３に係る申立は不適法なものである。 （４）特許異議の申立ての理由４（特許法第２９条第２項）について 本件特許発明１３と引用発明とを対比すると、前者では「１つの第一級アミン及び少なくとも２つの第三級アミンを有する、次の一般式（Ｂ）のポリアルキレンポリアミン」が特定されているのに対して、引用発明では、かかる特定がない点で少なくとも相違する。 当該相違点について検討するに、甲第３ないし５号証には「１つの第一級アミン及び少なくとも２つの第三級アミンを有する、次の一般式（Ｂ）のポリアルキレンポリアミン」は記載されていないから、引用発明に甲第３ないし５号証に記載の技術を適用したとしても、本件特許発明１３が容易に発明できたとはいえない。 （５）特許異議の申立ての理由５（特許法第３６条第４項第１号又は第６項）について ア　サポート要件について 本件特許の明細書の段落【０００４】には、「少なくとも１つのエポキシ樹脂と、１つの第一級又は第二級アミン及び少なくとも２つの第三級アミンを有するメチル化ポリアルキレンポリアミンとのアダクトを含む組成物であって、上記アダクトがフェノール樹脂でブロックされている本発明の組成物は、エポキシ系に、低温での硬化、並びに良好な貯蔵安定性及び機械的強度を与えることが分かった。」との記載があり、本件特許発明の課題を解決できることを理解できるから、サポート要件を満たしていると解するのが相当である。 イ　実施可能要件について 本件訂正請求の訂正により、請求項１０および１２は、削除されたので、上記理由５に係る申立は不適法なものである。 なお、明確性要件については、「上記当審が通知した取消理由について」で説示したとおりである。 第６　むすび 以上のとおりであるから、特許異議の申立ての理由及び証拠によっては、本件訂正請求による訂正後の請求項１ないし９及び１１、１３に係る特許を取り消すことができない。 また、請求項１０、１２に係る特許は、本件訂正請求による訂正により削除されたため、特許異議申立人の請求項１０、１２に係る特許についての特許異議の申立ては、対象となる請求項が存在しない。 また、他に本件訂正請求による訂正後の請求項１ないし９及び１１、１３に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。