2015-016687

特願２０１２－５１０４２３「悪性のホルモン感受性前立腺がんのマーカーとしてのホスホジエステラーゼ４Ｄ７」拒絶査定不服審判事件〔平成２２年１１月１８日国際公開、ＷＯ２０１０／１３１１９４、平成２４年１１月　１日国内公表、特表２０１２－５２６５４４〕について、次のとおり審決する。

【結　論】 本件審判の請求は、成り立たない。

【理　由】 第１　手続の経緯 本願は、平成２２年５月１１日（パリ条約による優先権主張　２００９年５月１２日、２００９年９月８日、いずれも欧州特許庁）を国際出願日とする出願であって、平成２６年８月２８日付けで拒絶理由が通知され、同年１１月２１日に意見書及び手続補正書が提出されたが、平成２７年５月２１日付けで拒絶査定がされたところ、同年９月１０日に拒絶査定不服審判の請求がなされるとともに、同日付けで手続補正書が提出されたものである。 第２　補正却下の決定 ［補正却下の決定の結論］ 平成２７年９月１０日付けの手続補正を却下する。 ［理由］ １．補正の内容 平成２７年９月１０日付けの手続補正（以下、「本件補正」という）は、拒絶査定不服審判の請求と同時にしたものであって、本件補正前の請求項１と本件補正後の請求項１の記載は次のとおりである。 本件補正前： 「【請求項１】悪性のホルモン感受性前立腺がんのマーカーとして用いるためのホスホジエステラーゼ４Ｄ７（ＰＤＥ４Ｄ７）であって、悪性のホルモン感受性前立腺がん組織における発現を、正常な組織又は良性の前立腺腫瘍組織における発現と比較すると、前記マーカーの発現が増加している、ホスホジエステラーゼ４Ｄ７。」 本件補正後： 「【請求項１】良性の前立腺腫瘍と悪性のホルモン感受性前立腺がんとを区別するためのマーカーとして使用するホスホジエステラーゼ４Ｄ７（ＰＤＥ４Ｄ７）であって、試料において決定されたＰＤＥ４Ｄ７の発現レベルが、試料において決定された参照遺伝子の発現に基準化され、基準化された前記発現レベルが、良性の前立腺腫瘍を排除するように選択された所定のカットオフ値と比較され、前記カットオフ値を上回る基準化された発現レベルが、悪性のホルモン感受性前立腺がんを示し、前記カットオフ値が－２から＋２である、ホスホジエステラーゼ４Ｄ７。」 ２．補正の適否 本件補正は、本件補正前の「悪性のホルモン感受性前立腺がんのマーカーとして用いるための」を本件補正後の「良性の前立腺腫瘍と悪性のホルモン感受性前立腺がんとを区別するためのマーカーとして使用する」に変更し、本件補正前の「悪性のホルモン感受性前立腺がん組織における発現を、正常な組織又は良性の前立腺腫瘍組織における発現と比較すると、前記マーカーの発現が増加している、」という事項を削除し、「試料において決定されたＰＤＥ４Ｄ７の発現レベルが、試料において決定された参照遺伝子の発現に基準化され、基準化された前記発現レベルが、良性の前立腺腫瘍を排除するように選択された所定のカットオフ値と比較され、前記カットオフ値を上回る基準化された発現レベルが、悪性のホルモン感受性前立腺がんを示し、前記カットオフ値が－２から＋２である、」という事項を追加する補正であるが、本件補正後の「試料において決定されたＰＤＥ４Ｄ７の発現レベルが、試料において決定された参照遺伝子の発現に基準化され、基準化された前記発現レベルが、良性の前立腺腫瘍を排除するように選択された所定のカットオフ値と比較され、前記カットオフ値を上回る基準化された発現レベルが、悪性のホルモン感受性前立腺がんを示し、前記カットオフ値が－２から＋２である、」という事項が、本件補正前の「悪性のホルモン感受性前立腺がん組織における発現を、正常な組織又は良性の前立腺腫瘍組織における発現と比較すると、前記マーカーの発現が増加している、」という事項を限定したものでないことは明らかであるから、かかる補正は特許請求の範囲の限定的減縮を目的とする補正に該当しない。また、本件補正は、請求項の削除、誤記の訂正、明りょうでない記載の釈明のいずれを目的とする補正にも該当しない。 仮に、審判請求人が審判請求書において「この補正は、限定的減縮を目的としており、補正の要件を満たすものです。」と主張するように、本件補正が、特許請求の範囲の限定的減縮を目的とするものに該当すると仮定したとしても、本件補正後の請求項１に記載された発明（以下、「本願補正発明」という）は、以下で述べる理由により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。 （１）本願補正発明 本願補正発明は、上記１．に「本件補正後」として記載したとおりのものである。 （２）引用例の記載事項 原査定の拒絶理由に引用文献１として引用された、本願優先日前に頒布された刊行物である国際公開第０３／０４４１７０号（以下、「引用例」という）には、以下の事項が記載されている（英語で記載されているため、日本語訳で摘記する）。 ア．「本発明のＰＤＥ４Ｄ７は、ヌクレオチド一燐酸（ｃＡＭＰを含む）の加水分解を触媒する各種ホスホジエステラーゼ（ＰＤＥ）の一族に属する。」（第６頁第１９行～第２０行） イ．「ヒトＰＤＥ４Ｄ７の全長クローニング ・・・・・・・・・・・・ ヒトＰＤＥ４Ｄ７の全長ｃＤＮＡおよびタンパク質配列が夫々、配列番号１１および　配列番号１２に示される。」（第５７頁第１行～第２４行） ウ．「組み換えヒトＰＤＥ４Ｄ７のＣＨＯ細胞での発現 ・・・・・・・・・・・・ 結果は、組み換えヒトＰＤＥ４Ｄ７はｃＡＭＰを分解することが出来、その酵素活性は、ＰＤＥ４特異的阻害剤であるロリプラムにより阻害されることを示している。」（第５８頁第２３行～第５９頁第２７行） 上記ア．～ウ．の記載によれば、引用例には、「ホスホジエステラーゼ４Ｄ７（ＰＤＥ４Ｄ７）」の発明（以下、「引用発明」という）が記載されていると認められる。 （３）対比 本願補正発明と引用発明とを対比すると、両者は、「ホスホジエステラーゼ４Ｄ７（ＰＤＥ４Ｄ７）」である点で一致し、本願補正発明は、「良性の前立腺腫瘍と悪性のホルモン感受性前立腺がんとを区別するためのマーカーとして使用する」ものであって、「試料において決定されたＰＤＥ４Ｄ７の発現レベルが、試料において決定された参照遺伝子の発現に基準化され、基準化された前記発現レベルが、良性の前立腺腫瘍を排除するように選択された所定のカットオフ値と比較され、前記カットオフ値を上回る基準化された発現レベルが、悪性のホルモン感受性前立腺がんを示し、前記カットオフ値が－２から＋２である」のに対し、引用発明は、そのような特定がされていない点で一応相違する。 （４）相違点についての判断 そこで、上記相違点について検討する。 本願補正発明は、「ホスホジエステラーゼ４Ｄ７（ＰＤＥ４Ｄ７）」という化学物質に係る発明であるが、「良性の前立腺腫瘍と悪性のホルモン感受性前立腺がんとを区別するためのマーカーとして使用する」という記載は、その化学物質の有用性を示しているに過ぎず、また、「試料において決定されたＰＤＥ４Ｄ７の発現レベルが、試料において決定された参照遺伝子の発現に基準化され、基準化された前記発現レベルが、良性の前立腺腫瘍を排除するように選択された所定のカットオフ値と比較され、前記カットオフ値を上回る基準化された発現レベルが、悪性のホルモン感受性前立腺がんを示し、前記カットオフ値が－２から＋２である」という記載は、「良性の前立腺腫瘍と悪性のホルモン感受性前立腺がんとを区別するためのマーカーとして使用する」際の指標を示しているに過ぎないから、本願補正発明は、用途限定のない「ホスホジエステラーゼ４Ｄ７（ＰＤＥ４Ｄ７）」そのものであると解される。 よって、本願補正発明の「ホスホジエステラーゼ４Ｄ７（ＰＤＥ４Ｄ７）」は、引用発明の「ホスホジエステラーゼ４Ｄ７（ＰＤＥ４Ｄ７）」と物として区別できないので、上記相違点は実質的な相違点とはいえない。 （５）審判請求人の主張 審判請求人は、審判請求書において、「引用文献１～３のいずれも、補正後の請求項に係る発明の一特徴である「基準化された前記発現レベルが、良性の前立腺腫瘍を排除するように選択された所定のカットオフ値と比較され、前記カットオフ値を上回る基準化された発現レベルが、悪性のホルモン感受性前立腺がんを示し、前記カットオフ値が－２から＋２である、」という構成を開示も示唆もしておりません。また、上記の特徴を含む本願発明は、ＰＤＥ４Ｄ７の未知の属性によりＰＤＥ４Ｄ７が新たな用途への使用に適することを見出したことに基づく発明であり、単にＰＤＥ４Ｄ７の有用性を示しているに過ぎないというわけではないと思料いたします。」と主張しているが、上記（４）で述べたように、本願補正発明の「ホスホジエステラーゼ４Ｄ７（ＰＤＥ４Ｄ７）」は、引用発明の「ホスホジエステラーゼ４Ｄ７（ＰＤＥ４Ｄ７）」と物として区別できないので、審判請求人の上記主張は採用できない。 （６）小括 以上検討したところによれば、本願補正発明は、引用例に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。 ３．むすび よって、本件補正は、特許法第１７条の２第５項の規定に違反してなされたものであるから、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。 第３　本願発明についての新規性の判断 １．本願発明 平成２７年９月１０日付けの手続補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項１～１８に係る発明は平成２６年１１月２１日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項１～１８に記載された発明特定事項により特定されるものであるところ、その請求項１に係る発明（以下、「本願発明」という）は、上記第２　１．に「本件補正前」として記載したとおりのものである。 ２．引用例の記載事項 引用例に記載された発明（引用発明）は、上記第２　２．（２）に記載したとおりのものである。 ３．対比 本願発明と引用発明とを対比すると、両者は、「ホスホジエステラーゼ４Ｄ７（ＰＤＥ４Ｄ７）」である点で一致し、本願発明は、「悪性のホルモン感受性前立腺がんのマーカーとして用いるための」ものであって、「悪性のホルモン感受性前立腺がん組織における発現を、正常な組織又は良性の前立腺腫瘍組織における発現と比較すると、前記マーカーの発現が増加している」のに対し、引用発明は、そのような特定がされていない点で一応相違する。 ４．相違点についての判断 そこで、上記相違点について検討する。 本願発明は、「ホスホジエステラーゼ４Ｄ７（ＰＤＥ４Ｄ７）」という化学物質に係る発明であるが、「悪性のホルモン感受性前立腺がんのマーカーとして用いるための」という記載は、その化学物質の有用性を示しているに過ぎず、また、「悪性のホルモン感受性前立腺がん組織における発現を、正常な組織又は良性の前立腺腫瘍組織における発現と比較すると、前記マーカーの発現が増加している」という記載は、「悪性のホルモン感受性前立腺がんのマーカーとして用いる」際の指標を示しているに過ぎないから、本願発明は、用途限定のない「ホスホジエステラーゼ４Ｄ７（ＰＤＥ４Ｄ７）」そのものであると解される。 よって、本願発明の「ホスホジエステラーゼ４Ｄ７（ＰＤＥ４Ｄ７）」は、引用発明の「ホスホジエステラーゼ４Ｄ７（ＰＤＥ４Ｄ７）」と物として区別できないので、上記相違点は実質的な相違点とはいえない。 ５．審判請求人の主張 審判請求人は、平成２６年１１月２１日付けの意見書において、「引用文献はどれも、その悪性のホルモン感受性前立腺がんのマーカーとして用いるためのホスホジエステラーゼ４Ｄ７（ＰＤＥ４Ｄ７）において、組織試料における発現を正常な組織又は良性の前立腺腫瘍組織における発現と比較し、前記マーカーの発現における増加を見出すことによって悪性のホルモン感受性前立腺がんを同定する構成を開示も示唆もしておりません。」と主張しているが、上記４．で述べたように、本願発明の「ホスホジエステラーゼ４Ｄ７（ＰＤＥ４Ｄ７）」は、引用発明の「ホスホジエステラーゼ４Ｄ７（ＰＤＥ４Ｄ７）」と物として区別できないので、審判請求人の上記主張は採用できない。 ６．小括 以上検討したところによれば、本願発明は、引用例に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。 第４　まとめ 以上のとおり、本願請求項１に係る発明は、引用例に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができないので、本願は、その余の請求項について論及するまでもなく、拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。