2023-390008

特許第７０７７３２３号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結 論 特許第７０７７３２３号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔１－２１〕、〔２２－３５〕について訂正することを認める。

理 由 第１ 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第７０７７３２３号は、２０１７年１２月２６日（パリ条約による優先権主張外国庁受理 ２０１６年１２月２６日 中国（ＣＮ） ３件）を国際出願日とする特願２０１９－５３４８１７号の請求項１～３５に係る発明について、令和４年５月２０日に特許権の設定登録がされたものである。 そして、令和５年１月１６日に本件訂正審判の請求がされた。 第２ 請求の趣旨及び訂正の内容 １ 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第７０７７３２３号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項１～３５について訂正すること認める、との審決を求める。」というものである。 （以下、本件訂正審判の請求を「本件請求」と、当該請求による訂正を「本件訂正」ということがある。） ２ 訂正の内容 （１）訂正事項１～２１ 特許請求の範囲の請求項１～２１を削除する。 （訂正事項１～２１は、順に請求項１～２１を削除するというものである。） （２）訂正事項２２ 特許請求の範囲の請求項２２の「前記化合物が式（ＩＶ）で表されることを特徴とする、請求項１に記載の化合物又はその立体異性体、幾何異性体、互変異性体若しくは薬学的に許容される塩」との記載を、「式（ＩＶ）で表されることを特徴とする、化合物又はその立体異性体、幾何異性体、互変異性体若しくは薬学的に許容される塩」と訂正する。 請求項２２の記載を引用する請求項２３～３５も同様に訂正する。 （３）訂正事項２３ 特許請求の範囲の請求項２５に記載されたＲ２の選択肢のうち、 「 ［図：0001398205000001.jpg］ 」の３つを削除する。 請求項２５の記載を引用する請求項２６～３０、３２～３５も同様に訂正する。 （４）訂正事項２４ 特許請求の範囲の請求項３１に記載された化合物の選択肢のうち、 「 ［図：0001398205000002.jpg］ 」及び 「 ［図：0001398205000003.jpg］ 」の２つを削除する。 請求項３１の記載を引用する請求項３２～３５も同様に訂正する。 （５）訂正事項２５ 特許請求の範囲の請求項３２の「請求項１～３１のいずれか一項」との記載を、「請求項２２～３１のいずれか一項」と訂正する。 請求項３２の記載を引用する請求項３３～３５も同様に訂正する。 （６）訂正事項２６ 特許請求の範囲の請求項３４の「請求項１～３１のいずれか一項」との記載を、「請求項２２～３１のいずれか一項」と訂正する。 請求項３４の記載を引用する請求項３５も同様に訂正する。 第３ 当審合議体の判断 １ 一群の請求項について 本件請求は、二以上の請求項が記載された特許請求の範囲の訂正を、請求項ごとに請求するものであるので、本件請求が特許法第１２６条第３項の規定に適合するものであるかを検討する。 訂正事項１は請求項１について訂正することを含むものであるところ、本件訂正前の請求項２～３５は、請求項１の記載を直接的・間接的に引用するから、請求項１～３５は、特許法第１２６条第３項に規定する一群の請求項である。 そして、本件請求は、請求項１～３５についてされているから、特許法第１２６条第３項の規定に適合する。 また、本件請求では、訂正後の請求項２２～３５について、当該請求項についての訂正が認められる場合には、一群の請求項の他の請求項とは別途訂正することが求められている。 ２ 訂正事項１～２１について （１）訂正の目的について 訂正事項１～２１は、順に、請求項１～２１を削除するものであるから、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 （２）新規事項の追加の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 訂正事項１～２１は、請求項１～２１を削除するにすぎないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではない。 したがって、特許法第１２６条第５項及び第６項の規定に適合する。 （３）独立特許要件について 前記（１）に記載したとおり、訂正事項１～２１は、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正に該当するところ、請求項を削除する訂正であるから、独立特許要件を判断する対象の請求項が存在しない。 ３ 訂正事項２２について （１）訂正の目的について 訂正事項２２は、本件訂正前の請求項２２が請求項１の記載を引用するものであったのを、請求項１の記載を引用しないものとして、請求項１の記載を引用するものについて、請求項間の引用関係を解消して、独立形式の請求項へ改めるための訂正であって、特許法第１２６条第１項ただし書第４号に掲げる他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものである。 （２）新規事項の追加の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 訂正事項２２は、請求項間の引用関係を解消して、独立形式の請求項へ改めるための訂正にすぎず、請求項２２の記載内容に実質的な変更はないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではない。 したがって、特許法第１２６条第５項及び第６項の規定に適合する。 （３）上記（１）及び（２）で述べたことは、請求項２２の記載を引用する請求項２３～３５についても同様である。 ４ 訂正事項２３について （１）訂正の目的について 訂正事項２３は、請求項２５の記載に関するものである。本件訂正前の請求項２５は請求項２４の記載を引用するところ、本件訂正前の請求項２５に記載のＲ２の選択肢のうち、「 ［図：0001398205000004.jpg］ 」の３つは、請求項２４における、「Ｒ２が、酸素を含む３～７員のヘテロシクロアルキルであり」との特定事項を満たさず、本件訂正前の、請求項２４の記載を引用する請求項２５には、請求項２４に記載の範囲内にない選択肢が記載されているといえるから、請求項２５の記載は明瞭でない。 そして、訂正事項２３は、請求項２５に記載の上記３つの選択肢を削除することによって、かかる明瞭でない記載を正すものである。 したがって、訂正事項２３は、特許法第１２６条第１項ただし書第３号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 （２）新規事項の追加の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 訂正事項２３は、請求項２５におけるＲ２の選択肢の一部を削除するにすぎないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではない。 したがって、特許法第１２６条第５項及び第６項の規定に適合する。 （３）上記（１）及び（２）で述べたことは、請求項２５の記載を引用する請求項２６～３０、３２～３５についても同様である。 ５ 訂正事項２４について （１）訂正の目的について 訂正事項２４は、請求項３１の記載に関するものである。本件訂正前の請求項３１は請求項２２の記載を引用するところ、本件訂正前の請求項３１に記載の化合物の選択肢のうち、「 ［図：0001398205000005.jpg］ 」及び「 ［図：0001398205000006.jpg］ 」が請求項２２に記載の化合物に該当するかについて検討する。 本件訂正前の請求項２２には「前記化合物が式（ＩＶ）で表されることを特徴とする、請求項１に記載の化合物又はその立体異性体、幾何異性体、互変異性体若しくは薬学的に許容される塩 【化８】 ［図：0001398205000007.jpg］ （式中、Ｒ１はメチルであり； Ｌは、単結合又はＣ１～３アルキレンから選択され、ここで前記Ｃ１～３アルキレンは、１つ又は複数のＲａで任意選択で置換されており； Ｒａは、水素、ハロゲン又はＣ１～３アルキルから選択され； Ｒ２は、Ｃ１～３アルコキシ、３～７員のシクロアルキル、３～７員のヘテロシクロアルキル又は５～６員のヘテロアリールから選択され・・・」と記載されている。 一方、本件訂正前の請求項３１に記載の上記「 ［図：0001398205000008.jpg］ 」及び「 ［図：0001398205000009.jpg］ 」を、請求項２２に記載の式（ＩＶ）にあてはめると、「 ［図：0001398205000010.jpg］ 」に相当する基は「 ［図：0001398205000011.jpg］ 」及び「 ［図：0001398205000012.jpg］ 」であるが、これらの基はいずれもＲ２に相当する「Ｃ１～３アルコキシ、３～７員のシクロアルキル、３～７員のヘテロシクロアルキル又は５～６員のヘテロアリール」を有しないため、「 ［図：0001398205000013.jpg］ 」に該当しない。 したがって、本件訂正前の請求項３１に記載された上記２つの化合物は、請求項２２に記載の化合物に該当しない。 よって、本件訂正前の、請求項２２の記載を引用する請求項３１には、請求項２２に記載の範囲内にない化合物が記載されているから、請求項３１の記載は明瞭でない。 そして、訂正事項２４は、請求項３１に記載の上記２つの選択肢を削除することによって、かかる明瞭でない記載を正すものである。 したがって、訂正事項２４は、特許法第１２６条第１項ただし書第３号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 （２）新規事項の追加の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 訂正事項２４は、請求項３１における化合物の選択肢の一部を削除するにすぎないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではない。 したがって、特許法第１２６条第５項及び第６項の規定に適合する。 （３）上記（１）及び（２）で述べたことは、請求項３１の記載を引用する請求項３２～３５についても同様である。 ６ 訂正事項２５及び２６について （１）訂正の目的について 訂正事項２５及び２６は、それぞれ、請求項３２及び３４における請求項１～２１の引用を削除するものである。 したがって、訂正事項２５及び２６はいずれも特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 （２）新規事項の追加の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 訂正事項２５及び２６は、請求項１～２１の引用を削除するにすぎないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではない。 したがって、特許法第１２６条第５項及び第６項の規定に適合する。 （３）上記（１）及び（２）で述べたことは、請求項３２の記載を引用する請求項３３～３５についても同様であり、請求項３４の記載を引用する請求項３５についても同様である。 （４）独立して特許を受けることができるものであること 前記（１）に記載したとおり、訂正事項２５及び２６は特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるところ、引用する請求項の一部を削除するにすぎないから、これら訂正事項に係る訂正後における特許請求の範囲の請求項３２～３５に記載されている事項により特定される発明について、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由はなく、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。 したがって、特許法第１２６条第７項の規定に適合する。 第４ むすび 以上のとおり、本件訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号、第３号及び第４号に掲げる事項を目的とし、かつ、同法同条第５項～第７項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。