2022-390161

特許第７１２０５４９号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結 論 特許第７１２０５４９号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔１～６〕について訂正することを認める。

理 由 第１ 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第７１２０５４９号（以下「本件特許」という。）は、２０１７年１２月１４日（パリ条約による優先権主張外国庁受理 ２０１６年１２月１５日 （ＵＳ）アメリカ合衆国）を国際出願日とする外国語特許出願である特願２０１９－５３０５０６号（以下「本件特許に係る出願」という。）の請求項１～１５に係る発明について、令和４年８月８日に特許権の設定登録がされたものである。 その後、令和４年１０月４日に本件訂正審判の請求がされた。 第２ 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第７１２０５４９号の特許請求の範囲を、本審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項１～６について訂正することを認める、との審決を求める。」というものである。 第３ 訂正の内容 本件訂正審判の請求に係る訂正（以下「本件訂正」という。）の内容は、以下の訂正事項１のとおりである。 なお、訂正前の請求項１～６について、請求項２～６は、それぞれ請求項１の記載を直接的に又は間接的に引用しており、訂正事項１によって記載が訂正される請求項１に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項１～６に対応する訂正後の請求項１～６に係る本件訂正は、特許法第１２６条第３項に規定する一群の請求項について請求されたものである。 ＜訂正事項１＞ 特許請求の範囲の請求項１のＲ１０の定義として「１－Ｃ４－ハロアルキル」とあるのを、「Ｃ１－Ｃ４－ハロアルキル」に訂正する。 請求項１をこのように訂正することにより、請求項１を直接的に引用する請求項２～６も同様に訂正する。 （下線は訂正による変更箇所を示す。) 第４ 当審の判断 １ 訂正事項１について （１） 訂正の目的について ア 訂正事項１は、訂正前の請求項１の式（Ｉｆ）： ［図：0001393964000001.jpg］ の化合物における置換基「Ｒ５－ｆ」の選択肢の１つである、「 ［図：0001393964000002.jpg］ （矢印は、Ｅとの結合位置を示す）」の「Ｒｉｎｇ Ｄ」が、場合により１～３個の置換基「Ｒ１０」によって置換されていてもよいとされているところ、当該置換基「Ｒ１０」の選択肢として列記された置換基のうち、「Ｃ１－Ｃ４－アルキル」と「Ｃ１－Ｃ４－アルコキシ」の間に、「１－Ｃ４－ハロアルキル」と記載されているのを、「Ｃ１－Ｃ４－ハロアルキル」に訂正するものである（下線は訂正による変更箇所を示す。)。 請求人は、当該訂正事項について、誤記又は誤訳の訂正を目的とするものである旨を主張しており（審判請求書３頁下から５～２行）、訂正前の請求項１のＲ１０の定義における「１－Ｃ４－ハロアルキル」は、炭素原子を示す「Ｃ」が欠落しており、「Ｃ１－Ｃ４－ハロアルキル」の誤記であることは明らかである旨を主張している（審判請求書４頁４～７行）。 そこで、当該訂正事項が誤記の訂正を目的とするものであるか検討する。 「誤記の訂正」とは、本来その意であることが、特許請求の範囲、明細書又は図面などから明らかな内容の字句、語句に正すことをいい、訂正前の記載が当然に訂正後の記載と同一の意味を表示するものと客観的に認められるものをいうと解される。 そこで、上記「１－Ｃ４－ハロアルキル」との記載が明らかな誤りであって、当該記載が当然に「Ｃ１－Ｃ４－ハロアルキル」の意味であるといえるか否かについて、以下検討する。 訂正前の請求項１の上記「１－Ｃ４－ハロアルキル」なる事項について、「Ｃ４－ハロアルキル」との部分をみると、炭素数４のハロアルキルを意味するものと理解できるが、「１－Ｃ４－ハロアルキル」なる記載では、どのような構造のハロアルキルを意味するのか技術的に不明であり、そのような置換基を有することになる上記式（Ｉｆ）の化合物の構造を明確に理解することができない。 したがって、上記「１－Ｃ４－ハロアルキル」なる記載は、当業者にとって技術的に正しい記載であるかどうかという疑念を十分に生じさせるものといえる。 そのため、当該記載の意味するところについて、本件特許の設定登録時の明細書（以下、「本件特許明細書」という。）の記載、及び本件特許の設定登録時の特許請求の範囲の記載を参酌することとする。 イ（ア） 本件特許明細書の段落【００３８】～【００４２】には、 「【００３８】 ・・・ ６．式（Ｉｆ）： 【００３９】 ・・・ ［図：0001393964000003.jpg］ 【００４０】 [式中、 Ｒ５－ｆは、Ｒｉｎｇ Ｂであり、・・・、又は 【００４１】 ・・・ ［図：0001393964000004.jpg］ 【００４２】 （矢印は、Ｅとの結合位置を示す）であり； ・・・ Ｒｉｎｇ Ｄは、場合により１～３個のＲ１０によって置換されていてもよい、・・・であり；・・・； Ｒ１０は、・・・、Ｃ１－Ｃ４－アルキル、Ｃ１－Ｃ４－ハロアルキル、Ｃ１－Ｃ４－アルコキシ、・・・であり； ・・・である。］ の化合物である、・・・。」（下線は当審合議体による。以下同様。) と記載されており、式（Ｉｆ）の化合物における置換基「Ｒ１０」の選択肢として、「Ｃ１－Ｃ４－アルキル」と「Ｃ１－Ｃ４－アルコキシ」の間には、「１－Ｃ４－ハロアルキル」なるものは記載されておらず、「Ｃ１－Ｃ４－ハロアルキル」という記載が存在する。 （イ） また、本件特許の設定登録時の特許請求の範囲の請求項７、１０～１３及び１５（いずれも独立請求項）には、それぞれ、 「式（Ｉｆ）： ・・・ ［図：0001393964000005.jpg］ [式中、 Ｒ５－ｆは、Ｒｉｎｇ Ｂであり、・・・、又は ・・・ ［図：0001393964000006.jpg］ （矢印は、Ｅとの結合位置を示す）であり； ・・・ Ｒｉｎｇ Ｄは、場合により１～３個のＲ１０によって置換されていてもよく； ・・・； Ｒ１０は、・・・、Ｃ１－Ｃ４－アルキル、Ｃ１－Ｃ４－ハロアルキル、Ｃ１－Ｃ４－アルコキシ、・・・である］ の化合物・・・」 という共通の記載があり、いずれの請求項にも、式（Ｉｆ）の化合物における置換基「Ｒ１０」の選択肢として、「Ｃ１－Ｃ４－アルキル」と「Ｃ１－Ｃ４－アルコキシ」の間に、「１－Ｃ４－ハロアルキル」なるものは記載されておらず、「Ｃ１－Ｃ４－ハロアルキル」という記載が存在する。 （ウ） 訂正前の請求項１の式（Ｉｆ）の化合物における置換基「Ｒ１０」を含めた全ての可変の置換基の定義と、上記（イ）で述べた本件特許の設定登録時の請求項７、１０～１３及び１５に記載の式（Ｉｆ）の化合物における全ての可変の置換基の定義を対照すると、置換基「Ｒ１０」の選択肢のうち、「Ｃ１－Ｃ４－アルキル」と「Ｃ１－Ｃ４－アルコキシ」の間に記載されているものが、訂正前の請求項１の式（Ｉｆ）の化合物では、「１－Ｃ４－ハロアルキル」であるのに対し、本件特許の設定登録時の請求項７、１０～１３及び１５の式（Ｉｆ）の化合物では、「Ｃ１－Ｃ４－ハロアルキル」である点のみが異なっている。 また、訂正前の請求項１の式（Ｉｆ）の化合物は、上記（ア）で述べた本件特許明細書に記載の式（Ｉｆ）の化合物を対照すると、Ｒｉｎｇ Ｄ等の選択肢がより具体的に特定されており、本件特許明細書に記載の式（Ｉｆ）の化合物に包含される関係にあるところ、置換基「Ｒ１０」の選択肢については、「Ｃ１－Ｃ４－アルキル」と「Ｃ１－Ｃ４－アルコキシ」の間に記載されているものが、訂正前の請求項１の式（Ｉｆ）の化合物では、「１－Ｃ４－ハロアルキル」であるのに対し、本件特許明細書に記載の式（Ｉｆ）の化合物では、「Ｃ１－Ｃ４－ハロアルキル」である点のみが異なっている。 （エ） 本件特許の設定登録時の請求項７、１０～１３及び１５に記載の式（Ｉｆ）の化合物、並びに、本件特許明細書に記載の式（Ｉｆ）の化合物における、上記「Ｃ１－Ｃ４－ハロアルキル」との記載は、炭素数１～４のハロアルキルを意味するものと技術的に明確に理解できる。 これに対して、上記アで述べたとおり、訂正前の請求項１の「１－Ｃ４－ハロアルキル」なる記載は、当業者にとって技術的に正しい記載であるかどうかという疑念を生じさせるものであるところ、本件特許の設定登録時の請求項７、１０～１３及び１５に記載の式（Ｉｆ）の化合物、及び本件特許明細書に記載の式（Ｉｆ）の化合物において、置換基「Ｒ１０」の選択肢の対応する箇所に、「Ｃ１－Ｃ４－ハロアルキル」という技術的に明確な記載があることを参酌すれば、訂正前の請求項１における「１－Ｃ４－ハロアルキル」なる記載は明らかな誤りであり、当該記載は当然に「Ｃ１－Ｃ４－ハロアルキル」の意味であるといえる。 また、訂正前の請求項１における「１－Ｃ４－ハロアルキル」なる記載の前後には、「Ｃ１－Ｃ４－アルキル」及び「Ｃ１－Ｃ４－アルコキシ」という記載があり、部分的にみると「１－Ｃ４－」という共通する記載が含まれているところ、これらは、それぞれ炭素数１～４のアルキル及び炭素数１～４のアルコキシを意味するから、これらの記載からみても、上記「１－Ｃ４－ハロアルキル」なる記載は、明らかな誤りであり、正しくは当然に炭素数１～４のハロアルキルを意味する「Ｃ１－Ｃ４－ハロアルキル」と記載されるべきであったといえる。 これらのことは、請求項１の記載を直接的に又は間接的に引用する請求項２～６についても同様である。 ウ したがって、訂正事項１に係る訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書第２号に掲げる「誤記又は誤訳の訂正」を目的とするものである。 （２） 新規事項の追加の有無について 上記第１のとおり、本件特許に係る出願は、外国語特許出願（特許法第１８４条の４第１項に規定する外国語でされた国際特許出願）であるから、誤記又は誤訳の訂正を目的とする訂正事項１に係る訂正は、特許法第１８４条の１９の規定により読み替えて適用する同法第１２６条第５項の規定により、国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面（以下「国際出願時明細書等」という。）に記載した事項の範囲内においてしたものでなければならない。 上記（１）で述べたとおり、訂正事項１に係る訂正は、誤りであることが明らかな記載を、本来その意であることが明らかな記載に正すものであり、訂正事項１に係る「Ｃ１－Ｃ４－ハロアルキル」という事項が導き出された根拠には、本件特許明細書の段落【００３８】～【００４２】に記載された式（Ｉｆ）の化合物における置換基「Ｒ１０」の選択肢として、「Ｃ１－Ｃ４－アルキル」と「Ｃ１－Ｃ４－アルコキシ」の間に、「Ｃ１－Ｃ４－ハロアルキル」という記載があることが含まれる（上記（１）イ（ア）、（ウ）、（エ））。 そして、本件特許の国際出願日における国際出願の明細書の８頁下から５行～９頁１４行には、本件特許明細書の段落【００３８】～【００４２】に対応する事項が記載されており、「compound of formula (If)」における置換基「R10」の選択肢として、「C1-C4-alkyl」と「C1-C4-alkoxy」の間に、「C1-C4-haloalkyl」という記載がある。 そうすると、訂正事項１に係る訂正は、本件特許の国際出願時明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、本件特許の国際出願時明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。 したがって、訂正事項１に係る訂正は、特許法第１８４条の１９の規定により読み替えて適用する同法第１２６条第５項の規定に適合する。 （３） 特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 上記（１）で述べたとおり、訂正事項１に係る訂正は、誤りであることが明らかな記載を、本来その意であることが明らかな記載に正すものであり、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明のカテゴリーや対象を変更するものでもないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 したがって、訂正事項１に係る訂正は、特許法第１２６条第６項の規定に適合する。 （４） 独立特許要件について 上記（１）で述べたとおり、訂正事項１に係る訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書第２号に掲げる「誤記又は誤訳の訂正」を目的とする訂正であるから、同条第７項に規定する、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならないとの要件（いわゆる独立特許要件）を満たす必要があるところ、当該訂正後の請求項１～６に係る発明について、見直すべき新たな事情は存在せず、当該訂正により同法第３６条第４項第１号及び第６項（第４号を除く。）に規定する要件を満たさなくなるものでもない。 したがって、訂正事項１に係る訂正は、特許法第１２６条第７項の規定に適合する。 第５ むすび 以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書第２号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同法第１８４条の１９の規定により読み替えて適用する同法第１２６条第５項並びに同法第１２６条第６項及び第７項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。