2022-011454

第２ 令和４年７月２２日にされた手続補正についての補正の却下の決定

［補正の却下の決定の結論］

令和４年７月２２日にされた手続補正（以下「本件補正」という。）を却下する。

［理由］

１ 本件補正について（補正の内容）

（１）本件補正後の特許請求の範囲の記載

本件補正により、特許請求の範囲の請求項１の記載は、次のとおり補正された。（下線部は、補正箇所である。）

「エアロゾル化可能材料を加熱して、前記エアロゾル化可能材料の少なくとも１つの成分を揮発させるシステムであって、

エアロゾル化可能材料を含む第１のシート、及び

変動磁場の侵入により加熱可能であり、前記第１のシートの前記エアロゾル化可能材料を加熱する加熱材料を含み、エアロゾル化可能材料を含まない第２のシートであって、前記第１のシートと前記第２のシートは互いに結合されていない、第２のシート

を有する寄集め積層構造を備える、エアロゾル化可能構造と、

前記エアロゾル化可能構造の前記エアロゾル化可能材料を加熱して、前記エアロゾル化可能材料の少なくとも１つの成分を揮発させる装置であって、

前記エアロゾル化可能構造を受容する加熱ゾーン、及び

前記エアロゾル化可能構造が前記加熱ゾーンに配置された場合に、前記エアロゾル化可能構造の前記加熱材料に侵入する前記変動磁場を生成する磁場生成器

を備えた、装置と、

を備える、システム。」

（２）本件補正前の特許請求の範囲

本件補正前の、令和３年１０月１８日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項１の記載は次のとおりである。

「エアロゾル化可能材料を加熱して、前記エアロゾル化可能材料の少なくとも１つの成分を揮発させるシステムであって、

エアロゾル化可能材料を含む第１のシート、及び

変動磁場の侵入により加熱可能であり、前記第１のシートの前記エアロゾル化可能材料を加熱する加熱材料を含む第２のシートであって、エアロゾル化可能材料を含まない、第２のシート

を有する寄集め積層構造を備える、エアロゾル化可能構造と、

前記エアロゾル化可能構造の前記エアロゾル化可能材料を加熱して、前記エアロゾル化可能材料の少なくとも１つの成分を揮発させる装置であって、

前記エアロゾル化可能構造を受容する加熱ゾーン、及び

前記エアロゾル化可能構造が前記加熱ゾーンに配置された場合に、前記エアロゾル化可能構造の前記加熱材料に侵入する前記変動磁場を生成する磁場生成器

を備えた、装置と、

を備える、システム。」

２ 補正の適否

本件補正は、本件補正前の請求項１に記載された発明を特定するために必要な事項である「第２のシート」について、上記のとおり「前記第１のシートと前記第２のシートは互いに結合されていない」とする限定を付加するものであって、補正前の請求項１に記載された発明と補正後の請求項１に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許法第１７条の２第５項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。

上記付加された事項については、当初明細書の【００６６】に記載された事項であるから、新規事項の追加に該当しない。

そこで、本件補正後の請求項１に記載される発明（以下「本件補正発明」という。）が同条第６項において準用する同法第１２６条第７項の規定に適合するか（特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか）について、以下、検討する。

（１）本件補正発明

本件補正発明は、上記１（１）に記載したとおりのものである。

（３）引用発明との対比

ア 本件補正発明と引用発明とを対比する。

（ア）引用発明の「喫煙材」は、本願補正発明の「エアロゾル化可能材料」に相当する。よって、引用発明の「喫煙材を加熱して喫煙材の少なくとも１つの成分を揮発させるための装置」と「そのような装置を備えるシステム１０００」は、本件補正発明の「エアロゾル化可能材料を加熱して、前記エアロゾル化可能材料の少なくとも１つの成分を揮発させるシステム」に相当する。

（イ）引用発明の「再生喫煙材を備えるシート１０」は、再生された「喫煙材」であっても、「喫煙材」に揮発される成分の材料が含まれることが明らかであるから、本件補正発明の「エアロゾル化可能材料を含む第１のシート」に相当する。

（ウ）引用発明の「喫煙材を加熱するために変動磁場の侵入によって加熱可能な加熱材２０」と、本件補正発明の「変動磁場の侵入により加熱可能であり、前記第１のシートの前記エアロゾル化可能材料を加熱する加熱材料を含み、エアロゾル化可能材料を含まない第２のシートであって、前記第１のシートと前記第２のシートは互いに結合されていない、第２のシート」とは、引用発明の「加熱材２０」の態様に喫煙材が含まれていないのであるから、「変動磁場の侵入により加熱可能であり、前記第１のシートの前記エアロゾル化可能材料を加熱する加熱材料を含み、エアロゾル化可能材料を含まない第２のシート」の限りにおいて一致する。

（エ）本件補正発明の「寄集め積層構造を備える、エアロゾル化可能構造」とは、本件明細書の【００５５】にある「寄せ集められる」の定義を参酌すると、「用語『寄せ集められる（ｇａｔｈｅｒｅｄ）』は、規則的であれ不規則的であれ、形状がしわ付けされること、折り目が付けられること、折り曲げられること、或いは巻き込まれることを含む。これに対応し、本書において、用語『寄せ集める（ｇａｔｈｅｒｉｎｇ）』は、規則的であれ不規則的であれ、形状にしわ付けすること、折り目を付けること、折り曲げること、或いは巻き込むことを含む。」とされており、“巻き込むこと”を含むとされている。

そうすると、引用発明の「シート１０と加熱材２０とは、加熱材２０がシート１０のすべてを覆って、シート１０が巻きシートとされ」ることは、本件補正発明の「寄集め積層構造」に相当する。

よって、引用発明の「再生喫煙材を備えるシート１０と、喫煙材を加熱するために変動磁場の侵入によって加熱可能な加熱材２０とを備え、シート１０と加熱材２０とは、加熱材２０がシート１０のすべてを覆って、シート１０が巻きシートとされ」る「物品２」は、本件補正発明の「エアロゾル化可能材料を含む第１のシート、及び 変動磁場の侵入により加熱可能であり、前記第１のシートの前記エアロゾル化可能材料を加熱する加熱材料を含む第２のシートであって、」「エアロゾル化可能材料を含まない、第２のシートを有する寄集め積層構造を備える、エアロゾル化可能構造」に相当する。

（オ）引用発明の「加熱領域１１１」及び「磁場発生器１１２」は、本願補正発明の「加熱ゾーン」及び「磁場派生器」にそれぞれ相当する。

してみると、引用発明の「物品２の喫煙材を加熱して喫煙材の少なくとも１つの成分を揮発させるためのものであり、物品の少なくとも一部分を受け入れるための加熱領域１１１と、物品のその部分が加熱領域１１１内にあるとき、喫煙材を加熱するのに使用するために変動磁場を発生させるための磁場発生器１１２とを備える」とした「装置１００」は、本件補正発明の「前記エアロゾル化可能構造の前記エアロゾル化可能材料を加熱して、前記エアロゾル化可能材料の少なくとも１つの成分を揮発させる装置であって、前記エアロゾル化可能構造を受容する加熱ゾーン、及び前記エアロゾル化可能構造が前記加熱ゾーンに配置された場合に、前記エアロゾル化可能構造の前記加熱材料に侵入する前記変動磁場を生成する磁場生成器を備えた、装置」に相当する。

イ 以上のことから、本件補正発明と引用発明との一致点及び相違点は、次のとおりである。

【一致点】

「エアロゾル化可能材料を加熱して、前記エアロゾル化可能材料の少なくとも１つの成分を揮発させるシステムであって、

エアロゾル化可能材料を含む第１のシート、及び

変動磁場の侵入により加熱可能であり、前記第１のシートの前記エアロゾル化可能材料を加熱する加熱材料を含み、エアロゾル化可能材料を含まない第２のシート

を有する寄集め積層構造を備える、エアロゾル化可能構造と、

前記エアロゾル化可能構造の前記エアロゾル化可能材料を加熱して、前記エアロゾル化可能材料の少なくとも１つの成分を揮発させる装置であって、

前記エアロゾル化可能構造を受容する加熱ゾーン、及び

前記エアロゾル化可能構造が前記加熱ゾーンに配置された場合に、前記エアロゾル化可能構造の前記加熱材料に侵入する前記変動磁場を生成する磁場生成器

を備えた、装置と、

を備える、システム。」

【相違点】

「第２のシート」と「第１のシート」との互いの関係について、本件補正発明は、「前記第１のシートと前記第２のシートは互いに結合されていない」としているのに対し、引用発明は、「シート１０」と「加熱材」とは、互いに結合されていないか否か不明な点。

（４）判断

以下、相違点について検討する。

相違点とした上記「前記第１のシートと前記第２のシートは互いに結合されていない」に関し、本件明細書の発明の詳細な説明には、次の記載がある。

「【００６６】

エアロゾル化可能構造１は、積層構造１０を含む。図３は、エアロゾル化可能構造１の積層構造１０の部分模式断面図である。積層構造１０は、第１のシート１１及び第２のシート１２を含む。いくつかの実施形態において、積層構造１０は、薄板である。いくつかの実施形態において、第１のシート１１は、接着剤又は化学結合等によって、第２のシート１２に結合されている。例示的な接着剤は、ポリ酢酸ビニル（ＰＶＡ）及びエチレン酢酸ビニル（ＥＶＡ）である。他の実施形態において、第１のシート１１は、第２のシート１２に結合されていなくてもよい。」

上記関連記載の内容から見て、相違点とされる「結合」とは、「接着剤又は化学結合等に」よるものを想定していると理解される。

かかる理解で引用文献全体を見ると、「シート１０」と「加熱材」との構造上の扱いについて、上記２（２）の摘記では、FIG.1の形態についての言及として「この実施形態では、加熱材２０はシート１０と接触している。」とされ、加熱材がシート１０と同形状のシートの場合、接着や化学結合を要する旨の記載はされていない。また、引用文献の１７ページ１１～１５行（日本語ファミリー【００８２】参照）には、巻きシートで互いに接着されたとするFIG.6の実施形態を説明しつつ、他の実施形態では接着剤を省略してもよい旨の開示がされている。一方で、加熱材の形状が部分的な「片」で分離したFIG.2の態様や、管で分離したFIG.3の場合には、接着剤によってシート１０の表面にはり付ける（１３ページ７－１０行等、【００６４】等参照）旨の開示が見られる。

以上を総合すると、引用文献ではシート１０と加熱材とで巻きシートを構成する場合、加熱材がFIG.1に示すような、同形シートの場合については、引用文献内における接着剤を使用しない旨の示唆を考慮して、双方が接触すれば事足りると認められる。そして、FIG.1に沿った引用発明では、シート１０と加熱材とが巻きシートの状態で加熱領域１１１に置かれるのであるから、加熱材が接着剤による固定が必要な片の形状ではないことから、シート１０と加熱材との積層には、接着剤の使用は任意であると解されるから、双方が結合しないとする選択も、当業者であれば容易に想到し得るものと認められる。

そして、当該相違点を総合的に勘案しても、本件補正発明の奏する作用効果は、かかる相違点によりもたらされる作用効果に言及した記載が見当たらないことを考えると、引用発明及び引用文献中の示唆から予測される範囲内のものにすぎず、格別顕著なものということはできない。

したがって、本件補正発明は、引用発明及び引用文献中の示唆に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。

なお、請求人は、本件補正発明が当業者に容易に発明できたものでないとする主張として、審判請求書及び令和４年１２月５日提出の上申書にて、各々次の旨の主張をしている。

［審判請求書］

「新請求項１は、『エアロゾル化可能構造が、エアロゾル化可能材料を含む第１のシート、及び変動磁場の侵入により加熱可能であり、前記第１のシートの前記エアロゾル化可能材料を加熱する加熱材料を含み、エアロゾル化可能材料を含まない第２のシートであって、前記第１のシートと前記第２のシートは互いに結合されていない、第２のシートを有する寄集め積層構造を備える』事項を発明特定事項として規定しています。

この発明特定事項については、いずれの引用文献においても記載も示唆もされていないものと思料致します。

例えば、引用文献１では、複数の実施形態が記載されていますが、いずれの実施形態においても、加熱材料は、喫煙材の表面に取り付けられているものと思料致します。そのため、引用文献１には、上記発明特定事項については記載も示唆もされていないものと思料致します。」

［上申書］

「引用文献１の当該記載（第２０ページ第５－１１行）は、『加熱材２０とシート１０が互いに結合されていること』を排除する意味ではないものと思料致します。・・・引用文献１の第２０ページ第１６－２０行には、そのような構成を達成する方法として、（加熱材２０とシート１０との間にスペースを設けるのではなく）加熱材２０上に熱伝導バリアとしてのコーティングを設けることが記載されているものと思料致します。そして、このコーティングによって、加熱材２０とシート１０とが直接接触しないようにされているものと思料致します。しかしながら、このコーティングによって、シート１０が、当該コーティングを備える加熱材２０に結合されることが妨げられるものではないと思料致します。そのため、引用文献１の上記記載は、「加熱材２０とシート１０が互いに結合されている」ことを除外するような意味ではないため、引用文献１の上記記載が、「加熱材２０とシート１０が互いに結合されていない」という意味であるという審査官殿の認定は、誤りであるものと思料致します。」

しかしながら、上記の相違点の検討で示したとおり、引用発明の２つのシートに関する構造は、本件補正発明の特定事項と対比して、どちらも接触を確保できるという点で大きく異なるものではないし、加熱材２０上に熱伝導バリアとしてのコーティングを設けることができるとした引用文献１内の開示部分は、上記判断には用いていないため、請求人の上記主張は、採り上げることができない。

３ 本件補正についてのむすび

よって、本件補正は、特許法第１７条の２第６項において準用する同法第１２６条第７項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項の規定において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。

よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。

第３ 本願発明について

１ 本願発明

令和４年７月２２日にされた手続補正は、上記のとおり却下されたので、本願の請求項に係る発明は、令和３年１０月１８日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項１ないし１４に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項１に係る発明（以下「本願発明」という。）は、その請求項１に記載された事項により特定される、前記第２［理由］１（２）に記載のとおりのものである。

２ 原査定の拒絶の理由

原査定の拒絶の理由は、

この出願の請求項１－４に係る発明は、本願の優先権主張の日前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の引用文献１に記載された発明及び引用文献２に記載された事項に基いて、

また、

この出願の請求項５－１４に係る発明は、本願の優先権主張の日前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の引用文献１に記載された発明及び引用文献２に記載された事項並びに引用文献３に記載された事項に基いて、

その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない、というものである。

３ 引用文献

原査定の拒絶の理由で引用された引用文献１及びその記載事項は、前記第２の［理由］２（２）に記載したとおりである。

４ 対比・判断

本願発明は、前記第２の［理由］２で検討した本件補正発明から、「前記第１のシートと前記第２のシートは互いに結合されていない」に係る限定事項を削除したものである。

そうすると、本願発明の発明特定事項を全て含み、さらに他の事項を付加したものに相当する本件補正発明が、前記第２の［理由］２（３）、（４）に記載したとおり、引用発明及び引用文献１中の示唆に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明も、引用発明及び引用文献１中の示唆に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。

第４ むすび

以上のとおり、本願発明は、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。

よって、結論のとおり審決する。