2021-012232

特願２０１８－１６６３０１「複数のアンテナでパイロットを送信するための方法および装置」拒絶査定不服審判事件〔平成３１年 １月２４日出願公開、特開２０１９－ １３０２７〕について、次のとおり審決する。

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理 由 第１ 手続の経緯 本願は、２０１１年（平成２３年）９月３０日（パリ条約による優先権主張外国庁受理 ２０１０年１０月１日 アメリカ合衆国、同年１１月５日 アメリカ合衆国、２０１１年１月７日 アメリカ合衆国、同年２月１１日 アメリカ合衆国、同年４月２８日 アメリカ合衆国、同年８月１２日 アメリカ合衆国）を国際出願日とする出願の一部を平成２６年７月７日に新たな特許出願とした特願２０１４－１３９９０７号の一部を平成２８年５月１６日に新たな特許出願とした特願２０１６－９８２４４号の一部を平成３０年９月５日に新たな特許出願としたものであって、その手続の経緯の概要は以下のとおりである。 令和 元年 ９月２４日付け 拒絶理由通知書 令和 ２年 ３月２５日 意見書・手続補正書 ５月２１日付け 拒絶理由通知書（最後） １１月１９日 意見書・手続補正書 令和 ３年 ４月２６日付け 補正の却下の決定（令和２年１１月１９日の 手続補正書による補正の却下） 同日付け 拒絶査定 ９月１３日 審判請求書・手続補正書 １１月 ４日 手続補正書（方式）（審判請求書の請求の理 由の変更） １２月 ７日 前置報告書 令和 ４年 ２月１４日 上申書 以下では、令和２年３月２５日の手続補正書による補正を「原補正」といい、令和３年４月２６日付けの拒絶査定を「原査定」といい、同年９月１３日の手続補正書による補正を「本件補正」という。 第２ 本件補正の却下の決定 ［補正の却下の決定の結論］ 本件補正を却下する。 ［理由］ １ 本件補正の内容 （１）本件補正後の請求項１の記載 本件補正により、特許請求の範囲の請求項１の記載は、次のとおり補正された。なお、下線は本件補正による補正箇所を示す。 「【請求項１】 無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）であって、 トランシーバに動作可能に結合されたプロセッサを備え、 前記プロセッサおよび前記トランシーバは、第１の電力レベルにおいて第１のビームを使用して、第１の物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）プリアンブルを基地局に送信するように構成され、 前記トランシーバは、前記第１のＰＲＡＣＨプリアンブルが前記基地局によって受信されたことの表示を受信するように構成され、 前記表示が受信されたことを条件に、前記プロセッサおよび前記トランシーバはデータを送信するようにさらに構成され、 前記表示が受信されなかったことを条件に、前記プロセッサは第２のＰＲＡＣＨプリアンブルに使用するための前記第１のビームまたは第２のビームを選択し、前記第１のビームおよび前記第２のビームは異なるビームであるようにさらに構成され、 前記プロセッサおよび前記トランシーバは、 前記第１のビームが選択されることを条件に、前記第２のＰＲＡＣＨプリアンブルの送信電力レベルを第１の電力ランプステップ値だけ第２の電力レベルに増加させ、 前記第２の電力レベルにおいて前記第１のビームを使用して、前記第２のＰＲＡＣＨプリアンブルを送信するようにさらに構成され、 前記プロセッサおよび前記トランシーバは、 前記第２のビームが選択されることを条件に、前記第２のＰＲＡＣＨプリアンブルの前記送信電力レベルを前記第１の電力ランプステップ値は増加させず、前記第２のビームを使用して前記第２のＰＲＡＣＨプリアンブルを送信するようにさらに構成された、ＷＴＲＵ。」 （２）本件補正前の請求項１の記載 本件補正前の、原補正により補正された特許請求の範囲の請求項１の記載は、次のとおりである。なお、下線は原補正による補正箇所を示す。 「【請求項１】 無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）であって、 トランシーバに動作可能に結合されたプロセッサを備え、 前記プロセッサおよび前記トランシーバは、第１の電力レベルにおいて第１のビームを使用して、第１の物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）プリアンブルを基地局に送信するように構成され、 前記トランシーバは、前記第１のＰＲＡＣＨプリアンブルが前記基地局によって受信されたことの表示を受信するように構成され、 前記表示が受信されたことを条件に、前記プロセッサおよび前記トランシーバはデータを送信するようにさらに構成され、 前記表示が受信されなかったことを条件に、前記プロセッサは第２のＰＲＡＣＨプリアンブルに使用するための前記第１のビームまたは第２のビームを選択し、前記第１のビームおよび前記第２のビームは異なるビームであるようにさらに構成され、 前記プロセッサおよび前記トランシーバは、 前記第１のビームが選択されることを条件に、前記第２のＰＲＡＣＨプリアンブルの送信電力レベルを第１の電力ランプステップ値だけ第２の電力レベルに調整し、 前記第２の電力レベルにおいて前記第１のビームを使用して、前記第２のＰＲＡＣＨプリアンブルを送信するようにさらに構成され、 前記プロセッサおよび前記トランシーバは、 前記第２のビームが選択されることを条件に、前記第２のＰＲＡＣＨプリアンブルの前記送信電力レベルを前記第１の電力ランプステップ値とは異なる第２の電力ランプステップ値だけ調整して、前記第２のビームを使用して前記第２のＰＲＡＣＨプリアンブルを送信するようにさらに構成された、ＷＴＲＵ。」 （３）前記（１）及び（２）によれば、本件補正は以下のＡ及びＢの補正（以下、それぞれ「本件補正Ａ」及び「本件補正Ｂ」という。）を含むものである。 Ａ 「前記第１のビームが選択されることを条件に」行われる「前記第２のＰＲＡＣＨプリアンブルの送信電力レベル」に対する動作に関して、 本件補正前は前記「送信電力レベル」を「第１の電力ランプステップ値だけ第２の電力レベルに調整し」とされていたのを、 本件補正後は前記「送信電力レベル」を「第１の電力ランプステップ値だけ第２の電力レベルに増加させ」とする補正 Ｂ 「前記第２のビームが選択されることを条件に」行われる「前記第２のＰＲＡＣＨプリアンブルの前記送信電力レベル」に対する動作に関して、 本件補正前は前記「送信電力レベル」を「前記第１の電力ランプステップ値とは異なる第２の電力ランプステップ値だけ調整して」とされていたのを、 本件補正後は前記「送信電力レベル」を「前記第１の電力ランプステップ値は増加させず」とする補正 ２ 本件補正の適否 （１）本件補正の目的 ア 本件補正Ａは、要するに、「送信電力レベル」の「調整」を「増加」に補正するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的としている。 イ 本件補正Ｂについては、本件補正前では「送信電力レベル」の「調整」の量が「前記第１の電力ランプステップ値とは異なる第２の電力ランプステップ値」であることが限定されていたのに対し、本件補正後では「第２の電力ランプステップ値」の限定が削除されている。 加えて、本件補正前では「送信電力レベル」が「調整」されることが限定されていたのに対し、本件補正後では「送信電力レベル」が「前記第１の電力ランプステップ値は増加させ（ない）」ことを限定しているに過ぎず、「送信電力レベル」が調整されていない態様も含み得る記載となっている。 以上によれば、本件補正Ｂは、特許請求の範囲の減縮を目的としているとは認められない。 また、本件補正前の本件補正Ｂに係る文言は明瞭であるから、本件補正Ｂは、明瞭でない記載の釈明に該当しない。 そして、本件補正Ｂは、請求項の削除及び誤記の訂正のいずれにも該当しない。 （２）本件補正の適否についての判断 前記（１）イのとおりであるから、本件補正の目的は、特許法１７条の２第５項に掲げるいずれにも該当しないものを含むものである。 よって、本件補正は不適法である。 （３）本件補正の適否についての予備的判断 ア 仮に、本件補正Ｂの目的が限定的減縮であると解釈されるとしても、以下のイ～キのとおり、本件補正は不適法である。 イ 本件補正の目的は、前記アの仮定により、特許法１７条の２第５項２号に掲げる特許請求の範囲の減縮であると認められる。 そこで、本件補正後の請求項１に記載される発明（以下「本件補正発明」という。）が同条６項において準用する同法１２６条７項の規定に適合するか（特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか）について、以下、検討する。 ウ 本件補正発明は、「前記表示が受信されなかったことを条件に、前記プロセッサは第２のＰＲＡＣＨプリアンブルに使用するための前記第１のビームまたは第２のビームを選択し、前記第１のビームおよび前記第２のビームは異なるビームであるようにさらに構成され、」との発明特定事項を有する。 エ 前記発明特定事項に関する発明の詳細な説明の記載は、以下の部分であると認められる。 「【０２６５】 別の実施形態においては、ビームフォーミングが、ＰＲＡＣＨの送信に適用される可能性がある。図２０は、ビームフォーミングを適用する例示的なＰＲＡＣＨの送信を示す。ＷＴＲＵは、肯定応答が受信されない場合、ＰＲＡＣＨプリアンブルを繰り返し送信する。ＷＴＲＵは、それぞれのプリアンブルの送信に異なるビームフォーミングの重みを適用する。ＷＴＲＵは、プリアンブルの電力をランプする前にそれぞれの重みに対して同じ電力でプリアンブルを送信する可能性がある。このようにして、ＷＴＲＵは、ＲＡＣＨ送信のための適切な送信電力とビームフォーミングの重みの両方を学習することができる。 【０２６６】 あるいは、ＷＴＲＵは、どの重みが使用されるかにかかわらずそれぞれのプリアンブルの送信でプリアンブルの送信電力をランプアップする可能性がある。ランプステップのサイズは、送信と正しいビームフォーミングの重み／電力とに適時よりよい妥協点を与えるように調整され得る。重み（Ｗ１，Ｗ２，．．Ｗｎ）が適用される順序およびどの重みが送信されるかが、最適化され得る。」 オ 前記エの記載におけるビームフォーミングの「重み」は、ＭＩＭＯ技術の技術常識によれば、ビームを形成するためのプリコーディングの重みのことを指すと解されるから、前記エにおける「重み」は、ビームを選択する観点では、ビームそのものと同一視することができる。 そうすると、本願の発明の詳細な説明には、以下の（ア）～（ク）の事項が記載されていると解される。 （ア）ビームフォーミングが、ＰＲＡＣＨの送信に適用されること（【０２６５】） （イ）肯定応答（本件補正発明の「表示」に対応すると解される。）が受信されない場合、ＰＲＡＣＨプリアンブルを繰り返し送信すること（【０２６５】） （ウ）それぞれのプリアンブルの送信に異なるビームを用いること（【０２６５】） （エ）プリアンブルの電力をランプする前に、それぞれのビームに対して同じ電力でプリアンブルを送信すること（【０２６５】） （オ）前記（ア）～（エ）のようにして、ＲＡＣＨ送信のための適切な送信電力とビームの両方を学習すること（【０２６５】） （カ）どのビームが使用されるかにかかわらず、それぞれのプリアンブルの送信でプリアンブルの送信電力をランプアップすること（【０２６６】） （キ）ランプステップのサイズは、送信と、正しいビーム／電力とに、適時よりよい妥協点を与えるように調整されること（【０２６６】） （ク）ビーム（Ｗ１，Ｗ２，．．Ｗｎ）が適用される順序及びどのビームで送信されるかが、最適化されること（【０２６６】） カ 前記エには、本件補正発明の「第２のＰＲＡＣＨプリアンブルに使用するための前記第１のビームまたは第２のビームを選択」することが記載されていない。 より具体的に述べると、以下の（ア）～（ケ）のとおりである。 （ア）前記オ（ア）は、ビームフォーミングをすることが記載されているが、どのプリアンブルに対してどのビームを選択するのかに関しては何も言及していない。 （イ）前記オ（イ）は、ビームの選択に関して何も言及していない。 （ウ）前記オ（ウ）は、それぞれのプリアンブルの送信に異なるビームを用いることが記載されている。 他方、本件補正発明は、「第１のＰＲＡＣＨプリアンブル」を送信するために使用した「第１のビーム」を、「第２のＰＲＡＣＨプリアンブル」に使用するために「選択」できるとされている（すなわち、同一のビームを異なるＰＲＡＣＨプリアンブルに使用できる）が、この点は前記オ（ウ）に記載がない。 （エ）前記オ（エ）は、プリアンブルの電力をランプする前に、それぞれのビームに対して同じ電力でプリアンブルを送信することを記載したに過ぎず、ビームを選択することについては言及していない。 （オ）前記オ（オ）には、前記オ（ア）～（エ）を受けて、ＲＡＣＨ送信（ここでは、ＰＲＡＣＨの送信のことと解する。）のための送信電力とビームを学習することが記載されているが、前記（ア）～（エ）のとおり、前記オ（ア）～（エ）には少なくとも異なるＰＲＡＣＨプリアンブルを送信するために同一のビームを選択することが記載されていないため、前記オ（ア）～（エ）のようにして学習されたビームは、他のビームと同一のビームを選択することはないと認められる。 （カ）前記オ（カ）は、どのビームが使用されるかにかかわらず、それぞれのプリアンブルの送信でプリアンブルの送信電力をランプアップすることを記載したに過ぎず、ビームを選択することについては言及していない。 （キ）前記オ（キ）は、ランプステップのサイズが調整されることを記載したものであって、ビームを選択することについては言及していない。 （ク）前記オ（ク）は、ビーム（Ｗ１，Ｗ２，．．Ｗｎ）が適用される順序及びどのビームで送信されるかが最適化されると記載されており、これは、Ｗ１～Ｗｎをどの順序で選択するかということを意味していると解され、異なるプリアンブルに対して同一のビームを選択することは記載されていない。 （ケ）発明の詳細な説明のその余の部分を参照しても、本件補正発明の発明特定事項である前記ウの事項は記載されていない。 キ 前記ウ～カのとおりであるから、本件補正発明は発明の詳細な説明に記載したものとは認められず、本件補正発明は、特許法３６条６項１号の規定に違反し、特許出願の際独立して特許を受けることができるものではない。 （４）請求人の主張に対する判断 請求人は、請求の理由において、「令和３年９月１３日付けで提出した本審判請求と同日に提出した手続補正書による、請求項１～２０に係る各発明は、補正の却下の決定で却下された請求項１～２０と同一のものであって、審査対象を明確にするために改めて提出するものです。」（令和３年１１月４日の手続補正書（方式）１頁）と主張し、加えて、前記「補正の却下の決定で却下された請求項１～２０」（令和２年１１月１９日の手続補正書で補正された請求項１～２０）について、「上記手続補正書によるこの補正は、新規事項であるとのご判断に対応するためのものであって、出願人の対応として認められるべきものです。」（令和２年１１月１９日の意見書第１頁）と主張する。 請求人の主張は、判然としない部分もあるが、要するに、本件補正が適法であることを主張していると解される。 しかしながら、本件補正は、令和３年４月２６日付け補正の却下の決定で特許法１７条の２第５項違反を理由に却下された令和２年１１月１９日の手続補正書による補正と同内容であり、該決定の理由を当審で再度検討したところ、前記（１）及び（２）のとおり妥当であると認められるから、本件補正は不適法である。 さらに、前記補正の却下の決定では、『なお、請求項１の「第１の電力レベルにおいて第１のビームを使用して、第１の物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）プリアンブルを基地局に送信するように構成され、・・前記表示が受信されなかったことを条件に、前記プロセッサは第２のＰＲＡＣＨプリアンブルに使用するための前記第１のビームまたは第２のビームを選択」することに関し、そのような「選択」を行うこと（どのような基準で選択されるのかも含む。）は、発明の詳細な説明に開示も示唆もないことにも留意されたい。（段落２６５及び図２０では、所定順序の処理（電力を増やさずにビームを変え、その後に電力を増やすこと）が示される程度である。また、段落２６６では、ランプステップ（値）の調整や、重みの順序の最適化について開示はあるものの、具体的な内容は不明であり、第１の電力レベルにおいて第１のビームを使用した後、再度同じビームを使用するか別のビームを使用するかを選択するようなことが、開示ないし示唆されているとは認められない。また、明細書等において、他の箇所にも当該「選択」に関する開示はない。）』として、本件補正の内容が特許法３６条６項１号に規定する要件に違反することを指摘しているにも関わらず、請求人は、却下済みの令和２年１１月１９日の手続補正書と同内容の本件補正を選択し、審判請求書においても、前記指摘に対しての応答はせず、令和２年１１月１９日の意見書の主張を繰り返すにとどまっていることに鑑みれば、本件補正は「新規事項であるとのご判断に対応するためのものであって、出願人の対応として認められるべきもの」とはいえない。 また、仮に、本件補正の目的が特許法１７条の２第５項２号に規定する特許請求の範囲の減縮に該当するといえるとしても、この点は前記（３）のとおりである。 よって、請求人の主張は採用できない。 ３ 本件補正についてのむすび 前記２のとおりであるから、本件補正は、特許法１５９条１項の規定において読み替えて準用する同法５３条１項の規定により却下すべきものである。 よって、前記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。 第３ 本願発明 本願の請求項１係る発明（以下、「本願発明」という。）は、原補正によって補正された特許請求の範囲の請求項１に記載されるものであり、前記第２、１（２）のとおりである。 第４ 原査定の概要 原査定の概要は、以下のとおりである。 （新規事項）原補正は、以下の点で願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでないから、特許法１７条の２第３項に規定する要件を満たしていない。 ・請求項１－２０ 請求項１には、要するに、第２のＰＲＡＣＨプリアンブルを送信する際に第１のビームを用いる場合と第２のビームを用いる場合で、異なる電力ランプステップ値で電力レベルを調整することを示している。 一方、明細書の段落【０２６６】の記載は、「ランプステップのサイズを調整する」ことを開示しているものの、「ランプステップのサイズが重みによって異なること」は、明示していない。また、技術常識を照らしても、この記載が「ランプステップのサイズが重みによって異なること」を開示しているとは、認められない。 よって、原補正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでない。 第５ 原補正の適否についての判断 １ 原補正の内容 前記第２、１（２）によれば、原補正によって、「前記第１のビームが選択されることを条件に、前記第２のＰＲＡＣＨプリアンブルの送信電力レベルを第１の電力ランプステップ値だけ第２の電力レベルに調整」すること、及び、「前記第２のビームが選択されることを条件に、前記第２のＰＲＡＣＨプリアンブルの前記送信電力レベルを前記第１の電力ランプステップ値とは異なる第２の電力ランプステップ値だけ調整」することが、本願発明の発明特定事項とされた。 換言すれば、原補正によって本願発明の発明特定事項とされたことは、「第２のＰＲＡＣＨプリアンブルの送信電力レベル」の調整値（電力ランプステップ値）が「第１のビームが選択される」場合と「第２のビームが選択される」場合とで異なること（以下、「原補正事項Ａ」という。）である。 ２ 原補正の新規事項の追加についての判断 前記１の事項が、本願の出願当初の明細書、特許請求の範囲及び図面（以下、「当初明細書等」という。）に記載した事項の範囲内であるかについて検討する。 （１）本願の出願当初の明細書の【０２６５】及び【０２６６】の記載内容は、前記第２、２（３）エ及び前記第２、２（３）オのとおりである。 そして、前記１の事項が【０２６５】及び【０２６６】に記載されていないことは、以下のア～キのとおりである。 ア 前記第２、２（３）オ（ア）～（ウ）は、送信電力レベルの調整について言及していない。 イ 前記第２、２（３）オ（エ）は、「プリアンブルの電力をランプする」こと、すなわち、電力を増加させることは記載されているが、その増加量（すなわち、「電力ランプステップ値」）については言及していない。 ウ 前記第２、２（３）オ（オ）は、前記第２、２（３）オ（ア）～（エ）を受けて、ＰＲＡＣＨ送信のための送信電力とビームを学習することが記載されているが、前記ア及びイのとおりであるから、前記第２、２（３）オ（ア）～（エ）のようにして学習された送信電力は、「電力ランプステップ値」を意識していない。 そうすると、前記第２、２（３）オ（オ）は、原補正事項Ａのような異なるビームに対して異なる電力ランプステップ値を適用することは記載されていない。 エ 前記第２、２（３）オ（カ）は、ビームによらず、それぞれのプリアンブル送信で送信電力をランプアップ（増加）することを記載しているが、その増加量（電力ランプステップ値）がビーム毎に異なることは記載していない。 オ 前記第２、２（３）オ（キ）は、ランプステップのサイズが調整されることを記載しているが、その調整は、送信と、正しいビーム／電力とに妥協点を与えるように行うものである。 そうすると、前記第２、２（３）オ（キ）は、異なるビームに異なるランプステップのサイズを用いることを記載してはいない。 カ 前記第２、２（３）オ（ク）は、送信電力レベルの調整について言及していない。 キ 前記ア～カのとおりであるから、原補正事項Ａは、【０２６５】及び【０２６６】に記載されたものとは認められない。 （２）また、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項を検討しても、原補正事項Ａは前記技術的事項の範囲内にはない。 したがって、原補正は、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものとはいえない。 第６ むすび 前記第５のとおり、原補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものとはいえず、特許法１７条の２第３項に規定する要件を満たさない。 したがって、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。