2018-300972

上記当事者間の登録第５２６４６６４号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

【結　論】 登録第５２６４６６４号商標の指定役務中、第４２類「電子計算機用プログラムの提供，コンピュータソフトウェアの提供，娯楽用電子計算機用プログラムの提供」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

【理　由】 第１　本件商標 本件登録第５２６４６６４号商標（以下「本件商標」という。）は、「ビットスター」の片仮名を標準文字により表してなり、平成２１年３月２４日に登録出願、第４２類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機用プログラムの提供，コンピューターソフトウェアの設計・作成又は保守，コンピュータソフトウェアの提供，家庭用テレビゲームのゲームプログラム・業務用ゲーム機のゲームプログラムの設計・作成又は保守，娯楽用電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，娯楽用電子計算機用プログラムの提供」を指定役務として、同年８月２６日に登録査定、同年９月１１日に設定登録されたものであり、その後、令和元年１１月２６日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。 なお、本件審判の請求の登録は、平成３１年１月１７日であり、商標法第５０条第２項に規定する「審判の請求の登録前３年以内」とは、平成２８年１月１７日ないし同３１年１月１６日である（以下「要証期間」という。）。 第２　請求人の主張 請求人は、結論同旨の審決を求め、審判請求書及び審判事件弁駁書において、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第１号証ないし甲第３号証（枝番号を含む。）を提出した。 １　請求の理由 本件商標は、その指定役務中、第４２類「電子計算機用プログラムの提供，コンピュータソフトウェアの提供，娯楽用電子計算機用プログラムの提供」（以下「取消請求役務」という。）について、継続して３年以上日本国内において商標権者により使用されている事実は発見することができず、本件商標について、専用使用権者、通常使用権者による使用の事実もないことから、商標法第５０条第１項の規定により、その登録は取り消されるべきである。 ２　答弁に対する弁駁 （１）乙第１号証ないし乙第３号証について ア　乙第１号証ないし乙第３号証は、被請求人が顧客から受注した業務委託の契約書の写しであるが、乙第１号証契約書第１２条、乙第２号証契約書第１０条、乙第３号証契約書第１２条に秘密保持（機密保持）条項があり、この条項の中身から察するに、当事者以外に契約内容を公開するものでなく、契約違反にあたる行為とも考えられるため、証拠能力のないものと考える。 仮に、証拠能力が認められるとしても、同契約書は、当事者間の債権債務を記したものであって、実際に商標が付された商品役務が流通したことを示すものではないため、商標法第２条第３項第８号の取引書類には該当しない。 イ　同契約書中に、「株式会社ビットスター」（以下「使用商標１」という。）の文字が記載されているが、これは被請求人が契約当事者であることを記載した商号の表示にすぎず、取消請求役務に係る登録商標の使用とはいえない。 （２）乙第４号証及び乙第５号証について ア　乙第４号証及び乙第５号証は、被請求人の顧客が発行した成果物検収書の写しであるが、同検収書中に、使用商標１が記載されているが、これは被請求人名称の表示として記載されているものであり、取消請求役務に係る登録商標の使用とはいえない。 イ　同検収書は、納品物の検収結果を通知する内容だが、納品物の内容は不明である。 ウ　乙第４号証は「５月度運営開発」、乙第５号証は「■作成業務委託」（「■」は、マスキングされている部分を表す。以下同じ。）と記載されているが、この記載から具体的な商品役務を特定することができない。 （３）乙第６号証について ア　乙第６号証は、被請求人の公式ウェブサイトのホームページ及び企業情報のプリント画面と説明されており、画面上部に、別掲のとおりの「Ｂｉｔｓｔｅｒ」のロゴ（以下「使用商標２」という。また、以下「使用商標１」及び「使用商標２」をまとめて「使用商標」という。）が表示されている。 登録商標の使用に当たるか否かの認定に当たっては、書体にのみに変更を加えた同一の文字からなる商標等であって、同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の登録商標と社会通念上同一と認められる場合には商標の使用と認められる。 しかしながら、本件商標は、片仮名の標準文字「ビットスター」の構成であり、片仮名の「ビットスター」は必ずしも「Ｂｉｔｓｔｅｒ」の欧文字に対応するものではなく、「ビットスター」と「Ｂｉｔｓｔｅｒ」は既成語ではなく、同一の観念が理解されるともいえない。外観においても、標準文字の本件商標と、図案化されたロゴの使用商標２は同一視できず、本件商標と使用商標２は社会通念上同一ということができない。 イ　乙第６号証には、被請求人がゲーム開発を行っている旨が記載され、また、企業情報として、事業内容の項目において、「各種ソフトウェア設計・開発、ゲーム企画・開発・デレクション、オンラインコンテンツ作成・配信、ＣＧデータ・アセット制作、景観シュミレーション作成（映像のみならずインタラクティブコンテンツ対応可能）、プロジェクトマネジメント」と記載されているが、これは被請求人の事業内容の概要を紹介したものであり、特定の具体的な商品役務を示すものではない。 ウ　乙第６号証は、プリントアウトの日付がなく、いつの時点でのウェブサイトの情報であるか不明であり、日付が特定されていないことから、要証期間内の証拠として認められない。当該ウェブサイトの画面には、更新情報として＜２０１９／１／１０更新＞の記載があるが、データの更新はプログラム上で任意に選ぶことが可能であり、この日付がこのサイトに客観的に存在していたという証拠とはならない。 仮に、乙第６号証が更新日である２０１９年１月１０日に存在していたとしても、本件の場合、請求人は被請求人に対し、２０１８年１０月９日に被請求人代理人を通じメールにより本件商標権の譲渡及び再譲渡を依頼する文書を送付している（甲２、甲３）ことから、２０１８年１０月９日時点で本件審判の請求される可能性があったことを知っていたといえる。 （４）まとめ 以上からすれば、被請求人の主張及び提出した証拠によっては、本件商標が使用されていることを立証していない。 第３　被請求人の答弁 被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は、被請求人の負担とするとの審決を求めると答弁し、答弁書及び弁駁に対する回答書において、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第１号証ないし乙第１０号証（枝番号を含む。）を提出した。 １　答弁の理由 被請求人は、本件商標を、その指定役務中、第４２類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，コンピューターソフトウェアの設計・作成又は保守，家庭用テレビゲームのゲームプログラム・業務用ゲーム機のゲームプログラムの設計・作成又は保守，娯楽用電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」について創業以来継続して日本国内にて使用している。 被請求人の主な業務であるゲームソフトウェアの開発は、家庭用ゲーム機や業務用ゲーム機のソフトウェアだけではなく、タブレット型コンピューター端末用などのコンピューター機器向けのゲームアプリも多いが、ゲームソフトウェアやゲームアプリはコンピューターソフトウェアである。 ２　弁駁に対する意見 （１）要証期間における指定役務についての使用 被請求人が行う業務の性格上、具体的な役務の内容はクライアントとの機密保持契約によって公開できないことが基本であるが、例外もあり、クライアントから情報公開の許可を経て一般に向け公開することもある。 要証期間内の役務のうち、株式会社セガ・インタラクティブ（現株式会社セガ）から開発を受託し成果物を提供した業務の内容について、被請求人は上記クライアントから公開の許可を得て２０１８年１０月５日にインターネット上にて一般に公開しているところ、役務内容は「業務用ゲーム機のゲームプログラムの設計・作成又は保守」及び「コンピューターソフトウェアの提供」と合致する（乙９）。 また、株式会社スクウェア・エニックスから開発を受託し要証期間に役務を行い成果物を提供した業務の内容について、被請求人はクライアントから公開の許可を得て２０１９年１月１８日にインターネット上にて一般に公開しているところ、役務内容は「家庭用テレビゲーム機のゲームプログラムの設計・作成又は保守」及び「コンピューターソフトウェアの提供」と合致し、クライアントに提供している成果物はプログラム及びビジュアルデータなどから構成されるソフトウェアである（乙１０）。 （２）要証期間における自社ウェブサイトでの商標の使用 要証期間内に存在していたことを示す証拠である、デジタルアーカイブ（Ｗａｙｂａｃｋ　Ｍａｃｈｉｎｅ）に保存されていたページ及び要証期間内の複数のアーカイブにより、ウェブサイトは遥か以前より存在していることが当該アーカイブの日付から証明できるため、請求人の「駆け込み使用に該当する」（甲２、甲３）旨の主張は誤りである。 また、２０１７年９月１７日時点のアーカイブ（乙７）で「アーケードゲームや家庭用ゲームソフト、スマホ用アプリなどの企画および開発をしている会社です。開発受託を承っております。」との記述があり、本件商標のもと指定役務の業務を行っていることを明記している。 （３）まとめ 以上、被請求人は、要証期間内の本件商標の使用を証明しており、本件審判請求は成立しない。 したがって、被請求人は本件審判につき回答の趣旨どおりの審決を求める。 第４　当審の判断 １　認定事実 被請求人の提出に係る乙各号証及び同人の主張によれば、以下のとおりである。 （１）乙第１号証は、「業務委託契約書」の写しとするものであり、第１頁に、「株式会社ゲームアディクト（以下『甲』という）と株式会社ビットスター（以下『乙』という）は、甲から乙への業務の委託に関し、以下のとおり合意する。」、「第１条　（業務委託）甲は乙に対し、ｉＯＳ又はＡｎｄｒｏｉｄを搭載した携帯端末向けゲームアプリ『■（仮称）』（以下「本件ゲーム」という）の■版開発業務（以下『本件業務』という）を委託するものとし、乙はこれを受託する。」の記載があり、第４頁の下段に「２０１７年９月１日」の日付とともに、「甲」として「株式会社ゲームアディクト」の住所、名称及び代表取締役社長の氏名の記名押印、「乙」として「株式会社ビットスター」の住所、名称及び代表取締役の氏名の記名押印がある。 （２）乙第２号証は、「業務委託契約書」の写しとするものであり、第１頁に、「株式会社スクウェア・エニックス（以下『甲』という）と株式会社ビットスター（以下『乙』という）とは、甲の指定するプラットフォーム用ゲームソフト■（仮称。以下『本ソフト』という）に関して、以下のとおり契約（以下『本契約』という）を締結する。」、「第１条（業務委託）　甲は乙に対して、本契約に定める条件にて、本ソフトの■リソース制作業務（以下『本業務』という）を請負の形態にて委託し、乙はこれを受託する。」の記載があり、第５頁の下段に、「平成２９年４月１日」の日付とともに、「甲」として「株式会社スクウェア・エニックス」の住所、名称及び代表取締役社長の氏名の記名押印と「乙」として「株式会社ビットスター」の住所、名称及び代表取締役の氏名の記名押印がある。 （３）乙第３号証は、「業務委託契約書」の写しとするものであり、第１頁に、「株式会社セガ・インタラクティブ（以下『甲』という）と株式会社ビットスター（以下『乙』という）とは、別添１に記載の業務（以下『本件業務』という）を、甲が乙に委託するにあたり、以下の通り契約（以下『本契約』という）を締結する。」、「<業務委託事項>　第１条（委託）　１．甲は乙に対し本件業務を委託し、乙はこれを受託し誠実に履行するものとする・・・４．乙は、別添３に定めるスケジュールに従って、本件成果物を別添４に記載する場所に提出するものとする。」の記載があり、第２頁に、「第５条（検収）　１．甲は、第１条第４項の規定により乙から本件成果物の提出を受けたときは、甲の独自の基準に基づき、別添５に記載する期間内に当該本件成果物を検査及び評価し、甲の満足のいくものと認められたときは、合格の旨を文書により乙に通知するものとする。」の記載があり、第５頁の下段に、「２０１８年３月２８日」の日付とともに、「甲」として「株式会社セガ・インタラクティブ」の住所、名称及び代表取締役社長の氏名の記名押印と「乙」として「株式会社ビットスター」の住所、名称及び代表取締役の氏名の記名押印がある。 （４）乙第４号証は、株式会社スクウェア・エニックス作成の「成果物検収書」の写しとするものであり、「２０１７年５月３１日」、「株式会社　ビットスター　御中」、「株式会社スクウェア・エニックス　東京都新宿区新宿６－２７－３０」、「納品日　２０１７年５月３０日の成果物を検収し、合格とした事を、本書を以って通知致します。」「検収日：２０１７年５月３１日」の記載がある。 （５）乙第５号証は、株式会社セガ・インタラクティブ作成の「検収報告書」の写しとするものであり、「発行日：２０１８／０４／１７」、「株式会社　ビットスター　御中」、「東京都大田区羽田１丁目２番１２号　株式会社セガ・インタラクティブ」、「下記納品物を当社規定の仕様基準に基づき検収した結果、仕様を満たしているものと認めます。」の記載があり、納品日及び検収日の欄に「２０１８／０４／１３」の記載がある。 （６）乙第６号証は、被請求人の公式ウェブサイトの写しとするものであり、左上には、使用商標２の表示がある。 （７）乙第６号証の２ないし乙第７号証は、被請求人の公式ウェブサイトのアーカイブデータとするものであり、乙第６号証の２の右上に、「２０１８年４月１９日」、乙第６号証の３の右上に、「２０１８年８月３０日」、乙第７号証の右上に「２０１７年９月１７日」の日付の表示があり、乙第７号証の中央に「株式会社ビットスターは、アーケードゲームや家庭用ゲームソフト、スマホ用アプリなどの企画および開発をしている会社です。開発受託を承っております。」の記載があり、乙第６号証の２ないし乙第７号証の左上には、使用商標２の表示がある。 （８）乙第９号証及び乙第１０号証は、被請求人のＦａｃｅｂｏｏｋのアカウントの記事とするものであり、乙第９号証の第１頁の中央に、投稿として、「２０１８年１０月５日　セガ様のアーケード・レースゲーム『ＳＷＤＣ』に登場するサーキットの一部制作を担当させていただきました！」、「ビギナーの方が走りやすく、エキスパートの方は熱くレースが出来る高速コースをイメージしてレイアウトしました。」の記載があり、乙第１０号証の第１頁の中央に、投稿として、「２０１９年１月１８日　スクエア・エニックス様のオンラインゲーム『ドラゴンクエストＸバージョン３および４』のデータ制作の一部を担当させていただきました。」の記載がある。 また、乙第９号証の第１頁及び乙第１０号証の第１頁内の左上には、使用商標２の表示がある。 ２　判断 （１）使用役務について 被請求人（商標権者）は、アーケードゲームや家庭用ゲームソフト等の企画及び開発をしている会社であり（乙７）、業務委託契約書とする証拠（乙３）によれば、被請求人は、要証期間内の２０１８年３月２８日に、株式会社セガ・インタラクティブとの間で、業務用ゲーム機に収録するデータの作成に係る業務を受託し、検収報告書とする証拠（乙５）によれば、同年４月１３日に当該業務委託契約書に基づく納品物が被請求人によって納品され、同日、株式会社セガ・インタラクティブによって納品物が検収され、その結果について被請求人に報告されたことが認められるものの、被請求人が、取消請求役務を提供した事実について把握できる記載及び説明は一切見いだせない。 したがって、被請求人（商標権者）が取消請求役務を提供した事実は認められない。 （２）本件商標と使用商標の同一性について ア　本件商標と使用商標１の同一性について 「ビットスター」の文字からなる本件商標と「株式会社ビットスター」の文字からなる使用商標１とは、明らかにその構成文字が相違するものである。 したがって、使用商標１は、本件商標と社会通念上同一の商標とは認められない。 なお、業務委託契約書とする乙第１号証ないし乙第３号証、成果物検収書、検収報告書とする乙第４号証及び乙第５号証には、使用商標１の記載があるが、乙第１号証ないし乙第３号証の記載は、契約当事者を記載したもの、及び第４号証及び乙第５号証の記載は、成果物の検収結果の報告先を記載したものであって、契約当事者又は報告先の法人を特定するための商号として記載されたものであり、役務に関する取引書類における商標の使用ということができないものである。 イ　本件商標と使用商標２の同一性について 被請求人のウェブサイトとする乙第６号証及び被請求人の公式ウェブサイトのアーカイブデータとする乙第６号証の２ないし乙第７号証並びに被請求人のＦａｃｅｂｏｏｋのアカウントの記事とする乙第９号証及び乙第１０号証には、使用商標２の表示があるが、当該文字は、「Ｂ」の文字がデザイン化された「Ｂｉｔｓｔｅｒ」の欧文字からなるものであり、「ビットスター」の片仮名からなる本件商標とは明らかに構成文字が相違し、「片仮名及びローマ字の文字を相互に変更するもの」ということもできない。 また、両商標は特定の観念を有しない造語よりなるものと認められるから、同一の観念を生じるものではない。 そうすると、本件商標と使用商標２とは、同一の称呼を生じるとしても、同一の観念を生じるということができないものであり、「片仮名及びローマ字の文字を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標」ということはできない。 したがって、使用商標２は、本件商標と社会通念上同一の商標とは認められない。 ３　小括 上記のとおり、商標権者は、要証期間に、取消請求役務を提供していたことが認められない上、被請求人が提出した証拠から認定できる使用商標は、いずれも本件商標とは相違するものであって、社会通念上同一の商標ともいえないものである。 その他、本件商標権に係る専用使用権者又は通常使用権者による本件商標の使用事実を証明する証拠の提出はない。 ４　むすび 以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判の請求の登録前３年以内に日本国内において、商標権者、通常使用権者又は専用使用権者のいずれかが取消請求役務のいずれかについて、本件商標を使用していることを証明したものとは認められない。 また、被請求人は、本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第５０条の規定により、その指定役務中、「結論掲記の指定役務」について、その登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。