2017-700596

特許第６０６３０５９号発明「エポキシ樹脂の硬化剤または可塑剤として有効なスチレン化フェノール」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

【結　論】 特許第６０６３０５９号の特許請求の範囲及び明細書を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲及び訂正明細書のとおり、訂正後の請求項［１～３］、［４～６］、［７～９］について訂正することを認める。 特許第６０６３０５９号の請求項４に係る特許を維持する。 特許第６０６３０５９号の請求項１ないし３、５ないし９に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。

【理　由】 第１　主な手続の経緯等 特許第６０６３０５９号（設定登録時の請求項の数は９。以下、「本件特許」という。）は、平成２５年１１月２５日に出願された特許出願に係るものであって、平成２８年１２月２２日付けでその特許権の設定登録がされた。 特許異議申立人　三光株式会社（以下、単に「異議申立人」という。）は、平成２９年６月１３日（受理日：同月１４日）、本件特許の請求項１ないし９に係る特許に対して特許異議の申立てをした。 当審において、平成２９年９月１１日付けで取消理由を通知したところ、特許権者から、同年１２月１２日付けで訂正請求書（以下、当該訂正請求書による訂正請求を「本件訂正請求」という。）及び意見書が提出されたので、同年１２月１３日付けで異議申立人に対して特許法第１２０条の５第５項に基づく通知をしたところ、異議申立人から、平成３０年１月１１日付けで意見書が提出されたものである。 第２　訂正の適否についての判断 １　訂正の内容 本件訂正請求による訂正の内容は以下の訂正事項１ないし１２である。なお、下線については訂正箇所に当審が付したものである。 （１）　訂正事項１ 特許請求の範囲の請求項１を削除する。 （２）　訂正事項２ 特許請求の範囲の請求項２を削除する。 （３）　訂正事項３ 特許請求の範囲の請求項３を削除する。 （４）　訂正事項４ 特許請求の範囲の請求項４の 「エポキシ樹脂の可塑剤。」 との記載を、 「エポキシ樹脂の可塑剤であって、前記スチレン化フェノールは、ｎ＝１のモノスチレン化フェノール（ＭＳＰ）５０～７５重量％、ｎ＝２のジスチレン化フェノール（ＤＳＰ）１５～３５重量％、及びｎ＝３のトリスチレン化フェノール（ＴＳＰ）６～８重量％の含有比を有することを特徴とするエポキシ樹脂の可塑剤。」 に訂正する。 （５）　訂正事項５ 特許請求の範囲の請求項５を削除する。 （６）　訂正事項６ 特許請求の範囲の請求項６を削除する。 （７）　訂正事項７ 特許請求の範囲の請求項７を削除する。 （８）　訂正事項８ 特許請求の範囲の請求項８を削除する。 （９）　訂正事項９ 特許請求の範囲の請求項９を削除する。 （１０）　訂正事項１０ 願書に添付した明細書の段落【０００９】に記載された 「本発明は、下記一般式（１）で表わされるスチレン化フェノールおよびアミンからなるエポキシ樹脂の硬化剤または可塑剤を特徴とする。」 との記載を 「下記一般式（２）で表されるスチレン化フェノール及びアミンからなるエポキシ樹脂の可塑剤であって、前記スチレン化フェノールは、ｎ＝１のモノスチレン化フェノール（ＭＳＰ）５０～７５重量％、ｎ＝２のジスチレン化フェノール（ＤＳＰ）１５～３５重量％、及びｎ＝３のトリスチレン化フェノール（ＴＳＰ）６～８重量％の含有比を有することを特徴とするエポキシ樹脂の可塑剤である。」 に訂正する。 （１１）　訂正事項１１ 願書に添付した明細書の段落【００１０】の 「【化１】 」 との記載を 「【化２】 」 に訂正する。 （１２）　訂正事項１２ 願書に添付した明細書の段落【００１１】の 「本発明は、エポキシ樹脂を含む主剤部と、前記一般式で表わされるスチレン化フェノールおよびアミンからなる硬化剤部と、からなるエポキシ塗料を特徴とする。」 との記載を 「（式中、ｎは１、２、または３である。）」 に訂正する。 ２　訂正の目的の適否、新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更の存否及び一群の請求項 （１）　訂正事項１ないし３、５ないし９について ア　訂正事項１ないし３、５ないし９は、訂正前の特許請求の範囲の請求項１ないし３、５ないし９を削除するというものであるから、当該訂正事項１ないし３、５ないし９は、特許請求の範囲を減縮することを目的とするものであるといえる。そして、当該訂正事項１ないし３、５ないし９は、新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 イ　よって、訂正事項１ないし３、５ないし９は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号を目的とし、同法第１２０条の５第９項で準用する同法第１２６条第５項及び第６項に適合するものである。 （２）訂正事項４について ア　訂正事項４の訂正は、訂正前の請求項４に記載されている「スチレン化フェノール」について、当該スチレン化フェノールに含有されるモノスチレン化フェノール（ＮＳＰ）とジスチレン化フェノール（ＤＳＰ）及びトリスチレン化フェノール（ＴＳＰ）の含有比を特定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ　そして、当該訂正事項４は、願書に最初に添付した明細書の段落【００２４】及び実施例の記載から、新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 ウ　よって、訂正事項４は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号を目的とし、同法第１２０条の５第９項で準用する同法第１２６条第５項及び第６項に適合するものである。 （３）　訂正事項１０ないし１２について ア　訂正事項１０ないし１２は、上記訂正事項１ないし９で、特許請求の範囲が訂正されたことにより、明細書の発明の詳細な説明における課題を解決するための手段部分の記載を当該訂正事項１ないし９の訂正と整合させるための訂正であるから、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであるといえる。そして、当該訂正事項１０ないし１２は、新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 イ　よって、訂正事項１０ないし１２は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第３号を目的とし、同法第１２０条の５第９項で準用する同法第１２６条第４項に適合するものである。 （４）　一群の請求項について 訂正事項１０ないし１２は、発明の詳細な説明の訂正であって、当該訂正は、特許請求の範囲全体にかかるものである。そして、訂正前の請求項は、請求項１ないし３、請求項４ないし６、請求項７ないし９という３つの一群の請求項からなるものである。そうすると、上記訂正事項１ないし１２は、請求項１ないし３、請求項４ないし６、請求項７ないし９という３つの一群の請求項について求められているといえる。 ３　むすび 以上のとおりであるから、本件訂正請求による訂正は特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号及び第３号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第４項及び同条第９項において準用する同法第１２６条第４項ないし第６項の規定に適合するので、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項［１～３］、［４～６］、［７～９］について訂正することを認める。 第３　本件発明 上記第２のとおり、本件訂正請求による訂正は認められるので、本件特許の請求項１ないし９に係る発明（以下、それぞれ「本件発明１」ないし「本件発明９」という。）は、平成２９年１２月１２日付け訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項１ないし１２に記載された事項により特定される以下に記載のとおりのものである。 「【請求項１】 （削除） 【請求項２】 （削除） 【請求項３】 （削除） 【請求項４】 下記一般式（２）で表わされるスチレン化フェノールおよびアミンからなるエポキシ樹脂の可塑剤であって、 前記スチレン化フェノールは、ｎ＝１のモノスチレン化フェノール（ＭＳＰ）５０～７５重量％、ｎ＝２のジスチレン化フェノール（ＤＳＰ）１５～３５重量％、及びｎ＝３のトリスチレン化フェノール（ＴＳＰ）６～８重量％の含量比を有することを特徴とするエポキシ樹脂の可塑剤。 【化１】 （式中、ｎは１、２、または３である。） 【請求項５】 （削除） 【請求項６】 （削除） 【請求項７】 （削除） 【請求項８】 （削除） 【請求項９】 （削除）」 第４　取消理由の概要 平成２９年９月１１日付けで通知した取消理由は、概略、以下のとおりである。 「【理由１】　本件特許の請求項１ないし９に係る発明は、本件特許の出願前に頒布された下記の刊行物に記載された発明であって、特許法第２９条第１項第３号に該当し特許を受けることができないから、その発明に係る特許は取り消すべきものである。 【理由２】　本件特許の請求項１ないし９に係る発明は、本件特許の出願前に頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて、その優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであって、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないから、その発明に係る特許は取り消すべきものである。 記 ・・・ 刊行物１：　特表２００８－５０５９９６号公報（特許異議申立書の証拠方法である甲第１号証。） 刊行物２：　特表２０１３－５０６０３０号公報（特許異議申立書の証拠方法である甲第２号証。」 なお、当該取消理由は、概略特許異議申立書に記載された取消理由に対応している。 第５　合議体の判断 当合議体は、以下に述べるように、上記取消理由には、理由がないと判断する。 １　刊行物１に記載の発明 本件特許の出願前に頒布されたことが明らかな刊行物１には、特許請求の範囲の請求項１、２、７、８、９、段落【０００１】、【０００５】、【００１１】、【００１２】～【００１６】、【００２０】～【００２２】、【００２５】、【００３７】、【００４１】の記載から、請求項１を引用する請求項７を引用する請求項８として、次の発明（以下、「刊行物１発明」という。）が記載されているといえる。 「a) 一般式(I)： 【化１】（イメージ省略） ［式中、nは、10～70である。］ で表されるポリエーテルジアミン30～70重量%； b)　一般式R1-NH2［式中、R1は、5～22個の炭素原子を有する炭化水素かまたは分子量400g/molまでを有する単官能性ポリエーテルアミンかの直鎖または分岐、飽和または、好ましくは、不飽和基である。］で表されるモノアミン3～30重量%； c) ジ-またはトリアミン3～30重量%；および、 d) 一般式(II)： 【化２】（イメージ省略） ［式中、R2は、5～14個の炭素原子を有する炭化水素の直鎖、分岐または環式、飽和または不飽和基である。］ で表されるアルキルフェノール5～40重量%； 当該アルキルフェノールが、スチレン化されたフェノールである、 を含む組成物。」 ２　刊行物２に記載された発明 刊行物２の特許請求の範囲の請求項１、３、４、５、１７、段落【０００１】、【０００６】、【０００７】、【００２２】、【００２９】～【００３７】、【００４１】、【００５２】、【００５３】、【００５６】、【００５７】、【００７１】～【００８３】の記載から、実施例２における第２の組成物として、次の発明（以下、「刊行物２発明」という。）が記載されているといえる。 「アミン硬化剤であるアミノエチレンエタノールアミン１９．２重量部とフェノール系化合物であるスチレン化フェノール１０．３部からなる第２の組成物。」 ３　本件発明４と刊行物１発明との対比・判断 本件発明４と刊行物１発明とを対比する。 刊行物１発明の 「a) 一般式(I)： 【化１】（イメージ省略） ［式中、nは、10～70である。］ で表されるポリエーテルジアミン30～70重量%； b)　一般式R1-NH2［式中、R1は、5～22個の炭素原子を有する炭化水素かまたは分子量400g/molまでを有する単官能性ポリエーテルアミンかの直鎖または分岐、飽和または、好ましくは、不飽和基である。］で表されるモノアミン3～30重量%； c) ジ-またはトリアミン3～30重量%」 は、本件発明４における「アミン」に相当する。 刊行物１発明の 「d) 一般式(II)： 【化２】（イメージ省略） ［式中、R2は、5～14個の炭素原子を有する炭化水素の直鎖、分岐または環式、飽和または不飽和基である。］ で表されるアルキルフェノール5～40重量%； 当該アルキルフェノールが、スチレン化されたフェノールである」 は、本件発明４における「下記一般式（２）で表されるスチレン化フェノール 【化１】 （式中、ｎは１、２、または３である。）」に相当する。 本件発明４の「エポキシ樹脂の可塑剤」は、用途を除外した組成物という限りにおいて、刊行物１発明の「組成物」に相当する。 そうすると、本件発明４と刊行物１発明とは、 「下記一般式（２）で表わされるスチレン化フェノールおよびアミンからなる組成物。 【化１】 （式中、ｎは１、２、または３である。）」で一致し、以下の点で相違する。 ＜相違点１＞ 組成物の用途に関し、本件発明４は、「エポキシ樹脂の可塑剤」と特定するのに対し、刊行物１発明は、この点を特定しない点。 ＜相違点２＞ 本件発明４は、「前記スチレン化フェノールは、ｎ＝１のモノスチレン化フェノール（ＭＳＰ）５０～７５重量％、ｎ＝２のジスチレン化フェノール（ＤＳＰ）１５～３５重量％、及びｎ＝３のトリスチレン化フェノール（ＴＳＰ）６～８重量％の含量比を有する」と特定するのに対し、刊行物１発明は、この点を特定しない点。 以下、相違点について検討する。 相違点１について 本件特許の明細書における発明の詳細な説明において、「スチレン化フェノールの粘度は、ノニルフェノールの粘度よりも低いため、エポキシ樹脂との混合時に可塑性がさらに向上して作業性に優れるという特徴がある。」（段落【００２７】）との記載はあるものの、本件発明４のエポキシ樹脂の可塑剤としての性能は全く確認されておらず、実施例として、エポキシ塗料に配合される硬化剤部に利用されているものが記載されているのみである。 一方、刊行物１においても、エポキシ樹脂の塗料に対してスチレン化フェノールが配合されていて、比較的低い粘度を有するとされている（段落【００４１】）。 してみれば、刊行物１発明の組成物も本件特許の明細書における発明の詳細な説明の開示内容から見れば、エポキシ樹脂の可塑剤といいうるものであるから、相違点１は実質上の相違点ではない。 相違点２について 刊行物１には、用いられているスチレン化フェノールの成分については一切記載されていない。 一方で、刊行物２において、市販されているスチレン化フェノールとして記載されている「ＭＳＰ－７５（ＳＩ Ｇｒｏｕｐ社から商業的に入手可能）」は、特許異議申立書に添付された参考資料（ＭＳＰ－７５のTECHNICAL　DATA　SHEET、04/10/2013 、SI　Group Crios Resinas S/A）によれば、ｎ＝１のモノスチレン化フェノール（ＭＳＰ）６６～８１重量％、ｎ＝２のジスチレン化フェノール（ＤＳＰ）１５～３１重量％、及びｎ＝３のトリスチレン化フェノール（ＴＳＰ）最大３重量％の含量比を有するものであって、相違点２に係る配合比を有するスチレン化フェノールではない。 そして、刊行物１においては、相違点２に係る含有比を有するスチレン化フェノールは記載されていないし、特許異議申立書に添付されたいずれの証拠にも相違点２に係る特定の配合比を有するスチレン化フェノールは記載されていないから、刊行物１発明のスチレン化フェノールが相違点２に係るスチレン化フェノールということはできないので、相違点２は実質的な相違点である。 そして、刊行物１発明のスチレン化フェノールを相違点２に係る特定の配合比のスチレン化フェノールとすることは、そもそも、そのようなスチレン化フェノールが存在することが立証されておらず、そのようなスチレン化フェノールを選択する動機もなく、想到容易ということはできない。 以上のことから、本件発明４と刊行物１発明との間には、実質的な相違点として相違点２が存在することから、本件発明４は、刊行物１に記載された発明ではない。そして、相違点２の検討から、本件発明４は、刊行物１発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 ４　本件発明４と刊行物２発明との対比・判断 本件発明４と刊行物２発明とを対比する。 刊行物２発明の「アミン硬化剤であるアミノエチレンエタノールアミン」は、本件発明４における「アミン」に相当する。 刊行物２発明の「フェノール系化合物であるスチレン化フェノール」は、本件発明４における「下記一般式（２）で表されるスチレン化フェノール 【化１】 （式中、ｎは１、２、または３である。）」に相当する。 本件発明４の「エポキシ樹脂の可塑剤」は、用途を除外した組成物という限りにおいて、刊行物２発明の「第２の組成物」に相当する。 そうすると、本件発明４と刊行物２発明とは、 「下記一般式（２）で表わされるスチレン化フェノールおよびアミンからなる組成物。 【化１】 （式中、ｎは１、２、または３である。）」で一致し、以下の点で相違する。 ＜相違点３＞ 組成物の用途に関し、本件発明４は、「エポキシ樹脂の可塑剤」と特定するのに対し、刊行物２発明は、この点を特定しない点。 ＜相違点４＞ 本件発明４は、「前記スチレン化フェノールは、ｎ＝１のモノスチレン化フェノール（ＭＳＰ）５０～７５重量％、ｎ＝２のジスチレン化フェノール（ＤＳＰ）１５～３５重量％、及びｎ＝３のトリスチレン化フェノール（ＴＳＰ）６～８重量％の含量比を有する」と特定するのに対し、刊行物２発明は、この点を特定しない点。 事案に鑑み、相違点４から検討する。 刊行物２には、刊行物２発明のスチレン化フェノールに含まれるＭＳＰ、ＤＳＰ、ＴＳＰの配合比については全く記載されていないが、利用できる市販のスチレン化フェノールとして、「ＭＳＰ－７５（ＳＩ Ｇｒｏｕｐ社から商業的に入手可能）」が例示されている。 当該ＭＳＰ－７５は、特許異議申立書に添付された参考資料（ＭＳＰ－７５のTECHNICAL　DATA　SHEET、04/10/2013 、SI　Group Crios Resinas S/A）によれば、ｎ＝１のモノスチレン化フェノール（ＭＳＰ）６６～８１重量％、ｎ＝２のジスチレン化フェノール（ＤＳＰ）１５～３１重量％、及びｎ＝３のトリスチレン化フェノール（ＴＳＰ）最大３重量％の含量比を有するものであって、相違点４に係る配合比を有するスチレン化フェノールではない。 そして、特許異議申立書に添付されたいずれの証拠にも相違点４に係る特定の配合比を有するスチレン化フェノールは記載されていない。 そうすると、刊行物２発明のスチレン化フェノールを相違点４に係る特定の配合比を有するスチレン化フェノールとすることは、そもそも、そのようなスチレン化フェノールが存在することが立証されておらず、そのようなスチレン化フェノールを選択する動機もなく、想到容易ということはできない。 以上のことから、相違点３について検討するまでもなく、本件発明４と刊行物２発明との間には、実質的な相違点として相違点４が存在することから、本件発明４は、刊行物２に記載された発明ではない。そして、相違点４の検討から、本件発明４は、刊行物２発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 ５　異議申立人の主張の検討 異議申立人は、平成３０年１月１１日付け（受理日：同月１５日）意見書において、概略以下の主張を行っている。 主張１：「・・・通常、流通し、使用されているスチレン化フェノールには、ＮＳＰ、ＤＳＰ、ＴＳＰを含有することが公知であり、公知の方法で合成できるものである。本件特許の訂正前の請求項４に記載のスチレン化フェノールも実質、公知のものと同じである。従って、スチレン化フェノールと言えば、ＭＳＰ、ＤＳＰ、ＴＳＰをそれぞれ適宜の重量％で含むものであることが周知であり当業者にとっても自明である。してみると、・・・訂正後の請求項４にＭＳＰ　５０－７５重量％、ＤＳＰ　１５－３５重量％　及びＴＳＰ　６－８重量％の文言が加わったからと言って新規性ないし進歩性が認められるものではない。」 主張２：「ＴＳＰの含有量を６－８重量％に減縮することで、含有量Ｍａｘ３％のＴＳＰに比し顕著な作用効果が得られるならば兎も角、本件特許明細書中にはそのような効果が得られるとする一言半句の記載もない。従って、甲２及びＭＳＰ－７５の上記『TECHNICAL　DATA　SHEET』の存在下で、重複範囲を外すだけの目的で含有量を６－８重量％に減縮する程度のことは当業者にとって想到容易なことと言えるから、訂正後の請求項４は、新規性ないし進歩性を欠くものである。」 主張３：「本件特許の審査過程の『本願明細書にはスチレン化フェノールの含有比を特定範囲とすることによる有利な効果についての記載はないから、・・・格別顕著な効果とは認められない。』との認定判断は、ＴＳＰの重量％を６－８重量％に減縮した訂正後の請求項４の発明にもそのまま当てはまるものである。」 主張４：「減縮訂正は作用効果（可塑性をより向上させる）とは無縁のものである。減縮が作用効果に具現されない限り、単なる公知部分との重複を外す訂正に過ぎず、実質同一性の回避とはならない。」 以下、上記主張について検討する。 主張１、２及び４について スチレン化フェノールには、ＮＳＰ、ＤＳＰ、ＴＳＰを含有することが公知であり、スチレン化フェノールと言えば、ＭＳＰ、ＤＳＰ、ＴＳＰをそれぞれ適宜の重量％で含むものであることが周知であることは、異議申立人の主張のとおりであるが、本件発明４は、ＭＳＰ、ＤＳＰ、ＴＳＰの具体的な配合量を特定しており、当該配合比が特定されたスチレン化フェノールが刊行物１及び刊行物２に記載されていないことは上記３及び４での検討のとおりであるから、新規性がないとの主張は失当であって採用できない。 進歩性の主張に関しては、相違点が存在したときに、想到容易というためには、まず、相違点に係る構成の効果についての検討の以前にその相違点に係る構成が想到容易であることを論証しなければならないのであって、その手順を踏まずに効果がない相違点は全て容易であるということはできず、進歩性に関する主張も失当であって採用できない。 主張３について 本件特許は審査を経て特許されたものであることからすると、審査過程における拒絶理由は解消されているとみるのが相当であるから、その主張は失当であるし、訂正後の本件発明４は、ＴＳＰの重量％を６－８重量％に減縮することによって存在が立証されていない配合比のスチレン化フェノールに限定されたから、それ以前の請求項に対する認定判断と異なるのは当然であって、異議申立人の主張は失当で採用できない。 ６　まとめ 以上のことから、平成２９年９月１１日付けで通知した取消理由の理由１および理由２には、理由がなく、本件特許の請求項４に係る特許は、特許法第１１３条第２項に該当せず、取り消されるべきものではない。 第６　むすび 以上のとおりであるから、特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては、本件特許の請求項４に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に本件特許の請求項４に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 加えて、請求項１ないし３及び５ないし９に係る特許は、訂正により、削除されたため、本件特許の請求項１ないし３及び５ないし９に対して、異議申立人がした特許異議の申立てについては、対象となる請求項が存在しない。 よって、結論のとおり決定する。