2016-006619

特願２０１３－５１２２３８「植物細胞における遺伝子およびタンパク質の野生型発現を変更する組成物を同定する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成２３年１２月　１日国際公開、ＷＯ２０１１／１５０１９４、平成２５年　８月　８日国内公表、特表２０１３－５３１４８４〕について、次のとおり審決する。

【結　論】 本件審判の請求は、成り立たない。

【理　由】 第１　手続の経緯 本願は、平成２３年（２０１１年）５月２６日（パリ条約による優先権主張外国庁受理　２０１０年５月２８日　米国（ＵＳ））を国際出願日とする出願であって、主な経緯は次のとおりである。 平成２７年　５月２２日付け　拒絶理由通知書 平成２７年　８月２６日　　　手続補正書・意見書 平成２７年１２月２５日付け　拒絶査定 平成２８年　５月　６日　　　審判請求書・手続補正書 第２　平成２８年５月６日付けの手続補正についての補正却下の決定 ［補正却下の決定の結論］ 平成２８年５月６日付けの手続補正を却下する。 ［理由］ １．補正後の本願発明 上記補正により、補正前の平成２７年８月２６日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項１，８，１０～１１，１３～１５が補正され、そのうち請求項１は、補正前の 「【請求項１】 植物細胞の野生型遺伝子発現を相乗的または拮抗的に変更する化合物の組合せを同定するための方法であって、 （a）同じ植物からの植物細胞または組織と、 (i) 第１の試験化合物； (ii) 追加の試験化合物；または (iii) 前記第１の試験化合物と前記追加の試験化合物との組合せ のうちの１つとを少なくとも２時間接触させる工程であって、前記第１の化合物または追加の試験化合物の少なくとも１つが、前記植物に曝露されたときにその植物の遺伝子発現プロフィールに未知の効果（impact）を有する、工程と、 （b） (i) 前記(a)(i)と接触させた植物細胞または組織からの第１の発現プロフィール、 (ii) 前記(a)(ii)と接触させた、同じ植物細胞または組織からの追加の発現プロフィール、および (iii) 前記(a)(iii)と接触させた、同じ植物細胞または組織からの組み合わせた化合物の発現プロフィール を生成する工程であって、 各々の発現プロフィールは、前記植物細胞または組織の少なくとも２０個の遺伝子または遺伝子産物の発現レベルまたはパターンを含み、前記発現プロフィールがマイクロアレイを用いて生成されたものである、工程と、 （c）前記第１の発現プロフィール(b)(i)と、前記追加の発現プロフィール(b)(ii)と、前記組み合わせた化合物の発現プロフィール(b)(iii)とを比較する工程と、 （d）組み合わせた化合物のプロフィール(b)(iii)の発現のレベルの変化が、第１のプロフィール(b)(i)および追加のプロフィール(b)(ii)の相加変更よりも大きい場合に、相乗的または拮抗的な変更を同定する工程と を含む方法。」から、補正後の 「【請求項１】 植物細胞における野生型遺伝子発現を相乗的または拮抗的に変更する化合物の組合せを同定するための方法であって、 （a）同じ植物からの植物細胞または組織と、 (i) 第１の試験化合物； (ii) 追加の試験化合物；または (iii) 前記第１の試験化合物と前記追加の試験化合物との組合せ のうちの１つとを少なくとも２時間接触させる工程であって、前記第１の化合物または追加の試験化合物の少なくとも１つが、前記植物に曝露されたときにその植物の遺伝子発現プロフィールに未知の効果（impact）を有する、工程と、 （b） (i) 前記(a)(i)と接触させた植物細胞または組織からの第１の発現プロフィール、 (ii) 前記(a)(ii)と接触させた、同じ植物細胞または組織からの追加の発現プロフィール、および (iii) 前記(a)(iii)と接触させた、同じ植物細胞または組織からの組み合わせた化合物の発現プロフィール を生成する工程であって、 各々の発現プロフィールは、前記植物細胞または組織の少なくとも２０個の遺伝子または遺伝子産物の発現レベルまたはパターンを含み、前記発現プロフィールがマイクロアレイを用いて生成されたものである、工程と、 （c）前記第１の発現プロフィール(b)(i)と、前記追加の発現プロフィール(b)(ii)と、前記組み合わせた化合物の発現プロフィール(b)(iii)とを比較する工程と、 （d）組み合わせた化合物のプロフィール(b)(iii)の発現のレベルの変化が、第１のプロフィール(b)(i)および追加のプロフィール(b)(ii)の相加変更よりも大きい場合に、相乗的または拮抗的な変更を同定する工程と を含む方法であって、 前記相乗的または拮抗的に変更された前記１つ以上の遺伝子が、前記組み合わせた化合物によって生じた前記植物細胞の物理的状態を示すものであり、前記物理的状態が、エチレン感受性の増加、エチレン感受性の減少、熟成の増大、ストレス、熱、集団密度または塩分に対する抵抗性の増加、ストレス、熱、集団密度または塩分に対する抵抗性の減少、病原体抵抗性の増加、病原体抵抗性の減少、開花の増加、窒素効率の増加、除草抵抗性の増加、光合成作用の増加、および収量の増加から選択される、方法。」へと補正された。 ここで、補正後の請求項１に係る発明を特定するために必要な事項である「前記相乗的または拮抗的に変更された前記１つ以上の遺伝子が、前記組み合わせた化合物によって生じた前記植物細胞の物理的状態を示すものであり、前記物理的状態が、エチレン感受性の増加、エチレン感受性の減少、熟成の増大、ストレス、熱、集団密度または塩分に対する抵抗性の増加、ストレス、熱、集団密度または塩分に対する抵抗性の減少、病原体抵抗性の増加、病原体抵抗性の減少、開花の増加、窒素効率の増加、除草抵抗性の増加、光合成作用の増加、および収量の増加から選択される」とする補正は、補正前の請求項１に係る発明における、発現が相乗的または拮抗的に変更する遺伝子の機能を限定するものである。また、補正前の当該請求項に記載された発明と補正後の当該請求項に記載された発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題は同一である。 したがって、請求項１についての上記補正は、特許法第１７条の２第５項第２号に規定する特許請求の範囲の限定的減縮を目的とするものに該当することから、補正後の請求項１に係る発明（以下、「本件補正発明１」という）が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか（特許法第１７条の２第６項において準用する同法第１２６条第７項の規定に適合するか）について、以下に検討する。 ２．特許法第２９条第２項について （１）引用例１ 原査定の拒絶の理由で引用文献２として引用された、本願優先日前の２００７年に頒布された文献であるBMC Genomics,2007,Vol.8, No.431（以下、「引用例１」という）には、次の事項が記載されている。 なお、翻訳は当審によるものであり、下線は当審が付与したものである。以下、同様である。 また、引用例１は電子媒体による公開のみで頁の概念が存在しない。このため、引用例１のＰＤＦファイルを紙で打ち出した先頭頁を１頁とし、計１５頁からなる学術論文として、以下、引用箇所を摘記することとする。 （１－ａ）「ダイズの葉における発現プロファイリングは、ＥＲ及び浸透圧ストレス経路の統合を明らかにする」（タイトル） （１－ｂ）「５，７６０のダイズｃＤＮＡの増幅された断片を含むマイクロアレイスライドを用いて、我々は、その発現が浸透圧及びＥＲストレスによって影響される遺伝子を同定する広汎な調査を行った。加えて、我々は、両方のストレス媒介性シグナリング経路の統合を反映する、発現パターンにおけるいくつかの重複を明らかにすることを期待した。３週齢のダイズ植物が、ＥＲストレス誘導剤であるＬ－アゼチジン－２－カルボン酸（ＡＺＣ）又はツニカマイシン、もしくは浸透圧ストレス誘導剤であるポリエチレングリコール（ＰＥＧ，複製植物において約６０－７０％の水の損失を引き起こす）のいずれかで処理された。」（３頁左欄１８～２８行目） （１－ｃ）「 図１ マイクロアレイ分析によって決定された、ＴＵＮ（１０μｇ／ｍｌ，２４時間）、ＰＥＧ（分子量：８０００　１０％，１６時間）及びＡＺＣ（５０ｍＭ，１６時間）処理に対する特異的及び共有された応答の分布を示すベン図。差次的発現の決定は、材料と方法において示している。厚い囲みは上方制御を示し、薄い囲みは下方制御を示す。」（図１） （１－ｄ）「表１：ＥＲストレス及び浸透圧ストレスの転写応答の重複 」（表１） （１－ｅ）「共－上方制御応答におけるＥＲ及び浸透圧ストレスの相互作用を直接的に調べるために、我々は、ＡＺＣ及びＰＥＧの組合せの処理が、発現における相加的な増加を促進するか否かを解析した（図５Ａ及び５Ｂ）。我々が調べた９の共－誘導遺伝子のうちの５つ（アスタリスク）が、両方の刺激によって相加的な様式よりも大きく誘導された。このように、ＥＲストレス及び浸透圧ストレスシグナリング応答は、遺伝子活性化レベルにおいて相乗的で、また収斂する様式で統合する。この非相加的応答において、我々は、ＰＥＧ処理が未知の遺伝子の誘導におけるＡＺＣの効果を劇的に減少させたことで、エピスタシスによる経路の統合をも観察した（図５Ａ）。」（８頁右欄５～１７行目） （１－ｆ）「Ａ Ｂ 図５ ＰＥＧ及びＡＺＣの組合せの処理による遺伝子発現の相乗的誘導。遺伝子発現の－倍変数の値は、リアルタイムＲＴ－ＰＣＲによって決定された、３回の生物学的反復の平均±標準偏差である。植物は、ＡＺＣで１６時間、ＰＥＧで１０時間、あるいは、ＡＺＣのみで６時間、続いてＡＺＣとＰＥＧの組合せで１０時間処理された。ＡＺＣ６時間＋（ＡＺＣ＋ＰＥＧ）１０時間の値は、１６時間の水コントロール処理に対するものである（±標準偏差，ｎ＝３の生物学的反復）。非相加的応答はアスタリスク（相乗作用）及び矢じり（エピスタシス）で示す。」（図５） （１－ｇ）「リアルタイムＲＴ－ＰＣＲデータ解析 定量ＲＴ－ＰＣＲアッセイのために、ｃＤＮＡ及びプライマーの配列が、追加ファイル７にリストされている。カルネキシンのＥＲストレス応答遺伝子及び種子の成熟タンパク質ＰＭ３０の渇水誘導遺伝子の発現の分析が、それぞれのストレス処理のためのポジティブコントロールとして用いられた。」（１２頁右欄１３～１９行目） （１－ｈ）「表Ｓ７－定量ＰＣＲによる解析された遺伝子とダイズＢｉＰアイソフォームのためのプライマー 」（追加ファイル７、クローンの名称とアクセッション番号） ここで、上記記載事項（１－ｂ）～（１－ｄ）より、引用例１には、ＥＲストレス誘導剤であるＡＺＣ及びＴＵＮ、並びに浸透圧ストレス誘導剤であるＰＥＧの３つの化合物それぞれ単独で処理した際の転写応答について、マイクロアレイを用いた遺伝子発現プロフィールを生成したことが記載されているといえる。 また、上記記載事項（１－ｅ）～（１－ｈ）より、引用例１には、上記の３つそれぞれ単独の処理の全てによって誘導された９個の遺伝子（上記記載事項（１－ｄ）の枠囲み、上記記載事項（１－ｈ）の枠囲みも参照）について、ＡＺＣ単独、ＰＥＧ単独及びＡＺＣとＰＥＧの組合せの少なくとも２時間以上の処理による遺伝子発現プロフィールをＲＴ－ＰＣＲで生成したことが記載されているといえ、特に図５Ａ及び５Ｂのアスタリスクで示されるように、ＡＺＣとＰＥＧの組合せの処理によって、ＡＺＣ単独又はＰＥＧ単独の処理よりも遺伝子発現が相乗的に誘導されていることから、ＡＺＣとＰＥＧの組合せは、野生型遺伝子発現を相乗的に変更するものといえる。そして、特に図５Ａの矢じりで示されるように、未知の遺伝子（ｕｎｋｎｏｗｎ）の誘導においては、ＰＥＧ処理がＡＺＣの効果を劇的に減少させていることから、ＡＺＣとＰＥＧの組合せは、野生型遺伝子発現を拮抗的に変更するものともいえる。 さらに、引用例１には、ＡＺＣ、ＴＵＮ及びＰＥＧの３つの化合物のうち、野生型遺伝子発現を相乗的または拮抗的に変更する化合物として、ＡＺＣとＰＥＧの組合せを同定したことが記載されているといえ、ＡＺＣやＰＥＧにより発現の変化した遺伝子は、当該化合物によって生じたダイズ植物のストレス応答を示すものであるといえる。 そうすると、引用例１には、次の発明（以下、「引用発明」という）が記載されていると認められる。 「ダイズ植物における野生型遺伝子発現を相乗的または拮抗的に変更する化合物の組合せを同定するための方法であって、 ダイズ植物と、 ＡＺＣ； ＰＥＧ；または ＡＺＣとＰＥＧとの組合せ とを少なくとも２時間接触させる工程と、 ＡＺＣと接触させたダイズ植物からの第１の遺伝子発現プロフィール、 ＰＥＧと接触させた、同じ植物からの追加の遺伝子発現プロフィール、および ＡＺＣとＰＥＧとの組合せと接触させた、同じ植物からの組み合わせた化合物の遺伝子発現プロフィール を生成する工程であって、 各々の発現プロフィールは、前記ダイズ植物の９個の遺伝子または遺伝子産物の発現レベルまたはパターンを含み、前記発現プロフィールがＲＴ－ＰＣＲを用いて生成されたものである、工程と、 前記第１の遺伝子発現プロフィールと、前記追加の遺伝子発現プロフィールと、前記組み合わせた化合物の遺伝子発現プロフィールとを比較する工程と、 組み合わせた化合物のプロフィールの遺伝子発現のレベルの変化が、第１のプロフィールおよび追加のプロフィールの相加変更よりも大きい場合に、相乗的または拮抗的な変更を同定する工程と を含む方法であって、 前記相乗的または拮抗的に変更された遺伝子が、前記組み合わせた化合物によって生じた前記ダイズ植物のストレス応答を示すものである、方法。」 （２）対比 本件補正発明１と引用発明とを対比すると、引用発明の「ＡＺＣ」及び「ＰＥＧ」はそれぞれ、本件補正発明１における「第１の試験化合物」及び「追加の試験化合物」に相当する。 また、引用発明の「前記相乗的または拮抗的に変更された遺伝子が、前記組み合わせた化合物によって生じた前記ダイズ植物のストレス応答を示すものである」については、ストレス応答はダイズ植物の物理的状態を示すものであり、ストレスに対する抵抗性の増加又は減少を示すことは明らかであるから、本件補正発明１における「前記相乗的または拮抗的に変更された前記１つ以上の遺伝子が、前記組み合わせた化合物によって生じた前記植物細胞の物理的状態を示すものであり、前記物理的状態が、ストレスに対する抵抗性の増加、およびストレスに対する抵抗性の減少から選択される」に相当する。 そして、引用発明の「ダイズ植物」は、本件補正発明１における「植物細胞」または「植物細胞または組織」を含んでいることは自明であるから、両者は 「植物細胞における野生型遺伝子発現を相乗的または拮抗的に変更する化合物の組合せを同定するための方法であって、 （a）同じ植物からの植物細胞または組織と、 (i) 第１の試験化合物； (ii) 追加の試験化合物；または (iii) 前記第１の試験化合物と前記追加の試験化合物との組合せ のうちの１つとを少なくとも２時間接触させる工程と、 （b） (i) 前記(a)(i)と接触させた植物細胞または組織からの第１の発現プロフィール、 (ii) 前記(a)(ii)と接触させた、同じ植物細胞または組織からの追加の発現プロフィール、および (iii) 前記(a)(iii)と接触させた、同じ植物細胞または組織からの組み合わせた化合物の発現プロフィール を生成する工程と、 （c）前記第１の発現プロフィール(b)(i)と、前記追加の発現プロフィール(b)(ii)と、前記組み合わせた化合物の発現プロフィール(b)(iii)とを比較する工程と、 （d）組み合わせた化合物のプロフィール(b)(iii)の発現のレベルの変化が、第１のプロフィール(b)(i)および追加のプロフィール(b)(ii)の相加変更よりも大きい場合に、相乗的または拮抗的な変更を同定する工程と を含む方法であって、 前記相乗的または拮抗的に変更された前記１つ以上の遺伝子が、前記組み合わせた化合物によって生じた前記植物細胞の物理的状態を示すものであり、前記物理的状態が、ストレスに対する抵抗性の増加、およびストレスに対する抵抗性の減少から選択される、方法。」 である点で一致し、以下の２点で相違する。 相違点１： 本件補正発明１は、(a)の工程において、第１の化合物または追加の試験化合物の少なくとも１つが、植物に曝露されたときにその植物の遺伝子発現プロフィールに未知の効果（impact）を有することが特定されているのに対して、引用発明はかかる特定を有しない点。 相違点２： 本件補正発明１は、(b)の工程において、各々の発現プロフィールが植物細胞または組織の少なくとも２０個の遺伝子または遺伝子産物の発現レベルまたはパターンを含み、前記発現プロフィールがマイクロアレイを用いて生成されたものであることが特定されているのに対して、引用発明は、各々の発現プロフィールがダイズ植物の９個の遺伝子または遺伝子産物の発現レベルまたはパターンを含み、前記発現プロフィールがＲＴ－ＰＣＲを用いて生成されたものである点。 （３）当審の判断 上記相違点１～２について検討する。 相違点１について： 本件補正発明１における「未知の効果」は、化合物が植物に曝露されたときのその植物の遺伝子発現プロフィールの効果であって、当該効果は、単にその化合物に関する特定の遺伝子発現プロフィールを初めて生成した（それまで未知であった）ことを意味するに過ぎないものである。 そして、同じ化合物を同じ植物に曝露するときでさえ、その曝露や発現解析の条件が異なれば、得られる遺伝子発現プロフィールが同一とならないことは当該技術分野の技術常識であるから、引用発明においても、ダイズ植物と、ＡＺＣまたはＰＥＧとを接触させ、そこから生成される特定の遺伝子発現プロフィールがそれぞれ、それまで（生成するまで）未知であることは明らかであり、ＡＺＣまたはＰＥＧが、植物に曝露されたときにその植物の遺伝子発現プロフィールに未知の効果（impact）を有するものと認められる。 よって、上記相違点１は実質的な相違点ではない。 相違点２について： 上記記載事項（１－ｂ）～（１－ｄ）には、化合物を処理した際の転写応答について、マイクロアレイを用いた遺伝子発現プロフィールを生成したことが記載されているように、多数の遺伝子が網羅的に搭載されたマイクロアレイを用いて遺伝子発現プロフィールを生成する技術は、本願優先日前当業者によって広く行われていたものと認められる。 そうすると、引用発明における、ＡＺＣ処理、ＰＥＧ処理及びＡＺＣとＰＥＧの組合せ処理についてそれぞれ、ＲＴ－ＰＣＲに代えて、少なくとも２０個の遺伝子または遺伝子産物の発現レベルまたはパターンを含む遺伝子発現プロフィールを、マイクロアレイを用いて生成することは、当業者であれば容易に想到し得るものである。 そして、本件補正発明１において奏される効果についても、特定の化合物の組合せが野生型遺伝子発現を相乗的または拮抗的に変更するという引用例１の記載から当業者の予想し得る程度のものであって、格別顕著な効果を奏するものともいえない。 （４）審判請求人の主張 平成２８年５月６日付け審判請求書において、審判請求人は、特に、 ア．本願発明の方法によれば、例えば、ＥＲストレス誘導化合物から開始するのではなくむしろ、未知の効果の化合物を試験して、この機能を有する組合せを見出すことを可能にするものであり、引用文献１～９のいずれもこのような本願発明の方法を教示も示唆もしていない点、また、 イ．本願発明においては、化合物の組合せにより影響される成長特性は、相乗的または拮抗的に調節される遺伝子から収集される点 を主張している。 しかしながら、上記アについては、「（３）当審の判断」の相違点１において述べたとおり、「未知の効果」は、対象となる化合物の遺伝子発現プロフィールに対する効果であって、植物が示す物理的状態や機能に対する効果ではない。 また、上記イについても、化合物の組合せにより影響される成長特性が相乗的または拮抗的に調節される遺伝子から収集されるという工程を、本件補正発明１のどの発明特定事項からも導き出すことができない。 よって、上記主張は、本件補正発明１で規定される事項に基づいていないので、いずれも採用することができない。 （５）小括 以上のとおり、本件補正発明１は引用例１に記載された発明から当業者が容易になし得るものであるから、特許法第２９条第２項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができるものではない。 よって、平成２８年５月６日付けの手続補正は、特許法第１７条の２第６項において準用する同法第１２６条第７項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項の規定において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。 第３　本願発明 平成２８年５月６日付けの手続補正は上記のとおり却下されたので、本願請求項１に係る発明（以下、「本願発明１」という）は、平成２７年８月２６日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定される、以下のとおりのものである。 「【請求項１】 植物細胞の野生型遺伝子発現を相乗的または拮抗的に変更する化合物の組合せを同定するための方法であって、 （a）同じ植物からの植物細胞または組織と、 (i) 第１の試験化合物； (ii) 追加の試験化合物；または (iii) 前記第１の試験化合物と前記追加の試験化合物との組合せ のうちの１つとを少なくとも２時間接触させる工程であって、前記第１の化合物または追加の試験化合物の少なくとも１つが、前記植物に曝露されたときにその植物の遺伝子発現プロフィールに未知の効果（impact）を有する、工程と、 （b） (i) 前記(a)(i)と接触させた植物細胞または組織からの第１の発現プロフィール、 (ii) 前記(a)(ii)と接触させた、同じ植物細胞または組織からの追加の発現プロフィール、および (iii) 前記(a)(iii)と接触させた、同じ植物細胞または組織からの組み合わせた化合物の発現プロフィール を生成する工程であって、 各々の発現プロフィールは、前記植物細胞または組織の少なくとも２０個の遺伝子または遺伝子産物の発現レベルまたはパターンを含み、前記発現プロフィールがマイクロアレイを用いて生成されたものである、工程と、 （c）前記第１の発現プロフィール(b)(i)と、前記追加の発現プロフィール(b)(ii)と、前記組み合わせた化合物の発現プロフィール(b)(iii)とを比較する工程と、 （d）組み合わせた化合物のプロフィール(b)(iii)の発現のレベルの変化が、第１のプロフィール(b)(i)および追加のプロフィール(b)(ii)の相加変更よりも大きい場合に、相乗的または拮抗的な変更を同定する工程と を含む方法。」 １．特許法第２９条第２項について 本願発明１は、本件補正発明１における発現が相乗的または拮抗的に変更する遺伝子の機能に関する限定事項が解除されたものである。 そうすると、発現が相乗的または拮抗的に変更する遺伝子の機能が限定された本願発明１の構成要件をすべて含む本件補正発明１が、「第２　２．特許法第２９条第２項について」に記載したとおり、引用例１に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明１も同様の理由により、引用例１に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 第４　結び 以上のとおりであるから、本願請求項１に係る発明は、特許法第２９条第２項の規定により、特許を受けることができないので、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶をすべきものである。 よって、結論のとおり審決する。