2017-700199

特許第５９８０５４７号発明「成形体、成形体形成用組成物、及び成形体の製造方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

【結　論】 特許第５９８０５４７号の明細書及び特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書及び訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔１－３〕及び５について訂正を認める。 本件特許異議の申立てを却下する。

【理　由】 第１　手続の経緯・本件異議申立の趣旨 １．本件特許の設定登録までの経緯 本件特許第５９８０５４７号（以下、単に「本件特許」という。）に係る出願（特願２０１２－８８６８４号、以下「本願」という。）は、平成１８年２月１６日（優先権主張：平成１７年２月１８日、同年８月２９日及び平成１８年１月２３日（特願２００５－４３１９９号、特願２００５－２４８１７０号及び特願２００６－１３９３３号））の国際出願日にされたものとみなされる特許出願（特願２００７－５０３６９２号）の一部を出願人日本曹達株式会社（以下「特許権者」ということがある。）により平成２４年４月９日に新たな特許出願とされたものであり、平成２８年８月５日に特許権の設定登録（請求項の数５）がされたものである。 ２．本件異議申立の趣旨 本件特許につき平成２９年２月２８日付けで特許異議申立人田中淳二（以下「申立人」という。）により「特許第５９８０５４７号の特許請求の範囲の請求項１、２、３及び５に記載された発明についての特許は取り消されるべきものである。」という趣旨の本件異議申立がされた。（すなわち、請求項４に係る特許については、本件の異議申立の対象となっていない。） ３．以降の経緯 以降の手続の経緯は以下のとおりである。 平成２９年　５月２２日付け　取消理由通知 平成２９年　７月１９日　　　意見書（特許権者）・訂正請求書 第２　申立人が主張する取消理由 申立人は、本件特許異議申立書（以下「申立書」という。）において、下記甲第１号証ないし甲第４号証を提示し、取消理由として、概略、以下の取消理由１及び２が存するとしている。 取消理由１：本件発明１、２及び５は、いずれも、甲第１号証又は甲第２号証のいずれかに記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができないものであって、それらの発明についての特許は、同法第２９条に違反してされたものであるから、同法第１１３条第２号の規定に該当し、取り消されるべきものである。 取消理由２：本件発明１、２、３及び５は、いずれも、甲第１号証ないし甲第４号証のいずれかに記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであって、それらの発明についての特許は、同法第２９条に違反してされたものであるから、同法第１１３条第２号の規定に該当し、取り消されるべきものである。 ・申立人提示の甲号証 甲第１号証：特開昭６０－２３３１６４号公報 甲第２号証：特開平５－３４５８７７号公報 甲第３号証：特開２００１－３４８５２８号公報 甲第４号証：「有機化合物のスペクトルによる同定法（第５版）－ＭＳ，ＩＲ，ＮＭＲ，ＵＶの併用－」、１９９５年１０月２日（第４刷）、株式会社東京化学同人発行、第２７３頁 （以下、それぞれ「甲１」ないし「甲４」と略していう。） 第３　当審が通知した取消理由の概要 当審が平成２９年５月２２日付けで通知した取消理由の概要は以下のとおりである。 「当審は、 申立人が主張する取消理由１及び２により、本件発明１、２、３及び５についての特許はいずれも取り消すべきもの、 と判断する。」 第４　平成２９年７月１９日付け訂正請求の適否 以下、特許権者がした平成２９年７月１９日付け訂正請求に係る訂正の適否につき検討する。 １．訂正の内容 上記訂正請求は、以下の（１）ないし（３）の各訂正事項を含むものである。 （１）訂正事項１ 請求項１～３からなる一群の請求項を削除する。 （２）訂正事項２ 請求項５を削除する。 （３）訂正事項３ 願書に添付した明細書の段落０００６において、７行目～最終行の「すなわち、請求項１にかかる発明は、・・・成形体形成用組成物である。」の記載を削除する。それに併せて、同明細書の段落０００７において、第１行目の「また」を「すなわち」に訂正する。 ２．検討 なお、以下の検討において、この訂正請求による訂正を「本件訂正」といい、本件訂正前の特許請求の範囲における請求項１ないし５を「旧請求項１」ないし「旧請求項５」、本件訂正後の特許請求の範囲における請求項１ないし５を「新請求項１」ないし「新請求項５」という。 （１）訂正の目的要件について 上記の各訂正事項による訂正の目的につき検討する。 上記訂正事項１及び２は、いずれも、旧請求項１ないし３の一群の請求項及び旧請求項５を削除するものであるから、特許請求の範囲を減縮するものと認められる。 上記訂正事項３は、訂正事項１及び２に係る訂正に伴い生じる明細書の不整合を単に正したものであるから、明瞭でない記載の釈明を目的とするものと認められる。 そして、これら訂正は、一群の請求項ごと又は請求項ごとに対して請求されたものであるものと認められる。 したがって、上記訂正事項１ないし３による訂正は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号又は第３号に規定の目的要件に適合するものである。 （２）新規事項の追加及び特許請求の範囲の実質的拡張・変更について 上記（１）に示したとおり、訂正事項１ないし３による訂正により、新請求項１ないし３及び５の特許請求の範囲がいずれも削除され減縮されていることが明らかであるから、上記訂正事項１ないし３による訂正は、いずれも新たな技術的事項を導入しないものであり、また、特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更するものではないことが明らかである。 してみると、上記訂正事項１ないし３による訂正は、特許法第１２０条の５第９項で準用する同法第１２６条第５項及び第６項の規定を満たすものである。 （３）独立特許要件 なお、上記第１の２．でも示したとおり、本件の異議申立は、旧請求項１ないし３及び５に対するものであり、旧請求項４は、本件の異議申立の対象とされていないものであるから、旧請求項４が、本件の訂正請求により特許請求の範囲の減縮などを目的として訂正されている場合、特許法第１２０条の５第９項で読み替えて準用する同法第１２６条第７項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであることを要する（いわゆる独立特許要件）。 しかるに、そもそも、旧請求項４は、他の請求項を引用したり他の請求項で引用されたりする請求項ではなく独立したものであって、他の請求項が訂正により変動したとしても影響があるものではない。 また、上記１．で示したとおり、本件訂正請求において、旧請求項４につき直接又は間接的に訂正されるような訂正事項が存するものでもない。 してみると、旧請求項４は、本件訂正請求において、訂正されているものではないから、上記独立特許要件につき検討することを要しない。 （４）一群の請求項について なお、旧請求項２及び３は、それぞれ、旧請求項１を直接引用するものであるから、旧請求項１ないし３は、一群の請求項であり、旧請求項４又は５はいずれも他の請求項につき引用又は被引用されるものでないから、それぞれ、独立した請求項である。 （５）訂正に係る検討のまとめ 以上のとおり、本件訂正は、特許法第１２０条の５第２項第１号又は第３号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第４項及び同条第９項において準用する同法第１２６条第５項及び第６項の規定に適合するので、訂正後の請求項〔１－３〕及び５について訂正を認める。 第５　本件特許に係る請求項に記載された事項 上記第４のとおり、本件訂正は適法であって、訂正後の本件特許に係る請求項１ないし５には、以下の事項が記載されている。 「【請求項１】 （削除） 【請求項２】 （削除） 【請求項３】 （削除） 【請求項４】 β－ケトカルボニル化合物、β－ケトエステル化合物及びα－ヒドロキシエステル化合物からなる群より選ばれる少なくとも１種の化合物がチタン、ジルコニウム及びアルミニウムからなる群より選ばれる少なくとも１種の金属原子に配位した化合物、それらの加水分解物及びそれらの縮合物からなる群より選ばれる少なくとも１種の、２５０ｎｍ～３１０ｎｍの波長の光を吸収して励起する光感応性化合物の存在下、 式（Ｉ） ＲｎＳｉＸ４－ｎ・・・（Ｉ） （式中、Ｒは、式中のＳｉに炭素原子が直接結合し、置換基としてハロゲン又は（メタ）アクリロキシ基を有していてもよい炭素数１～１０のアルキル基、炭素数２～１０のアルケニル基、炭素数４～１０のエポキシアルキルオキシアルキル基、又はポリシロキサン、ポリビニルシラン若しくはポリアクリルシランを含む基を表し、Ｘは、水酸基又は加水分解性基を表す。ｎは１又は２を表し、ｎが２のとき、Ｒは同一であっても異なっていてもよく、（４－ｎ）が２以上のとき、Ｘは同一であっても異なっていてもよい。）で表される有機ケイ素化合物及び／又はその縮合物に、２５０ｎｍ～３１０ｎｍの波長の光を照射することを特徴とする成形体の製造方法。 【請求項５】 （削除）」 第６　当審の判断 本件異議申立は、上記第１の２．で示したとおり、本件の請求項１ないし３及び５に係る特許に対するものであるところ、上記第４で示した適法にされた訂正により、本件の請求項１ないし３及び５に係る各記載事項がいずれも全て削除されたことにより、申立ての対象を欠く不適法なものとなった。 そして、当該不適法とされる点は、その補正ができないものであるから、本件異議申立は、特許法第１２０条の８第１項で準用する同法第１３５条の規定により、却下すべきものである。 第７　むすび 以上のとおり、本件の請求項１ないし３及び５に係る特許に対する本件異議申立は、却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。