2015-700264

特許第５７５６７３１号発明「ゴルフクラブ」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

【結　論】 特許第５７５６７３１号の明細書、特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲のとおり訂正後の請求項［１ないし４］について」）訂正することを認める。 特許第５７５６７３１号の請求項１ないし３に係る特許を維持する。 特許第５７５６７３１号の請求項４に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。

【理　由】 第１　手続の経緯 特許第５７５６７３１号の請求項１～４に係る特許についての出願は、平成２７年６月５日付けでその特許権の設定登録がされ、その後、特許異議申立人佐々木靖より請求項１～４に対して特許異議の申立てがされ、平成２８年７月６日付けで取消理由が通知され、同年９月５日に意見書の提出及び訂正請求がされ、同年１１月１０日に特許異議申立人佐々木靖から意見書が提出されたものである。 第２　訂正の適否 １．訂正の内容（下線部は、当審で付した。以下同じ。） （１）訂正事項１ 請求項１の「クラブ重量が２６５ｇ以下であり」を、「クラブ重量が２４０ｇ以上２６５ｇ以下であり」と、訂正する。 （２）訂正事項２ 請求項２の「クラブ長さが４６インチ以下である」を、「クラブ長さが４２インチ以上４６インチ以下である」と、訂正する。 （３）訂正事項３ 請求項４を削除する。 （４）訂正事項４ 願書に添付した明細書の段落【０００８】の「クラブ重量が２６５ｇ以下であり」を、「クラブ重量が２４０ｇ以上２６５ｇ以下であり」と、訂正する。 （５）訂正事項５ 願書に添付した明細書の段落【００１３】の「クラブ長さが４６インチ以下であってもよい」を、「クラブ長さが４２インチ以上４６インチ以下であってもよい」と、訂正する。 （６）訂正事項６ 願書に添付した明細書の段落【００１５】を削除する。 （７）訂正事項７ 願書に添付した明細書の段落【００９６】に記載された「実施例１～１１及び比較例１～６に係るゴルフクラブ（クラブ重量を２８２ｇに設定している）の仕様及び評価を表３に示す。また、実施例１２～２０及び比較例７～１２に係るゴルフクラブ（クラブ重量を２８９ｇに設定している）の仕様及び評価を表４に示す。さらに、比較例１３～２５に係るゴルフクラブ（クラブ重量を２９２ｇに設定している）の仕様及び評価を表５に示す。なお、表３～５において、「クラブ重心」の測定基準はグリップ端であり、このグリップ端からクラブ重心までの距離（ｍｍ）が表中の「クラブ重心」の値となる。」を、「実施例１～１１及び比較例１～６に係るゴルフクラブ（クラブ重量を２５０ｇに設定している）の仕様及び評価を表３に示す。また、実施例１２～２０及び比較例７～１２に係るゴルフクラブ（クラブ重量を２６３ｇに設定している）の仕様及び評価を表４に示す。さらに、比較例１３～２５に係るゴルフクラブ（クラブ重量を２７０ｇに設定している）の仕様及び評価を表５に示す。なお、表３～５において、「クラブ重心」の測定基準はグリップ端であり、このグリップ端からクラブ重心までの距離（ｍｍ）が表中の「クラブ重心」の値となる。」 ２．訂正の目的の適否、新規事項の有無、一群の請求項及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否 （１）訂正事項１は、訂正前の「クラブ重量が２６５ｇ以下」という、数値範囲の下限を定めない不明瞭な記載を、「クラブ重量が２４０ｇ以上２６５ｇ以下」と下限を限定したものであるから、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 そして、願書に添付した明細書の段落【００１９】に「本発明において、ゴルフクラブ１の重量は２６５ｇ以下に設定されており、好ましくは２４０～２６５ｇの範囲内に設定される。」と記載されているから、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 （２）訂正事項２は、訂正前の「クラブ長さが４６インチ以下」という、数値範囲の下限を定めない不明瞭な記載を、「クラブ長さが４２インチ以上４６インチ以下」と下限を限定し、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 そして、願書に添付した明細書の段落【００２０】に「また、ゴルフクラブ１の長さ自体は、本発明において特に限定されるものではないが、通常、４２．０～４６．０インチである。」と記載され、小数点以下まで記載されているが、数値自体は訂正事項２の数値と同じものであるから、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 （３）訂正事項３は、請求項の削除であるから、特許請求の範囲の減縮を目的とし、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 （４）訂正事項４～６は、訂正事項１～３による訂正等によって訂正された請求項１の記載と整合性を取るために、願書に添付した明細書のうち関連する発明の詳細な説明の記載を訂正するものであるから、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 そして、訂正事項１～３と同じ理由により、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 （５）訂正事項７は、誤記の訂正を目的とするものである。 そして、願書に添付した明細書の段落【００９７】表３、表４、表５にはそれぞれ、「クラブ重量：２５０ｇ」、「クラブ重量：２６３ｇ」、「クラブ重量：２７０ｇ」と記載されているから、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 また、訂正前の請求項１～４は、請求項２～４が、訂正の請求の対象である請求項１の記載を引用する関係にあるから、訂正前において一群の請求項に該当するものである。したがって、訂正の請求は、一群の請求項ごとにされたものである。 ３．小括 したがって、上記訂正請求による訂正事項１～７は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号乃至第３号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第９項で準用する同法第１２６条第４項から第６項までの規定に適合するので、訂正後の請求項１、２、３、４について訂正を認める。 第３　当審の判断 １　取消理由通知に記載した取消理由のうち特許法第２９条第２項について （１）訂正後の請求項に係る発明 上記訂正請求により訂正された訂正後の請求項１～３に係る発明（以下「本件特許発明１」～「本件特許発明３」という。）は、以下のとおりのものである。 「【請求項１】 シャフトの先端にヘッドが設けられ、当該シャフトの後端にグリップが設けられてなるゴルフクラブであって、 クラブ重量が２４０ｇ以上２６５ｇ以下であり、 ヘッド重量とクラブ重量との比（ヘッド重量／クラブ重量）が０．６７以上０．７２以下であり、 シャフトの先端からシャフト重心までの距離をＬＧとし、シャフトの全長をＬＳとしたときに、０．５２≦ＬＧ／ＬＳ≦０．６５であり、且つ、 クラブの曲げ振動の振動数をＦとすると、１８０ｃｐｍ≦Ｆ≦２１０ｃｐｍであることを特徴とするゴルフクラブ。 【請求項２】 クラブ長さが４２インチ以上４６インチ以下である、請求項１に記載のゴルフクラブ。 【請求項３】 グリップ重量が２７ｇ以上４５ｇ以下である、請求項１又は２に記載のゴルフクラブ。 （２）甲号各証の記載 ア．取消理由通知において引用した甲１号証（特開２００５－２３００５４号公報）には以下の事項が記載されている。 Ａ．「【０００７】 以下に、本発明の実施形態を図面を参照しつつ説明する。 図１は、本発明の一実施形態に係るウッド型のゴルフクラブ１がスイングされる様子を示すものである。このゴルフクラブ１は、棒状のシャフト２の一端側にウッド型のヘッド３が装着され、他端側にはグリップ４が装着されてなる。」 Ｂ．段落【００３０】【表１】の実施例３は、ヘッド重量が１８５．０ｇ、クラブ総重量が２６３．０ｇ、クラブ長さが４６．５インチのゴルフクラブが記載されている。 甲１号証の上記記載事項を含め，甲１号証の全記載を総合すると，甲１号証には，次の発明（以下「甲１発明」という。）が開示されていると認められる。 「ゴルフクラブ１は、棒状のシャフト２の一端側にウッド型のヘッド３が装着され、他端側にはグリップ４が装着されてなり、ヘッド重量が１８５．０ｇ、クラブ総重量が２６３．０ｇ、クラブ長さが４６．５インチのゴルフクラブ。」 イ．取消理由通知において引用した甲２号証（特開２００９－２４０６２７号公報）には以下の事項が記載されている。 Ａ　「【００１７】 本発明に係るゴルフクラブは、他の局面では、ヘッド部とシャフト部とグリップ部とを備え、硬さの異なる３種類以上のシャフトフレックス展開をしたウッド型のゴルフクラブであって、シャフトフレックスが硬くなるに従って１段階ずつ各ゴルフクラブのスイングバランスが増加し、シャフトフレックスが硬くなるに従って３ｇ以上７．２ｇ未満の量ずつシャフト部の質量が増加し、かつシャフトフレックスが硬くなるに従ってシャフト部の重心率が増加するように、スイングバランスとシャフト部の質量とシャフト部の重心率とをシャフトフレックスに応じて調整したものである。ここで、「シャフト重心率」とは、シャフト部全長に対する、シャフト部のグリップエンド側から重心位置までの距離の割合を、％表示したものである。」 Ｂ　段落【００３７】の【表１】記載の各ゴルフクラブのシャフト重心率は、４８（％）であり、段落【００４３】の【表２】記載の各ゴルフクラブのシャフト重心率はそれぞれ、最小の４６．７％（モデル７のＦｌｅｘ１）から最大の４９．８％（モデル１２のＦｌｅｘ１）までの範囲にあり、段落【００４９】の【表３】記載の各ゴルフクラブのシャフト重心率はそれぞれ、最小の４５．７５％（モデル１６のＦｌｅｘ１）から最大の５０．３４％（モデル１４のＦｌｅｘ３）までの範囲にある。 前記表１、２、３記載の各ゴルフクラブのシャフト重心率について総合すると、それぞれ最小の４５．７５％から最大の５０．３４％までの範囲にある。 また、甲２号証では、シャフト部全長に対する、シャフト部のグリップエンド側から重心位置までの距離の割合を「シャフト重心率」とし、重心までの距離の原点は、「グリップエンド側」つまり「シャフト後端」となっており、本件特許発明１のように、重心までの距離の原点をシャフトの先端（ＬＧ）として、前記最小の４５．７５％、最大の５０．３４％を換算（ＬＧ／ＬＳ）して、「％」表示から「小数」表示に改めると、０．５４２５、０．４９６６となる。 甲２号証の上記記載事項を含め，甲２号証の全記載を総合すると，甲２号証には，次の発明（以下「甲２発明」という。）が開示されていると認められる。 「シャフト先端からシャフト重心までの距離ＬＧとし、シャフトの全長をＬＳとしたときに、ＬＧ／ＬＳが、０．４９６６から０．５４２５の範囲にあるゴルフシャフト。」 ウ．取消理由通知において引用した甲３号証（特開２００５－１９８８１６号公報）には以下の事項が記載されている。 段落【００３０】の【表１】の各実験例に各ゴルフクラブのクラブ振動数は、２００～２６０ｃｐｍの範囲にあり、クラブ長さは４２～４６インチの範囲にあることが記載されている。 甲３号証の上記記載事項を含め，甲３号証の全記載を総合すると，甲３号証には，次の発明（以下「甲３発明」という。）が開示されていると認められる。 「クラブ振動数は、２００～２６０ｃｐｍの範囲にあり、クラブ長さは４１～４６インチの範囲にあるゴルフクラブ。」 エ．取消理由通知において引用した甲４号証（特開平７－５９８８４号公報）には以下の事項が記載されている。 Ａ．「【００１５】しかも、本発明のゴルフシャフトにおいては、該低融点金属層が、シャフトのチップからバットへ向けて大きくなる形で重量勾配を有するように被覆されているのが、振り抜き感を改善する上から好ましい。さらに重量勾配の両端の比率、すなわち、好ましくはチップ１に対してバット４、さらに好ましくはチップ１に対してバット３、特に好ましくはチップ１に対してバット２の割合に重量勾配を有するものが、より優れた振り抜き感改善効果を達成するのでよい。」 Ｂ．「【００２４】これら３つの実施例と比較するため、比較例１として、実施例１と同じ芯材に、同じ要領で一方向炭素繊維プリプレグを積層し、チップ外径が８．４ｍｍとなるよう芯材に巻き付け、１３０℃、１時間で加熱成形した。同様に、成形後、脱芯、ポリエステルテープ研磨を行ない、長さ１１４５ｍｍに切断した結果、カーボンシャフトの重さは６６グラムであった。これらのシャフトのシャフトバランスを比較するため、シャフト長手方向の重心距離について、チップ先端から重心までの距離Ａ（ｍｍ）とシャフト全長Ｂ（ｍｍ）との比Ａ／Ｂを測定した。 【００２５】その結果、表１に示すように、亜鉛溶射していない比較例１のシャフトバランスが５２％程度であるのに対し、亜鉛溶射することにより、シャフトバランスを３８．４～６２．９％の範囲で自由にコントロールできることができた。」 甲４号証では、チップ先端から重心までの距離Ａ（ｍｍ）とシャフト全長Ｂ（ｍｍ）との比Ａ／Ｂを「シャフトバランス」とし、重心までの距離の原点は、「チップ先端」つまり「シャフト先端」であるから、前記「シャフトバランス」は、本件特許発明１の「ＬＧ／ＬＳ」と同じものであり、前記３８．４～６２．９％を、「％」表示から「小数」表示に改めると、０．３８４～０．６２９となる。 甲４号証の上記記載事項を含め，甲４号証の全記載を総合すると，甲４号証には，次の発明（以下「甲４発明」という。）が開示されていると認められる。 「シャフト先端からシャフト重心までの距離ＬＧとし、シャフトの全長をＬＳとしたときに、ＬＧ／ＬＳが、０．３８４～０．６２９の範囲にあるゴルフシャフト。」 オ．取消理由通知において引用した甲５号証（特開平２００２－３５１８４号公報）には以下の事項が記載されている。 Ａ．「【０００４】 【課題を解決するための手段】上記目的を達成するための本発明のゴルフクラブシャフトは、シャフトをチップ端側からバット端側に向けて先端部、中央部、手元部に区分したとき、シャフト長さに対する曲げ剛性の分布曲線が前記中央部に極大値を有し、かつ前記バット端に最大値を有することを特徴とするものである。」 Ｂ．「【００２４】チップ端Ｔからシャフト重心位置までの距離はシャフト長さの５３％以上に設定されている。シャフト重心位置までの距離がシャフト長さの５３％未満であるとシャフトに装着するヘッドの質量が制限され、その結果、飛距離の増大効果が不十分になる。」 Ｃ．甲５号証記載の「チップ端Ｔからシャフト重心位置までの距離はシャフト長さの５３％以上」は、本件特許発明１の「ＬＧ／ＬＳ」が５３％以上であるのと同じものであり、前記５３％を、「％」表示から「小数」表示に改めると、「０．５３」となる。 甲５号証の上記記載事項を含め，甲５号証の全記載を総合すると，甲５号証には，次の発明（以下「甲５発明」という。）が開示されていると認められる。 「シャフト先端からシャフト重心までの距離ＬＧとし、シャフトの全長をＬＳとしたときに、ＬＧ／ＬＳが、０．５３以上であるゴルフシャフト。」 ウ．対比・判断 （ア）本件特許発明１と、甲１発明とを比較する。 後者の「一端側」は、前者の「先端」に相当し、同様に「他端側」は「後端」に、「クラブ総重量」は、前者の「クラブ重量」に相当する。 後者のゴルフクラブにおいて、ヘッド重量が１８５．０ｇ、クラブ総重量が２６３．０ｇであるから、ヘッド重量とクラブ重量との比（ヘッド重量／クラブ重量）は、０．７０３である。 したがって、本件特許発明１と甲１発明は、 「シャフトの先端にヘッドが設けられ、当該シャフトの後端にグリップが設けられてなるゴルフクラブであって、 クラブ重量が２４０ｇ以上２６５ｇ以下であり、 ヘッド重量とクラブ重量との比（ヘッド重量／クラブ重量）が０．６７以上０．７２以下であるゴルフクラブ。」 で、一致し、以下の点で相違する。 ＜相違点１＞ 本件特許発明１は、「シャフトの先端からシャフト重心までの距離をＬＧとし、シャフトの全長をＬＳとしたときに、０．５２≦ＬＧ／ＬＳ≦０．６５であ」るのに対して、甲１発明では、シャフト重心の位置が不明である点。 ＜相違点２＞ 本件特許発明１は、「クラブの曲げ振動の振動数をＦとすると、１８０ｃｐｍ≦Ｆ≦２１０ｃｐｍである」のに対して、甲１発明では、クラブ曲げ振動の振動数が不明である点。 上記相違点１について検討する。 「ＬＧ／ＬＳ」に関して、甲２、４、５発明ではそれぞれ「０．４９７から０．５４３の範囲」、「０．３８４～０．６２９の範囲」、「０．５３以上」であるから、本件特許発明１の「ＬＧ／ＬＳ」の数値範囲と、一部重複する数値を有するゴルフクラブが記載されていることになる。 しかしながら、本件特許の明細書の段落【００３４】に「一方、ＬＧ／ＬＳが０．６５を超える場合、シャフトの手元側の重量を大きくすることになり、同一シャフト重量とした場合に、シャフトの先端側の重量が小さくなり、その結果、シャフト先端側の強度が弱くなる惧れがある。また、シャフト先端側の強度低下を防ぎつつ前記比を０．６５よりも大きくすることは、シャフトの先端側の重量を維持しつつ手元側重量を大きくすることを意味し、この場合は、クラブの全重量が大きくなりすぎて、クラブが振りにくくなる」と記載されているとおり、本件特許発明１においては、「ＬＧ／ＬＳ」の数値範囲を特定することによって、上記の作用効果を奏するものであるところ、甲２、４、５発明には、当該作用効果や当該作用効果に対する課題について何ら記載も示唆もなく、単に本件特許発明１の数値範囲と一部重複する数値が記載されているにとどまり、元々「ＬＧ／ＬＳ」について記載も示唆もない甲１発明に適用することに対して、動機付けがあるとは認められない。 また、相違点１に係る本件特許発明１の発明特定事項は、当業者にとって設計的事項とする根拠もない。 したがって、本件特許発明１は、甲１～５発明から当業者が容易に想到し得たものではない。 上記相違点２について検討する。 本件の明細書の段落【０１０５】の特に測定方法に関する「【０１０５】　＜クラブ振動数（ｃｐｍ）＞ ゴルフクラブの曲げ振動の振動数Ｆは、図６に示されるゴルフクラブ曲げ振動計（フジクラゴム工業株式会社製のＧＯＬＦ　ＣＬＵＢ　ＴＩＭＩＮＧ　ＨＡＲＭＯＮＩＺＥＲ（商品名））を用いて測定した。具体的に、クランプ１０によってグリップ４の一部（グリップエンドからＬ＝７インチ（≒１７８ｍｍ）をクランプした後にヘッド２に対して下方に向けて任意の負荷を加えてシャフト３を振動させ、１分間当たりの振動数を測定した」と、甲３号証の「【００２５】また、ゴルフクラブの振動数は、２１０ｃｐｍ～２６０ｃｐｍであることが好ましい。本発明における振動数は、ゴルフクラブのグリップ側端部を固定した状態で測定されるものであり、振動数測定器としては、例えば、藤倉ゴム工業株式会社製のクラブタイミングハーモナイザー等が挙げられる。なお、基本的な操作手順は、社団法人日本ゴルフ用品協会が定めるゴルフ曲げ振動計の操作手順に準拠すればよい。また、グリップ側の固定長さは、１７８ｍｍに設定すればよい」の記載を参酌すると、甲３発明の「クラブ振動数」は、本件特許発明１の「クラブの曲げ振動の振動数」に相当するものであるといえる。 甲３発明には、クラブの曲げ振動の振動数として、本件特許発明１に特定された「１８０ｃｐｍ≦Ｆ≦２１０ｃｐｍ」に一部重複する数値を有するゴルフクラブが記載されている。 甲３号証には、段落【００３４】に「表１から３より実験例２～１４は、ゴルフクラブ質量およびモーメントが本発明の請求項１の範囲（ゴルフクラブ質量２７０ｇ以下、回転モーメント２０，５００～２１，５００ｇ・ｃｍ）を満たし、実験例１５～２７と比較して合計点が高い（３２４以上）ことが分かる。 ヘッドスピードと飛距離に関しては、クラブ長さは長いほうがよく、クラブ質量は軽い方がよく、１７０ｍｍ位置を支点としたモーメントは小さい方がよく、振動数は小さいほうがよいことが分かる。 また、方向性に関しては、クラブ長さは短いほうがよく、１７０ｍｍ位置を支点としたモーメントは大きいほうがよく、振動数は大きいほうがよいことが分かる。 さらに、フィーリングに関しては、クラブ長さは適度な長さ、すなわち一般的に４５インチ以下のものがよく、クラブ質量は適度な質量、すなわち２４０～２７０ｇのものがよく、１７０ｍｍ位置を支点としたモーメントは２０５００～２１５００ｇ・ｃｍのものがよく、振動数は適度なもの２１０～２６０ｃｐｍのものがよいことが分かる。 特に好ましいゴルフクラブの物性としては、実験例３、４、５、及び１０が挙げられる。したがって、クラブ質量は２５０～２７０ｇの範囲であり、１７０ｍｍ位置を支点としたモーメントは２０５００～２０８５０ｇ・ｃｍの範囲であるゴルフクラブが特に好ましい。」と記載されているが、甲３号証の表１記載の実験例１～２７で、本件特許発明１に特定された「１８０ｃｐｍ≦Ｆ≦２１０ｃｐｍ」に一致しているのは、実験例１３、１４（２００ｃｐｍ）であり、表３をみると、その飛距離はそれぞれ、１１３、１１０（実験例１を１００とした場合）であり、前記段落【００３４】の「特に好ましいゴルフクラブの物性としては、実験例３、４、５、及び１０が挙げられる」とされている、実験例３（２４２ｃｐｍ）、同４（２４０ｃｐｍ）、同５（２４１ｃｐｍ）、同１０（２４５ｃｐｍ）の飛距離がそれぞれ、１１９、１１６、１１８、１１７に対して、前記実験例１３、１４（２００ｃｐｍ）のゴルフクラブは飛距離の点で劣っているから、一概に「飛距離に関しては」、「振動数は小さいほうがよい」（前記段落【００３４】）とはいえず、前記実験例１３、１４のクラブ振動数の２００ｃｐｍは、単に甲３号証記載の実験例１～２７の各クラブ振動数の一例に過ぎない。 これに対して、本件特許の明細書の段落【００１１】「本発明では、クラブ重量が軽い割にはヘッド重量が重くなっているが、クラブ重量が２６５ｇ以下とかなり軽量であるため、ヘッドの重量自体も軽くなっている。ヘッド重量が軽い場合、重い場合に比べて、スイング時にシャフトがしなり難い。そこで、クラブの曲げ振動の振動数Ｆを１８０ｃｐｍ≦Ｆ≦２１０ｃｐｍと比較的低く設定することで、スイング時にシャフトが適度にしなるようにしている。これにより、非力なゴルファーであってもスイング時にシャフトを十分にしならせることができ、インパクト時のヘッドスピードを増大させることができる。」、同段落【００２１】「本実施の形態に係るゴルフクラブ１では、クラブの曲げ振動の振動数が１８０～２１０ｃｐｍの範囲内に設定されている。この振動数が低すぎると、スイング中にシャフト３が撓み過ぎるようになり、うまくタイミングを合わせることができないのでヘッドスピードを上げることができず、ボールの飛距離を延ばすことができない。したがって、クラブの曲げ振動の振動数は、１８５ｃｐｍ以上であることが好ましく、さらには１９０ｃｐｍ以上であることが好ましい。一方、クラブの曲げ振動の振動数が高すぎると、シャフト３が硬くなり、非力なゴルファーではシャフトを十分にしならせることができなくなり、十分なボールスピードを得ることができなくなる。したがって、クラブの曲げ振動の振動数は、２０５ｃｐｍ以下であることが好ましく、さらには２００ｃｐｍ以下であることが好ましい。」と記載されているとおり、本件特許発明１においては、「クラブの曲げ振動の振動数」の数値範囲を特定することによって、上記の作用効果を奏するものであるところ、甲３発明には、単に本件特許発明１の数値範囲と一部重複する数値が記載されているにとどまり、元々「クラブの曲げ振動の振動数」について記載も示唆もない甲１発明に適用することに対して、動機付けがあるとは認められない。 また、相違点１に係る本件特許発明１の発明特定事項は、当業者にとって設計的事項とする根拠もない。 したがって、本件特許発明１は、甲１～５発明から当業者が容易に想到し得たものではない。 （イ）本件特許発明２、３について 本件特許発明２、３は、本件特許発明１をさらに限定したものであるので、本件特許発明２、３も本件特許発明１と同様に、甲１～５発明に基づいて、当業者が容易に想到し得たものとはいえない。 ２　取消理由通知に記載した取消理由のうち特許法第３６条第４項１号及び第３６条第６項第１号違反について （１）請求項１～４について ア．本件特許の明細書の「実施例１～１１及び比較例１～６に係るゴルフクラブ（クラブ重量を２８２ｇに設定している）の仕様及び評価を表３に示す。また、実施例１２～２０及び比較例７～１２に係るゴルフクラブ（クラブ重量を２８９ｇに設定している）の仕様及び評価を表４に示す。さらに、比較例１３～２５に係るゴルフクラブ（クラブ重量を２９２ｇに設定している）の仕様及び評価を表５に示す。なお、表３～５において、「クラブ重心」の測定基準はグリップ端であり、このグリップ端からクラブ重心までの距離（ｍｍ）が表中の「クラブ重心」の値となる。」（段落【００９６】）の記載は、全ての実施例のクラブ重量を２６３ｇを超えているとされ、本件請求項１の発明がクラブ重量を２６５ｇ以下に限定したことでどのように課題が解決されたのか一切示されていないので、特許法第３６条第４項１号及び第３６条第６項第１号の規定に違反しているとの取消理由通知は、前記訂正事項７によって解消した。 イ．本件特許の明細書段落【００９８】表４記載の実施例１５と、本件特許の請求項１の要件をクラブ重量以外は満たす本件特許の明細書段落【００９９】表５記載の比較例２０を比較すると、後者のシャフト重量は前者より大きく、前者のヘッド重量と運動エネルギは後者より大きいのに、シャフト耐久性は前者が劣るというのは非合理であり（特許異議申立書１２頁１８行～１４頁８行）（以下「理由１」という。）、本件特許の明細書段落【００９８】表４記載の実施例１８と、前記比較例２０を比較すると、本件特許の請求項１の要件の、ヘッド重量／クラブ重量、ＬＧ／ＬＳ、クラブ振動数は等しく、後者のシャフト重量は前者より大きく、前者のヘッド重量は後者より小さいが、その分ヘッドスピードと運動エネルギーも大きいのに、シャフト耐久性は前者が劣るというのは非合理である（特許異議申立書１４頁９行～１５頁１４行）（以下「理由２」という。）との取消理由通知について検討する。 前記理由１について。 本件特許の明細書段落【００３６】には「シャフト３は、かかるプリプレグを巻回して硬化させたものである。プリプレグの硬化は加熱により行なわれ、シャフト３の製造工程には、加熱工程が含まれる。」、同段落【００７９】「シャフト３の重心位置を調整する手段としては、例えば、以下の（Ａ）～（Ｈ）を挙げることができる。本発明では、これらの手段のうち１つ又は２つ以上を適宜採用することによって、シャフト３の重心位置を手元側に寄せることができる。 （Ａ）バット部分層の巻回数の増減 （Ｂ）バット部分層の厚さの増減 （Ｃ）バット部分層の長さＬ１（後述）の増減 （Ｄ）バット部分層の長さＬ２（後述）の増減 （Ｅ）チップ部分層の巻回数の増減 （Ｆ）チップ部分層の厚さの増減 （Ｇ）チップ部分層の軸方向長さの増減 （Ｈ）シャフトのテーパー率の増減」と記載されている。 実施例１５と比較例２０について、それぞれ本件特許の明細書段落【００９８】の表４と、段落【００９９】の表５をみると、ＬＧ／ＬＳ（シャフト重心）について前者が０．５９であるのに対し後者は０．６４であり、クラブ振動数（ｃｐｍ）はどちらも１９５である。 比較例２０は、前記ＬＧ／ＬＳを０．６４とするために、前記（Ａ）～（Ｈ）の手段で調整することで、実施例１５よりシャフト３のグリップ側の剛性が大きくなるので、クラブ振動数（ｃｐｍ）を実施例１５と同じ１９５にするためには、比較例２０のシャフト３の先端側の剛性は実施例１５よりも小さくしなければならず、その結果、シャフト３の先端側の強度が弱くなって比較例２０の耐久性が劣ることは、当業者であれば容易に理解し得るものであって、本件発明１が明細書に記載されているといえる。 よって、理由１により、本件特許発明１～４は、特許法第３６条第４項１号及び第３６条第６項第１号に違反しているものではない。 前記理由２について 前記ヘッドスピードと運動エネルギーは、「ハンディキャップが１０～２０のテスター５名にそれぞれ１０球ずつ試打してもらい、得られた５０個のヘッドスピードの平均値を採用し」（本件明細書段落【０１００】）、「運動エネルギー（Ｊ） 運動エネルギーＥ=（ｍｈ×ｖ２）／２で求めた。ここで、ｍｈはヘッド重量であり、ｖはヘッドスピードである」（同段落【０１００】）との方法で求めたものであるが、本件特許の明細書記載の「耐久性」とは「株式会社ミヤマエ製のスイングロボットにゴルフクラブを装着し、ヘッドスピード５２ｍ／ｓにてゴルフボールを繰り返し打球した。ゴルフボールは、ＳＲＩスポーツ株式会社製の「ＤＤＨ ツアースペシャル」を用いた。フェースセンターから２０ｍｍヒール側へ離れた位置で打球し、５００発打球するごとにシャフトの破損状況を確認した。１００００発で破損がなかった場合を「Ａ」、１００００発に達する前に破損があった場合を「Ｂ」とし」（本件特許の明細書段落【０１０３】）て、評価したものであり、前記ヘッドスピードと運動エネルギーは、耐久性の評価とは関連性がないことは当業者であれば容易に理解し得るものである。 実施例１８のヘッド重量は、２６３ｇ（クラブ重量）×０．７１（ヘッド重量／クラブ重量）＝１８７ｇであるのに対して、比較例２０のヘッド重量は、２７０ｇ（クラブ重量）×０．７１（ヘッド重量／クラブ重量）＝１９２ｇであり、両者のグリップ端での慣性モーメントはそれぞれ、２７３０Ｋｇ・ｃｍ２、２８００Ｋｇ・ｃｍ２であるから、実施例２０の方が同一ヘッドスピードではシャフトの負担が多く、比較例２０の耐久性が実施例１８の耐久性より悪くなったことは、当業者であれば容易に理解し得るものであって、本件発明１が明細書に記載されているといえる。 よって、理由２により、本件特許発明１～４は、特許法第３６条第４項１号及び第３６条第６項第１号に違反しているものではない。 （２）請求項２について 本件特許発明２は、ゴルフクラブの長さが短すぎると、スイングの回転半径が小さくなり、十分なヘッドスピードを得ることが難しくなり、ボールスピードを速くすることができず、ボールの飛距離を延ばすことができない、ゴルフクラブの長さが長すぎると、グリップ端における慣性モーメントが大きくなり、非力なゴルファーでは力負けし易くなる（本件明細書段落【００２０】）という当業者が容易に理解できる技術事項に基づいて、前記の技術事項を両立させるため「クラブ長さが４２インチ以上４６インチ以下」という長さを特定したことは、当業者であれば容易に理解し得るものであって、本件発明１が明細書に記載されているといえる。 よって、本件特許発明１～４は、特許法第３６条第４項１号及び第３６条第６項第１号に違反しているものではない。 （３）請求項３について 本件特許発明３は、グリップの重量が軽すぎると、当該グリップの強度が低くなり、その耐久性が低下する惧れがあり、グリップの重量が重すぎると、ゴルフクラブが重くなって、振りにくくなる（本件明細書段落【００２７】）という当業者が容易に理解できる技術事項に基づいて、前記の技術事項を両立させるため「グリップ重量が２７ｇ以上４５ｇ以下」という長さを特定したことは、当業者であれば容易に理解し得るものであって、本件発明１が明細書に記載されているといえる。 よって、本件特許発明１～４は、特許法第３６条第４項１号及び第３６条第６項第１号に違反しているものではない。 ３．取消理由通知において、採用しなかった特許異議申し立て理由について 特許異議の申立てには、本件特許の請求項１～４について、シャフト耐久性の向上の効果が合理的に否定され、産業上利用できる発明に該当しないので特許法第２９条第１項の規定に違反するとの主張がされている。 しかし、前記２（１）イで示したとおり、本件特許発明１、２、３についてシャフト耐久性の向上の効果が否定されるとはいえないし、本件特許発明１、２、３はそれぞれ、ゴルフクラブのクラブ重量、ヘッド重量とクラブ重量との比、シャフトの先端からシャフト重心までの距離をＬＧとし、シャフトの全長をＬＳとしたときに、ＬＧ／ＬＳの値、クラブの曲げ振動の振動数、クラブ長さ、グリップ重量の各発明特定事項を特定したものであるから、産業上利用できる発明に該当しないとはいえず、特許法第２９条第１項の規定に違反するものではない。 第４　むすび 以上のとおり、本件特許発明１、２及び３は、特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては取り消すことはできない。さらに、他に本件特許発明１、２及び３に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 本件特許発明４は、訂正により削除されたため、本件特許発明４に対して、特許異議申立人がした特許異議の申立については、対象となる請求項が存在しない。 よって、結論のとおり決定する。