2025-390148

特許第５３０２８８１号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結 論 特許第５３０２８８１号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔５、７、１０～１２〕について訂正することを認める。

理 由 第１ 手続等の経緯 特許第５３０２８８１号（以下、「本件特許」という。）に係る出願は、２００８年（平成２０年）２月８日（優先権主張 平成１９年２月２６日、平成１９年７月２１日及び平成２０年１月１５日）を国際出願日とする日本語特許出願であって、その請求項１～１２に係る発明について平成２５年６月２８日に特許権の設定登録がなされたものである。 その後、令和７年１０月２０日に本件訂正審判の請求がなされ、これに対し、同年１１月５日付けで手続補正指令書（方式）が通知され、同月２６日に手続補正書（方式）が提出されたものである。 第２ 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第５３０２８８１号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項５、７、１０～１２について訂正することを認める、との審決を求める。」というものである。 第３ 訂正の内容 本件訂正審判請求による訂正（以下、「本件訂正」という。）の内容は、以下の訂正事項１～４のとおりである。（本項における下線は訂正箇所を示す。） １ 訂正事項１ 特許請求の範囲の請求項５のうち、請求項１、３、４を引用するものを削除し、「前記操作部を前記軸筒の側壁より径方向外方に突出させ、前記操作部を前方に押圧操作することにより、ペン先没入状態からペン先突出状態にする出没機構を備える請求項１～４のいずれか１項に記載の熱変色性筆記具。」 と記載されている請求項２を引用するものについて、独立形式に改め、 「熱変色性インキを内蔵した熱変色性筆記具であって、 内部に前記熱変色性インキを収容する筆記体と、 内部に前記筆記体を前後方向に移動可能に収容する軸筒と、 前記筆記体のペン先を前記軸筒の前端孔から出没させるための操作部と、 前記熱変色性インキの筆跡を摩擦し、その際に生じる摩擦熱で該筆跡を熱変色させることが可能な低摩耗性の弾性材料からなる摩擦部と、を備え、 前記軸筒の前端であるペン先支持部は硬質材料よりなり、 軟質材料からなる前記摩擦部を前記ペン先支持部の前端外面に設け、 前記摩擦部と前記ペン先支持部は２色成形により一体に形成され、 前記操作部を前記軸筒の側壁より径方向外方に突出させ、 前記操作部を前方に押圧操作することにより、ペン先没入状態からペン先突出状態にする出没機構を備える ことを特徴とする熱変色性筆記具。」 と記載する。また、これを引用する請求項１０、１１、１２も同様に訂正する。 ２ 訂正事項２ 特許請求の範囲の請求項７のうち、請求項３を引用するものを削除し、 「前記操作部を前記軸筒の後端に設け、前記操作部を前方に押圧操作することにより、ペン先没入状態からペン先突出状態にする出没機構を備える請求項２又は３に記載の熱変色性筆記具。」 と記載されている請求項２を引用するものについて、独立形式に改め、 「熱変色性インキを内蔵した熱変色性筆記具であって、 内部に前記熱変色性インキを収容する筆記体と、 内部に前記筆記体を前後方向に移動可能に収容する軸簡と、 前記筆記体のペン先を前記軸筒の前端孔から出没させるための操作部と、 前記熱変色性インキの筆跡を摩擦し、その際に生じる摩擦熱で該筆跡を熱変色させることが可能な低摩耗性の弾性材料からなる摩擦部と、を備え、 前記軸筒の前端であるペン先支持部は硬質材料よりなり、 軟質材料からなる前記摩擦部を前記ペン先支持部の前端外面に設け、 前記摩擦部と前記ペン先支持部は２色成形により一体に形成され、 前記操作部を前記軸筒の後端に設け、 前記操作部を前方に押圧操作することにより、ペン先没入状態からペン先突出状態にする出没機構を備える ことを特徴とする熱変色性筆記具。」 と記載する。また、これを引用する請求項１１、１２も同様に訂正する。 ３ 訂正事項３ 特許請求の範囲の請求項１１における「請求項１～１０のいずれか１項に記載の熱変色性筆記具。」との記載を、請求項１～４、６、８～９を引用するものを削除し、「請求項５、７、１０のいずれか１項に記載の熱変色性筆記具。」と訂正する。 ４ 訂正事項４ 特許請求の範囲の請求項１２における「請求項１～１０のいずれか１項に記載の熱変色性筆記具。」との記載を、請求項１～４、６、８～９を引用するものを削除し、「請求項５、７、１０のいずれか１項に記載の熱変色性筆記具。」と訂正する。 第４ 当審の判断 １ 一群の請求項について 訂正前の請求項１０～１２はそれぞれ請求項５を直接的または間接的に引用するものであって、請求項５に連動して訂正される。したがって、訂正前の請求項５、１０～１２は、特許法第１２６条第３項に規定される一群の請求項である。 また、訂正前の請求項１１、１２はそれぞれ請求項７を直接的または間接的に引用するものであって、請求項７に連動して訂正される。したがって、訂正前の請求項７、１１、１２は、特許法第１２６条第３項に規定される一群の請求項である。 さらに、請求項１１、１２を介して請求項５、７、１０～１２は連関している関係にあるから、訂正前の請求項５、７、１０～１２は特許法第１２６条第３項に規定する一群の請求項である。 そして、訂正事項１～４は、この一群の請求項に対して訂正するものである。 したがって、本件訂正審判の請求は、特許法第１２６条第３項の規定に適合する。 ２ 訂正事項１ （１）訂正の目的 ア 訂正事項１は、以下の訂正事項からなるものである。 （ア）訂正前の請求項５において引用する請求項の一部を削除し、請求項２を引用する請求項５の記載を独立項形式に改める訂正事項。 （イ）訂正前の請求項２を引用する請求項５の「軸筒」について「前記軸筒の前端であるペン先支持部は硬質材料よりなり」という構成を加えるとともに、「摩擦部」について「軟質材料からなる」との構成を加え、「前記摩擦部を前記軸筒の前端に設け」るとの構成を、「前記摩擦部を前記ペン先支持部の前端外面に設け」るとの構成に限定し、さらに、「前記摩擦部と前記ペン先支持部は２色成形により一体に形成され」るとの構成を加えることにより限定する訂正事項。 （ウ）訂正前の請求項２を引用する請求項５の「操作部」を「前記軸筒の前端以外の部位に設けた」ことを削除する訂正事項。 イ 以下、訂正の目的を判断する。 （ア）前記ア（ア）の訂正事項は、特許法第１２６条第１項ただし書第４号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものである。 （イ）前記ア（ウ）の訂正事項では、記載が削除されているが、これにより訂正前後の「前記操作部を前記軸筒の側壁より径方向外方に突出させ」るとの構成がなんら変更されるものではないから、前記ア（イ）及び（ウ）の訂正事項により、訂正後の請求項５は、訂正前の請求項２を引用する請求項５に対して、記載事項が限定されている。したがって、前記ア（イ）及び（ウ）の訂正事項は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 （２）実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項１は、前記（１）イ（ア）のとおり、請求項間の引用関係を解消して独立項形式へ改め、さらに前記（１）イ（イ）のとおり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第１２６条第６項に適合する。 （３）願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（以下「本件明細書等」という。）に記載した事項の範囲内の訂正であること ア 訂正後の請求項５に係る発明は、「前記操作部を前記軸筒の側壁より径方向外方に突出させ」、「前記操作部を前方に押圧操作することにより、ペン先没入状態からペン先突出状態にする出没機構を備える」「熱変色性筆記具」であるところ、当該出没機構を備える熱変色性筆記具に関して、本件明細書等には、以下の記載がある。なお、下線部は合議体が付したものである。 「【００１１】 ［３］本願の第３の発明は、前記第２の発明において、前記前端孔３１を有する軸筒２のペン先支持部３が硬質材料よりなり、前記軸筒２のペン先支持部３の前端外面に軟質材料よりなる摩擦部４を設けたことを要件とする。 【００１２】 前記第３の発明の熱変色性筆記具１は、ペン先支持部３が硬質材料からなるため、軸筒２の前端孔３１から外部にペン先８１が突出した状態（筆記時）において、ペン先８１外面または筆記体８のペン先８１近傍外面が、硬質材料からなるペン先支持部３の前端孔３１内面により支持される。それにより、ペン先８１のぐらつきが抑えられ、安定した筆記感が得られる。また、前記硬質材料よりなるペン先支持部３の前端外面に軟質材料よりなる摩擦部４を形成したことにより、筆跡を摩擦変色させる際、摩擦部４のぐらつきが抑えられ、安定した摩擦変色作業が可能となる。」 「【００６０】 ・摩擦部 尚、本発明で、前記摩擦部４を構成する軟質材料とは、弾性を有する樹脂（ゴム、エラストマー）が挙げられ、例えば、シリコーン樹脂、ＳＢＳ樹脂（スチレン－ブタジエン－スチレン共重合体）、ＳＥＢＳ樹脂（スチレン－エチレン－ブタジエン－スチレン共重合体）、フッ素系樹脂、クロロプレン樹脂、ニトリル樹脂、ポリエステル系樹脂、エチレンプロピレンジエンゴム（ＥＰＤＭ）等が挙げられる。前記摩擦部４を構成する軟質材料は、高摩耗性の弾性材料（例えば、消しゴム等）からなるものよりも、紙面等の摩擦で摩耗屑が殆ど生じない低摩耗性の弾性材料からなるものが有効である。前記摩擦部４は、軸筒２のペン先支持部３の外面に２色成形により一体に形成する構成、または摩擦部４を構成する別部品を軸筒２のペン先支持部３に固着（例えば、嵌着、圧入、螺着、接着）する構成が挙げられる。前記摩擦部４は、軸筒２の軟質部材からなる把持部５１（グリップ部）と一体に形成する構成でもよい。 【００６１】 ・軸筒 前記前端孔３１を備えた軸筒２のペン先支持部３は、ペン先突出状態のペン先８１外面または筆記体８のペン先８１近傍外面を支持するものである。前記ペン先支持部３を構成する硬質材料は、合成樹脂（例えば、ポリカーボネイト、ポリプロプレン、ポリアセタール、ポリエチレンテレフタレート、ＡＢＳ樹脂等）または金属等が挙げられる。」 「【００７１】 ・・・中略・・・ ３ ペン先支持部 ３１ 前端孔 ４ 摩擦部 ・・・中略・・・ 【００９８】 ＜第５の実施の形態＞ 本発明の熱変色性筆記具の第５の実施の形態を図１０及び図１１に示す。 本実施の形態の熱変色性筆記具１は、軸筒２と、軸筒２内に前後方向に移動可能に収容された複数本の筆記体８とからなる。 【００９９】 軸筒２内には、複数本の筆記体８の各々が前後方向（軸方向）に移動可能に収容されている。前記筆記体８の各々は、弾発体７（具体的には圧縮コイルスプリング）により、後方に付勢されている。 【０１００】 前記軸筒２には、ペン先８１を出没させる出没機構が内蔵されている。本実施の形態では、前記出没機構として、いわゆるサイドスライド式が採用される。前記出没機構は、軸筒２側壁より径方向外方に突出された各々の操作部５を、弾発体７の後方付勢に抗して前方に押圧操作することにより、前端孔３１よりペン先８１を出没させるものである。 ・・・中略・・・ 【０１１３】 軸筒２の前端部外面（即ち前軸２ａの前端部外面）には、軟質材料（例えば、ＳＢＳ樹脂、ＳＥＢＳ樹脂等の低摩耗性の弾性材料）よりなる摩擦部４が形成される。前記摩擦部４は、軸筒２外面に、２色成形、嵌合、圧入、螺合、接着等の手段により、固着される。」 「【図１０】 ［図：0001434065000001.jpg］ 」 イ 前記ア【００１１】、【００１２】、【００６１】より、「軸筒」について「前記軸筒の前端であるペン先支持部は硬質材料よりなり」という構成が記載されていたと認められる。 ウ 前記ア【００１１】、【００１２】、【００６０】、【０１１３】、図１０より、「摩擦部」について「軟質材料からなる」こと、「前記摩擦部を前記ペン先支持部の前端外面に設け」ること、さらに、「前記摩擦部と前記ペン先支持部は２色成形により一体に形成され」ることが記載されていたと認められる。 エ したがって、訂正事項１は、新たな技術的事項を導入しないものであって、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第１２６条第５項に適合するものである。 （４）独立特許要件について 訂正事項１は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を訂正の目的に含むものであるから、本件訂正後の請求項５及び請求項５を直接的または間接的に引用する請求項１０～１２に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなくてはならないとの要件（いわゆる独立特許要件）を満たす必要がある。 しかしながら、当該発明がそれぞれ特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるとする理由を見いだせない。 よって、訂正事項１に係る訂正は、特許法第１２６条第７項の規定に適合する。 ３ 訂正事項２ （１）訂正の目的 ア 訂正事項２は、以下の訂正事項からなるものである。 （ア）訂正前の請求項７において引用する請求項の一部を削除し、請求項２を引用する請求項７の記載を独立項形式に改める訂正事項。 （イ）訂正前の請求項２を引用する請求項７の「軸筒」について「前記軸筒の前端であるペン先支持部は硬質材料よりなり」という構成を加えるとともに、「摩擦部」について「軟質材料からなる」との構成を加え、「前記摩擦部を前記軸筒の前端に設け」るとの構成を、「前記摩擦部を前記ペン先支持部の前端外面に設け」るとの構成に限定し、さらに、「前記摩擦部と前記ペン先支持部は２色成形により一体に形成され」るとの構成を加えることにより限定する訂正事項。 （ウ）訂正前の請求項２を引用する請求項７の「操作部」を「前記軸筒の前端以外の部位に設けた」ことを削除する訂正事項。 イ 以下、訂正の目的を判断する。 （ア）前記ア（ア）の訂正事項は、特許法第１２６条第１項ただし書第４号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものである。 （イ）前記ア（ウ）の訂正事項では、記載が削除されているが、これにより訂正前後の「前記操作部を前記軸筒の後端に設け」るとの構成がなんら変更されるものではないから、前記ア（イ）及び（ウ）の訂正事項により、訂正後の請求項７は、訂正前の請求項２を引用する請求項７に対して、記載事項が限定されている。したがって、前記ア（イ）及び（ウ）の訂正事項は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 （２）実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項２は、前記（１）イ（ア）のとおり、請求項間の引用関係を解消して独立項形式へ改め、さらに、前記（１）イ（イ）のとおり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第１２６条第６項に適合する。 （３）願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること ア 訂正後の請求項７に係る発明は、「前記操作部を前記軸筒の後端に設け」、「前記操作部を前方に押圧操作することにより、ペン先没入状態からペン先突出状態にする出没機構を備える」「熱変色性筆記具」であるところ、当該出没機構を備える熱変色性筆記具に関して、本件明細書等には、前記２（３）アに加え、以下の記載がある。 「【００７１】 ・・・中略・・・ ３ ペン先支持部 ３１ 前端孔 ４ 摩擦部 ・・・中略・・・ 【００７２】 ＜第１の実施の形態＞ 本発明の熱変色性筆記具の第１の実施の形態を図１乃至図５に示す。 本実施の形態の熱変色性筆記具１は、軸筒２と、軸筒２内に前後方向に移動可能に収容された筆記体８とからなる。 【００７３】 ・軸筒 前記軸筒２は、硬質材料（例えば、ポリカーボネイト樹脂）の射出成形によって得られる。前記軸筒２の前端部は、先細状に形成される。前記先細状の前端部の前端（即ち軸筒２の前端）には前端孔３１が前後方向に貫設される。前記前端孔３１を通して、軸筒２内に収容した筆記体８のペン先８１が出没可能（即ち外部に突出可能且つ軸筒２内に没入可能）となる。前記軸筒２の後部外面には、ポケット等に挟持可能なクリップ６が突設される。また、前記軸筒２内には、筆記体８を常時後方に付勢する弾発体７（具体的には圧縮コイルスプリング）が収容される。前記軸筒２は、前軸と該前軸の後端に着脱自在に螺着される後軸とからなるため、前記軸筒２内から前記筆記体８を取り出して交換することが可能である。 【００７４】 ・ペン先支持部 前記前端孔３１を備える軸筒２の前端は、ペン先８１が軸筒２の前端より外部に突出した状態（筆記時）において、ペン先８１の径方向外面を支持するペン先支持部３となる。前記ペン先支持部３は、軸筒２の前端に一体に形成されるため、軸筒２と同じ硬質材料（例えば、ポリカーボネイト樹脂）によって構成される。 【００７５】 ・摩擦部 前記軸筒２の前端外面（即ちペン先支持部３の前端外面）に、軟質材料（例えば、ＳＢＳ樹脂、ＳＥＢＳ樹脂等の低摩耗性の弾性材料）からなる摩擦部４が設けられる。 ・・・中略・・・ 【００７９】 前記摩擦部４は、軸筒２の前端外面に別部品を固着すること（例えば、嵌着、圧入、螺着、接着等）により得られる。または、前記摩擦部４は、軸筒２との２色成形により得られる。 【００８０】 ・出没機構 前記軸筒２には、ペン先を出没させる出没機構が内蔵されている。本実施の形態では、前記出没機構として、いわゆる後端ノック式が採用される。前記出没機構は、前記軸筒２の後端より後方に突出された操作部５を、前方に押圧することによって、筆記体８を後方付勢に抗して前方に移動させ、ペン先没入状態からペン先突出状態にするものである。さらに、本実施の形態では、再度、操作部５を前方に押圧することにより、ペン先突出状態からペン先没入状態にすることができる。」 「【図１】 ［図：0001434065000002.jpg］ 」 イ 前記２（３）ア【００１１】、【００１２】、【００６１】、前記ア【００７４】より、「軸筒」について「前記軸筒の前端であるペン先支持部は硬質材料よりなり」という構成が記載されていたと認められる。 ウ 前記２（３）ア【００１１】、【００１２】、【００６０】、前記ア【００７４】、図１より、「摩擦部」について「軟質材料からなる」こと、「前記摩擦部を前記ペン先支持部の前端外面に設け」ること、さらに、「前記摩擦部と前記ペン先支持部は２色成形により一体に形成され」ることが記載されていたと認められる。 エ したがって、訂正事項２は、新たな技術的事項を導入しないものであって、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第１２６条第５項に適合するものである。 （４）独立特許要件について 訂正事項２は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を訂正の目的に含むものであるから、本件訂正後の請求項７及び請求項７を直接的または間接的に引用する請求項１１～１２に係る発明は、独立特許要件を満たす必要がある。 しかしながら、当該発明がそれぞれ特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるとする理由を見いだせない。 よって、訂正事項２に係る訂正は、特許法第１２６条第７項の規定に適合する。 ４ 訂正事項３及び４ （１）訂正の目的 訂正事項３は、請求項１１において引用する請求項の一部を削除することにより、引用請求項数を削減するものであり、訂正事項４は、請求項１２において引用する請求項の一部を削除することにより、引用請求項数を削減するものである。 したがって、訂正事項３及び４は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に規定される「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 （２）実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 前記（１）のとおり、訂正事項３及び４は、引用する請求項の一部を削除することにより、引用請求項数を削減するものであって、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第１２６条第６項に適合する。 （３）願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項３及び４は、引用する請求項の一部を削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第１２６条第５項に適合するものである。 （４）独立特許要件について 訂正事項３及び４は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を訂正の目的に含むものであるから、本件訂正後の請求項１１及び１２に係る発明は、独立特許要件を満たす必要があるところ、当該発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるとする理由を見いだせない。 よって、訂正事項３及び４に係る訂正は、特許法第１２６条第７項の規定に適合する。 第５ むすび 以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号及び第４号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第３項、及び第５項～第７項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。