2017-011709

特願２０１５－２０９７５６「走査型プローブ顕微鏡およびその動作方法」拒絶査定不服審判事件〔平成２８年　１月２８日出願公開、特開２０１６－　１４６８７〕について、次のとおり審決する。

【結　論】 本件審判の請求は、成り立たない。

【理　由】 第１　手続の経緯 本願は、２０１０年（平成２２年）１２月１日（パリ条約による優先権主張　２００９年１２月１日　 米国）を国際出願日として出願した特願２０１２－５４２１６８号の一部を、平成２７年１０月２６日に新たに出願したものであって、平成２８年６月３０日付けで拒絶理由が通知され、同年１２月２日に意見書が提出され、平成２９年３月２８日付けで拒絶査定（以下、「原査定」という。）されたところ、同年８月４日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、同時に手続補正がなされたものである。 第２　本願発明 本願の請求項１－１５に係る発明は、平成２９年８月４日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項１－１５に記載された事項により特定されるとおりのものであると認められるところ、その請求項１に係る発明（以下、「本願発明」という。）は、次のとおりである。 なお、平成２９年８月４日付けの手続補正による補正後の請求項１は、拒絶査定時の請求項１を引用する請求項３を引用する請求項４を引用する請求項５（本願の願書に最初に添付された特許請求の範囲における請求項１を引用する請求項３を引用する請求項４を引用する請求項５と同じ）である。 「　　【請求項１】 走査型プローブ顕微鏡を動作させる動作方法であって、前記動作方法は、 プローブと試料との間の相対運動を生成することで、前記プローブと前記試料との間の相対振動運動を提供する生成段階と、 前記プローブの運動を検出して検出プローブ運動を得る検出段階と、 前記プローブと試料との間の相互作用に基づき前記検出プローブ運動からプローブ撓みを判定する判定段階であって、前記プローブ撓みは寄生プローブ撓みとは無関係であり、前記寄生プローブ撓みは前記走査型プローブ顕微鏡の動作に関連する背景に起因し、前記判定段階はデジタルコントローラを用いて前記検出プローブ運動から前記背景を減算することを含むことと、 前記判定段階を用いてリアルタイムで前記走査型プローブ顕微鏡を制御することとを備え、 前記動作方法はさらに、前記相互作用に関連する瞬間力を同定する同定段階を備え、 前記瞬間力は、前記相対振動運動の１周期の終了前に同定され、 前記動作方法はさらに、画像化の間に設定値を維持すべく前記瞬間力を用いることを備える、 走査型プローブ顕微鏡の動作方法。」 第３　原査定の理由 原査定の拒絶の理由は、次の理由１を含むものである。 「●理由１（特許法第３６条第６項第２号）について 請求項１には、「前記プローブと試料との間の相互作用に基づき前記検出プローブ運動からプローブ撓みを判定する判定段階であって、」との記載があり、上記記載は、「相互作用」と「検出プローブ運動」の２つを用いて、「プローブ撓み」を判定することを意味すると解釈できるが、「相互作用」は現象であって検出値のような具体的な情報ではなく、上記記載が「相互作用」に関する情報をどのように取得し、また取得した「相互作用」を具体的にどのように用いて「検出プローブ運動」から「プローブ撓み」を検出することを意味するのかわからず、意味が不明確である。また、請求項１７、１８の同様の記載についても、意味が不明確である。 さらに、請求項１には、「判定段階を用いてリアルタイムで前記走査型プローブ顕微鏡を制御する」との記載があるが、上記「判定段階」は「前記プローブの運動を検出して検出プローブ運動を得る」一連の動作の段階を意味するものであり、検出値等の具体的な情報を意味するものではなく、上記記載の「判定段階」が具体的に「判定段階」に関連するどのような値を指し、どのように制御に用いることを指すのかわからず、意味が不明確である。また、上記記載の「制御する」が、走査型プローブ顕微鏡の何を制御することを指すのかわからず、意味が不明確である。また、請求項１７、１８に記載の「制御する」、及び、請求項１８に記載の「前記回収段階を用いて」との記載についても、同様に意味が不明確である。 なお、出願人は、意見書において、明細書の記載を参酌して具体的な技術的事項についての説明をし、その説明を踏まえて請求項１に係る発明は明確である旨の主張をしているが、明細書に記載の技術的事項の意味が明確であったとしても、請求項１の記載はそれ自体で明確である必要があり、上記の通り請求項１に係る発明は意味が不明確であるから、出願人の上記主張は採用できない。 よって、請求項１－１８に係る発明は明確でない。」 ここで、当該原査定の理由１は、請求項１の「前記プローブと試料との間の相互作用に基づき前記検出プローブ運動からプローブ撓みを判定する判定段階であって、」との記載及び請求項１７、１８の同様の記載についての理由と、請求項１の「判定段階を用いてリアルタイムで前記走査型プローブ顕微鏡を制御する」との記載及び請求項１７、１８の同様の記載についての理由とからなるものである。 第４　当審の判断 １　請求項１の「前記判定段階を用いてリアルタイムで前記走査型プローブ顕微鏡を制御する」との記載について （１）「判定段階」という動作方法における１つの段階（ステップ）を「用いて」「制御する」との記載では、「判定段階」をどのように「用いて」「制御」するものであるのか明確でない。 （２）請求項１の「プローブ撓みを判定する判定段階であって」との記載から、仮に、「判定段階を用いて」が「判定段階」で「判定」された「プローブ撓み」「を用いて」の意味であったとしても、「走査型プローブ顕微鏡」には、種々の制御すべきパラメータがあることは当業者の技術常識であるから、「判定段階」で「判定」された「プローブ撓み」「を用いて」「走査型プローブ顕微鏡を制御する」とは、走査型プローブ顕微鏡の何を制御することを指すのか明確でない。 また、審判請求書において請求人は、「当該記載は、標準的な原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）の制御に過ぎず、プローブと試料との間の相互作用に関する変数が、チップと試料との間の距離を制御するフィードバックループに用いられることを述べています（本願の図１）。『変数』は、例えば実際のプローブ撓みであり、『プローブ撓み』はプローブのチップと、試料との間の力を示します。詳細にはピーク力タッピングモードでは、走査型プローブ顕微鏡（ＳＰＭ）を制御するべく、瞬間力がリアルタイムに用いられます。 このような説明を踏まえ、請求項１の記載は明確であると考えられ、また本願明細書からも読み取ることができます。」と主張している。 しかしながら、本願の請求項１において特定されている「判定段階」は、「前記プローブと試料との間の相互作用に基づき前記検出プローブ運動からプローブ撓みを判定する判定段階であって、前記プローブ撓みは寄生プローブ撓みとは無関係であり、前記寄生プローブ撓みは前記走査型プローブ顕微鏡の動作に関連する背景に起因し、前記判定段階はデジタルコントローラを用いて前記検出プローブ運動から前記背景を減算することを含む」ものであり、そのような「判定段階」が原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）の制御において標準的に用いられているとはいえないから、請求項１の「前記判定段階を用いてリアルタイムで前記走査型プローブ顕微鏡を制御する」との記載が、それ自体で、「標準的な原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）の制御」にすぎないものであって、「プローブと試料との間の相互作用に関する変数が、チップと試料との間の距離を制御するフィードバックループに用いられること」を指すことが、当業者にとって明確であるとはいえない。 （３）小括 したがって、本願の請求項１の記載は、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。 第５　むすび 以上のとおり、本願は、その特許請求の範囲の記載が、特許法第３６条第６項第２号に適合しておらず、同法第３６条第６項に規定する要件を満たしていないから、本願は拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。