2019-600025

第１　請求の趣旨

本件判定の請求の趣旨は、ＮＵＰｒｏｔｅｉｎ株式会社が販売している無細胞タンパク質合成キットＰＳＳ３０５０に含まれる「Ｗｈｅａｔ　Ｇｅｒｍ　Ｅｘｔｒａｃｔ」（以下「イ号物件」という。）は、特許第３７５３３５８号（以下「本件特許」という。）の特許請求の範囲の請求項３に係る発明（以下「本件特許発明」という。）の技術範囲に属する、との判定を求めるものである。

第２　手続の経緯

本件特許発明に係る特許出願は、平成１１年２月２４日に出願され、平成１７年１２月２２日にその特許権の設定登録がされ、平成３１年２月２４日に存続期間が満了して登録が抹消されたものである。そして、令和１年９月１８日に本件判定請求がされ、同年１１月１９日に被請求人より答弁書が提出され、令和２年１月７日に請求人より弁駁書が提出された。

第３　本件特許発明

本件特許の特許請求の範囲の記載によれば、本件特許の請求項１～３は、以下のとおりである。

「【請求項１】

コムギ、オオムギ、イネ、コーン及びホウレンソウのいずれか１由来の胚芽画分から該胚芽画分に混入する胚乳を完全に除去することを特徴とする無細胞タンパク質合成用胚芽抽出液。

【請求項２】

胚乳を完全に除去することが、リボソームが実質的に脱アデニン化されない程度まで胚乳が取り除かれていることを特徴とする請求項１の無細胞タンパク質合成用胚芽抽出液。

【請求項３】

リボソームが実質的に脱アデニン化されない程度まで胚乳が取り除かれていることが、リボソームの脱アデニン化率が７％未満であることを特徴とする請求項２の無細胞タンパク質合成用胚芽抽出液。」

上記のとおり、本件特許発明に係る請求項３は請求項２を引用して記載され、請求項２は請求項１を引用して記載されているところ、独立形式で記載すると、本件特許発明は、以下のとおりのものと認める。(合議体において、構成要件毎に分説し、記号ＡないしＥを付した。以下「構成要件Ａ」などという。)

「Ａ　コムギ、オオムギ、イネ、コーン及びホウレンソウのいずれか１由来の

Ｂ　胚芽画分から該胚芽画分に混入する胚乳を完全に除去することを特徴とする無細胞タンパク質合成用胚芽抽出液であって、

Ｃ　胚乳を完全に除去することが、リボソームが実質的に脱アデニン化されない程度まで胚乳が取り除かれていることを特徴とし、

Ｄ　リボソームが実質的に脱アデニン化されない程度まで胚乳が取り除かれていることが、リボソームの脱アデニン化率が７％未満であることを特徴とする、

Ｅ　無細胞タンパク質合成用胚芽抽出液。」

第４　イ号物件について

請求人は、イ号物件を説明するものとして、判定請求書とともに、甲第２号証及び甲第３号証を提出している。

２　イ号物件

甲第２号証及び甲第３号証の上記記載から、「Ｗｈｅａｔ　Ｇｅｒｍ　Ｅｘｔｒａｃｔ」は、ＮＵＰｒｏｔｅｉｎ株式会社の無細胞タンパク質合成キットＰＳＳ３０５０に含まれる試薬であって、無細胞タンパク質合成の翻訳工程の翻訳反応溶液の調製に使用するためのものであるといえる。

ここで、無細胞タンパク質合成の翻訳工程の翻訳反応溶液の調製に使用するためのものは、無細胞タンパク質合成用のものであること、「Ｗｈｅａｔ　Ｇｅｒｍ　Ｅｘｔｒａｃｔ」の日本語訳は「コムギ胚芽抽出液」であること、「コムギ胚芽抽出液」がコムギ由来の胚芽を抽出原料として調製された抽出液を意味することは、いずれも明らかであるから、イ号物件は、以下のとおりのものであると認める。（合議体において、本件特許発明に対応するように分説し、記号ａないしｃを付した。以下「構成ａ」などという。)

「ａ：コムギ由来の

ｂ：胚芽を抽出原料として調製された、

ｃ：無細胞タンパク質合成用胚芽抽出液。」

第５　判断

イ号物件が本件特許発明の各構成要件を充足するか否かについて、以下に検討する。

１　構成要件Ａ、Ｅについて

イ号物件の構成ａ及びｃはそれぞれ、構成要件Ａ及びＥを充足する。

２　構成要件Ｂについて

「胚芽抽出液」が胚芽を抽出原料として調製され、それによって、当該抽出原料に由来する抽出成分を含む抽出液であることは明らかであるから、構成要件Ｂの「胚芽画分から該胚芽画分に混入する胚乳を完全に除去することを特徴とする胚芽抽出液」は、本件特許発明の胚芽抽出液が、「混入する胚乳を完全に除去」した「胚芽画分」に由来する抽出成分を含むものであることを特定するものと認められる。そして、「混入する胚乳を完全に除去」した「胚芽画分」は、胚乳に由来する成分を含まないから、前記胚芽抽出液も胚乳に由来する成分を含まないものといえる。

ここで、胚乳に由来する成分について、本件特許明細書には、以下の記載がある。（下線は合議体による。）

ア「【０００４】

・・・最近コムギチオニンが胚乳に局在すること、およびこのタンパク質が翻訳開始反応を阻害することによって、タンパク質合成を強く阻害することが明らかにされた（・・・）。」

イ「【０００７】

【課題を解決するための手段】

本発明者等は上記課題を解決すべく鋭意検討を行った結果、コムギ種子の特異的阻害物質（リボソーム不活性化物質）が胚乳に局在し、機械的、化学的処理により排除可能であることを見出し、本発明を完成するに至った。」

ウ「【０００８】

【発明の実施の形態】

本発明の胚芽抽出液は、胚乳部分をほぼ完全に除去した胚芽を使用することを特徴とするものである。前述したように、従来のいわゆる「胚芽抽出液」は胚乳部分が十分に除去されておらず、内因性の特異的阻害物質を含んだままの状態のものであった。

本発明の胚芽抽出液を調製するためには、内因性の特異的阻害物質を含む胚乳をほぼ完全に取り除き、胚芽を純化する必要がある。」

エ「【００１２】

以下、本発明について、コムギ胚芽の系を例に更に詳細に説明する。本発明者らは、混入する胚乳由来の物質を除去することを目的としてコムギ種子からミルを用いて分離した粗胚芽画分の洗浄方法を検討した。その結果、５’ＦＭＰなどを含む水溶液に分散した粗胚芽画分を超音波処理することによって、胚乳由来のタンパク質の胚芽画分への混入をほぼ完全に除外することが可能となった。図２Ａには、抗トリチン抗体を用いたイムノブロット法で、トリチンを指標として、超音波洗浄前後の胚乳タンパク質の混入度を検定したものであるが、超音波洗浄によってトリチン含量が検出限度以下になっていることが分かる。この洗浄胚芽を材料として調製したコムギ胚芽無細胞タンパク質合成系においては、リボソームの脱アデニン化は認められない（図２Ｂ）。

結果は示さないが、胚乳に局在することが知られている、チオニンの混入程度をトリチンの場合と同様な方法で調べたところ、本超音波洗浄法によって胚芽画分からほぼ完全に除去されていることが明らかとなった。」

本件特許明細書の上記ア～エの記載事項から、トリチン、チオニンのようなリボソーム不活性化物質は胚乳に局在しており、「混入する胚乳を完全に除去」した「胚芽画分」にはほぼ完全に含まれず、それによって、この「胚芽画分」を抽出原料とする抽出液においても、胚乳に局在するリボソーム不活性化物質の混入はほぼ完全にないものと認められる。

そうすると、構成要件Ｂは、本件特許発明の胚芽抽出液について、少なくとも、「胚乳に局在するリボソーム不活性化物質の混入がほぼ完全にないこと」を特定しているものと認められる。なお、請求人も、本件特許発明に係る特許出願の拒絶査定不服審判請求の審判請求書の平成１７年８月１９日付け手続補正書の「６－３．理由３、４について」の第２段落において、「手続補正書で提出した補正後請求項に記載の無細胞タンパク質合成用胚芽抽出液は、胚芽画分から該胚芽画分に混入するトリチン、リボヌクレアーゼ等である内因性タンパク質合成阻害因子を含む胚乳が完全に除去されている。」と述べている。

一方、イ号物件の構成ｂは、胚芽抽出液が胚芽を抽出原料として調製されたものであることを特定するにとどまり、胚乳に局在するリボソーム不活性化物質のイ号物件における有無は不明である。また、イ号物件の抽出原料がどのような胚芽であるかは不明であって、本件特許明細書で従来技術として挙げられている「胚乳部分が十分に除去されておらず、内因性の特異的阻害物質を含んだままの状態のもの」（上記ウ）である可能性もあるから、イ号物件が、「胚乳に局在するリボソーム不活性化物質の混入がほぼ完全にないもの」であることを推認することもできない。そして、イ号物件において、胚乳に局在するリボソーム不活性化物質の混入がほぼ完全にないことを証明するに足る証拠は提出されていない。

よって、イ号物件が構成要件Ｂを充足するとはいえない。

３　構成要件Ｃについて

構成要件Ｃにおける「胚乳を完全に除去すること」は、構成要件Ｂの「胚芽画分から該胚芽画分に混入する胚乳を完全に除去すること」に相当するから、構成要件Ｃは、本件特許発明の胚芽抽出液の抽出原料の「胚芽画分」について、構成要件Ｂで「混入する胚乳を完全に除去」したとされていたものを「リボソームが実質的に脱アデニン化されない程度まで胚乳が取り除かれている」と特定するものである。そうすると、構成要件Ｃは、構成要件Ｂで特定していると認められる「胚乳に局在するリボソーム不活性化物質の混入がほぼ完全にない胚芽抽出液」について、その混入しない程度を更に特定しているものと認められる。

したがって、上記２にて既に検討したとおり、イ号物件が構成要件Ｂを充足するとはいえないのであるから、イ号物件が構成要件Ｃを充足するということもできない。

４　構成要件Ｄについて

(１)「リボソームの脱アデニン化率が７％未満である」について

構成要件Ｄの「リボソームが実質的に脱アデニン化されない程度まで胚乳が取り除かれていることが、リボソームの脱アデニン化率が７％未満であることを特徴とする」は、文言上は、「リボソームの脱アデニン化率が７％未満である」ことが「リボソームが実質的に脱アデニン化されない程度まで胚乳が取り除かれていること」に相当するかのように記載されている。

しかし、以下に述べるとおり、「リボソームの脱アデニン化率が７％未満である」ことは「リボソームが実質的に脱アデニン化されない程度まで胚乳が取り除かれていること」に直ちには相当しない。

すなわち、本件特許明細書には、「【００１８】・・・Formycin 5'-phosphate （以下、５’ＦＭＰ）はＲＮＡ Ｎ－グリコシダーゼの拮抗阻害剤であるが（J. Ren et al. (1994) Structure, 2, 7-16 ）、胚芽抽出液を５’ＦＭＰ存在下に調製するとともに反応液中にも添加すると、トリチンによるこのリボソームの脱アデニン化反応が、阻止できることが分かった」（下線は合議体による。）と記載されており、胚芽抽出液におけるリボソームの脱アデニン化率は、トリチンが存在していても、脱アデニン化の抑制剤の存在により低下することが認められる。

また、本件特許明細書の段落【０００５】にて引用される特開平７－２０３９８４号公報にも、胚芽抽出液に含まれるトリチンをトリチン抗体で除去することによって、胚芽抽出液におけるリボソームの脱アデニン化率を低下させ得ることが示されており（同公報の【００２９】～【００３０】、図１のレーン７を参照。）、このような場合、胚乳に局在する他のリボソーム不活性化物質が残存しても、トリチンの低減によりリボソームの脱アデニン化率は低下することが認められる。

そうすると、「リボソームの脱アデニン化率が７％未満である」胚芽抽出液であっても、「胚乳に局在するリボソーム不活性化物質の混入がほぼ完全にない胚芽抽出液」とは異なる胚芽抽出液が存在するから、「リボソームの脱アデニン化率が７％未満である」胚芽抽出液であれば、「胚乳に局在するリボソーム不活性化物質の混入がほぼ完全にないもの」であるということにはならない。

よって、リボソームの脱アデニン化率が７％未満である」ことは「リボソームが実質的に脱アデニン化されない程度まで胚乳が取り除かれていること」に直ちには相当しない。

（２）構成要件Ｄの充足

そうすると、構成要件Ｄは、文言どおり、「リボソームの脱アデニン化率が７％未満である」ことのみをもって足りるものではなく、「リボソームの脱アデニン化率が７％未満である」ことに加えて、「リボソームが実質的に脱アデニン化されない程度まで胚乳が取り除かれていること」、すなわち、構成要件Ｃも充足しなければならない。

しかしながら、上記３にて既に検討したとおり、イ号物件が構成要件Ｃを充足するとはいえないのであるから、イ号物件が構成要件Ｄを充足するということはできない。

５　小括

以上のとおりであるから、イ号物件は本件特許発明の構成要件Ｂ、Ｃ及びＤを充足しない。

第６　請求人の主張について

１　請求人は、請求書において、

「ＮＵＰｒｏｔｅｉｎ株式会社の無細胞タンパク質合成キットＰＳＳ３０５０に含まれる「Ｗｈｅａｔ　Ｇｅｒｍ　Ｅｘｔｒａｃｔ」の脱アデニン化率を測定した実験の結果を示し、その脱アデニン化率が７％未満であったから、イ号物件は本件特許発明の構成要件を充足する」旨を主張し、

また、弁駁書においても、

「請求項３の文言では、「リボソームが実質的に脱アデニン化されない程度まで胚乳が取り除かれていること」が「リボソームの脱アデニン化率が７％未満である」ことが明記されており、すなわち、請求項２の「リボソームが実質的に脱アデニン化されない程度まで胚乳が取り除かれていること」という要件が「リボソームの脱アデニン化率が７％未満」であるということを意味するので、請求人はイ号物件で「胚乳が除去されている」ことを特定する必要はなく、「リボソームの脱アデニン化率が７％未満である」ことを特定すれば足りる。」（弁駁書４頁２６～３２行）旨を主張する。

しかし、上記第５の４(１)にて検討したとおり、「リボソームの脱アデニン化率が７％未満である」ことが、「リボソームが実質的に脱アデニン化されない程度まで胚乳が取り除かれていること」に該当しない場合があり、イ号物件が本件特許発明の構成要件を充足するといえるためには、イ号物件のリボソームの脱アデニン化率が７％未満であることのみでなく、胚乳に局在するリボソーム不活性化物質の混入がイ号物件においてほぼ完全にないことも示されなければならない。

よって、請求人の上記の主張は採用できない。

２　請求人は、弁駁書において、「本件特許発明は物の発明である。被請求人が開示する必要があるのはイ号物件のリボソームの脱アデニン化率である。」（弁駁書３頁２２～２３行）、「被請求人が主張するような、イ号物件において、胚芽画分から胚乳が除去されているのか、さらに、除去されている場合、それがいかなる方法によるものかを特定する必要はなく、イ号物件の「リボソームの脱アデニン化率が７％未満」であるかどうかを特定すれば良い。」（弁駁書５頁１５～１９行）旨、主張する。

請求人が主張するとおり、本件特許発明は物の発明であり、イ号物件の胚芽抽出液の製造方法に関わらず、イ号物件が本件特許発明に属する物であるか否かを判断すべきである。しかしながら、上記１にて述べたとおり、イ号物件が本件特許発明の構成要件を充足するといえるためには、イ号物件のリボソームの脱アデニン化率が７％未満であることのみでなく、その製造方法がどのような方法であるかにかかわらず、胚乳に局在するリボソーム不活性化物質の混入がイ号物件においてほぼ完全にないことも示されなければならないから、請求人の上記の主張は採用できない。

３　したがって、請求人の主張は、いずれも採用することができず、イ号物件は、本件特許発明の構成要件Ｂ、Ｃ及びＤを充足するものとはいえない。

第７　むすび

以上のとおり、イ号物件は本件特許発明の技術的範囲に属しない。