2023-650075

国際登録第１４８７５０６号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

本件審判の請求は、成り立たない。

第１ 手続の経緯 本願は、２０１９年２月２０日にＵｎｉｔｅｄ Ｓｔａｔｅｓ ｏｆ Ａｍｅｒｉｃａにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第４条による優先権を主張し、２０１９年（令和元年）５月１１日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 ２０２０年（令和２年）１０月１６日付け：暫定拒絶通報 ２０２１年（令和３年） ４月３０日 ：上申書、手続補正書の提出 ２０２１年（令和３年）１０月２６日 ：上申書の提出 ２０２３年（令和５年） ３月１５日付け：拒絶査定 ２０２３年（令和５年） ８月２５日 ：審判請求書の提出 ２０２４年（令和６年） ８月２９日付け：審尋 第２ 本願商標 本願商標は、「ＭＡＫＥＵＰ ＢＹ ＭＡＲＩＯ」の欧文字を横書きしてなり、第３類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、上記第１のとおり、国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記第１の手続補正により、別掲１のとおりに補正されたものである。 第３ 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第４条第１項第１１号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 １ 引用商標１（登録第６０３０２１４号） 商標 別掲２のとおり 指定役務 「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第３５類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務 登録出願日 平成２９年６月９日 設定登録日 平成３０年３月２３日 ２ 引用商標２（登録第６０６４１０３号） 商標 別掲３のとおり 指定商品・役務 「化粧品，入浴剤（医療用のものを除く。），せっけん，シャンプー，化粧用マスク」を含む第３類、第５類、第９類、第１６類、第２０類、第２１類、第２４類、第２６類、第２８類ないし第３０類、第３５類、第３８類、第３９類、第４１類ないし第４３類及び第４５類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務 登録出願日 平成２９年１０月３日 設定登録日 平成３０年７月２０日 以下、引用商標１及び引用商標２をまとめて「引用商標」という場合がある。 第４ 原査定の拒絶の理由の要旨 本願商標は、引用商標と同一又は類似であって、引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第４条第１項第１１号に該当すると認定、判断したものである。 第５ 当審における審尋 当審において、上記第１の審尋により、請求人に対し、別掲４及び別掲５のとおりの事実を提示した上で、本願商標が商標法第４条第１項第１１号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する回答を求めたが、請求人は、応答期間において、当該審尋に対する意見を提出していない。 第６ 当審の判断 １ 商標法第４条第１項第１１号の該当性について （１）本願商標について 本願商標は、上記第２のとおり、「ＭＡＫＥＵＰ ＢＹ ＭＡＲＩＯ」の欧文字を横書きしてなるところ、本願商標は、同書、同大、等間隔で表されているとしても、その構成中の各文字の間にスペースが設けられていることから、「ＭＡＫＥＵＰ」、「ＢＹ」、「ＭＡＲＩＯ」の欧文字を組み合わせてなるものであると容易に理解できるものである。 そして、本願商標の構成中の「ＭＡＫＥＵＰ」（小文字表記を含む。以下同じ。）の欧文字は、「化粧、メーキャップ、（集合的に）化粧品」（「ジーニアス英和辞典 第６版」発行者：株式会社大修館書店）の意味を有するところ、別掲４のとおり、「ＭＡＫＥＵＰ ＢＹ」の欧文字は、本願の指定商品である化粧品関係の分野において、化粧品やメークの提供者を表す際に、当該提供者の名前に「ＭＡＫＥＵＰ ＢＹ」の欧文字を冠して、「ＭＡＫＥＵＰ ＢＹ ○○」と表記することが行われていることが認められる。 また、「ＢＹ」（小文字表記を含む。以下同じ。）の欧文字は、「［動作主を示す］・・・によって、［作者を示す］・・・による」（前掲書）の意味を有するように、「ＢＹ 〇〇」との用法により「商品の出所が〇〇」であることを表す英語の前置詞として我が国において広く用いられ、親しまれているところ、別掲５のとおり、本願の指定商品である化粧品関係の分野においても、「ＢＹ」に続く名称により、化粧品の出所を表すことが行われていることが認められる。 一方、本願商標の構成中の「ＭＡＲＩＯ」の欧文字は、「男子の名」の意味を有する語であり、「マリオ」と読まれることが確認できる（「ランダムハウス英和大辞典 第２版」発行者：株式会社小学館）。 そうすると、本願商標は、その構成中の「ＭＡＫＥＵＰ ＢＹ」の欧文字部分は、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たさないか、果たすとしても、その機能は弱いものといえる。 してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たす「ＭＡＲＩＯ」の欧文字部分を要部として抽出し、これと他人の商標とを比較して、商標そのものの類否を判断することが許されるものというべきである。 したがって、本願商標は、その構成全体から生じる称呼のほかに、本願商標の要部である「ＭＡＲＩＯ」の欧文字に相応して「マリオ」の称呼を生じ、「男子の名」の観念を生じるものである。 （２）引用商標について 引用商標は、別掲２及び別掲３のとおり、「ＭＡＲＩＯ」の欧文字と「マリオ」の片仮名を２段に横書きしてなるところ、引用商標の構成中、「マリオ」の文字は、「ＭＡＲＩＯ」の欧文字の読みを片仮名で表したものと容易に理解できることから、引用商標は、その構成文字に相応して、「マリオ」の称呼を生じ、上記（１）のとおり、「男子の名」の観念を生じるものである。 （３）本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標とを比較すると、本願商標の構成中の要部として認識される「ＭＡＲＩＯ」の欧文字と引用商標の構成中の「ＭＡＲＩＯ」の欧文字とは、「ＭＡＲＩＯ」のつづりを共通にするから、外観において類似する。 次に、称呼においては、本願商標の要部である「ＭＡＲＩＯ」の欧文字から生じる「マリオ」の称呼と引用商標から生じる「マリオ」の称呼は同一であり、称呼を共通にするものである。 そして、観念においては、本願商標の要部である「ＭＡＲＩＯ」の欧文字と引用商標から生じる「男子の名」の観念は同一であり、観念を共通にするものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において類似し、称呼及び観念を共通にするから、これらの外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合し、全体的に考察すれば、両商標は、相紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。 （４）本願の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務との類否について 本願の指定商品中、第３類「Ｂｌｕｓｈ； ｂｌｕｓｈ ｐｅｎｃｉｌｓ； ｅｙｅ ｃｒｅａｍ； ｆａｃｉａｌ ｃｒｅａｍ； ｅｙｅｂｒｏｗ ｐｏｗｄｅｒ； ｆａｃｅ ｐｏｗｄｅｒ； ｃｏｓｍｅｔｉｃ ｃｒｅａｍｓ； ｃｏｓｍｅｔｉｃ ｆａｃｉａｌ ｂｌｏｔｔｉｎｇ ｐａｐｅｒｓ； ｃｏｓｍｅｔｉｃ ｍａｓｋｓ； ｃｏｓｍｅｔｉｃ ｍｉｌｋｓ； ｃｏｓｍｅｔｉｃ ｏｉｌｓ； ｃｏｓｍｅｔｉｃ ｐｅｎｃｉｌｓ； ｃｏｓｍｅｔｉｃ ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎｓ； ｃｏｓｍｅｔｉｃ ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎｓ ｆｏｒ ｂａｔｈ ａｎｄ ｓｈｏｗｅｒ； ｃｏｓｍｅｔｉｃ ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎｓ ｆｏｒ ｅｙｅｌａｓｈｅｓ； ｃｏｓｍｅｔｉｃ ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎｓ ｆｏｒ ｓｋｉｎ ｃａｒｅ； ｃｏｓｍｅｔｉｃ ｒｏｕｇｅｓ； ｃｏｓｍｅｔｉｃｓ； ｅｙｅ ｇｅｌｓ； ｅｙｅ ｌｉｎｅｒ； ｅｙｅ ｐｅｎｃｉｌｓ； ｅｙｅ ｓｈａｄｏｗｓ； ｅｙｅｓｈａｄｏｗ； ｅｙｅｓｈａｄｏｗ ｐａｌｅｔｔｅｓ； ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ； ｈａｉｒ ｃａｒｅ ｃｒｅａｍｓ； ｈａｉｒ ｃａｒｅ ｌｏｔｉｏｎｓ； ｈａｉｒ ｃａｒｅ ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎｓ； ｈａｉｒ ｃｏｌｏｒａｎｔｓ； ｈａｉｒ ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｅｒｓ； ｈａｉｒ ｄｙｅｓ； ｈａｉｒ ｅｍｏｌｌｉｅｎｔｓ； ｈａｉｒ ｇｅｌ ａｎｄ ｈａｉｒ ｍｏｕｓｓｅ； ｈａｉｒ ｍａｓｋｓ； ｈａｉｒ ｍｏｕｓｓｅｓ； ｈａｉｒ ｎｏｕｒｉｓｈｅｒｓ； ｈａｉｒ ｏｉｌｓ； ｈａｉｒ ｐｏｍａｄｅｓ； ｈａｉｒ ｒｅｍｏｖｉｎｇ ｃｒｅａｍ； ｈａｉｒ ｒｉｎｓｅｓ； ｈａｉｒ ｓｈａｍｐｏｏ； ｈａｉｒ ｓｈａｍｐｏｏｓ ａｎｄ ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｅｒｓ； ｈａｉｒ ｓｐｒａｙｓ； ｈａｉｒ ｓｔｉｃｋ ｐｏｍａｄｅｓ； ｈａｉｒ ｓｔｙｌｉｎｇ ｇｅｌ； ｈａｉｒ ｓｔｙｌｉｎｇ ｓｐｒａｙ； ｈａｉｒ ｔｅｘｔｕｒｉｚｅｒｓ； ｈａｉｒ ｔｏｎｉｃｓ； ｌｉｐ ｂａｌｍ； ｌｉｐ ｇｌｏｓｓｅｓ； ｌｉｐ ｌｉｎｅｒ； ｌｉｐ ｒｏｕｇｅ； ｌｉｐ ｓｔａｉｎｓ ｆｏｒ ｃｏｓｍｅｔｉｃ ｐｕｒｐｏｓｅｓ； ｌｉｐ ｔｉｎｔｓ； ｌｉｐｓｔｉｃｋｓ； ｌｏｔｉｏｎｓ ｆｏｒ ｃｏｓｍｅｔｉｃ ｐｕｒｐｏｓｅｓ； ｌｏｔｉｏｎｓ ｆｏｒ ｆａｃｅ ａｎｄ ｂｏｄｙ ｃａｒｅ； ｍａｋｅ－ｕｐ； ｍａｋｅ－ｕｐ ｆｏｒ ｔｈｅ ｆａｃｅ ａｎｄ ｂｏｄｙ； ｍａｋｅ－ｕｐ ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ； ｍａｋｅ－ｕｐ ｐｅｎｃｉｌｓ； ｍａｋｅ－ｕｐ ｐｏｗｄｅｒ； ｍａｋｅ－ｕｐ ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎｓ ｆｏｒ ｔｈｅ ｆａｃｅ ａｎｄ ｂｏｄｙ； ｍａｋｅ－ｕｐ ｐｒｉｍｅｒｓ； ｍａｋｅ－ｕｐ ｒｅｍｏｖｅｒ； ｍａｋｅ－ｕｐ ｓｅｔｓ； ｍａｋｅｕｐ ｓｅｔｔｉｎｇ ｓｐｒａｙｓ； ｐｅｒｆｕｍｅｄ ｐｏｗｄｅｒｓ； ｐｅｒｆｕｍｅｓ ａｎｄ ｃｏｌｏｇｎｅｓ； ｐｅｒｆｕｍｅｓ ｉｎ ｓｏｌｉｄ ｆｏｒｍ； ａｇｅ ｓｐｏｔ ｒｅｄｕｃｉｎｇ ｃｒｅａｍｓ； ａｎｔｉ－ａｇｉｎｇ ｃｌｅａｎｓｅｒ； ａｎｔｉ－ａｇｉｎｇ ｃｒｅａｍｓ； ａｎｔｉ－ａｇｉｎｇ ｔｏｎｅｒ； ａｎｔｉ－ｗｒｉｎｋｌｅ ｃｒｅａｍｓ； ｂａｔｈ ｌｏｔｉｏｎ； ｂａｔｈｉｎｇ ｌｏｔｉｏｎｓ； ＢＢ ｃｒｅａｍｓ； ｂｅａｕｔｙ ｃｒｅａｍｓ； ｂｅａｕｔｙ ｌｏｔｉｏｎｓ； ｂｅａｕｔｙ ｓｅｒｕｍｓ； ｂｏｄｙ ｃｒｅａｍ； ｂｏｄｙ ｌｏｔｉｏｎｓ； ｂｏｄｙ ａｎｄ ｂｅａｕｔｙ ｃａｒｅ ｃｏｓｍｅｔｉｃｓ； ｂｏｄｙ ｍａｓｋ ｌｏｔｉｏｎ； ｓｋｉｎ ｃｏｌｏｒ ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｅｒｓ； ｃｌｅａｎｅｒ ｆｏｒ ｃｏｓｍｅｔｉｃ ｂｒｕｓｈｅｓ； ｃｌｅａｎｓｉｎｇ ｃｒｅａｍｓ； ｃｌｏｔｈｓ ｏｒ ｔｉｓｓｕｅｓ ｉｍｐｒｅｇｎａｔｅｄ ｗｉｔｈ ａ ｓｋｉｎ ｃｌｅａｎｓｅｒ； ｃｏｍｐａｃｔｓ ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ ｍａｋｅ－ｕｐ； ｆａｃｉａｌ ｃｒｅａｍ ｓｔｉｃｋｓ ｆｏｒ ｃｏｎｔｏｕｒ； ｃｏｓｍｅｔｉｃ ｃｒｅａｍｓ ｆｏｒ ｓｋｉｎ ｃａｒｅ； ｃｏｓｍｅｔｉｃ ｈａｎｄ ｃｒｅａｍｓ； ｃｏｓｍｅｔｉｃ ｍａｓｓａｇｅ ｃｒｅａｍｓ； ｃｏｓｍｅｔｉｃ ｎｏｕｒｉｓｈｉｎｇ ｃｒｅａｍｓ； ｃｏｓｍｅｔｉｃ ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎｓ， ｎａｍｅｌｙ， ｆｉｒｍｉｎｇ ｃｒｅａｍｓ； ｃｏｓｍｅｔｉｃ ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎｓ， ｎａｍｅｌｙ， ｆｉｒｍｉｎｇ ｌｏｔｉｏｎｓ； ｃｏｓｍｅｔｉｃ ｓｕｎ ｍｉｌｋ ｌｏｔｉｏｎｓ； ｃｏｓｍｅｔｉｃ ｓｕｎｔａｎ ｌｏｔｉｏｎｓ； ｃｏｓｍｅｔｉｃ ｗｈｉｔｅ ｆａｃｅ ｐｏｗｄｅｒ； ｃｏｓｍｅｔｉｃｓ ａｎｄ ｍａｋｅ－ｕｐ； ｃｏｓｍｅｔｉｃｓ ｉｎ ｇｅｎｅｒａｌ， ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ ｐｅｒｆｕｍｅｓ； ｃｏｓｍｅｔｉｃｓ ｉｎ ｔｈｅ ｆｏｒｍ ｏｆ ｍｉｌｋｓ， ｌｏｔｉｏｎｓ ａｎｄ ｅｍｕｌｓｉｏｎｓ； ｃｒｅａｍｙ ｆａｃｅ ｐｏｗｄｅｒ； ｅｘｆｏｌｉａｎｔ ｃｒｅａｍｓ； ｅｙｅ ｃｒｅａｍ； ｅｙｅ ｌｏｔｉｏｎｓ； ｅｙｅ ｍａｋｅ－ｕｐ； ｅｙｅ ｍａｋｅ－ｕｐ ｒｅｍｏｖｅｒ； ｅｙｅｂｒｏｗ ｃｏｓｍｅｔｉｃｓ； ｅｙｅｂｒｏｗ ｐｏｗｄｅｒ； ｆａｃｅ ａｎｄ ｂｏｄｙ ｂｅａｕｔｙ ｃｒｅａｍｓ； ｆａｃｅ ｍｉｌｋ ａｎｄ ｌｏｔｉｏｎｓ； ｆａｃｉａｌ ｃｌｅａｎｓｅｒｓ； ｆａｃｉａｌ ｃｏｎｃｅａｌｅｒ； ｆａｃｉａｌ ｃｒｅａｍ； ｆａｃｉａｌ ｌｏｔｉｏｎ； ｆａｃｉａｌ ｍａｋｅ－ｕｐ； ｈａｉｒ－ｗａｓｈｉｎｇ ｐｏｗｄｅｒ； ｈａｎｄ ｃｒｅａｍｓ； ｈａｎｄ ｌｏｔｉｏｎｓ； ｌｉｐ ｃｒｅａｍ； ｌｉｐ ｇｌｏｓｓ ａｎｄ ｗａｎｄｓ ｔｈｅｒｅｆｏｒ ｓｏｌｄ ａｓ ａ ｕｎｉｔ； ｌｏｏｓｅ ｆａｃｅ ｐｏｗｄｅｒ； ｍａｋｅ－ｕｐ ｒｅｍｏｖｉｎｇ ｌｏｔｉｏｎｓ； ｍａｋｅ－ｕｐ ｒｅｍｏｖｉｎｇ ｍｉｌｋ， ｇｅｌ， ｌｏｔｉｏｎｓ ａｎｄ ｃｒｅａｍｓ； ｍｏｉｓｔｕｒｉｚｉｎｇ ｃｒｅａｍｓ； ｍｏｉｓｔｕｒｉｚｉｎｇ ｂｏｄｙ ｌｏｔｉｏｎｓ； ｎａｔｕｒａｌ ｍｉｎｅｒａｌ ｍａｋｅ－ｕｐ； ｎｉｇｈｔ ｃｒｅａｍ； ｎｏｎ－ｍｅｄｉｃａｔｅｄ ｈａｉｒ ｒｅｓｔｏｒａｔｉｏｎ ｌｏｔｉｏｎｓ； ｎｏｎ－ｍｅｄｉｃａｔｅｄ ｈａｉｒ ｔｒｅａｔｍｅｎｔ ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎｓ ｆｏｒ ｃｏｓｍｅｔｉｃ ｐｕｒｐｏｓｅｓ； ｎｏｎ－ｍｅｄｉｃａｔｅｄ ａｎｔｉ－ａｇｉｎｇ ｓｅｒｕｍ； ｎｏｎ－ｍｅｄｉｃａｔｅｄ ｆａｃｉａｌ ａｎｄ ｅｙｅ ｓｅｒｕｍ ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ ａｎｔｉｏｘｉｄａｎｔｓ； ｎｏｎ－ｍｅｄｉｃａｔｅｄ ｈａｉｒ ｓｅｒｕｍｓ； ｏｉｌｓ ｆｏｒ ｈａｉｒ ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇ； ｐｏｗｄｅｒ ｆｏｒ ｍａｋｅ－ｕｐ； ｐｒｅｓｓｅｄ ｆａｃｅ ｐｏｗｄｅｒ； ｓｈｏｗｅｒ ｃｒｅａｍｓ； ｓｋｉｎ ｃｌｅａｎｓｅｒｓ； ｓｋｉｎ ｃｒｅａｍｓ； ｓｋｉｎ ｌｏｔｉｏｎｓ； ｓｋｉｎ ｔｏｎｅｒｓ； ｓｋｉｎ ａｎｄ ｂｏｄｙ ｔｏｐｉｃａｌ ｌｏｔｉｏｎｓ， ｃｒｅａｍｓ ａｎｄ ｏｉｌｓ ｆｏｒ ｃｏｓｍｅｔｉｃ ｕｓｅ； ｓｋｉｎ ｃａｒｅ ｐｒｏｄｕｃｔｓ， ｎａｍｅｌｙ， ｎｏｎ－ｍｅｄｉｃａｔｅｄ ｓｋｉｎ ｓｅｒｕｍ； ｓｋｉｎ ｃｌｅａｎｓｉｎｇ ｃｒｅａｍ； ｓｋｉｎ ｃｌｅａｎｓｉｎｇ ｌｏｔｉｏｎ； ｓｋｉｎ ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇ ｃｒｅａｍｓ ｆｏｒ ｃｏｓｍｅｔｉｃ ｐｕｒｐｏｓｅｓ； ｓｏｌｉｄ ｐｏｗｄｅｒ ｆｏｒ ｃｏｍｐａｃｔｓ； ｓｕｎ ｃｒｅａｍｓ； ｓｕｎ ｃａｒｅ ｌｏｔｉｏｎｓ； ｓｕｎ ｔａｎ ｌｏｔｉｏｎ； ｓｕｎ－ｂｌｏｃｋ ｌｏｔｉｏｎｓ； ｓｕｎｓｃｒｅｅｎ ｃｒｅａｍｓ； ｔｏｎｉｎｇ ｌｏｔｉｏｎ， ｆｏｒ ｔｈｅ ｆａｃｅ， ｂｏｄｙ ａｎｄ ｈａｎｄｓ； ｗａｔｅｒｐｒｏｏｆ ｍａｋｅｕｐ； ｗａｘ ｆｏｒ ｒｅｍｏｖｉｎｇ ｂｏｄｙ ｈａｉｒ； ｗａｘ ｓｔｒｉｐｓ ｆｏｒ ｒｅｍｏｖｉｎｇ ｂｏｄｙ ｈａｉｒ．」は、引用商標１の指定役務中、第３５類「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と類似の商品であり、また、引用商標２の指定商品及び指定役務中、第３類「化粧品，入浴剤（医療用のものを除く。），せっけん，シャンプー，化粧用マスク」と類似の商品である。 （５）小括 以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、本願の指定商品は、引用商標１の指定役務及び引用商標２の指定商品と類似するものであるから、商標法第４条第１項第１１号に該当する。 ２ 請求人の主張について （１）請求人は、「「ＭＡＲＩＯ」の語は、イタリア系男性の間で一般的に使用されている名称又は呼称にすぎず、自己の名前である「ＭＡＲＩＯ」を用いて事業を行っている者も少なからず存在していると推察される以上、「ＭＡＲＩＯ」の部分の自他商品識別標識としての機能は強いものではない。」旨主張する。 しかしながら、仮に「ＭＡＲＩＯ」の語は、イタリア系男性の間で一般的に使用されている名称又は呼称であるとしても、我が国においては、「ＭＡＲＩＯ」の欧文字は、本願の指定商品との関係において、商品の品質等を表すものとして判断すべき特別な事情はなく、商品の出所識別標識としての機能を発揮し得るものであるといえる。 （２）請求人は、「化粧品の分野では、商品の外観が商品の選択において重要な役割を果たしているから、外観において顕著な差異のある本願商標と引用商標をそれぞれ異なる者の業務に係る商品に使用される商標であると自然と理解し得る。」旨主張する。 しかしながら、上記１（１）のとおり、本願商標構成中の「ＭＡＫＥＵＰ」の意味及び化粧品分野における「ＭＡＫＥＵＰ ＢＹ」の使用例、並びに「ＢＹ」の文字が、「・・・による」の意味を有するように、「ＢＹ 〇〇」との用法により我が国において広く用いられ、化粧品分野においても「ＢＹ」に続く名称により、化粧品の出所を表すことが行われているなどの取引の実情等を踏まえれば、「ＭＡＫＥＵＰ ＢＹ」の文字部分は、本願指定商品との関係においては、自他商品としての機能を果たさないか、果たすとしてもその機能は弱いものである。 そうすると、本願商標は、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たす「ＭＡＲＩＯ」の文字部分が、需要者に対して強い印象を与えるというべきであり、当該文字部分を要部として抽出し、これと他人の商標とを比較して、商標そのものの類否を判断することが許されるというべきである。 そして、上記１（３）のとおり、本願商標と引用商標とは、外観において類似し、称呼及び観念を共通にするものであり、両商標は、相紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。 （３）請求人は、「引用商標は、その商標権者からすれば著名なビデオゲームソフトのキャラクターに通じるものといえるが、「ＭＡＲＩＯ」と「マリオ」の語のみで化粧品に使用された場合、これらの語が男性の名を意味する用法で一般に使用されていることや、ゲームと化粧品とが全く異なる市場で流通する商品であることも相まって、上記キャラクターと関連付けて認識することは困難である。」旨主張する。 しかしながら、上記１のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、本願の指定商品は、引用商標１の指定役務及び引用商標２の指定商品と類似するものであるから、商標法第４条第１項第１１号に該当すると判断しているものであり、引用商標が著名なビデオゲームソフトのキャラクターに通じるものといえるかどうかにより判断しているものではない。 （４）以上のとおり、請求人の上記主張は、採用することができず、その他、請求人の主張は、いずれも採用するべき事情はない。 ３ まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第４条第１項第１１号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。