2022-890073

上記当事者間の登録第４７６５３５９号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。

理 由 第１ 本件商標 本件登録第４７６５３５９号商標（以下「本件商標」という。）は、「ＭＡＲＫ ＧＯＮＺＡＬＥＳ」の欧文字を横書きしてなり、平成１４年１１月２５日に登録出願、第２５類「洋服，コート，Ｔシャツ，スポーツシャツ，ポロシャツ，靴下，手袋，帽子，その他の被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴」を指定商品として、同１６年３月９日に登録査定、同年４月１６日に設定登録されたものである。 第２ 引用商標 請求人が、本件商標の登録の無効の理由において、本件商標が商標法第４条第１項第７号、同項第１９号に該当するとして引用する、「Ｍａｒｋ Ｇｏｚａｌｅｓ」（以下「請求人標章」という。）は、請求人が、請求人の略称及び請求人又は請求人が選んだライセンシーの製品を表示するものとして需要者の間に広く知られていると主張するものである。 第３ 請求人の主張 １ 請求の趣旨 請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を、審判請求書及び弁駁書において、要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第１号証から甲第８０号証（枝番号を含む。以下、枝番号の全てを示すときは、枝番号を省略する。）を提出した。 以下、証拠の記載にあたっては、「甲第○号証」を「甲○」のように記載する。 ２ 請求の理由 （１）はじめに 被請求人は、サクラグループ有限会社（以下、「サクラグループ」といい、被請求人と総称して「被請求人ら」という。）と一体となって、請求人が創作し権利を有する画像、デッサン、詩、ストーリー及びデザイン、並びに「Ｍａｒｋ Ｇｏｎｚａｌｅｓ」という請求人の略称及び「Ｇｏｎｚｏ Ｃｕｎｔｒｙ」という名称（以下、総称して「請求人知的財産」という。）に係る商標（本件商標（甲１）を含む。）を用いて請求人（又は請求人が選んだマスターライセンシー）が行う日本国内でのライセンスビジネスを妨げてはならない信義則上の義務を負っている。 かかる事情にもかかわらず、被請求人は、請求人がサクラグループに一定の条件付きで請求人知的財産に係る商標を権利保護の目的で出願することを許諾したことやそのためサクラグループが本件商標の権利者となっていたこと等を奇貨として、請求人が本件商標を始めとする請求人知的財産に係る商標を用いて日本国内でライセンスビジネスを行うことを妨げ、他方で請求人の名声や顧客誘引力に便乗して不当な利益を得る目的の下、サクラグループから本件商標の譲渡を受け、これを使用している。 このような、被請求人が本件商標の譲渡を受けた経緯と目的を踏まえると、被請求人による本件商標の保有及び使用は、請求人との間の信義則上の義務違反になるだけでなく、健全な商道徳に反し、著しく社会的妥当性を欠く行為といえるため、このような行為に係る本件商標は、被請求人がサクラグループから譲渡による移転登録を受けたときに公正な取引秩序を害し公序良俗に反するに至ったといえ、本件商標は無効である（商標法第４条第１項第７号）。 また、本件商標は、その登録出願時から現在に至るまで、請求人又は請求人が選んだライセンシーの製品を表示するものとして日本国内及び米国で需要者の間に広く認識されている請求人の略称「Ｍａｒｋ Ｇｏｎｚａｌｅｓ」（以下「請求人標章」という。）（甲６) と同一又は類似する。 前記の譲渡に至るまでの経緯や目的等を踏まえると、被請求人が不正の目的でかかる本件商標を出願したことは明らかであるから、本件商標は無効である（商標法第４条第１項第１９号）。 （２）商標法第４条第１項第７号に該当すること ア 被請求人による信義則上の義務違反 （ア）請求人について 請求人は、現在、世界で最も著名なスケートボーダーの一人であり、そのことは、最も著名なスケートボード専門誌である「ＴＨＲＡＳＨＥＲ ＭＡＧＡＺＩＮＥ」の表紙に取り上げられ（甲６)、上記専門誌と並んで著名な専門誌である「Ｔｒａｎｓｗｏｒｌｄ Ｓｋａｔｅｂｏａｒｄｉｎｇ」において、２００６年に「２００６ Ｌｅｇｅｎｄ Ａｗａｒｄ」を授与され、２０１１年に「Ｔｈｅ ３０ Ｍｏｓｔ Ｉｎｆｕｌｅｎｔｉａｌ Ｓｋａｔｅｒｓ Ｏｆ Ａｌｌ Ｔｉｍｅ」の１位に選出されたこと（甲７、甲８) 等からも明らかである。 そして、世界的に著名なスポーツ用品ブランドであるアディダスと２０年以上にわたり、パートナーシップを結んでいる事実（甲１０、甲１１) や日本国内で非常に知名度の高い鞄ブランドである吉田カバンが請求人を「史上最も影響力のあるスケートボーダー」と紹介し（甲１２) 、プロサッカーチームであるＦＣ東京が請求人を「スケートボード界で伝説な地位を確立し歴史上最も有名なプロのスケートボーダーの一人」と紹介している事実（甲１３) もこれを裏付けている。 また、請求人は、スケートボーダーとしてだけでなく、アーティストとしても著名であり、これまでアメリカ、イギリス、ブラジル、フランス、オランダ、ドイツ、スイス、オーストリア、メキシコ、スペイン、スウェーデン、イタリア、ノルウェー等多くの国で請求人の詩やアート作品のグループ展や個展が開かれている（甲１４) 。 日本国内においても、グループ展として２００１年「Ｕｎｔｉｔｌｅｄ２００１」等、個展として２０１０年「ＩＮＶＩＴＡＴＩＯＮ」、２０１４年「ＢＡＢＹ ＤＯＮ’Ｔ ＭＩＮＤ」、２０１６年「ＭＡＲＫ ＧＯＮＺＡＬＥＳ － ＴＯＫＹＯ ＳＩＬＫ ＳＣＲＥＥＮ」、２０２１年「Ｎｏ Ｒａｉｎ Ｔｏｄａｙ」が開催されており、請求人及びその作品は日本国内外で名声を得ている（甲１５～甲１７) 。 （イ）本件商標について ａ 本件商標に係る権利者の変遷 本件商標は、被請求人によって２００２年１１月２５日に出願され、２００４４月１６日に登録されたものである（甲１) 。その後、２００９年６月２９日に被請求人からサクラグループヘ譲渡されたが、２０２１年１１月２４日には再度被請求人へ譲渡され、現在に至っている（甲１８) 。 ｂ 本件商標の構成等 本件商標は、「ＭＡＲＫ ＧＯＮＺＡＬＥＳ」という欧文字を横書きした文字から構成される商標である（甲１) 。 そして、「ＭＡＲＫ ＧＯＮＺＡＬＥＳ」は請求人を表すものであるから、本件商標は、請求人を強く連想、想起させるものである。 （ウ）被請求人らによるライセンスビジネスについて 被請求人らは、２０１１年１月１日から２０２０年１２月３１日まで、請求人とサクラグループとの間で締結した「ＬＩＣＥＮＳＩＮＧ ＡＧＲＥＥＭＥＮＴ」（以下「本件契約」という。）に基づき、日本を含むアジア地域において、請求人知的財産を使用した衣料品、アクセサリー等の製造販売のライセンスビジネス（以下「本件ライセンスビジネス」という。）を行っていた（甲１９)。 請求人自身の名声や請求人知的財産の顧客誘引力に依拠して被請求人らが本件ライセンスビジネスを行い、サブライセンシーが製品を製造販売することにより、請求人の略称に由来した「Ｍａｒｋ Ｇｏｎｚａｌｅｓ」というブランドの製品が、日本国内で広く流通するに至っている （以下、ブランドとしての「Ｍａｒｋ Ｇｏｎｚａｌｅｓ」を「本件ブランド」、本件ブランドを冠する製品を「本件ブランド製品」という。）。 なお、本件契約の当事者は、請求人とサクラグループであって、被請求人は形式的には本件契約の当事者ではなかったが、被請求人は、サクラグループと一体となって本件ライセンスビジネスを行っていた。 （エ）本件契約の本件商標への適用について 本件商標をはじめ、本件ライセンスビジネスで使用された請求人知的財産に関する登録商標には、被請求人が本件契約の締結以前に出願登録したものも含まれるが、本件契約はこれら本件契約締結以前に登録された商標も適用対象としている。 かかる前提が当事者間で共有されていたことは、被請求人とサクラグループが一体となって本件ライセンスビジネスを行っていることや、被請求人が、本件契約の締結までに本件商標を含むこれらの商標をサクラグループヘ譲渡し、サクラグループがこれらの商標の権利者となった上で本件契約が締結されていることからも明らかである（甲１８、甲１９、甲３１、甲３３、甲３５) 。 （オ）被請求人らが、請求人知的財産に係る商標を用いて請求人が行うライセンスビジネスを妨げてはならない信義則上の義務を負うこと ａ サクラグループが請求人知的財産に係る商標を用いて請求人が行うライセンスビジネスを妨げてはならない信義則上の義務を負うこと 被請求人らによる本件ライセンスビジネスは、本件契約を根拠に行われており、かかる本件契約では、本件契約１１条において、請求人知的財産に関して、サクラグループは、請求人の請求があれば請求人へ返還することを条件として、請求人の権利を保護する目的である場合に限り、商標登録等を行うことができる旨定められていた（甲１９) 。 なお、本件契約は被請求人が本件契約以前に登録していた請求人知的財産に関する商標についても適用対象としているから、本件商標を含むこれらの商標も本件契約１１条が定める条件及び目的の下でのみ商標登録を維持することが認められていたものである。 本件契約第１１条の趣旨は、請求人が米国に居住していることもあり、アジア地域における請求人知的財産に係る商標権等の権利を保護する必要が生じた際は、一次的にサクラグループを通じた権利保護を図ることにより、請求人の権利を迅速かつ確実に保護する点にあるから、かかる趣旨からして、請求人知的財産に係る商標の権利については、最終的に請求人が返還を受けて権利者となることが予定されていたといえる。 また、本件契約は最長１０年間（２０２０年１２月３１日まで）有効であるが、その後の契約期間の延長の規定が存在していないから（甲１９）、請求人と被請求人らとの間では、被請求人らによる本件ライセンスビジネスや請求人知的財産に係る商標の使用が許諾されるのは最長１０年間であること、本件契約の有効期間満了後は、請求人によりサクラグループが新たなマスターライセンシーに選ばれない限り、サクラグループが行っていた本件ライセンスビジネスを請求人（又は請求人が選んだ新たなマスターライセンシー）が引き継ぐことが予定されており、その結果として、サクラグループは、請求人知的財産に係る商標を用いて請求人（又は請求人が選んだマスターライセンシー）が行うライセンスビジネスを妨げてはならない信義則上の義務を負っていた。 ｂ 被請求人とサクラグループが実質的に一体であること 本件契約締結以前に、被請求人や被請求人の代表取締役であるＢ氏は、請求人と書籍「ＳＯＣＩＡＬ ＰＲＯＢＬＥＭ」の出版やＣＤアルバム「Ｗｈａｔ ｉｔ ｉｓＮｔ」の制作等を行っていた。かかる取引関係の存在を契機に、請求人はサクラグループと本件契約を締結するに至ったが、かかる契約締結の交渉は実際にはサクラグループではなく、Ｂ氏が行っていた。 また、２０２０年３月頃、請求人はサクラグループに対し、２０１４年分以降のロイヤリティーの支払いと本件契約１１条に基づく日本国内外の登録商標の返還等を求めており（甲３８、甲３９)。このとき、サクラグループ側で実際に交渉やロイヤリティーの支払を行ったのはＢ氏であった（甲３９、甲４０)。 さらに、サブライセンシーが新たな本件ブランド製品の製造販売を企画する際、本件契約３条により、サブライセンシーはデザイン等について請求人の承認を得る必要があるが、その窓口になっていたのはＢ氏であった。 以上のように、サクラグループやサクラグループ代表者であるＡ氏ではなく、被請求人の代表者であるＢ氏が、請求人やサブライセンシーと交渉を行う窓口になっていたから、被請求人とサクラグループが、実質的に一体になって本件ライセンスビジネスを行っていた。 また、ファッションビジネスの業界紙である繊研新聞の本件契約期間中(２０１１年頃から２０２０年）の記事では、被請求人が請求人の知的財産に係るライセンスを有しているとの記述や被請求人がマスターライセンシーであるとの記述、さらには被請求人自身が請求人とライセンス契約を締結しているとの記述が存在する一方、請求人との関係でサクラグループを取り上げた記事が見当たらない（甲４１～甲４７) から、本件契約締結後、被請求人は、マスターライセンシーとして本件ライセンスビジネスを行っていたのであって、サクラグループと一体であった。 さらに、本件契約に係る契約書（甲１９)や本件ライセンスビジネスに係る商標の登録原簿（甲１８、甲３１、甲３３、甲３５) に記載されたサクラグループの所在地は、被請求人の本店所在地（甲４８)となっている。 また、サクラグループの代表者はＡ氏であるところ（甲４９)、同氏はＢ氏と配偶者の関係にあり、これらの所在地の同一性や代表者の婚姻姻関係は、被請求人とサクラグループは本件ライセンスビジネスに係る商標や契約の管理を一体となって行っていたことの証左である。 以上から、被請求人はサクラグループと一体的に本件ライセンスビジネスを行うとともに、本件契約を含むライセンスの管理を行っていることは明らかであるから、被請求人とサクラグループは実質的に一体である。 なお、本件とは直接関連しない事案であるが、被請求人が保有する商標に係る審決取消請求事件である知財高判令和２年１月２９日（Ｗｅｓｔｌａｗ Ｊａｐａｎ文献番号２０２０ＷＬＪＰＣＡ０１２９９００４) 事件では、被請求人とサクラグループが「関連会社」の関係にあり、共にライセンスビジネスを行っていることを前提に裁判所の判断がなされている（甲５０) 。かかる裁判所の判断からも、被請求人とサクラグループが一体であることがうかがえる。 （カ）被請求人らによる義務違反 ａ 請求人知的財産に係る商標を返還しないこと 本件契約６条により、サクラグループは請求人に対し、毎年一定額のロイヤリティーの支払義務を負っており、また、本件契約３条により、サクラグループは、請求人知的財産を使用した製品の製造販売の際、事前に、サクラグループが請求人に承認対象となる製品のデザイン又はサンプルを送付して承認を得る義務を負っていた（甲１９) 。 しかし、サクラグループは、２０１４年分以降、請求人へのロイヤリティーの支払いを怠るようになり、サブライセンシーが企画する本件ブランド製品の製造販売に関して、被請求人らは、請求人の承認を都度得ることなく、サブライセンシーに本件ブランド製品の製造販売を承認するようになった（甲４１～甲４７) 。 そのため、２０２０年３月頃、請求人はサクラグループに対し、２０１４年分以降のロイヤリティーの支払いと本件契約１１条に基づく日本国内外の登録商標の返還を求めた。また、併せて、請求人に更新の意思はないこと、本件契約１０条による契約期間の更新の上限(１０年間）を迎える２０２０年１２月３１日に本件契約が終了すること、本件契約の終了に伴う混乱を避ける措置として、請求人がサブライセンシーに直接ライセンスを許諾する用意があり、円滑な権利関係の移行に協力するよう求める旨をサクラグループに伝えた（甲３８) 。 その後、請求人とサクラグループとの間で交渉が行われたが、サクラグループ側で実際に交渉を行ったのは被請求人の代表者であるＢ氏であった。交渉の結果、請求人とＢ氏は、２０２０年１２月３１日に本件契約が終了することを前提に、請求人が契約終了までに製造された本件ブランド製品の販売に限り、２０２１年１月１日から同年１２月３１日まではセルオフ期間として許諾すること、サクラグループが２０１４年分から２０２０年分のロイヤリティーとセルオフ期間設定の対価を支払うことで合意し、２０２０年７月頃、被請求人から請求人に上記金員が支払われた（甲３９、甲４０) 。 しかし、被請求人らは、本件契約が終了し、セルオフ期間に入ったにもかかわらず、マスターライセンシーの立場からサブライセンシーに対して請求人知的財産を使用した新製品の製造販売を許諾し続ける一方、請求人からの請求人知的財産に係る商標の返還請求に何ら対応しなかったので、２０２１年４月１２日頃、請求人はサクラグループに対し、本件契約の終了を確認するとともに、あらためて請求人知的財産に係る商標の返還を請求する書面を送付した（甲５１) 。 これに対し、２０２１年４月２７日頃、被請求人らは、代理人を介して、請求人に対し、本件契約は２０２１年１２月３１日まで延長されており、そのため商標を返還する理由がない旨の回答を行った（甲５２) 。 この点、請求人は２０２１年１２月３１日までをセルオフ期間と定めたにすぎず、本件契約が２０２１年１２月３１日まで延長されたとの事実はない。また、本件契約１１条は、請求人の要求に応じて登録した商標を返還するとのみ定められているから、仮に契約期間中であっても、請求人が請求すれば商標を返還する義務を負っていた。そのため、被請求人らの主張は明らかに合理的な根拠を欠くものであった。 そのため、請求人は、２０２１年８月６日頃及び同年９月６日頃にも商標の返還を求める書面の送付を行ったが、いずれの書面に対しても被請求人らからの回答はなかった（甲５３、甲５４)。 その後、２０２１年１１月頃には、請求人からハワード株式会社（以下「ハワード社」という。）や有限会社シアーズ（以下「シアーズ社」という。）等の被請求人らの国内のサブライセンシーに対しセルオフ期間の終了が迫っていることを伝える文書を送付した（甲５５、甲５６) 。 これに対して、被請求人らは請求人に向けて、請求人との被請求人らの契約上、商標権を請求人に引き渡すことを定めた条項は存在しないといった内容の通知を行った（甲５７) 。 しかし、本件契約１１条は明示的に商標権を返還する義務を定めている（甲１９)から、２０２２年３月頃、請求人はこの点を指摘しつつ再度請求人知的財産に関する商標権の返還を求めたが、被請求人らは何ら回答しなかった（甲５８) 。 以降、請求人に請求人知的財産に関する商標の一切が返還されないまま現在に至っている。 ｂ 被請求人らが本件商標を用いたライセンスビジネスを開始していること ２０２１年１２月頃、ハワード社が、ブランド名に本件商標、ブランドロゴに登録第６４４７３７４号商標及び登録第６４４７３７５号商標等、請求人知的財産を使用して、「（Ｗｈａｔ ｉｔ ｉｓＮｔ）ＡＲＴ ＢＹ ＭＡＲＫ ＧＯＮＺＡＬＥＳ」というブランド（以下「新ブランド」という。）の展開を始め（甲１、甲６０～甲６２)、シアーズ社も遅くとも２０２２年２月頃から、同様に新ブランドの取扱いを開始した（甲６３) 。 本件商標、登録第６４４７３７４号商標及び登録第６４４７３７５号商標の現在の権利者は被請求人であるから、ハワード社及びシアーズ社に対しては、被請求人が本件商標のライセンスを付与しているものと推察される（甲１、甲６０、甲６１)。 そして、この新ブランドに係るウェブページには、「『(Ｗｈａｔ ｉｔ ｉｓＮｔ)』のプロモーションのため、マーク・ゴンザレスのアートワークを中心にデザインされた商品です。」、「その名もアルバム名から取られた『(Ｗｈａｔ ｉｔ ｉｓＮｔ) 』ＣＤ制作過程でゴンズ自身が描き下ろしたポエムやグラフィックを中心にウェアやグッズに反映させた販売促進プロジェクトです。」等といった請求人との関連性を強調する記述がなされている（甲６２、甲６３－１)。 このような本件商標を使用した新ブランドの製品やウェブページを見た一般消費者は、新ブランドが請求人の許諾の下で展開されていると誤認して製品を購入することは明らかであり、一般消費者がかかる誤認をすることにより、請求人が本件商標を用いたブランドビジネスを展開することが困難となっていくことは明らかである。 ｃ 小括 以上より、被請求人は、本件商標を含め請求人知的財産に係る商標を請求人に返還せず、自ら保有し続けており、この状態が継続すれば、請求人は、本件商標を用いたライセンスビジネスを展開していくことが困難となり、重大な営業上の不利益を受けるおそれが生じる。 そのため、被請求人は、請求人知的財産に係る商標を用いて請求人が行う日本国内でのライセンスビジネスを妨げてはならない信義則上の義務に明らかに違反している。 なお、被請求人らは、本件商標以外にも請求人知的財産に係る商標を保有し、または出願を行っている（以下、総称して「関連商標」という。）から、被請求人らによる義務違反の程度は極めて大きいといえる（甲３０～甲３５、甲６０、甲６１、甲６４～甲７２）。 イ 本件商標の譲渡の経緯及び目的について （ア）本件商標の譲渡の経緯 被請求人は、本件契約の当事者であるサクラグループと一体であることから、本件商標については、請求人の請求があれば請求人へ返還することを条件として、請求人の権利保護のためにする場合に限り、商標登録の維持が認められていることを当然認識していた。 また、被請求人らは、請求人から繰り返し請求人知的財産に係る商標の返還請求を受けており（甲３８、甲３９、甲５１、甲５３、甲５４、甲５８) 、本件商標に係る権利を請求人に返還する必要があることを十分認識しているにもかかわらず、返還しないばかりか、本件商標をサクラグループから被請求人に該渡した上、本来被請求人に帰属すべき権利と主張し、使用し続けている（甲５７) 。 （イ）被請求人らによる関連商標の譲渡 サクラグループは、２０２０年１０月１９日、登録第４７２１５９４号商標及び登録第４７２１５９５商標を被請求人へ譲渡し（甲３２～甲３５)、その後、２０２１年１１月２４日には、本件商標とともに登録第４７６９８０１号商標を被請求人へ譲渡している（甲１、甲１８、甲３０，甲３１)。 被請求人らがこのような関連商標の譲渡を行ったのは、本来、サクラグループは、請求人から本件契約１１条に基づく返還請求を受けた場合、これに応じなければならないことから、被請求人に商標を譲渡することで、請求人からの請求を回避することを意図したためと推測され、このような意図で関連商標の譲渡を行っている以上、被請求人らが請求人のライセンスビジネスを妨げる意図をも有していたことは明らかである。 （ウ）被請求人による新ブランドのライセンス付与 ハワード社やシアーズ社が被請求人からライセンスの付与を受け、新ブランドを展開し、被請求人が、本件契約終了後にも本件商標をブランド名等に使用して、新ブランドに係るライセンスビジネスを開始していること、かかる使用が新ブランドと請求人の関連性を強調していること等からすれば、本件商標が、請求人の名声やこれに基づく顧客誘引力に便乗して、ライセンスビジネスを行う目的で使用していることが明らかである（甲６２、甲６３）。 （エ）小括 以上より、被請求人は、請求人の権利保護のための商標登録が許諾されていたこと等を奇貨として、請求人のライセンスビジネスを行うことを妨げ、他方で請求人の名声やこれに基づく顧客誘引力に便乗する目的の下、サクラグループから本件商標の譲渡を受けて保有し、これを使用していることが明らかである。 ウ 結論 被請求人による本件商標の保有及び使用は、その経緯と目的において健全な商道徳に反し、著しく社会的妥当性を欠くといえ、このような行為に係る本件商標は、被請求人がサクラグループから移転登録を受けた時に公正な取引秩序を害し公序良俗に反するに至ったというべきである。 したがって、本件商標は、商標法第４条第１項第７号に該当する。 （３）商標法第４条第１項第１９号に該当すること ア 請求人標章の周知性 請求人標章は、本件商標の登録出願時、日本国内及び請求人の出身地でありプロスケートボーダーやアーティストとしての活動の多くを行っていた米国において、請求人（又は請求人が選んだマスターライセンシー） の製品を示す商標として広く知られていた。 （ア）国内における周知性があること 本件商標の登録出願時、請求人は既に国内のスケートボード関連製品の市場やアパレル関係の市場で広く知られていた。このことは、１９９８年頃の繊研新聞上「世界トップクラスのスケートボードの名手」かつ「イラストレーターとしても活躍するマルチアーティスト」等と紹介されていることや（甲７３) 、２００２年１１月２５日に出願された本件商標等が商標法第４条第１項第８号に該当するとの理由で登録を拒絶されていることからも裏付けられる（甲７４、甲７５) 。 このように、請求人標章は、遅くとも本件商標の登録出願時には、国内のスケートボード関連製品及びアパレル製品の取引者及び需要者に、請求人（又は請求人が選んだマスターライセンシー）の製品を示す商標として広く知られていた。 （イ）米国における周知性があること 請求人は、１９９８年頃にはプロスケートボーダーやアーティストとして米国内で著名な人物となっており、請求人が、同年、当時からスケートボード業界に大きな影響力を有する雑誌「ＴＨＲＡＳＨＥＲ ＭＡＧＡＺＩＮＥ」上で自身の記事を掲載していることや（甲７６）、当時、日本国内においても「世界トップクラス」等と評され、スケートボード関係者から広く知られていたこと等はこれを裏付けている（甲７３～甲７５) 。 このような事情から、遅くとも本件商標の登録出願時、請求人標章は、米国のスケートボード関連製品の取引者及び需要者に、請求人（又は請求人が選んだマスターライセンシー）の製品を示す商標として広く知られていた。 イ 本件商標と請求人標章が同一又は類似であること 本件商標は、単に請求人の略称を欧文字で表示するものであるから、同じく請求人の略称である請求人標章と同一又は類似の商標といえることは明らかである（甲１) 。 ウ 不正の目的について 商標法第４条第１項第１９号の「不正の目的」とは図利・加害目的をはじめとして取引上の信義則に反するような目的をいう。 この点、繊研新聞によれば、被請求人は、本件商標の出願前、２００３年２月頃には既に請求人のマスターライセンシーを名乗り、請求人の名声やこれに基づく顧客誘引力を利用したライセンスビジネスを行っていたことがうかがわれる（甲７７) 。 その後、本件契約が２０１０年に締結されているが、被請求人は、契約期間中には請求人から必要な承認の取得を怠り、本件契約の終了前後には、締結時にサクラグループヘ移転した本件商標に係る権利を再度自らに移転した上、何ら合理的な根拠なく被請求人への権利帰属を主張し始めるなど、実質的な当事者であるにもかかわらず、明らかに本件契約を軽視する態度をとっている。 そして現在、被請求人は、請求人の権利保護のための出願が許諾されていたことや、そのため請求人自身が本件商標の出願をしていなかったこと等を奇貨として、請求人のライセンスビジネスを行うことを妨げ、他方で請求人の名声やこれに基づく顧客誘引力に便乗して不当な利益を得る目的で、信義則上の義務に違反することも省みず、サクラグループから本件商標の譲渡を受け、これを使用し続けている。 かかる目的が取引上の信義則に反し、不正の目的に該当することは明らかであるが、以上の経緯は、被請求人が現在のみならず、本件商標の登録出願の時点で請求人の名声やこれに基づく顧客誘引力に便乗して不当な利益を得るという不正の目的を有していたことを示している。 すなわち、被請求人は、不正の目的をもって本件商標を登録出願及び登録し、請求人知的財産に係るライセンスビジネスを行っていたところ、２０１０年にサクラグループを名義人として本件契約を締結する機会を得たため、従前のビジネスを適法な本件ライセンスビジネスとして行うこととしたが、請求人との間で本件契約の更新ができず、２０２１年以降は本件ライセンスビジネスを継続できなくなったものである。そして、被請求人が本件契約を軽視していたことを踏まえれば、現在も不正の目的をもって本件商標の使用や新たな関連商標の出願を続けていることは、被請求人において本件商標の登録出願時から前記の不正の目的を有していたことの証左というべきである。 したがって、被請求人は不正の目的をもって本件商標を登録出願し、登録を受けたといえる。 エ 結論 以上より、本件商標は、請求人の業務に係る商品を表示するものとして我が国又は外国において周知の請求人標章と同一又は類似の商標であって、不正の目的をもって使用する商標である。 したがって、本件商標は、商標法第４条第１項第１９号に該当する。 ３ 答弁に対する弁駁 （１）被請求人が本件契約に基づく本件商標の返還義務に違反している事実が商標法第４条第１項第７号該当性を基礎づけること ア 被請求人が本件契約の当事者に含まれること 本件契約の契約書の形式上、被請求人は当事者とされていないが（甲１９) 、被請求人はサクラグループと一体的な存在として、実質的な契約当事者である。 この点、被請求人ら自身も、現在東京地方裁判所に係属中の被請求人及びサクラグループを原告、請求人を被告とする訴訟（令和３年（ワ）第３２２４４号損害賠償等請求事件）において、被請求人が本件契約の当事者に含まれることを認めている（甲７８) 。 イ 被請求人が本件契約上の商標返還義務に違反していること 本件契約１１条が、請求人知的財産に関して、請求人の請求があれば請求人へ返還することを条件として、請求人の権利を保護する目的である場合に限り、商標登録等を行うことができる旨を定めていること（甲１９）、及び本件契約が被請求人らにおいて本件契約の締結以前に出願登録していた請求人知的財産に関する商標も適用対象としているから、本件契約の締結前に出願登録された本件商標も、本件契約１１条に基づく返還義務の対象であり、被請求人は、請求人の請求があれば、本件商標を請求人へ返還する義務を負うが、被請求人は、請求人からの返還請求に一切応ぜず、現在に至るまで本件商標の商標権者として使用を続けている。 ウ 被請求人が本件契約上の商標返還義務へ違反している事実が商標法第４条第１項第７号該当性を基礎づけること 本件契約１１条は、被請求人らに対し、最終的に請求人へ返還することを条件として、請求人知的財産に関する商標を出願登録することを認めるものであるから、被請求人が契約上の義務に違反して本件商標を返還しない場合、請求人は、被請求人に対し、本件契約に基づいて移転登録手続を請求することが可能である。 もっとも、移転登録の申請手続は、確定判決によらない限り、譲渡人と譲受人が共同で手続を行うことが必要であり、被請求人の協力が必須となる（商標登録令１０条、特許登録令１８条）。 また、確定判決を得て移転登録を受ける場合も含め、移転登録の時までは、被請求人らが本件商標の商標権者であったことは否定されない。加えて、請求人のようなライセンサーにとって、ライセンスビジネス上、一時的にでも、自己の統制下にない者が商標権者であるとの法律的地位が生じることは、事業上の信用を損なう重大事である。 本件において、被請求人は、本件契約上の返還義務に違反しているだけでなく、本件商標が本来被請求人に帰属するものであるとまで主張している。そのため、請求人としては、無効事由が生じて以降の被請求人らによる商標の使用が商標権に基づくものではなかったという実体法上の関係を、第三者との間でも明確にする必要がある。そのため、実質的には本件商標を無効とした上で、信用の回復を図るほかない状況にある。 以上より、被請求人が本件契約上の商標返還義務に違反している事実が、請求人が請求人知的財産を用いてライセンスビジネスを行うことを妨げてはならない信義則上の義務に違反していることを基礎づけることは明らかである。 なお、裁判例上、商標権の帰属と関連して商標法第４条第１項第７号該当性が問題となった事案において、外国法人が「ライセンシーが商標登録出願して登録を得た場合にその登録された商標の商標権の譲渡を受けることを約するなどの措置を採ることができたにもかかわらず、そのような措置を怠っていた」といった事情を「公の秩序又は善良の風俗を害する」商標への該当性を否定する事情として挙げるものがある（甲７９) 。 このような指摘からは、裁判例上、ライセンサーとライセンシーの間でライセンス対象の商標が最終的にライセンサーに譲渡されるべきことを契約上定めたが、ライセンシーが契約に違反したために当該商標の商標権者となっているとの事情が、当該商標が公正な取引秩序に反し、著しく社会的妥当性を欠くことを基礎づける事情と解されていることがうかがわれる。 また、特許法に関する議論であるが、移転請求制度（特許法第７４条）の創設に併せて、冒認又は共同出願違反の出願であることを無効事由から除くべきか議論された際も、真の権利者が特許権の消滅を望む場合がある等の意見が重視され、冒認等による出願であることは無効事由として維持されたという経緯があり（甲８０)、この考え方は、特許権と同じく登録制度を基盤とする商標権においても当てはまる。そのため本件において、請求人が被請求人に対して本件契約上の商標返還請求権を有するとの事情が、本件商標に係る無効事由の存在を否定する事情とはならない。 以上より、被請求人が、本件契約上の商標返還義務に違反し、商標権者として振舞っている事実は、請求人が請求人知的財産を用いてライセンスビジネスを行うことを妨げてはならない信義則上の義務に違反していることを基礎づけるだけでなく、かかる事実自体、被請求人がサクラグループから移転登録を受けたときに、本件商標が公正な取引秩序を害し公序良俗に反することを基礎づける事情といえる。 （２）被請求人の主張について 被請求人は、本件商標が請求人の同意に基づいて登録されたため、商標法第４条第１項第７号及び同項第１９号に該当しない旨主張する。 しかしながら、請求人は、商標法第４条第１項第７号について後発的無効事由として主張しており、また、商標法第４条第１項第１９号についても不正の目的という被請求人の主観的要素が問題となっているから、登録出願時に請求人の同意を得ていたことは、本件商標について請求人が主張するこれらの無効事由を否定する事情とはならず、かかる被請求人の主張はあたらない。 よって、本件商標は、商標法第４条第１項第７号及び同項第１９号に該当する。 第４ 被請求人の答弁 １ 答弁の趣旨 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を、審判事件答弁書において、要旨次のように述べた。 ２ 答弁の理由 （１）「ＣＯＮＳＥＮＴ」（同意書）に基づく登録であること 本件商標は、被請求人が、２００２年１１月２５日に、請求人の「ＣＯＮＳＥＮＴ（同意書）」のもと、出願し、登録となったものである。 したがって、請求人による商標法第４条第１項第７号及び同項第１９号の登録無効事由は存在しない。 （２）請求人の信義則違反 本件商標は、被請求人が２００４年に自らを出所とする商標として商標登録し、その後約２０年にわたり多大な投資を重ね、顧客吸引力のある商標へと育て上げてきた。その間一度も無効審判請求を提起することもなく、今頃になって、有名登録商標を騎取しようとする行為は、信義則上も許されるべき行為ではない。 （３）係争中であること 被請求人（原告）は、請求人（被告）を相手どり、［請求人等の共同不法行為に対する損害賠償請求の正当性の根拠として］本審判請求対象の本件商標（「登録第４７６５３５９号商標」）を請求人との関係において被請求人が正当に有していることの地位確認訴訟を、２０２１年１２月１３日付で東京地裁に提訴している［令和３年（ワ）第３２２４４号］から、同確定判決と矛盾がなきよう本件審理を進めることが妥当である。 第５ 当審の判断 請求人が本件審判を請求するにつき、利害関係を有する者であることについて、当事者間に争いがないので、本案に入って審理し、判断する。 １ 請求人標章の周知性について （１）請求人の主張及び同人の提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。 ア 請求人は、アメリカ合衆国出身のプロスケートボーダー及びアーティストであって、外国のスケートボードの専門誌（甲６～甲８）や我が国のインターネット記事（甲１２、甲１３）及び新聞（甲７３）において取り上げられ、例えば「史上最も影響力のあるスケーター３０」（甲８）、「史上最も影響力のあるスケートボーダー」（甲１２）、「マーク・ゴンザレスは世界トップクラスのスケートボードの名手。一方でイラストレーターとしても活躍するマルチアーティストだ。」（甲７３）のように紹介されている。 また、国内外で、１９９４年から２０２１年にかけて、請求人標章を冠した請求人のアート作品の個展などが開催されている（甲１４～甲１７）。 イ 請求人標章は、１９９８年に発行された書籍に使用されたこと（甲３６）がうかがえる。 ウ 我が国においては、請求人標章（「Ｍａｒｋ Ｇｏｚａｌｅｓ」を含む。）を使用した被服、帽子、かばん類などの商品（以下、「請求人商品」という。）が、複数の通信販売サイト（甲２５、甲２７～甲２９）を通じて販売されたことはうかがえるが、請求人商品の我が国における具体的な使用時期及び販売実績等は確認できない。 （２）判断 ア 上記（１）において認定した事実によれば、請求人は、アメリカ合衆国出身のプロスケートボーダー及びアーティストであって、外国のスケートボードの専門誌や我が国のインターネット記事及び新聞において紹介され、国内外で請求人に係るアート作品の個展などが開催されていることがうかがえる。 また、請求人標章は、１９９８年に発行された請求人に係る書籍に使用されたこと、我が国において、請求人標章を使用した請求人商品が、複数の通信販売サイトを通じて販売されたことがうかがえる。 しかしながら、請求人標章を使用した請求人商品の具体的な販売時期や請求人商品の我が国及び外国における売上高、市場シェアなどの具体的な販売実績を客観的に把握できない。 そして、請求人商品の広告宣伝について、我が国及び外国における請求人商品の広告宣伝規模を具体的に示す証拠は提出されていない。 また、国内外で請求人標章を冠した請求人のアート作品の個展などが開催されているとしても、特に我が国における個展等の開催頻度は多いとはいえないから、これをもって、請求人標章が、我が国の需要者にどの程度認識されるに至ったかを判断することができない。 よって、請求人提出の証拠からは、請求人標章を使用した請求人商品が、我が国及び外国の需要者の間にどの程度認識されているのか把握、評価することができない。 その他、本件商標の登録出願時において、請求人標章が我が国及び外国の需要者の間に広く知られていたことを認めるに足りる証拠の提出はなく、請求人標章の周知性を認め得る事情は見いだせない。 イ 以上のとおり、提出証拠によっては、請求人標章が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、請求人の略称及び請求人商品を表示するものとして、我が国及び外国の需要者の間で広く認識されていたものと認めることはできない。 ２ 商標法第４条第１項第１９号該当性について 本件商標と請求人標章が、同一又は類似の商標であるとしても、上記１のとおり、請求人標章は、本件商標の登録出願時及び登録審決時において、請求人の略称及び請求人商品を表示するものとして、我が国及び外国の需要者の間に広く認識されていたものと認められないものである。 また、被請求人が不正の目的をもって、本件商標の登録出願を行ったことを客観的に証明し得る証拠の提出はない。 そうすると、本件商標は、請求人標章の知名度や名声にただ乗りするなど不正の目的をもって使用するものと認めることはできない。 したがって、本件商標は、商標法第４条第１項第１９号に該当しない。 ３ 商標法第４条第１項第７号該当性について （１）請求人の主張及び同人の提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。 ア 請求人は、アメリカ合衆国出身のプロスケートボーダー及びアーティストであって（甲６～甲８）、請求人標章は、１９９８年に発行された請求人に係る書籍に使用されているところ、プロデューサーとしてＢ氏の氏名がある（甲３６）。 イ 被請求人は、上記第１のとおり、平成１４年（２００２年）１１月２５日に、本件商標を登録出願し、本件商標は、同１６年３月９日に登録査定された（甲１）。 ウ 平成２１年（２００９年）６月２９日に被請求人からサクラグループへ本件商標が譲渡された（甲１８）。 エ 請求人とサクラグループ（Ａ氏が署名）との間において２０１０年１２月８日付けで締結されたライセンス契約書（甲１９。以下「本件契約」という。）には、以下のような条項がある。 （ア）請求人は、サクラグループに対し、２０１１年１月１日から１年間、請求人知的財産権を使用した衣料品、アクセサリー、プロモーション等に独占的に使用する権利を許諾する。 （イ）サクラグループは、その選択により、最大１０年間、同一の条件で契約を更新できる。 （ウ）サクラグループは、請求人の要求があれば、返還することを条件として、Ｇｏｎｚｏ Ｃｕｎｔｒｙ、Ｍａｒｋ Ｇｏｎｚａｌｅｓ及び請求人のデザインを保護するために登録することができる（第１１条）。 オ ２０２０年３月から２０２２年３月にかけて、請求人と被請求人の間で、本件契約の終了、本件契約１１条に基づく登録商標の返還、ロイヤリティーの支払いなどについて、書面や電子メールが交わされている（甲３８～甲４０、甲５１～甲５８）。 カ ２０２１年１１月２４日に、サクラグループから被請求人へ本件商標が譲渡された（甲１８）。 （２）検討 上記（１）の各事実によれば、被請求人の代表取締役であるＢ氏は、請求人が１９９８年に発行した書籍のプロデューサーであり、その後、請求人とサクラグループは、本件契約に基づき、２０１１年から２０２０年１２月３１日までの１０年間、請求人知的財産権の使用に関する独占使用権に係る契約関係があったことから、請求人及び被請求人らは、比較的良好な事業関係にあったと考えられる。 そして、本件商標は、上記の良好な事業関係にあったと考えられる期間（少なくとも何らかのトラブルは確認できない。）である平成１４年（２００２年）１１月２５日に、サクラグループの関係者である本件商標権者が、請求人標章と同一又は類似する本件商標を登録出願し、同１６年３月９日に登録査定されるに至ったものである。 なお、本件契約の満了前（２０２０年３月頃）には、請求人と被請求人との事業関係は悪化していると考えられるものの、本件商標の登録出願は、それよりも１８年前のことであるから、当該事業関係の悪化という事実関係をもって、本件商標の登録出願当時における出願目的を推し量ることはできない。また、本件商標が被請求人らの間で移転されているとしても、その移転の目的は不明であるから、そのことから本件商標の登録出願当時における出願目的を推し量ることはできない。 その他、被請求人が不正の目的をもって、本件商標の登録出願を行ったことを客観的に証明し得る証拠の提出はないから、被請求人が不正の目的で本件商標を登録出願したとはいえず、本件商標が不正の利益を得る目的、他人に損害を与える目的その他の不正の目的をもって使用をするものと認めるに足りる事実は見いだせない。 そうすると、本件商標について、商標法の先願登録主義を上回るような、その登録出願の経緯及び目的に著しく社会的相当性を欠くものがあるということはできないし、そのような場合には、あくまでも、当事者間の私的な問題として解決すべきであるから、公の秩序又は善良の風俗を害するというような事情があるということはできない。 さらに、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、被請求人らが請求人標章にフリーライドし、被請求人らが請求人に対して、本件商標の商標権を持ち出して請求人との交渉を優位に進めようとしたり、ライセンスビジネスに基づくライセンス料の請求や請求人標章の使用の差止請求などを行うなどの具体的な問題や損害は確認できないから、請求人の主張する本件商標の譲渡の経緯や本件契約に基づく被請求人らとの複数回にわたる本件商標の返還を巡る交渉の経緯等の事実によって、本件商標の登録自体が、適正な商道徳に反し、著しく社会的相当性を欠くとまでは認めるに足りない。 そうすると、本件商標は、その登録出願の経緯及び目的に著しく社会相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような事情があったとまでは認めることはできず、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標」ということはできない。 その他、本件商標は、その構成自体が非道得的、卑わい、差別的、きょう激又は他人に不快な印象を与えるものではなく、また、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。 したがって、本件商標は、商標法第４条第１項第７号に該当しない。 ４ 請求人の主張について （１）請求人は、不正の目的について、被請求人は、不正の目的をもって本件商標を登録出願及び登録し、請求人知的財産に係るライセンスビジネスを行っていたところ、サクラグループを名義人として本件契約を締結する機会を得たため、従前のビジネスを適法な本件ライセンスビジネスとして行うこととしたが、請求人との間で本件契約の更新ができず、本件ラインセンスビジネスを継続できなくなり、被請求人が本件契約を軽視していたことを踏まえると、現在も不正の目的をもって本件商標の使用や新たな関連商標の出願を続けていることから、被請求人は不正の目的をもって本件商標を出願し、登録を受けたといえる旨を主張する。 しかしながら、上記３（２）のとおり、被請求人が不正の目的をもって、本件商標の登録出願を行ったことを客観的に証明し得る証拠の提出はないから、被請求人が不正の目的で本件商標を登録出願したとはいえず、本件商標が不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をもって使用をするものと認めるに足りる事実は見いだせない。 （２）請求人は、本件契約は、本件商標をはじめ、本件ライセンスビジネスで使用された請求人知的財産に関する登録商標には、被請求人が本件契約の締結以前に登録出願、登録したものも含まれ、かかる前提が当事者間で共有されていたことは、被請求人サクラグループが一体となって本件ライセンスビジネスを行っていることや、被請求人が、本件契約の締結までに本件商標を含む商標をサクラグループへ譲渡し、サクラグループが商標権者となった上で本件契約が締結されていることからも明らかである旨主張する。 しかしながら、請求人の主張する上記事実を客観的に裏付ける証拠は確認できず、仮に、請求人の上記主張が事実であったとしても、そのことをもって直ちに、その登録出願の経緯が、適正な商道徳に反し、著しく社会的相当性を欠くとはいえない。 （３）請求人は、被請求人らの本件商標の譲渡の経緯や本件契約に基づく被請求人らとの複数回にわたる本件商標の返還を巡る交渉の経緯などを詳細に説明し、本件契約に基づき、被請求人らは、本件商標を用いて請求人が行う日本国内でのライセンスビジネスを妨げてはならない信義則上の義務を負っていたにも関わらず、本件商標を返還しないまま現在も本件商標を保有し、実際にライセンスビジネスを開始しており、被請求人らは、本件商標を用いて請求人が行う日本国内でのライセンスビジネスを妨げてはならない信義則上の義務に違反しているから、被請求人による本件商標の保有及び使用は、その経緯と目的において健全な商道徳に反し、著しく社会的妥当性を欠くといえ、本件商標の登録は、被請求人がサクラグループから移転登録を受けた時に公正な取引秩序を害し公序良俗に反するに至った旨主張する。 しかしながら、上記３（２）のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、本件商標の商標権により何らかの具体的な問題や損害が確認できないものであり、請求人の主張する被請求人らの本件商標の譲渡の経緯や本件契約に基づく被請求人らとの複数回にわたる本件商標の返還を巡る交渉の経緯等の事実によって、本件商標の登録自体が、適正な商道徳に反し、著しく社会的相当性を欠くとまでは認められないものであり、上記の被請求人らの本件商標の譲渡の経緯や本件契約に基づく被請求人らとの複数回にわたる本件商標の返還を巡る交渉などの事実が、請求人や被請求人らなどのいさかいの具体例や背景事情であるとしても、それらの事実関係は、本件商標の商標法第４条第１項第７号該当性の判断に直接影響を与えないものである。 （３）したがって、請求人の上記主張はいずれも採用することができない。 ５ まとめ 以上のとおり、本件商標は、商標法第４条第１項第７号及び同項第１９号のいずれにも該当するものではなく、その登録は、同条１項の規定に違反してされたものではないから、同法第４６条第１項の規定により、その登録を無効とすることはできない。 よって、結論のとおり審決する。