2021-890031

上記当事者間の登録第６３７１６９３号商標の商標登録無効審判事件についてされた令和５年５月１８日付け審決に対し、知的財産高等裁判所において審決取消しの判決（令和５年（行ケ）第１００６７号、令和５年１２月４日判決言渡）があったので、さらに審理の上、次のとおり審決する。

結 論 登録第６３７１６９３号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。

理 由 第１ 本件商標 本件登録第６３７１６９３号商標（以下「本件商標」という。）は、別掲１のとおりの構成よりなり、令和２年３月１１日に登録出願、第９類「携帯電話機用ストラップ，携帯電話機用ケース，スマートフォン用保護フィルム，スマートフォン用自撮り棒，ＵＳＢケーブル，統合増幅器をもったサウンドミキサー，電力増幅器，ヘッドフォン，ワイヤレススピーカー，スピーカー，携帯通信端末装置，携帯電話機，サングラス，眼鏡，電池」、第１８類「かばん類，かばん用革製アクセサリー，革製かばん，革製名刺入れ，擬革製かばん，革製旅行かばん，多目的かばん，登山用バッグ，ベルトバッグ，ヒップバッグ，買物袋，旅行用衣服かばん，財布，通学用かばん，携帯用化粧道具入れ，傘，ポーチ，革製肩掛けベルト，袋型ベビーキャリー」及び第２５類「被服，コート，ジャンパー，ワンピーススーツ，ブルージーンズ地の被服，半ズボン，外衣，下着，シャツ，スポーツコート，作業服，新生児用被服，子供服，履物，帽子，革製ベルト，皮革製被服，手袋（革製・獣皮製又は毛皮製を含む。），半袖シャツ，アロハシャツ，靴下，パンティストッキング」を指定商品として、同３年３月８日に登録査定され、同年４月１日に設定登録されたものである。 第２ 請求人が引用する商標 請求人が、本件商標は商標法第４条第１項第１１号に該当するとして引用する商標は、次の１ないし１２とおりであり、いずれの商標権も、現に有効に存続しているものである。 １ 登録第１３１８６０３号商標（以下「引用商標１」という。） 商標の構成：別掲２のとおり 登録出願日：昭和４８年１１月１４日 設定登録日：昭和５３年１月１０日 書換登録日：平成２０年６月２５日 指定商品：第６類、第１４類、第１８類、第２１類、第２２類、第２５類及び第２６類に属する商標登録原簿に記載の商品 ２ 登録第１３７４６１３号商標（以下「引用商標２」という。） 商標の構成：別掲２のとおり 登録出願日：昭和４８年１１月１４日 設定登録日：昭和５４年２月２７日 書換登録日：平成２１年４月３０日 指定商品：第２０類、第２４類及び第２５類に属する商標登録原簿に記載の商品 ３ 登録第４６４０２９７号商標（以下「引用商標３」という。） 商標の構成：別掲３のとおり 登録出願日：平成１４年３月４日 設定登録日：平成１５年１月２４日 指定商品及び指定役務：第３類、第５類、第７類ないし第１２類、第１４類ないし第１６類、第１８類、第２０類ないし第２２類及び第２４類ないし第４２類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務（別掲４） ４ 登録第４８６４１６２号商標（以下「引用商標４」という。） 商標の構成：別掲５のとおり 登録出願日：平成１６年８月２日 設定登録日：平成１７年５月１３日 指定商品：第１４類、第１６類、第１８類及び第２４類に属する商標登録原簿に記載の商品 ５ 登録第４８６９２０７号商標（以下「引用商標５」という。） 商標の構成：別掲５のとおり 登録出願日：平成１６年８月２日 設定登録日：平成１７年６月３日 指定商品：第２５類「被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴」 ６ 登録第４８８７３２３号商標（以下「引用商標６」という。） 商標の構成：別掲５のとおり 登録出願日：平成１６年８月２日 設定登録日：平成１７年８月１２日 指定商品：第３類「家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤，洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料類，つけづめ，つけまつ毛」 ７ 登録第５１５６３９４号商標（以下「引用商標７」という。） 商標の構成：別掲６のとおり 登録出願日：平成１９年６月２２日 設定登録日：平成２０年８月１日 指定役務：第３５類「織物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，化粧品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 ８ 登録第５１８５４７３号商標（以下「引用商標８」という。） 商標の構成：別掲２のとおり 登録出願日：平成１９年６月２２日 設定登録日：平成２０年１２月５日 指定役務：第３５類に属する商標登録原簿に記載の役務 ９ 登録第５１８５４７５号商標（以下「引用商標９」という。） 商標の構成：別掲７のとおり 登録出願日：平成１９年６月２２日 設定登録日：平成２０年１２月５日 指定役務：第３５類に属する商標登録原簿に記載の役務 １０ 登録第５１８５４７６号商標（以下「引用商標１０」という。） 商標の構成：別掲３のとおり 登録出願日：平成１９年６月２２日 設定登録日：平成２０年１２月５日 指定役務：第３５類に属する商標登録原簿に記載の役務 １１ 登録第５４２７４１９号商標（以下「引用商標１１」という。） 商標の構成：別掲８のとおり 登録出願日：平成２３年２月１８日 設定登録日：平成２３年７月２２日 指定商品及び指定役務：第１８類「かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，傘」、第２５類「被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物」及び第３５類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 １２ 登録第５４５８５１１号商標（以下「引用商標１２」という。） 商標の構成：別掲９のとおり 登録出願日：平成２３年７月１９日 設定登録日：平成２３年１２月１６日 指定商品及び指定役務：第１８類「かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，傘」、第２５類「被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物」及び第３５類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 なお、引用商標１ないし引用商標１２をまとめていう場合は、以下「引用商標」という。 第３ 請求人の主張 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を審判請求書、令和４年１０月１１日付け弁駁書（以下「第１弁駁書」という。）及び同５年３月３日付け弁駁書（以下「第２弁駁書」という。）において要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第１号証ないし甲第４７号証を提出した。 なお、以下、証拠の表示については、「甲第○号証」を「甲○」のように、簡略して記載する場合があり、枝番号の全てを引用する場合は、枝番号を省略して記載する。 １ 請求の理由 本件商標は、商標法第４条第１項第１１号及び同項第１５号の規定に違反して登録されたものであるから、同法第４６条の規定により、その登録を無効にすべきものである。 ２ 具体的理由 （１）商標法第４条第１項第１５号に該当する理由 ア 株式会社丸井グループのハウスマーク「ＯＩＯＩ」の著名性、独自性 請求人である株式会社丸井グループ（以下「丸井グループ社」という。）は、１９３７年に設立され、小売事業、フィンテック事業を行うグループ会社の経営計画・管理等を事業内容とする、約３６０億円の資本金からなる東京証券取引所第一部上場企業である。 丸井グループ社は、１９３１年に創業、家具の割賦販売をルーツとし、戦後は月賦百貨店として事業を拡大し、その後、１９６０年に日本で初めて「クレジット」という名称を用いた「クレジットカード」を発行し、１９８１年には「丸井のキャッシング」と称した消費者金融事業を開始したもので、かつてはテレビコマーシャルにおける「駅のそばの丸井」、「赤いカードの丸井」のキャッチコピーのもと、駅前一等地に出店することでブランド認知度を高め、ＤＣブランドブームに乗って若年層を取り込み、１９７２年頃より若年層をターゲットとしたアパレル・ファッション中心の小売業態に転換し、ＤＣブランドブームからはファッションビル形態の店舗を展開し、ファッションを軸に家具、雑貨、眼鏡、宝石の販売の他、食品、レストラン、通信販売、Ｅコマースを営んでいる。 その後、２００７年に「株式会社丸井」を「株式会社丸井グループ」に変更し、現在に至っている（甲３、甲４）。 丸井グループ社及び小売・店舗事業、通信販売事業、専門店事業を営むグループ会社の株式会社丸井（以下「丸井社」という。）は、「ＯＩＯＩ」を、４５年の長きにわたりハウスマークとして使用している（以下「ハウスマーク」という。）。 このハウスマークは、１９７３年に丸井全店の電話番号の末尾４桁を「０１０１」に統一したことを契機に、これを告知するために採用した商標であるところ、その構成の意外性もあって、メディアにおいてもその由来について取り上げられている（甲３～甲８）。 上記したように、丸井グループ社は、４５年の長きにわたり、ハウスマークを使用しているところ、その提供する事業との関係で周知著名性を獲得しており、特許庁の審査においても、「織物、寝具類、被服、履物、かばん類、袋物、身の回り品、酒類、食肉、食用水産物、野菜、果実、菓子、パン、米穀類、牛乳、清涼飲料、果実飲料、茶、コーヒー、ココア、加工食料品、家具、電気機械器具類、台所用品、化粧品、印刷物、紙類、文房具類、運動具、おもちゃ、録音済みのＣＤ―ＲＯＭ、時計、眼鏡、たばこ、喫煙用具、宝玉、宝玉の模造品」の小売等役務について使用している著名商標であると認定されている（甲９～甲１１）。 イ 商標法第４条第１項第１５号該当性 丸井グループ社のハウスマークは、ファッションを中核とした幅広い商品の小売等役務について使用する著名商標であるところ、本件商標の指定商品は「電気機械器具類」、「眼鏡」、「かばん類」、「袋物」、「被服」、「履物」の範ちゅうに属する商品であって、当該ハウスマークが著名であると認定されている小売等役務とは需要者、取引経路、販売場所等を共通にする。 また、丸井グループ社の著名商標であるハウスマークは、欧文字の「Ｏ」と「Ｉ」をモチーフにした「ＯＩＯＩ」であるのに対し、本件商標は、欧文字の「Ｏ」と「ｉ」、「ｉ」を反転させた「！」を用いた「Ｏ！Ｏｉ」を構成中に有するところ、この「Ｏ！Ｏｉ」は、丸井グループ社の著名商標と類似する。 そして、本件商標は、商品の型番、品番、種別を表すための記号、符号として広く使用され、自他商品の識別力のない数字の「５２５２」を語頭に配しているものであるから、本件商標においては、「Ｏ！Ｏｉ」の部分が出所識別標識として機能する。 したがって、被請求人が本件商標をその指定商品に使用した場合には、取引者、需要者は、「丸井グループ社又はこれと経済的・組織的に何らかの関係にある者の提供に係る商品」であるかのごとくに誤認混同するおそれがある。 本件商標が登録出願されたのは２０２０年３月１１日であり、本件商標の登録出願時において、ハウスマークが著名性を獲得していたことも明らかであるから、本件商標は、商標法第４条第１項第１５号に違反して登録されたものである。 なお、本件商標が商標法第４条第１項第１５号に該当する点については、「Ｏ！Ｏｉ」の構成からなる国際登録第１４７３７２８号商標に対して、引用商標１０を引用して、同号に該当する、と認定した拒絶通報が発せられていること、並びに、「Ｏ！ＯｉＣＬＵＢ」の構成からなる商願２０２０－５８８９３号商標に対して、「ＯＩＯＩ」の構成からなる丸井グループ社の著名商標を引用して、同号に該当する、と認定した拒絶理由通知が発せられていることからも容易に理解できる（甲１０～甲１４）。 （２）商標法第４条第１項第１１号に該当する理由 請求人は、引用商標１０以外にも欧文字の「Ｏ」と「Ｉ」をモチーフにした図形を構成中に有する商標を多数所有しており（甲１５～甲２５）、本件商標は、これらの登録商標とも類似するものである。 すなわち、「商品の出所が○○であること」を表すものとして、一般的に「ｂｙ○○」の表示が用いられているところ（甲２６）、本件商標は「５２５２ｂｙＯ！Ｏｉ」の構成であって、「５２５２」は上記したように自他商品の識別力を有しないものであるから、本件商標においては、「Ｏ！Ｏｉ」の部分が自他商品の識別標識としての機能を強く発揮するものである。 そうとすると、「Ｏ！Ｏｉ」は、「ＯＩＯＩ」を構成中に有する、丸井グループ所有の上記登録商標と類似するものである。 本件商標が、引用商標と類似することについては、上記した国際登録第１４７３７２８号商標並びに商願２０２０－５８８９３号商標に対して、引用商標を引用して、商標法第４条第１項第１１号に該当する、と認定した拒絶通報、拒絶理由通知が発せられていることからも容易に理解できる（甲１０、甲１１）。 なお、引用商標の指定商品及び指定役務と、本件商標の指定商品とは、同一又は類似の関係にある。 よって、本件商標は、商標法第４条第１項第１１号にも違反して登録されたものである。 ３ 第１弁駁書における主張 （１）無効審判の請求に至った経緯 被請求人であるジョン・イェスル（Ｊｕｎｇ Ｙｅ Ｓｅｕｌ）氏は、衣類の製造・卸小売業、かばん・インナーウェア・スポーツウェア等の製造・卸小売業を営む韓国企業、株式会社ファインドフォーム（以下「ファインドフォーム社」という。）の代表者である。 ２０１９年頃、ファインドフォーム社が、請求人の著名な登録商標「○Ｉ○Ｉ」と同一又は類似の商標「ＯＩＯＩ」、「Ｏ！Ｏｉ」、「ＯｉＯｉ」等を付した被服、バッグ等の商品を我が国の複数の通販サイトを通じて販売していることが判明したことから、２０２０年に入り、請求人は、ファインドフォーム社をはじめ、当該通販サイトに対して、当該商品の宣伝広告・販売の中止を求める通告書を送付した。 しかしながら、ファインドフォーム社及び一部の通販サイトは、宣伝広告・販売中止の要求に対する回答をすることもなく、当該商品の宣伝広告・販売を継続していたことから、２０２１年７月に本件無効審判を請求し、同年１２月には、ファインドフォーム社を債務者として、商標「ＯＩＯＩ」、「Ｏ！Ｏｉ」、「ＯｉＯｉ」等の使用の中止を求める仮処分の申立てを行っている（令和３年（ヨ）第２２２０１号）。 請求人が特に問題視しているのは、ファインドフォーム社が、商品の中央に「ＯＩＯＩ」を大きく表示し、これに「（Ｒ）」（審決注：（Ｒ）は、Ｒの丸付き文字である。以下同じ。）を付しているものを販売している点である。 かかる行為は、明らかに、請求人が長年かけて築き上げた著名商標「ＯＩＯＩ」の高いブランド力の信用にただ乗りするものであり、需要者に対しても、請求人の商品であるかのごとく欺くことであり、強い不正の意図に基づく使用行為といわざるを得ない。 現に、ファインドフォーム社の販売する被服を請求人の商品であると混同したとの投稿がウェブサイト等に多く寄せられており、また、請求人は、その顧客や取引者から、ファインドフォーム社の商品をして、これが請求人の商品であるのか、あるいは、請求人がファインドフォーム社と、どのような関係にあるのかといった問合せを受けている状況にあった。 このような事態を放任することは、請求人の高いブランド力を毀損し、取り返しのつかない甚大な損害発生の危機にあるとの認識から、仮処分の申立てと平行して本件無効審判を請求している。 （２）不正の目的に基づく本件商標の登録及び出所混同のおそれについて ア 甲第２８号証ないし甲第３０号証として提出するのは、ファインドフォーム社のウェブサイトにおいて宣伝広告されていた被服、バッグの販売ページである（２０２１年１１月９日出力）。 当該ページにおいては、商品自体には、「ＯｉＯｉ」、「ＯＩＯＩ」、「Ｏ！Ｏｉ」を顕著に表示した上で、その右上又は右下に商標登録表示（又はこれと紛らわしい表示）である「（Ｒ）」を付している（なお、「ＯＩＯＩ」に「（Ｒ）」が付されている点については、甲第２９号証の商品と同じものが、現在でも、通販サイト「ＢＵＹＭＡ」において販売されており、甲第２９号証より明確に視認できることから、これを甲第３１号証として提出する。）。 しかしながら、被請求人は、「Ｏ！Ｏｉ」について、我が国を指定した国際登録を行い、我が国での権利化を図ったが、請求人の著名登録商標「ＯＩＯＩ」を引用した拒絶通報を受け、登録は拒絶されている（甲３２）。 それにもかかわらず、本件商標から「Ｏ！Ｏｉ」の部分を分離抽出し、その部分を強調して使用することは登録商標との同一性を欠き、登録商標の使用とはいえない。 商標法においては、このような登録商標ではない商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付することを禁止しており、その違反は虚偽表示として「三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」（商標法第８０条）の罪に該当する行為と規定している。このように、ファインドフォーム社が「（Ｒ）」を付する行為は、国内で行った場合には刑事罰が課され得る悪質な行為である。 現実には、そのような行為によって、同時に請求人に対する商標権侵害がなされている。 すなわち、ファインドフォーム社は、あたかも「ＯＩＯＩ」等がファインドフォーム社の登録商標であるかのごとく、商標登録表示（又はこれと紛らわしい表示）を付するなどして「ＯＩＯＩ」等を使用すべき正当な権限を有するかのごとくふるまっており、真の商標権者たる請求人は、通常の商標権侵害行為をも超えた不利益にさらされている。 上記したように、被請求人は、「５２５２ ｂｙ Ｏ！Ｏｉ」を登録しつつも、その使用実態からは、請求人の著名標章に化体した高い信用力、顧客吸引力にフリーライドせんとする被請求人の不正の意図が如実に表れているものであって、本件商標の登録商標は無効とされるべきである。 イ 被請求人は、「Ｏ！Ｏｉ」が「オーアイオーアイ」と称呼されているから、「マルイ」と称呼される引用商標とは非類似であるかのごとき主張を行っている。 しかしながら、現実には、需要者は「Ｏ！Ｏｉ」並びに「５２５２ ｂｙＯ！Ｏｉ」から請求人を認識し、「マルイ」と称呼している（甲３３～甲３７）。 したがって、称呼が異なるから非類似であるという被請求人の主張は誤りである。 引用商標は、「○」と「Ｉ」を構成要素とし、これらを交互に並べた外観に特徴があり、独自性を有することから、請求人のハウスマークとして強い識別力を有するところ、本件商標は、日常頻繁に用いられている「５２５２」の数字、「ｂｙ」の英単語の識別力は弱く、相対的に「Ｏ！Ｏｉ」の部分が強い識別力を有している。 また、被請求人は、「Ｏ！Ｏｉ」あるいは「ＯＩＯＩ」に「（Ｒ）」を付して、あたかも「Ｏ！Ｏｉ」あるいは「ＯＩＯＩ」を登録しているかのごとくに使用しているから、両商標の類否は、「ＯＩＯＩ」と「Ｏ！Ｏｉ」の対比を中心に行うべきである。 この点、被請求人の登録出願に係る国際登録第１４７３７２８号商標は、請求人の著名登録商標「ＯＩＯＩ」と類似する、並びに請求人の当該著名登録商標との関係で出所の混同を生じさせる、と判断され、商標法第４条第１項第１１号及び同項第１５号に該当するとして登録を拒絶されている。 したがって、本件商標と引用商標は類似するものであり、本件商標をその指定商品に使用した場合には、出所の混同を生じるものである。 ４ 第２弁駁書における主張 （１）不正の目的に基づく本件商標の登録及び出所混同のおそれについて ア 甲第３８号証は、ファインドフォーム社のウェブサイトである。「Ｏ！ＯｉＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ」と「５２５２ｂｙＯ！Ｏｉ」の２つのブランドがあるところ、「５２５２ｂｙＯ！Ｏｉ」を選択すると、衣服やバッグなどの商品が宣伝広告され、サイトの画面上で商品が購入できる仕組みになっている。商品ごとに、「商品名」、「原産地」、「販売価格（税込）」、「商品コード」、「マウスカーソルを当ててください。」等の日本語による商品説明・案内がなされており、我が国の需要者向けのウェブサイトであることは明らかである。 当該サイトにおいては、画面上部に「５２５２ｂｙＯ！Ｏｉ」の表示と共に登録商標であることを示す「（Ｒ）」が表示されているが、販売対象の商品自体には、「Ｏ！Ｏｉ」、「ＯＩＯＩ」が表示されており、中には「Ｏ！Ｏｉ」の右上方に「（Ｒ）」を表示しているものも存在する。 ファインドフォーム社とオフィス所在地、オンラインストアの住所並びに代表者を同じくする「ＯＩＳＴＵＤＩＯ ＣＯ．，ＬＴＤ．」のウェブサイト（甲３９）では、ファインドフォーム社のウェブサイトと同様に、画面上部に「５２５２ｂｙＯ！Ｏｉ」を「（Ｒ）」を併記して表示していながら、販売対象の商品自体には「ＯＩＯＩ」を顕著に表示し、しかも「（Ｒ）」を併記している。 Ｋ－ＰＯＰに関するニュース等を掲載する「デバク」のウェブサイト（甲４０）においては、Ｋ－ＰＯＰグループ「ＢｌａｃｋＰｉｎｋ」のロゼが、ファインドフォーム社が展開するアパレルブランド「５２５２ ＢＹ ＯＩＯＩ」、「ＯＩＯＩＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ」のモデルに抜擢された旨が報じられているところ、「ロゼは最近、「５２５２ ＢＹ ＯＩＯＩ」の「２０２１ Ｐｒｅ－Ｆａｌｌ」コレクションの撮影に参加。今回公開されたのは、その先行カットです。」の説明と共に、胸部に「ＯＩＯＩ」を顕著に表示したパーカーを着たロゼの写真が掲載されている。 イ 甲第４１号証ないし甲第４７号証は、ファインドフォームの商品がバイヤー等によって、我が国の通販サイトにおいて販売されている状況を示すものである。 甲第４１号証ないし甲第４３号証は、楽天市場のウェブサイトである。 甲第４１号証では、画面上部に「５２５２ｂｙＯ！Ｏｉ」の表示があるが、販売対象の商品自体には「Ｏ！Ｏｉ」が、「（Ｒ）」の表示と共に大きく表示されている。 甲第４２号証では、販売対象の商品自体に「（Ｒ）」を併記した「Ｏ！Ｏｉ」を大きく表示し、その下に隣接する形で小さく「５２５２ｂｙＯ！Ｏｉ」を表示している。 甲第４３号証では、個々の商品の写真の下にブランドとして「５２５２ｂｙＯ！Ｏｉ」の表示があるが、商品自体には大きく「Ｏ！Ｏｉ］あるいは「ＯＩＯＩ」が表示されている。 「ＫＯＮＶＩＮＩ ＯＮＬＩＮＥ ＳＴＯＲＥ」のウェブサイト（甲４４）の画面上部には「５２５２ｂｙＯ！Ｏｉ」の表示があるが、販売対象の商品自体には大きく「ＯＩＯＩ」が表示されている。 「ＹＡＨＯＯ！ ＪＡＰＡＮ ショッピング」のウェブサイト（甲４５）の画面の左端には、販売対象の商品の写真が掲載されているところ、商品自体には大きく「ＯＩＯＩ」が表示され、当該写真の背景左上方に「５２５２」、「ｂｙ」、「Ｏ！Ｏｉ」が三段表記されている。 「ＢＵＹＭＡ」のウェブサイト（甲４６）の画面上には、個々の商品の写真に近接して「５２５２ｂｙＯ！Ｏｉ」の表示があるが、個々の商品自体には、顕著に「Ｏ！Ｏｉ」あるいは「ＯＩＯＩ」が表示されているところ、「Ｏ！Ｏｉ」あるいは「ＯＩＯＩ」に「（Ｒ）」を併記しているものもある。 韓国のブランドの正規品のみを扱っている「ＢＯＮＺ」のウェブサイト（甲４７）の画面中央には、大きく商品の写真が掲載され、画面上部及び商品写真の下部には「５２５２ ｂｙ ＯＩＯＩ」の表示があるが、商品自体には「（Ｒ）」を併記する形で「Ｏ！Ｏｉ」が大きく表示されている。 ウ 被請求人が提出した「楽天市場」のウェブサイト（乙３）は、その１ページ目、上段に表示された３つの商品、中断の左右両端に表示された２つの商品、下段の中央及び右端に表示された２つの商品について、商品自体には顕著に「ＯＩＯＩ」が表示されているが、各商品写真に近接して「５２５２ ｂｙ Ｏ！Ｏｉ」の表示がなされている。 エ 上記したように、被請求人等は、表面上は本件商標を使用しつつも、その商品自体には、請求人の著名登録商標「ＯＩＯＩ」を引用した拒絶通報を受け、登録を拒絶されている「Ｏ！Ｏｉ」の部分を本件商標から抜き出して単独で使用し、さらには、「Ｏ！Ｏｉ」の部分を「ＯＩＯＩ」に変形して使用し、これらの使用に対して登録表示である「（Ｒ）」を付しているものである。 被請求人の係る使用実態からは、「５２５２ ｂｙ Ｏ！Ｏｉ」を登録しつつも、その実、請求人の著名商標「ＯＩＯＩ」に化体した高い信用力、顧客吸引力にフリーライドせんとする被請求人の不正の意図が如実に表れている。 （２）総括 以上のとおり、本件商標は、商標法第４条第１項第１１号及び同項第１５号に違反して登録されたものである。 第４ 被請求人の答弁 被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第１号証ないし乙第７号証を提出した。 なお、以下、証拠の表示については、「乙第○号証」を「乙○」のように、簡略して表記する場合があり、枝番号の全てを引用する場合は、枝番号を省略して記載する。 １ 商標の類否について （１）本件商標 本件商標は、「５２５２ｂｙＯ！Ｏｉ」の文字を横書きしてなり、その構成文字は、同書同大等間隔でまとまりよく一体に表されているものである。 そして、当該文字は、辞書等に載録されている語ではなく、また、特定の意味合いを有するものとして認識されているというような事情もないから、一種の造語として認識されるものである。 また、本件商標の「Ｏ！Ｏｉ」の文字部分については、「オーアイオーアイ」と称呼されるものである（乙１～乙５）。 そうすると、本件商標は、その構成全体をもって「ゴニゴニバイオーアイオーアイ」との称呼を生じ、特定の観念を生じない造語よりなるものである。 （２）引用著名商標及び引用商標 請求人が使用する著名商標「○Ｉ○Ｉ」（以下、「引用著名商標」という。）及び引用商標は、いずれも、「○Ｉ○Ｉ」の文字で構成されるか、「○Ｉ○Ｉ」の文字を構成中に有するものである。 そして、「○Ｉ○Ｉ」の標章は、丸井グループ社のファッションアパレル関連商品を表示する商標として、我が国における取引者、需要者の間に広く認識されていたものである（甲３～甲８）。 また、引用著名商標は、需要者、取引者によって、長年「マルイ」と称呼されているものである（乙６、乙７）。 そうすると、引用著名商標及び引用商標は、いずれも、その構成文字「○Ｉ○Ｉ」から「マルイ」の称呼を生じ、「丸井グループ社に係るファッションアパレル関連商品のブランド」の観念を生じるものである。 （３）本件商標と引用著名商標及び引用商標の類否 本件商標と引用著名商標及び引用商標の類否について検討するに、両者はそれぞれ上記（１）及び（２）のとおりの構成よりなるところ、本件商標と引用著名商標及び引用商標とは、構成文字数、「５２５２ｂｙ」の文字の有無、及び「Ｏ！Ｏｉ」と「○Ｉ○Ｉ」の文字の相違等により、外観において、判然と区別し得るものである。 次に、称呼については、本件商標から生じる「ゴニゴニバイオーアイオーアイ」の称呼と引用著名商標及び引用商標から生じる「マルイ」の称呼とは、詳細を論じるまでもなく明らかな差異を有するものであるから、称呼において、明瞭に聴別し得るものである。 さらに、本件商標は、特定の観念を生じないものであるから、「丸井グループ社に係るファッションアパレル関連商品のブランド」の観念を生じる引用著名商標及び引用商標とは、観念において相紛れるおそれはない。 してみれば、本件商標と引用著名商標及び引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれかの点からみても、相紛れるおそれのない別異の商標である。 ２ 商標法第４条第１項第１５号について 上記１のとおり、本件商標と引用著名商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標である。 そうすると、引用著名商標が請求人の業務に係る商品を表示するものとして本件商標の登録出願の日前から需要者の間に広く認識されているとしても、本件商標は、これに接する取引者、需要者が、引用著名商標を連想又は想起するものということはできない。 してみれば、本件商標は、その商標権者がこれをその指定商品について使用しても、取引者、需要者をして、引用商標を連想又は想起させることはなく、その商品が他人あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはない。 したがって、本件商標は、商標法第４条第１項第１５号に該当するものではない。 ３ 商標法第４条第１項第１１号について 上記１のとおり、本件商標と引用商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標である。 したがって、本件商標は、その指定商品と引用商標の指定商品が同一又は類似するとしても、商標法第４条第１項第１１号に該当するものではない。 第５ 当審の判断 １ 本件審判の請求の利益について 請求人が、本件審判を請求するにつき、利害関係を有することについては、当事者間に争いがないから、本案に入って審理する。 ２ 請求人の業務に係る標章の周知性について 請求人は、１９３７年に「株式会社丸井」（審決注：請求人の商号変更前の名称である。以下「旧丸井社」という。）として設立、１９７２年頃より若年層向けアパレル・ファッション中心の小売業態とし、ファッションビル形態の店舗を展開する企業であり、小売事業では、ファッションを軸に家具、雑貨、眼鏡、宝石の販売の他、食品、レストラン、通信販売、Ｅコマースを営んでいる（甲３、甲４）。 旧丸井社は、２００７年には、小売事業、クレジットカード事業等からなる持株会社へ移行し、丸井グループ社へ商号変更し、同時に新たな小売事業として丸井社を設立した（甲３、甲４）。 請求人の２０２１年３月期の売上収益は、グループ全体では約２，２０８億円である（甲３）。 また、２つの丸と２本の縦棒を交互に「○｜○｜」と表した図形からなる標章（以下「請求人標章」という。）は、請求人及びグループ会社の一つであり小売事業を営む丸井社（以下、請求人及び丸井社を「請求人等」という。）のハウスマークとして、店舗の看板やホームページにおいて使用していることが認められる（甲３～甲５）。 なお、請求人標章の使用時期については、１９９３年にリニューアルされているものの、１９７３年からハウスマークとして継続して使用し、現在に至っているものと認められる（甲８）。 さらに、請求人標章は、請求人等の商標として「丸井（マルイ）のロゴマーク」と称されている事実があることから（甲７、甲８）、請求人標章に触れた取引者、需要者は、請求人標章を「マルイ」と称し、請求人等のブランドとしての「丸井（マルイ）のマーク」と認識していることがうかがえる。 加えて、アパレル・ファッション関連商品についての小売業務について、請求人標章が我が国における取引者、需要者の間に広く認識されていることは、被請求人も認めるところである。 そうすると、請求人は、本件商標の登録出願前から、請求人標章である２つの丸と２本の縦棒を交互に表した図形からなる標章を請求人又は請求人のグループ会社の店舗やウェブサイトにおいて長年にわたり継続して使用していることから、請求人標章は、本件商標の登録出願時及び登録査定時には、請求人等の業務に係る商品及び役務を表示する商標として、我が国の取引者、需要者の間において広く認識されていたというべきである。 ３ 商標法第４条第１項第１１号該当性について （１）商標の類否について 商標の類否は、対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであり、かつ、その商品の取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である（最高裁昭和３９年（行ツ）第１１０号、昭和４３年２月２７日第三小法廷判決・民集２２巻２号３９９頁参照）。 また、複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合等、商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない場合には、その構成部分の一部を抽出し、当該部分だけを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである（最高裁昭和３７年（オ）第９５３号 昭和３８年１２月５日第一小法廷判決・民集１７巻１２号１６２１頁、最高裁平成３年（行ツ）第１０３号 平成５年９月１０日第二小法廷判決・民集４７巻７号５００９頁、最高裁平成１９年（行ヒ）第２２３号 平成２０年９月８日第二小法廷判決・裁判集民事２２８号５６１頁、参照）。 （２）本件商標について 本件商標は、別掲１のとおり、「５２５２」の数字、「ｂｙＯ！Ｏｉ」の欧文字及び記号を、同じ書体、等間隔でまとまりよく一連に横書きしてなるところ、その構成中「ｂｙ」の文字（語）は、一般に「ｂｙ ○○」との用法により「商品や役務の出所が○○」であることを表す英語の前置詞として我が国において広く用いられ、親しまれていることや、「ｂｙ」の欧文字が小文字で表されていることからすると、本件商標は、全体として「ｂｙ」の後の「Ｏ！Ｏｉ」の部分が、独立して、看者の注意を引くように構成されているといい得るものである。 また、本件商標の構成中「５２５２」の部分は、単に数字を羅列するものであって格別の識別力を有しないのに対し、「Ｏ！Ｏｉ」の部分は、欧文字及び記号を用いながらも辞書等に載録される語ではない上、「オーオイ」又は「オーオーアイ」との称呼を生じ得るものではあるが、感嘆符の記号を用いていることから、その称呼も一様に定まるものではなく、丸と縦線とが交互に用いられている点において視覚的に際立った印象を与え、造語とも図形とも理解できる特徴的なものといえる。 これらに加えて、上記のとおり、「商品や役務の出所が○○」であることを示すものとして「ｂｙ ○○」との用法が広く用いられ、親しまれていることからすると、「ｂｙ」の後に配された「Ｏ！Ｏｉ」の部分は、本件商標の構成の中でも、出所識別標識として強く支配的な印象を与えるというべきである。 そうすると、本件商標の構成中「Ｏ！Ｏｉ」の部分は、本件商標の一部分ではあるものの、商標全体の出所識別標識としての機能を果たしていると認められるから、この部分を要部として抽出し、この部分のみを他人の商標と比較して商標の類否を判断することが許されるというべきである。 そして、本件商標の構成中「Ｏ！Ｏｉ」の欧文字及び記号の部分は、その構成文字に相応して「オーオイ」又は「オーオーアイ」の称呼を生じ得るものであり、他方、当該文字部分は辞書等に載録されている語等を構成するものではなく、上記のとおり生じ得る称呼からも特段の意味合いを見いだせないことからすれば、本件要部からは特定の観念を生じないものといえる。 以上よりすると、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「ゴニゴニバイオーオイ」又は「ゴニゴニバイオーオーアイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないほか、本件商標の要部である「Ｏ！Ｏｉ」の構成文字に相応して「オーオイ」又は「オーオーアイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 （３）引用商標について 引用商標３は、別掲３のとおり、赤色の丸ゴシック体の文字で、同じ大きさ、等しい間隔で「ＯＩＯＩ」と横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「オーアイオーアイ」又は「オイオイ」の称呼を生じるほか、上記２において認定した事実関係によると、請求人標章は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、一般消費者を含むファッション・アパレル関係の取引者、需要者において著名な商標であったと認められるから、色彩を異にするものの請求人標章と同一の構成態様からなる引用商標３からは、「マルイ」の称呼も生じ、請求人等のブランドとしての「丸井（マルイ）のマーク」の観念も生じるものと認められる。 （４）本件商標と引用商標３との類否について 本件商標と引用商標３との類否を検討すると、両商標の外観を比較すれば、全体の構成が明らかに異なるものの、本件商標の要部である「Ｏ！Ｏｉ」と引用商標３とは、いずれもゴシック体にて４つの文字又は記号を書してなり、１字目と３字目はいずれも「Ｏ」の欧文字を共通にしており、２字目は「！」の記号と「Ｉ」の欧文字、４字目は「ｉ」と「Ｉ」の各欧文字と、異なる文字又は記号が使用されているが、いずれも１本の縦線又は１本の縦線とその延長線上にある点により構成される点において形状が類似している。 加えて、当該文字部分を構成する各文字の字間を含めた配列も近似している。 そうすると、両者の外観は、子細に見ると異なる部分はあるが、時と場所とを異にする離隔的観察の下では、互いに相紛らわしいというべきである。 また、本件商標から生じる「ゴニゴニバイオーオイ」又は「ゴニゴニバイオーオーアイ」の称呼と引用商標３から生じる「オーアイオーアイ」、「オイオイ」又は「マルイ」の称呼とは、構成音及び構成音数に明らかな差異があることから、互いに聞き誤るおそれはない。 しかしながら、本件商標の要部である「Ｏ！Ｏｉ」の部分から生じる「オーオーアイ」の称呼と引用商標３から生じる「オーアイオーアイ」の称呼とを比較すると、引用商標３における３音目及び４音目の「アイ」の音の有無の差異を有するものの、比較的長い称呼にあって、語頭部の「オー」と語尾部の「オーアイ」の音を共通とするもので、多くの音を共通にすることから、称呼において類似するものといい得るものである。 また、本件商標から生じる「オーオイ」の称呼と引用商標３から生じる「オイオイ」の称呼との比較においては、２音目において長音と「イ」の音の差異を有するものの、語頭の「オ」及び語尾部の「オイ」の音を共通にすることから、称呼において類似するものといい得るものである。 次に、本件商標及び本件商標の要部である「Ｏ！Ｏｉ」からは特段の観念を生じないのに対して、引用商標３からは請求人等のブランドとしての「丸井（マルイ）のマーク」との観念を生じるので、両者は、観念において相紛れるおそれがない。 そうすると、本件商標と引用商標３とは、観念において相紛れるおそれはないとしても、外観及び称呼において相紛らわしいものであるから、これらを総合的に考慮すると、本願商標及び引用商標が同一又は類似の商品に使用された場合には、当該商品の出所を誤認混同するおそれがあるというべきである。 したがって、本件商標と引用商標３とは類似する商標である。 （５）指定商品の類否について ア 本件商標の指定商品中、第９類「携帯電話機用ストラップ，携帯電話機用ケース，スマートフォン用保護フィルム，スマートフォン用自撮り棒，統合増幅器をもったサウンドミキサー，電力増幅器，ヘッドフォン，ワイヤレススピーカー，スピーカー，携帯通信端末装置，携帯電話機」は、引用商標３の指定商品中、第９類「電気通信機械器具」と同一又は類似の商品である。 イ 本件商標の指定商品中、第９類「スマートフォン用保護フィルム，スマートフォン用自撮り棒」は、引用商標３の指定商品中、第９類「電子応用機械器具及びその部品」と同一又は類似の商品である。 ウ 本件商標の指定商品中、第９類「ＵＳＢケーブル」は、引用商標３の指定商品中、第９類「電線及びケーブル」と同一又は類似の商品である。 エ 本件商標の指定商品中、第９類「サングラス，眼鏡」は、引用商標３の指定商品中、第９類「眼鏡」と同一又は類似の商品である。 オ 本件商標の指定商品中、第９類「電池」は、引用商標３の指定商品中、第９類「電池」と同一の商品である。 カ 本件商標の指定商品中、第１８類「かばん類，かばん用革製アクセサリー，革製かばん，革製名刺入れ，擬革製かばん，革製旅行かばん，多目的かばん，登山用バッグ，ベルトバッグ，ヒップバッグ，買物袋，旅行用衣服かばん，財布，通学用かばん，ポーチ，革製肩掛けベルト，袋型ベビーキャリー」は、引用商標３の指定商品中、第１４類「貴金属製のがま口及び財布」及び第１８類「かばん類，袋物」と同一又は類似の商品である。 キ 本件商標の指定商品中、第１８類「携帯用化粧道具入れ」は、引用商標３の指定商品中、第３類「つけづめ，つけまつ毛」、第８類「ひげそり用具入れ，ペディキュアセット，まつ毛カール器，マニキュアセット」、第１０類「耳かき」、第１４類「貴金属製コンパクト」、第１８類「携帯用化粧道具入れ」、第２１類「化粧用具」及び第２６類「つけあごひげ，つけ口ひげ，ヘアカーラー（電気式のものを除く。）」と同一又は類似の商品である。 ク 本件商標の指定商品中、第１８類「傘」は、引用商標３の指定商品中、第１８類「傘」と同一の商品である。 ケ 本件商標の指定商品中、第１８類「袋型ベビーキャリー」及び第２５類「被服，コート，ジャンパー，ワンピーススーツ，ブルージーンズ地の被服，半ズボン，外衣，下着，シャツ，スポーツコート，作業服，新生児用被服，子供服，帽子，皮革製被服，手袋（革製・獣皮製又は毛皮製を含む。），半袖シャツ，アロハシャツ，靴下，パンティストッキング」は、引用商標３の指定商品中、第２５類「被服」と同一又は類似の商品である。 コ 本件商標の指定商品中、第２５類「履物」は、引用商標３の指定商品中、第２５類「履物」と同一又は類似の商品である。 サ 本件商標の指定商品中、第２５類「革製ベルト」は、引用商標３の指定商品中、第２５類「ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト」及び第２６類「腕止め」と同一又は類似の商品である。 （６）小括 以上のとおり、本件商標と引用商標３とは類似する商標であって、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品であるから、本件商標は、商標法第４条第１項第１１号に該当する。 ４ 被請求人の主張について 被請求人は、本件商標は「５２５２ｂｙＯ！Ｏｉ」の文字を横書きしてなり、同書同大等間隔でまとまりよく一体に表されているものであって、辞書等に載録されている語ではなく、また、特定の意味合いを有するものとして認識されているというような事情もないから、一種の造語として認識されるものであることに加え、本件商標の「Ｏ！Ｏｉ」の文字部分については、「オーアイオーアイ」と称呼されるものである（乙１～乙５）から、その構成全体をもつて「ゴニゴニバイオーアイオーアイ」との称呼を生じ、特定の観念を生じない造語よりなるものである旨主張する。 しかしながら、上記３（２）のとおり、本件商標は、その構成中「５２５２」の部分が、単に数字を羅列するものであって格別の識別力を有しないのに対し、「Ｏ！Ｏｉ」の部分は、欧文字及び記号を用いながらも辞書等に載録される語ではない上、「オーオイ」又は「オーオーアイ」との称呼を生じ得るものではあるが、感嘆符の記号を用いていることから、その称呼も一様に定まるものではなく、丸と縦線とが交互に用いられている点において視覚的に際立った印象を与え、造語とも図形とも理解できる特徴的なものといえることに加えて、「商品や役務の出所が○○」であることを示すものとして「ｂｙ ○○」との用法が広く用いられ、親しまれていることからすると、「ｂｙ」の後に配された「Ｏ！Ｏｉ」の部分は、本件商標の構成の中でも、出所識別標識として強く支配的な印象を与えるというべきであり、そうすると、本件商標の構成中「Ｏ！Ｏｉ」の部分は、本件商標の一部分ではあるものの、商標全体の出所識別標識としての機能を果たしていると認められるから、この部分を要部として抽出し、この部分のみを他人の商標と比較して商標の類否を判断することが許されるというべきである。 そして、本件商標の構成中「Ｏ！Ｏｉ」の欧文字及び記号の部分は、その構成文字に相応して「オーオイ」又は「オーオーアイ」の称呼を生じ得るものであり、他方、当該文字部分は辞書等に載録されている語等を構成するものではなく、上記のとおり生じ得る称呼からも特段の意味合いを見いだせないことからすれば、本件要部からは特定の観念を生じないものといえる。 以上よりすると、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「ゴニゴニバイオーオイ」又は「ゴニゴニバイオーオーアイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないほか、「Ｏ！Ｏｉ」の構成文字に相応して「オーオイ」又は「オーオーアイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 そうしてみると、上記３（４）のとおり、本件商標と引用商標３とは、観念において相紛れるおそれはないとしても、外観及び称呼において相紛らわしいものであるから、これらを総合的に考慮すると、本願商標及び引用商標３が同一又は類似の商品に使用された場合には、当該商品の出所を誤認混同するおそれがあるというべきである。 以上のとおり、本件商標は、その商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標である引用商標３と類似するもので、引用商標３の指定商品と同一又は類似する商品を指定商品とするものであるから、引用商標１、引用商標２及び引用商標４ないし引用商標１２との類否について判断するまでもなく、商標法第４条第１項第１１号に該当する。 したがって、被請求人の上記主張は採用できない。 ５ むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第４条第１項第１１号に該当するものであるから、その余の無効事由について判断するまでもなく、その登録は、同条第１項の規定に違反してされたものであり、同法第４６条第１項の規定に基づき、その登録を無効とすべきである。 よって、結論のとおり審決する。