2015-009024

特願２０１３－５００２０８「シリコーン（メタ）アクリルアミドモノマー、ポリマー、眼用レンズおよびコンタクトレンズ」拒絶査定不服審判事件〔平成２３年　９月２２日国際公開、ＷＯ２０１１／１１６２０６、平成２５年　６月２０日国内公表、特表２０１３－５２５５１２〕について、次のとおり審決する。

【結　論】 本件審判の請求は、成り立たない。

【理　由】 第１　手続の経緯 本件審判請求に係る出願（以下「本願」という。）は、２０１１年３月１７日（パリ条約に基づく優先権主張、２０１１年３月１５日、米国）の国際出願日に出願人ジョンソン・アンド・ジョンソン・ビジョン・ケア・インコーポレイテッドにより出願されたものとみなされる国際特許出願であって、以降の手続の経緯は以下のとおりである。 （なお、本願につき平成２２年３月１８日にされた特願２０１０－６１９９１号に基づく優先権主張は、出願人相違による方式不備により無効である旨、平成２５年４月１日付けで特許庁長官からの通知がされている。） 平成２５年　１月２４日　　　出願人名義変更届 平成２６年　９月１９日付け　拒絶理由通知 平成２６年１２月　１日　　　意見書・手続補正書 平成２７年　２月　５日付け　拒絶査定 平成２７年　５月１５日　　　本件審判請求 平成２７年　６月３０日　　　手続補正書（請求理由補充書） 平成２８年１１月１１日付け　拒絶理由通知 平成２９年　１月１６日　　　意見書・手続補正書 第２　本願の請求項に記載された事項 平成２９年１月１６日付けで手続補正された特許請求の範囲の請求項１ないし６のうち請求項１には、以下の事項が記載されている。 「（メタ）アクリルアミド基と分子内に２つ以上の－ＯＳｉ繰り返し単位を有する直鎖シロキサニル基とを含み、少なくとも１つの水酸基をさらに含み、かつ、下記一般式（ａ）で表されるシリコーン（メタ）アクリルアミドモノマー。 【化１】 （式中、Ｒは水素原子を表し、Ｒ１は水素原子、またはヒドロキシで置換されていてもよい１～３個の炭素原子を有するアルキル基を表し、Ｒ２はヒドロキシ又はエーテルで置換されていてもよい炭素数２～６のアルキレン基を表し、Ｒ１またはＲ２の少なくとも１つは水酸基を有し、Ｒ３～Ｒ８はそれぞれ独立に、１個の炭素原子を有するアルキル基を表し、Ｒ９は炭素数４のアルキル基を表し、ｎは３である。） （ただし、下記式（ｂ１）又は（ｂ２）で表されるシリコーン（メタ）アクリルアミドモノマーは除く。 【化２】 （式（ｂ１）又は（ｂ２）中、Ｇ１はそれぞれ独立に水素またはメチル基を表す。Ｇ５～Ｇ９はそれぞれ独立に炭素数１～２０のアルキル基、または炭素数６～２０のアリール基を表す。ｑは１～５０の自然数を表す。））」 （以下、上記請求項１に記載された事項で特定される発明を「本願発明」という。） 第３　当審が通知した拒絶理由の概要 当審が平成２８年１１月１１日付けで通知した拒絶理由の概要は以下のとおりである。 「・本願の下記の請求項に係る発明は、その出願の日（優先日）前の特許出願であって、その出願後に出願公開がされた下記の特許出願（以下「先願」という。）の願書に最初に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面（以下、併せて「先願明細書等」という。）に記載された発明と同一であり、しかも、本願の発明者がその先願に係る上記の発明をした者と同一ではなく、また本願の出願の時において、その出願人が上記先願の出願人と同一でもないので、特許法第２９条の２の規定により、特許を受けることができない。 記 引用先願：特願２０１０－６１９９１号（特開２０１１－１９７１９６号公報） ・・（中略）・・ 以上のとおりであるから、本願発明１ないし１７は、いずれも先願明細書等に記載された発明と同一である。」 第４　当審の判断 当審は、 上記補正された請求項１に記載された事項で特定される本願発明についても、依然として先願明細書等に記載された発明と同一であり、本願発明は、特許法第２９条の２の規定により、特許を受けることができないものであり、その余につき検討するまでもなく、本願は、拒絶すべきもの、 と判断する。 １．本願と先願の出願人及び発明者の異同について まず、上記先願の出願人及び発明者と本願の出願時の出願人及び発明者との異同につき確認する。 （１）出願人 上記先願の出願人は、本願の出願時において「東レ株式会社」であるのに対して、本願の出願時の出願人は、上記のとおり、「ジョンソン・アンド・ジョンソン・ビジョン・ケア・インコーポレイテッド」であるから、異なることが明らかであり、両出願の出願人は同一ではない。 （２）発明者 上記先願に係る発明者は、「トーマス　Ｌ．マッジオ」、「ミシェル　カーマン　ターネイジ」、「藤澤　和彦」及び「中村　正孝」の４名であり、本願の出願時における発明者は、「マッジオ・トーマス・エル」、「ターネジ・ミッシェル・カーマン」、「クラーク・マイケル・アール」、「藤澤　和彦」及び「中村　正孝」の５名であるものと認められる。 してみると、両出願の発明者は、本願出願時において完全に一致しているものではないから、発明者が同一ではない。 （３）小括 以上のとおり、出願時における本願に係る出願人及び発明者と先願に係る出願人及び発明者とは、いずれも同一ではない。 ２．先願明細書等の記載事項 上記先願明細書等には、以下の事項が記載されている。 （なお、以下の記載事項の摘示における下線は当審が付した。） （ａ） 「【請求項１】 複数種のモノマーを含む重合原液を重合することにより得られるシリコーンハイドロゲルであって、該重合原液が、少なくとも１種類のシリコーンモノマーを、モノマー成分およびポリマー成分の合計量に対して３０～９８重量％含み、かつ少なくとも１種類の、分子内に２つ以上の水酸基を有する非シリコーン系（メタ）アクリルアミドモノマーを、モノマー成分およびポリマー成分の合計量に対して１～５０重量％含むことを特徴とするシリコーンハイドロゲル。 【請求項２】 前記重合原液が、さらに分子量１０００以上の親水性ポリマーを、モノマー成分およびポリマー成分の合計量に対して、１～３０重量％含むことを特徴とする請求項１に記載のシリコーンハイドロゲル。 【請求項３】 前記シリコーンモノマーのうち少なくとも一部がシリコーン（メタ）アクリルアミドモノマーであって、前記重合原液中のモノマー成分の合計量に対する（メタ）アクリルアミドモノマーの含有量の合計が９０重量％以上であることを特徴とする請求項１または２に記載のシリコーンハイドロゲル。 【請求項４】 前記シリコーンモノマーが少なくとも１つの水酸基を有することを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載のシリコーンハイドロゲル。 【請求項５】 前記シリコーン（メタ）アクリルアミドモノマーが下記一般式（ａ１）または（ａ２）で表されることを特徴とする請求項４記載のシリコーンハイドロゲル。 【化１】 （式（ａ１）、（ａ２）中、Ｒ１はそれぞれ独立に水素またはメチル基を表す。Ｒ２は少なくとも一つの水酸基を有する炭素数１～２０のアルキル基、Ｒ３はそれぞれ独立に置換されていてもいい炭素数１～２０のアルキレン基または炭素数６～２０のアリーレン基を表す。Ｒ４は置換されていてもよい炭素数１～２０のアルキル基またはアリール基を表す。Ａはシロキサニル基を表す。） 【請求項６】 前記シリコーン（メタ）アクリルアミドモノマーが下記式（ｂ１）～（ｂ４）のいずれかで表されることを特徴とする請求項３記載のシリコーンハイドロゲル。 【化２】 （式（ｂ１）～（ｂ４）中、Ｒ１はそれぞれ独立に水素またはメチル基を表す。Ｒ５～Ｒ１３はそれぞれ独立に炭素数１～２０のアルキル基、または炭素数６～２０のアリール基を表す。ｎは１～５０の自然数を表す。） 【請求項７】 前記シリコーン（メタ）アクリルアミドモノマーが式（ｂ１）または（ｂ２）で表されることを特徴とする請求項３記載のシリコーンハイドロゲル。 【請求項８】 前記分子内に２つ以上の水酸基を有する非シリコーン系（メタ）アクリルアミドモノマーが下記一般式（ｃ１）～（ｃ３）のいずれかで表されることを特徴とする請求項１～７のいずれかに記載のシリコーンハイドロゲル。 【化３】 （式（ｃ１）～（ｃ３）中、Ｒ１はそれぞれ独立に水素またはメチル基を表す。） ・・（中略）・・ 【請求項１４】 請求項１～１３のいずれかに記載のシリコーンハイドロゲルからなる眼用レンズ。 【請求項１５】 請求項１～１３のいずれかに記載のシリコーンハイドロゲルからなるコンタクトレンズ。」 （ｂ） 「【技術分野】 【０００１】 本発明はシリコーンハイドロゲルに関するもので、該シリコーンハイドロゲルは、眼用レンズ、内視鏡、カテーテル、輸液チューブ、気体輸送チューブ、ステント、シース、カフ、チューブコネクター、アクセスポート、排液バック、血液回路、創傷被覆材および各種の薬剤担体などの医療用具、中でもコンタクトレンズ、眼内レンズ、人工角膜などに特に好適に用いられる。 【背景技術】 【０００２】 近年、連続装用に用いられるコンタクトレンズの素材として、シリコーンハイドロゲルが知られている。シリコーンハイドロゲルは、シリコーン成分と親水性成分を組み合わせて得られるものであり、その一例として、シリコーンアクリルアミドモノマーと親水性アクリルアミドモノマー、親水性メタクリル酸エステル、および表面に濡れ性を付与するための内部湿潤剤を含む重合原液を重合して得られるシリコーンハイドロゲルが知られている（特許文献１、２）。 【０００３】 しかしながら、特許文献１、２記載の組成ではメタクリル酸エステルを比較的多く含むため、単独重合ではメタクリル酸エステルよりも高い重合速度定数を有するアクリルアミドモノマーが十分な重合速度を発揮できず、結果として系全体の重合速度が低下するという問題があった。 【０００４】 一方、特許文献３、４にはシリコーンアクリルアミドモノマーと親水性アクリルアミドモノマーからなるシリコーンハイドロゲルが開示されている。これらは組成の大半がアクリルアミド系モノマーであり、系全体の重合速度の向上が期待される。しかしながら、アクリルアミド基のアミド結合は高い親水性を有するため、高酸素透過性を付与するための十分な量のシリコーン成分と、レンズに柔軟性を与えるための十分な含水率を両立した上で、透明なレンズを得ることは困難であるという問題があった。特に表面の濡れ性を高めるために内部湿潤剤を加えた場合には透明なレンズを得ることは極めて困難であった。」 （ｃ） 「【発明が解決しようとする課題】 【０００８】 本発明は、アクリルアミドモノマー含有率が高く、かつ透明で含水率、濡れ性のバランスに優れたシリコーンハイドロゲルを提供することを目的とする。該シリコーンハイドロゲルは各種医療用具、中でもコンタクトレンズ、眼内レンズ、人工角膜などの眼用レンズに好適に用いられ、コンタクトレンズに特に好適である。」 （ｄ） 「【００２２】 本発明のシリコーンハイドロゲルに用いられるシリコーンモノマーの例として、下記一般式（ａ１）～（ａ４） 【００２３】 【化４】 【００２４】 で表されるシリコーンモノマーが挙げられる。 式（ａ１）～（ａ４）中、Ｒ１はそれぞれ独立に水素またはメチル基を表す。これらのうち、より重合速度を高めるために好ましいのは水素である。 【００２５】 Ｒ２は少なくとも一つの水酸基を有する炭素数１～２０のアルキル基を表す。その例として、２－ヒドロキシエチル基、２－ヒドロキシプロピル基、３－ヒドロキシプロピル基、２，３－ジヒドロキシプロピル基、４－ヒドロキシブチル基、２－ヒドロキシ－１，１－ビス（ヒドロキシメチル）エチル基などが挙げられる。 【００２６】 Ｒ３は置換されていてもいい炭素数１～２０のアルキレン基または炭素数６～２０のアリーレン基を表す。その例としてメチレン基、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基、ペンチレン基、オクチレン基、デシレン基、フェニレン基などが挙げられる。前記アルキレン基、アリーレン基は分岐状であっても直鎖状であってもよい。 【００２７】 Ｒ４は水素、置換されていてもよい炭素数１～２０のアルキル基またはアリール基を表す。その例として、水素、メチル基、エチル基、プロピル基、ｎ－プロピル基、ｉ－プロピル基、ｎ－ブチル基、ｓ－ブチル基、ｔ－ブチル基、ｎ－ペンチル基、ｉ－ペンチル基、ｓ－ペンチル基、ネオペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ドデシル基、イコシル基、フェニル基、ナフチル基などが挙げられる。前記アルキル基は分岐状であっても直鎖状であってもよい。Ｒ４の炭素数が多すぎると相対的にシリコーン含有量が下がり酸素透過性が低下することから、水素、または炭素数１～１０のアルキル基またはアリール基がより好ましく、水素、または炭素数１～４のアルキル基が最も好ましい。 【００２８】 Ａはシロキサニル基を表す。その好適な例として、下記一般式（ｆ） 【００２９】 【化５】 【００３０】 で表されるシリコーン基が挙げられる。 【００３１】 一般式（ｆ）中、Ｅ１～Ｅ１１はそれぞれが互いに独立に水素、置換されていてもよい炭素数１～２０のアルキル基、置換されていてもよい炭素数６～２０のアリール基のいずれかを表す。 【００３２】 一般式（ｆ）中、ｈは０～２００の整数を表し、ｉ、ｊ、ｋはそれぞれが互いに独立に０～２０の整数を表す（ただし、ｈ＝ｉ＝ｊ＝ｋ＝０の場合を除く）。ｈ＋ｉ＋ｊ＋ｋの合計は、小さすぎると十分な酸素透過性が得られず、大きすぎると親水性モノマーとの相溶性が低下することから、２～１００が好ましく、２～１０がより好ましく、３～８が最も好ましい。また、得られるシリコーンプレポリマーを重合して得られるポリマーの形状回復性の点で好ましいのは、ｉ＝ｊ＝ｋ＝０である。 【００３３】 これらのうち、系全体の重合速度向上の点で好ましいのは、一般式（ａ１）、（ａ２）で表されるシリコーン（メタ）アクリルアミドモノマーである。」 （ｅ） 「【００３７】 式（ｂ１）～（ｂ４）中、Ｒ１はそれぞれ独立に水素またはメチル基を表す。これらのうち、重合速度を向上させる点でより好ましいのは水素である。 【００３８】 Ｒ５～Ｒ１３はそれぞれ独立に炭素数１～２０のアルキル基、または炭素数６～２０のアリール基を表す。Ｒ５～Ｒ８の炭素数は多すぎると相対的にケイ素原子の含有量が低下し、シリコーンハイドロゲルの酸素透過性の低下を招くことから、炭素数１～１０のアルキル基、または炭素数６～１０のアリール基がより好ましく、炭素数１～４のアルキル基がさらに好ましく、炭素数１のメチル基が最も好ましい。Ｒ９の炭素数は少なすぎるとポリシロキサン鎖が加水分解しやすくなり、多すぎるとシリコーンハイドロゲルの酸素透過性の低下を招くことから、炭素数１～１０のアルキル基、または炭素数６～１０のアリール基がより好ましく、炭素数１～６のアルキル基がさらに好ましく、炭素数２～４のアルキル基が最も好ましい。Ｒ９～Ｒ１３の炭素数は多すぎるとシリコーンハイドロゲルの酸素透過性が低下することから、１～１０のアルキル基、または６～１０のアリール基がより好ましく、１～４のアルキル基がさらに好ましく、メチル基またはエチル基が最も好ましい。 【００３９】 ｎは１～５０の自然数を表す。ｎの値が小さすぎると十分な酸素透過性が得られず、大きすぎると親水性成分との相溶性が低下することから、２～３０がより好ましく、３～１０がさらに好ましく、３～８が最も好ましい。」 （ｆ） 「【００４９】 本発明のシリコーンハイドロゲルを得るための重合原液は、さらに下記（Ｄ）を満たすことが好ましい。 （Ｄ）シリコーンモノマーのうち少なくとも一部がシリコーン（メタ）アクリルアミドモノマーであって、重合原液中のモノマー成分の合計量に対する（メタ）アクリルアミドモノマーの含有量の合計が９０重量％以上 本発明のシリコーンハイドロゲルの重合に用いられるモノマー成分のうち、非アクリルアミドモノマーは、多すぎると全体の重合速度を低下させることから、重合原液中のモノマー成分の合計量に対する（メタ）アクリルアミドモノマーの含有量の合計は９０重量％以上が好ましく、９５重量％以上がより好ましく、９９重量％以上がさらに好ましい。 【００５０】 本発明のシリコーンハイドロゲルは、分子内に２つ以上の水酸基を有する非シリコーン系アクリルアミドモノマーの他に、第２の非シリコーン系アミドモノマーを用いてもよい。その例として、（メタ）アクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチル（メタ）アクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジエチル（メタ）アクリルアミド、Ｎ－イソプロピル（メタ）アクリルアミド、（メタ）アクリロイルモルホリン、Ｎ－メトキシメチル（メタ）アクリルアミド、Ｎ－ヒドロキシメチル（メタ）アクリルアミド、Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）（メタ）アクリルアミドなどが挙げられる。これらのうち、親水性とシリコーンモノマーとの相溶性のバランス、および重合速度の点で好ましいのは、Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミドである。」 （ｇ） 「【実施例】 【００８０】 以下、実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明はこれによって限定されるものではない。 【００８１】 測定方法 （１）全光線透過率 ＳＭカラーコンピュータ（型式ＳＭ－７－ＣＨ、スガ試験機株式会社製）を用いて測定した。レンズ状サンプルの水分を軽く拭き取り、光路上にセットして測定を行った。ＡＢＣデジマチックインジケータ（ＩＤ―Ｃ１１２、株式会社ミツトヨ製）を用いて厚みを測定し、厚みが０．１４～０．１５ｍｍであるものを測定に用いた。 【００８２】 （２）弾性率・伸度 レンズ状サンプルから、最も狭い部分の幅５ｍｍのアレイ型サンプルを切り出し、ＡＢＣデジマチックインジケータ（ＩＤ―Ｃ１１２、株式会社ミツトヨ製）を用いて厚みを測定し、テンシロン（東洋ボールドウィン社製ＲＴＭ－１００、クロスヘッド速度１００ｍｍ／分）により、弾性率、伸度を測定した。 【００８３】 （３）含水率 シリコーンハイドロゲルの含水状態の重量（Ｗ１）、および乾燥状態の重量（Ｗ２）を測定し、次式により含水率を算出した。 【００８４】 含水率（％）＝（Ｗ１－Ｗ２）／Ｗ１×１００ ただし、本発明においてシリコーンハイドロゲルの含水状態とは、シリコーンハイドロゲルを２５℃の純水に６時間以上浸漬した状態を意味する。また、シリコーンハイドロゲルの乾燥状態とは真空乾燥機で４０℃、１６時間以上乾燥させた状態を意味する。 【００８５】 （４）動的接触角 レンズ状サンプルから、幅５ｍｍの短冊状サンプルを切り出し、レスカ社製動的接触角計ＷＥＴ－６０００を用いて動的接触角の測定を行った（浸漬速度７ｍｍ／分）。 【００８６】 （５）応力ゼロ時間 レンズ中央付近から幅５ｍｍ、長さ約１．５ｃｍの短冊状サンプルを切り出し、（株）サン科学製レオメータＣＲ－５００ＤＸを用いて測定した。チャック幅を５ｍｍに設定してサンプルを取り付け、速度１００ｍｍ／分で５ｍｍ引っ張った後、同速度で初期長（５ｍｍ）まで戻す操作を３回繰り返した。２回目の初期長まで戻す途中の応力がゼロになった時点から、３回目の引っ張りを開始した後の応力がかかり始める（ゼロではなくなる）時点までの時間の長さを求め、応力ゼロ時間とした。応力ゼロ時間は、短いほどシリコーンハイドロゲルの形状回復性が良好であることを示し、２秒以下が好ましく、１．５秒以下がより好ましく、１．２秒以下が最も好ましい。 【００８７】 実施例１ 下記式（ｓ１） 【００８８】 【化８】 【００８９】 で表されるシリコーンモノマー（０．９２５ｇ、５６．０６重量％）、Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド（０．５１０ｇ、３１．２７重量％）、下記式（ｈ１） 【００９０】 【化９】 【００９１】 で表される非シリコーン系アクリルアミドモノマー（０．０１７ｇ、１重量％）、ポリビニルピロリドン（ＰＶＰ　Ｋ９０、０．１３２ｇ、８重量％）、Ｎ，Ｎ’－メチレンビスアクリルアミド（ＭＢＡ、０．０１８ｇ、１．１０重量％）、紫外線吸収剤２－（２’－ヒドロキシ－５’－メタクリロイロキシエチルフェニル）－２Ｈ－ベンゾトリアゾール（０．０３６ｇ、２．２２重量％）、３－メチル－３－ペンタノール（３Ｍ３Ｐ、１．３５０ｇ）、光開始剤イルガキュア１８５０（０．００４ｇ、０．２５重量％）を混合し撹拌した。得られたモノマー混合物をアルゴン雰囲気下で脱気した。窒素雰囲気下のグローブボックス中で、レンズ形状を有する透明樹脂（フロントカーブ側：ゼオノア、ベースカーブ側：ポリプロピレン）製モールドの空隙にモノマー混合物を充填し、光照射（フィリップスＴＬ０３、１．６ｍＷ／ｃｍ２、１５分間）して硬化させることによりレンズを得た。得られたレンズを、７０％（体積比）２－プロパノール（ＩＰＡ）水溶液に室温で７０分間浸漬することにより、モールドから剥離および残存モノマーなどの不純物の抽出を行った。水中に１０分間浸漬後、５ｍＬバイアル瓶中のホウ酸緩衝液（ｐＨ７．１～７．３）に浸漬し、該バイアル瓶をオートクレーブに入れ、１２０℃で３０分間煮沸処理を行った。 得られたレンズ状サンプルの全光線透過率、含水率、弾性率、伸度は表１の通りであり、透明で良好な物性バランスを有するレンズが得られた。 【００９２】 【表１】 ・・（中略）・・ 【０１０１】 実施例１２～１６ シリコーンアクリルアミドモノマーとして、下記式（ｓ２） 【０１０２】 【化１２】 【０１０３】 で表されるモノマーを用い、非シリコーン系アクリルアミドモノマーとして式（ｈ１）または（ｈ２）で表されるモノマーを用い、表２の組成で実施例１と同様にしてレンズ状サンプルを作製した。得られたサンプルの全光線透過率、含水率、弾性率、伸度は表２の通りであった。 【０１０４】 【表２】 ・・（中略）・・ 【産業上の利用可能性】 【０１０６】 本発明はシリコーンハイドロゲルに関するもので、該シリコーンハイドロゲルはコンタクトレンズ、眼内レンズ、人工角膜などに特に好適に用いられる。」 ３．判断 （１）先願明細書等に記載された発明 上記先願明細書等には、下記一般式（ａ１）又は（ａ２）で表されるシリコーン（メタ）アクリルアミドモノマー（摘示（ａ）【請求項５】参照）、当該モノマーを含む重合原液を重合することにより得られるシリコーンハイドロゲル（摘示（ａ）【請求項１】参照）及び当該ハイドロゲルからなる眼内レンズ並びにコンタクトレンズ（摘示（ａ）【請求項１４】及び【請求項１５】参照）が記載されている。 （式（ａ１）、（ａ２）中、Ｒ１はそれぞれ独立に水素またはメチル基を表す。Ｒ２は少なくとも一つの水酸基を有する炭素数１～２０のアルキル基、Ｒ３はそれぞれ独立に置換されていてもいい炭素数１～２０のアルキレン基または炭素数６～２０のアリーレン基を表す。Ｒ４は置換されていてもよい炭素数１～２０のアルキル基またはアリール基を表す。Ａはシロキサニル基を表す。） そして、上記一般式（ａ１）又は（ａ２）における「Ｒ１」基としては水素、「Ｒ２」基としては２，３－ジヒドロキシプロピル基などの少なくとも一つの水酸基を有する炭素数１～２０のアルキル基、「Ｒ３」基としては置換されていてもいいプロピレン基などの炭素数１～２０のアルキレン基及び「Ｒ４」基としてはメチル基などの炭素数１～４のアルキル基が、それぞれ好適な例として挙げられている（摘示（ｄ）【００２２】～【００２７】参照）。 また、上記一般式（ａ１）又は（ａ２）における「Ａ」のシロキサニル基として、下記一般式（ｆ）で表される基が好適な例として挙げられ（摘示（ｄ）【００２８】～【００３１】参照）、当該一般式（ｆ）におけるシロキシ基の各部の繰り返し単位数を表す「ｈ」、「ｉ」、「ｊ」及び「ｋ」の総和につき２～１０が好適であり、特に当該モノマーを重合して得られるポリマーの形状回復性の点から、ｉ＝ｊ＝ｋ＝０が好適であることも記載されている（摘示（ｄ）【００３２】参照）。 （一般式（ｆ）中、Ｅ１～Ｅ１１はそれぞれが互いに独立に水素、置換されていてもよい炭素数１～２０のアルキル基、置換されていてもよい炭素数６～２０のアリール基のいずれかを表し、ｈは０～２００の整数を表し、ｉ、ｊ、ｋはそれぞれが互いに独立に０～２０の整数を表す（ただし、ｈ＝ｉ＝ｊ＝ｋ＝０の場合を除く）。） さらに、上記先願明細書等には、上記「シリコーン（メタ）アクリルアミドモノマー」のシロキサニル基部分につき、「Ｒ５～Ｒ８」、すなわち上記一般式（ｆ）中のＥ１～Ｅ９及びＥ１１に相当する基としてメチル基が好適であり、「Ｒ９」、すなわち上記一般式（ｆ）中のＥ１０に相当する基として、炭素数２～４のアルキル基が好適であり、シロキサニル基を構成するシロキシ単位の重合度を表す「ｎ」は、３～８が好適であることが記載されており（摘示（ｅ）参照）、当該「シリコーン（メタ）アクリルアミドモノマー」の具体例として、３－［ｎ－ブチルジメチルシリルテトラ（ジメチルシロキサニル）］プロピル基がアクリルアミドの窒素原子に結合してなる化合物（式（ｓ１）の化合物）及び３－［３－｛ｎ－ブチルジメチルシリルテトラ（ジメチルシロキサニル）｝プロピルオキシ］－２－ヒドロキシプロピル基がアクリルアミドの窒素原子に結合してなる化合物（式（ｓ２）の化合物）につきそれぞれ記載されているのに対して、その他のシロキサニル構造を有する「シリコーン（メタ）アクリルアミドモノマー」については、具体的に記載されていない（摘示（ｇ）、特に「実施例１」【化８】、「実施例１２～１６」【化１２】、【表１】及び【表２】参照）。 してみると、上記先願明細書等には、上記摘示（ａ）ないし（ｇ）の記載（特に下線部）からみて、 「下記一般式（ａ１）又は（ａ２）で表されるシリコーン（メタ）アクリルアミドモノマー。 （式（ａ１）、（ａ２）中、Ｒ１は水素を表す。Ｒ２は２，３－ジヒドロキシプロピル基などの少なくとも一つの水酸基を有する炭素数１～２０のアルキル基、Ｒ３は置換されていてもいいプロピレン基などの炭素数１～２０のアルキレン基を表す。Ｒ４はメチル基などの炭素数１～４のアルキル基を表す。Ａは下記一般式（ｆ）で表されるシロキサニル基を表す。） （一般式（ｆ）中、Ｅ１～Ｅ９及びＥ１１がいずれもメチル基、Ｅ１０が炭素数２～４のアルキル基を表し、ｈ＋ｉ＋ｊ＋ｋの総和は３～８の整数を表し、ｉ、ｊ、ｋはそれぞれが０である。）」 に係る発明（以下「先願発明」という。）が記載されているといえる。 （２）本願発明と先願発明との対比・検討 ア．対比 本願発明と上記先願発明とを対比すると、先願発明の「一般式（ａ１）又は（ａ２）」における「Ｒ１は水素を表す。」は、本願発明の「一般式（ａ）」における「Ｒは水素原子を表し」に相当する。 また、先願発明の「一般式（ａ１）」における「Ｒ４はメチル基などの炭素数１～４のアルキル基を表す。」及び「Ｒ３は置換されていてもいいプロピレン基などの炭素数１～２０のアルキレン基を表す。」並びに「一般式（ａ２）」における「Ｒ２は２，３－ジヒドロキシプロピル基などの少なくとも一つの水酸基を有する炭素数１～２０のアルキル基を表す。」は、それぞれ、本願発明の「一般式（ａ）」における「Ｒ１は水素原子、またはヒドロキシで置換されていてもよい１～３個の炭素原子を有するアルキル基を表し、Ｒ２はヒドロキシ又はエーテルで置換されていてもよい炭素数２～６のアルキレン基を表し、Ｒ１またはＲ２の少なくとも１つは水酸基を有し、」に相当することが明らかである。 そして、先願発明の「一般式（ａ１）又は（ａ２）」の「Ａ」に係る「一般式（ｆ）で表されるシロキサニル基を表す」における「一般式（ｆ）中、Ｅ１～Ｅ９及びＥ１１がいずれもメチル基、Ｅ１０が炭素数２～４のアルキル基を表し、ｈ＋ｉ＋ｊ＋ｋの総和は３～８の整数を表し、ｉ、ｊ、ｋはそれぞれが０である。」は、 （ａ）上記「一般式（ｆ）」において「ｉ、ｊ、ｋはそれぞれが０であ」り、「ｈ＋ｉ＋ｊ＋ｋの総和は３～８の整数を表」すということが、「Ｓｉ（Ｅ１）（Ｅ２）Ｏ」という直鎖状繰り返し単位がｈ個（ｈは３～８）連結し、末端が「Ｓｉ（Ｅ９）（Ｅ１０）（Ｅ１１）」というシリル基で封止されている直鎖状のシロキサニル基であることを意味しているから、本願発明における「分子内に２つ以上の－ＯＳｉ繰り返し単位を有する直鎖シロキサニル基とを含み」に相当することが明らかであり、 （ｂ）上記「Ｅ１～Ｅ９及びＥ１１がいずれもメチル基、Ｅ１０が炭素数２～４のアルキル基を表」すことは、本願発明における「Ｒ３～Ｒ８はそれぞれ独立に、１個の炭素原子を有するアルキル基を表し、Ｒ９は炭素数４のアルキル基を表し」にそれぞれ相当するものと認められるとともに、 （ｃ）上記「一般式（ｆ）」において「ｉ、ｊ、ｋはそれぞれが０であ」り、「ｈ＋ｉ＋ｊ＋ｋの総和は３～８の整数を表」すということが、「Ｓｉ（Ｅ１）（Ｅ２）Ｏ」という直鎖状繰り返し単位がｈ個（ｈは３～８）連結し、末端が「Ｓｉ（Ｅ９）（Ｅ１０）（Ｅ１１）」というシリル基で封止されている直鎖状のシロキサニル基であることが明らかであり、先願明細書等には、先願発明における一般式（ｆ）に係る具体例として「ｎ－ブチルジメチルシリルテトラ（ジメチルシロキサニル）基」が開示されている（摘示（ｇ）、特に「実施例１」【化８】、「実施例１２～１６」【化１２】参照）ことから、本願発明における「ｎは３である」（すなわち先願発明でいう「ｈ＝４」の場合）が、先願発明における「一般式（ｆ）」において「ｉ、ｊ、ｋはそれぞれが０であ」り、「ｈ＋ｉ＋ｊ＋ｋの総和は３～８の整数を表」すに相当するものと認められる。 なお、先願発明における「シリコーン（メタ）アクリルアミドモノマー」が、（メタ）アクリルアミド基を有することは明らかであるから、本願発明における「（メタ）アクリルアミド基・・を含」む「シリコーン（メタ）アクリルアミドモノマー」に相当することも明らかである。 してみると、本願発明と先願発明とは、 「（メタ）アクリルアミド基と分子内に２つ以上の－ＯＳｉ繰り返し単位を有する直鎖シロキサニル基とを含み、少なくとも１つの水酸基をさらに含み、かつ、下記一般式（ａ）で表されるシリコーン（メタ）アクリルアミドモノマー。 【化１】 （式中、Ｒは水素原子を表し、Ｒ１は水素原子、またはヒドロキシで置換されていてもよい１～３個の炭素原子を有するアルキル基を表し、Ｒ２はヒドロキシ又はエーテルで置換されていてもよい炭素数２～６のアルキレン基を表し、Ｒ１またはＲ２の少なくとも１つは水酸基を有し、Ｒ３～Ｒ８はそれぞれ独立に、１個の炭素原子を有するアルキル基を表し、Ｒ９は炭素数４のアルキル基を表し、ｎは３である。）」 の点で一致するものと認められ、下記の点で一応相違するかに見える。 相違点：本願発明では、「（ただし、下記式（ｂ１）又は（ｂ２）で表されるシリコーン（メタ）アクリルアミドモノマーは除く。 【化２】 （式（ｂ１）又は（ｂ２）中、Ｇ１はそれぞれ独立に水素またはメチル基を表す。Ｇ５～Ｇ９はそれぞれ独立に炭素数１～２０のアルキル基、または炭素数６～２０のアリール基を表す。ｑは１～５０の自然数を表す。））」のに対して、先願発明では、式（ｂ１）又は（ｂ２）で表されるシリコーン（メタ）アクリルアミドモノマーにつき除外することが特定されていない点 イ．検討 （ア）相違点について 上記相違点に係るいわゆる「除くクレーム」において、除外される「式（ｂ１）又は（ｂ２）で表されるシリコーン（メタ）アクリルアミドモノマー」は、本願発明における「一般式（ａ）」で表されるモノマーのうち、「Ｒ１＝ＨかつＲ２＝２－ヒドロキシ－４－オキサヘプチレン基」の組合せあるいは「Ｒ１＝２，３－ジヒドロキシプロピル基かつＲ２＝プロピレン基」の組合せという極めて一部のモノマー化合物を単に除外しただけのものである。 この除外される「式（ｂ１）又は（ｂ２）で表されるシリコーン（メタ）アクリルアミドモノマー」を先願発明に係る「一般式（ａ１）又は（ａ２）」に当てはめると、「一般式（ａ１）」における「Ｒ４＝ＨかつＲ３＝２－オキサペンチレン基」の場合あるいは「一般式（ａ２）」における「Ｒ２＝２，３－ジヒドロキシプロピル基かつＲ３＝プロピレン基」の場合に相当する。 ここで、先願発明における「一般式（ａ１）」では、「Ｒ４＝Ｈ」の場合が元々除外されているし、「一般式（ａ２）」においては、上記「Ｒ２＝２，３－ジヒドロキシプロピル基かつＲ３＝プロピレン基」の場合というただ１つの組合せを除外するに過ぎないものであって、先願発明に係る「一般式（ａ１）又は（ａ２）」で表されるモノマー化合物と重複するもの全てを本願発明から除外しているものとは認められない。 例えば、上記除外後の本願発明に係る具体例である「実施例９」の「式（ｓ４）」で表される化合物は、先願発明の「一般式（ａ１）」における「Ｒ１＝Ｈ、Ｒ３＝２－オキサペンチレン基、Ｒ４＝メチル基（炭素数１のアルキル基）」かつ「Ａ」基が「一般式（ｆ）」における「Ｅ１＝Ｅ２＝Ｅ９＝Ｅ１１＝メチル基、Ｅ１０＝ｎ－ブチル基、ｈ＝４」であるものに相当する。 したがって、上記相違点は、実質的な相違点であるとはいえない。 （イ）小括 以上のとおりであるから、本願発明と先願発明とは、同一である。 ウ．審判請求人の主張について 審判請求人（出願人）は、平成２９年１月１６日付け意見書において、 「引用先願に記載された事項のうち、出願当初の本願発明と重複するのは、上記一般式（ｂ１）又は（ｂ２）で表されるシリコーン（メタ）アクリルアミドモノマーのみであると考えられる。そこで、引用先願に基づく特許法第２９条の２の拒絶理由に対し、審判請求人は、平成２６年１２月１日付の手続補正書により、請求項１を補正して上記一般式（ｂ１）又は（ｂ２）で表されるシリコーン（メタ）アクリルアミドモノマーを、いわゆる「除くクレーム」によりそっくり除外した。これにより、引用先願に記載された上位概念には包含されるものの、引用先願に具体的に記載されているものとの重複はなくなったと思料する。 さらに、今般、上記の通り、本意見書と同日付の手続補正書により、実施例又は参考例で効果が具体的に確認された化合物のみを過不足なく包含するように、特許請求の範囲を大幅に減縮した。補正後の本願発明は、引用先願に記載されている上位概念には包含されるが、顕著な効果を発揮する、引用先願に開示された化合物と比較して遥かに少数の化合物のみを包含するものである。すなわち、補正後の本願発明を包含する上位概念が引用出願に記載されるが、補正後の本願発明は具体的には引用出願には記載されていない、ということである。 ・・（中略）・・ さらに、今回の補正により、実施例又は参考例で効果が具体的に確認された化合物のみを過不足なく包含するように、特許請求の範囲を大幅に減縮したため、補正後の本願発明は、引用出願に対して選択発明に該当するものと思料される。 すなわち、本願明細書の第０１９５～０１９８段落に記載されている比較例３及び比較例４は、引用出願に係る発明に包含されている。その効果は、第０１９９段落の表１に記載されているところ、形状回復性の指標である「応力ゼロ」（小さいほど形状回復性に優れる）が２秒を超えているのに対し、本願の実施例９では、０．８４秒であり、形状回復性が遥かに優れている。 このように、補正後の本願発明の化合物を用いて作製したレンズは、形状回復性が、引用出願記載のものよりも遥かに優れているので選択発明が成立するものと思料する（なお、引用出願にも形状回復性が優れたものは記載されているが、それらは除くクレームにより除外されている）。 なお、上位概念に包含される発明であっても、顕著な効果を奏する場合に選択発明として新規性が肯定されることは、審査基準にも明記されており（審査基準第２章２．５（３）（３）（２つ目の（３）は審査基準では丸付き文字）、判例（例えば、東京高裁　昭和３４年（行ケ）１３号、東京高裁　昭和６０年（行ケ）５１号等）によっても肯定されている。 以上のように、本願発明が、上位概念である引用出願に包含されていることのみをもって新規性を否定することは妥当ではなく、さらに、補正後の本願発明は、引用出願に係る発明に対して選択発明としても成立すると思料する。」 と主張している（意見書「５．本願発明が特許されるべき理由」の欄）ので、以下検討する。 （ａ）いわゆる「除くクレーム」とした点 上記審判請求人の主張のうち、補正により先願発明と重複する点につき「除くクレーム」としたことにつき検討すると、先願明細書等の記載に基づき、「一般式（ａ１）」、「一般式（ａ２）」及び「一般式（ｆ）」を発明特定事項とすることにより「シリコーン（メタ）アクリルアミドモノマー」に係る先願発明を認定しているのであるから、仮に、先願発明と重複する点を補正により「除くクレーム」とするのであるならば、上記「一般式（ａ１）」、「一般式（ａ２）」及び「一般式（ｆ）」で特定される部分を過不足なく除くことを要するものと理解されるところ、審判請求人が主張する上記「除くクレーム」とする補正では、上記イ．で説示したとおり、「一般式（ｂ１）」及び「一般式（ｂ２）」に係る極めて一部の部分を除外するのみであって、先願発明と重複する部分を「そっくり除外した」と評価することができるものではない。 （ｂ）選択発明の成否について 上記審判請求人の主張のうち、本願発明が先願発明に対して選択発明が成立するとの点については、上記イ．で説示したとおり、本願発明が先願明細書等に記載された発明（先願発明）と同一であって、上位概念で表現された先願発明に下位概念で表現された本願発明が包含されているものではないから、そもそも、本願発明につき先願発明に対して選択発明が成立することはないものというべきであって、審判請求人の上記主張は、前提を欠き、当を得ないものである。 なお、念のため、仮に、上位概念で表現された先願発明に下位概念で表現された本願発明が包含されているものであるとして検討すると、まず前提として、選択発明の成否については、「特許に係る発明が、先行の公知文献に記載された発明にその下位概念として包含されるときは、当該発明は、先行の公知となった文献に具体的に開示されておらず、かつ、先行の公知文献に記載された発明と比較して顕著な特有の効果、すなわち先行の公知文献に記載された発明によって奏される効果とは異質の効果、又は同質の効果であるが際だって優れた効果を奏する場合を除き、特許性を有しないものと解するべきである」し、「特許出願に係る発明が、先行の公知文献に記載された発明にその下位概念として包含される場合に特許性を認めるにあたり、」上記の点が「要件とされる趣旨は、下位概念となる当該発明は、既に公に開示されたものであって、産業の発達に対する新たな寄与をするものではなく、本来特許となり得ない発明ではあるが、上記要件を充足する場合においては、発明を奨励し、産業の発達に寄与することを目的とする特許法の精神に合致するという点にあるものと解される。そうすると、上記の各要件は、下位概念となる発明に例外的に特許を付与するための必須の要件であるというべきである。」（知財高裁平成２６年（行ケ）１００２７号判決参照）との考え方で検討するのが妥当である。 なお、上記考え方における「下位概念となる当該発明は、既に公に開示されたものであって、産業の発達に対する新たな寄与をするものではなく、本来特許となり得ない発明ではある」との点は、特許法第２９条の２の立法趣旨である「先願の明細書等に記載されている発明は、特許請求の範囲以外の記載であっても、出願公開等により一般にその内容は公表される。したがって、たとえ先願が出願公開等がされる前に出願された後願であってもその内容が先願と同一内容の発明である以上さらに出願公開等をしても、新しい技術を何ら公開するものではない。このような発明に特許権を与えることは、新しい発明の公表の代償として発明を保護しようとする特許制度の趣旨からみて妥当ではない。」（特許法逐条解説参照）との点と共通であるものといえるから、上記考え方は、本願発明の特許法第２９条の２に係る検討においても妥当するものといえる。 そこで、上記考え方に基づき、本願発明に係る選択発明の成否を検討すると、上記先願明細書等には、本願発明には包含されず先願発明には包含される「式（ｓ１）」又は「式（ｓ２）」で表される化合物を使用した場合に、全光線透過率、弾性率及び応力ゼロ時間などの物性に優れたレンズ状サンプル成形物を構成できたことが開示されている（摘示（ｇ）の【表１】「実施例１」及び【表２】「実施例１２」～「実施例１６」参照）から、本願発明が、先願発明と比較して顕著な特有の効果を奏するものとも認められない。 加えて、先願発明における上記「式（ｓ１）」又は「式（ｓ２）」で表される化合物は、本願明細書に記載された「式（ｓ３）」又は「式（ｓ２）」で表される化合物であるところ、当該各化合物を使用した参考例６ないし１１の場合と本願発明に係る唯一の実施例である実施例９の場合とを比較しても、上記全光線透過率、弾性率及び応力ゼロ時間などの物性の点で有意な差異が存するものとも認められない。 してみると、仮に、上位概念で表現された先願発明に下位概念で表現された本願発明が包含されているものであったとしても、本願発明は、先願発明に対して選択発明が成立するものとはいえない。 （ｃ）小括 以上のとおり、審判請求人の上記意見書における主張は、いずれも失当であり、採用することができるものではなく、上記イ．の検討結果を左右するものではない。 エ．検討のまとめ よって、本願発明は、先願明細書等に記載された発明と同一である。 ４．当審の判断のまとめ 以上のとおり、本願の請求項１に記載された事項で特定される発明（本願発明）は、上記先願明細書等に記載された発明（先願発明）と同一であるから、特許法第２９条の２の規定により、特許を受けることができない。 したがって、本願は、その請求項１に係る発明が、特許法第２９条の２の規定により、特許をすることができないものであるから、他の請求項に係る発明につき検討するまでもなく、拒絶すべきものである。 第５　むすび 以上のとおり、本願は、拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。